Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Heartland Consumer Products LLC1 Tema: Examen de registrabilidad de marcas mixtas y nominativas.
Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Colombina S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 63679 de 11 de diciembre de 2009, 15816 de 23 de marzo de 2010 y 58244 de 26 de octubre de 2010.
I.
ANTECEDENTES 1. La sociedad Colombina S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 1 De conformidad con el auto de 1° de agosto de 2025, por medio del cual se dispuso: “[…] TENER como sucesora procesal de la sociedad MCNEIL NUTRITIONALS LLC, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a la sociedad HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC […]” (Negrilla del texto original).
Cfr. Índice 62 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 2 Por intermedio de apoderado judicial. 2 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 63679 de 11 de diciembre de 20094 y 15816 de 23 de marzo de 20105, expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 58244 de 26 de octubre de 20106, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada conceder el registro de la marca SPLENDID para identificar productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Colombina S.A. Pretensiones 3.
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 63679 del 11 de diciembre de 2009 y notificada el 6 de enero de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 09-042.278, mediante la cual se rechazó el registro de la marca SPLENDID (mixta) en la clase 30 (sic) internacional. 2.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 15816 del 23 de marzo de 2010 y notificada el 25 de marzo de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 09-042.278, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 63679 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombina S.A. 3.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 58244 del 26 de octubre de 2010 y notificada el 22 de noviembre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 09-042.278, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando el rechazo del registro de la marca SPLENDID (mixta) en la clase 1 internacional. 4 Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: * Se conceda el registro de la marca SPLENDID (mixta) en clase 1 internacional, a nombre de COLOMBINA S.A. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 4 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 5 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 6 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co * Se ordene la inscripción del registro de la marca SPLENDID (mixta) en clase 1 internacional, a nombre de COLOMBINA S.A., en la base de datos de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. […]”.
(Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que la sociedad Colombina S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto SPLENDID para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y fue objeto de oposición por parte de la sociedad McNeil PPC Inc. con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas SPLENDA, concedidas para amparar productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 63679 de 11 de diciembre de 2009, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad McNeil PPC Inc. y negó el registro como marca del signo mixto SPLENDID para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
Que la sociedad Colombina S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 63679 de 11 de diciembre de 2009. 4.5. Que la Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 15816 de 23 de marzo de 2010, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 63679 de 11 de diciembre de 2009. 4.6.
Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 58244 de 26 de octubre de 2010, confirmó la decisión objeto de apelación. 4 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de violación 5.
La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de violación así: Violación de los artículos 134, 136, literal a), 154 y 155, literal d) de la Decisión 486 de 2000 5.1. Que la marca SPLENDID solicitada en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos para su registro, debido a que cuenta con derechos marcarios vigentes en Colombia sobre la misma denominación en la clase 30 de dicha clasificación. 5.2.
Que existe conexidad competitiva entre los productos protegidos en la clase 30 y los comprendidos en la clase 1, debido a su complementariedad, finalidad similar y utilización de los mismos canales de comercialización, particularmente entre “[…] galletería, dulcería, preparaciones a base de harinas, pastelería, confitería, bizcochos, entre otros […]” y los “[…] edulcorantes artificiales […]”. 5.3.
Destacó que la marca SPLENDID cuenta con una trayectoria consolidada y una amplia presencia en el mercado colombiano, lo que le confiere un alto nivel de reconocimiento y distintividad. 5.4. Que cuenta con derechos marcarios sobre dicho signo desde el año 1993, en las clases 29, 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza y en Perú en la clase 30. 5.5.
Que, con ocasión de las solicitudes de cancelación presentadas por la sociedad McNeil PPC Inc., la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente por no uso la marca SPLENDID, en el sentido de excluir de su cobertura el “[…] azúcar, derivados del azúcar y sustitutos […]”. Posteriormente, 5 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SPLENDA en diferentes clases, a favor de la sociedad McNeil PPC Inc., en contravención de la normatividad y principios de propiedad industrial, por cuanto existe confundibilidad marcaria y conexidad competitiva con los productos que ampara la marca SPLENDID, concedida previamente. 5.6.
Que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de la marca SPLENDA fue incorrecta, pues es similar al signo SPLENDID y existe conexión competitiva entre los productos que amparan, determinación que ha obstaculizado la expansión comercial de Colombina S.A., en la medida en que no ha podido registrar su marca SPLENDID para una línea de productos contemplada dentro de su objeto social. 5.7.
Que, al ser improcedente la concesión del registro de las marcas SPLENDA, debe ordenarse la inscripción del registro de la marca SPLENDID en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.8. Que tiene derecho a expandir el alcance de sus negocios, pues la protección de la capacidad productiva empresarial incluye la expectativa de usar en el futuro productos o servicios que actualmente no se ofrecen, lo cual se encuentra en concordancia con su objeto social en el que se contempla expresamente “[…] la fabricación y comercialización de toda clase de productos alimenticios [ ] derivados del azúcar, cacao, café, harina de trigo […]”. 5.9.
Que la empresa YANHAAS llevó a cabo el estudio de mercado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID” dirigido al público consumidor, con el propósito de establecer el nivel de asociación entre las marcas SPLENDA y SPLENDID, en el que el 81% de los encuestados manifestó que la marca SPLENDID sí podría vender endulzantes/azúcares dietéticos o bajos en calorías. 5.10.
Que los productos que amparan las marcas SPLENDID, concedidas a favor de la demandante, y los que pretende distinguir la marca mixta solicitada se materializa una conexión competitiva por complementariedad, como se evidencia en la publicidad difundida a través de comerciales televisivos, en los que se exponen los usos del endulzante para la preparación de productos de 6 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confitería, pastelería y galletería, y en el sitio web www.splendaenespañol.com, donde se muestran diversas recetas de “[…] ponqués, panes y galletas […]” elaboradas con endulzantes bajos en calorías, como es el caso de la marca SPLENDA. 5.11.
Que la sociedad McNeil PPC Inc. solicitó en Perú7 el registro del signo mixto SPLENDA para identificar productos de la clase 30, la cual fue negada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, al encontrar que dicho signo resultaba confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca SPLENDID. 5.12.
Que la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que existe confundibilidad entre las marcas en cuestión, tal como consta en las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010, expediente núm. 09-062.319; 16624 de 31 de marzo de 2009, expediente núm. 08-081.931; 63678 de 11 de diciembre de 2009, expediente núm. 04-042.274; y 28583 de 30 de diciembre de 1996, expediente núm. 92-239185.
Contestaciones de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Arguyó que, con la expedición del acto administrativo acusado, no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues la resolución fue expedida por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley. 6.2.
Sostuvo que la marca mixta SPLENDID incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, dado que al compararla con las marcas nominativas y mixtas SPLENDA 7 Caso número 320655-2007. 8 Actuando por intermedio de apoderado. 7 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registradas, se evidencian similitudes que pueden generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 6.3.
Añadió que entre las marcas en comparación existe conexión competitiva, dado que ambas buscan proteger productos destinados a endulzar alimentos, lo que impide su coexistencia en el mercado sin generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de dichos productos. 6.4. Puntualizó que la sociedad McNeil PPC Inc. fundamentó la oposición en sus marcas previamente registradas SPLENDA y en las acciones de cancelación interpuestas contra los registros vigentes de la marca SPLENDID. 6.5.
Señaló que la sociedad demandante no tiene un derecho preferente por contar con la misma denominación registrada en clases diferentes a las que se examinan en el presente caso. Tercero con interés directo en las resultas del proceso – McNeil Nutritionals LLC9 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.
Denotó que, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente los certificados de registro núms. 128090 y 192280, correspondientes a la marca SPLENDID, en el sentido de excluir de los productos amparados, entre otros, el azúcar, la miel y el jarabe de melaza. 7.2.
Añadió que posteriormente la sociedad McNeil PPC Inc., en ejercicio del derecho preferente derivado de la referida cancelación, solicitó el registro de las marcas SPLENDA, para distinguir “[…] endulzantes bajos en calorías […] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar […]” y “[…] azúcar y derivados del azúcar, endulzantes de bajas calorías, substitutos del 9 Cesionara de los derechos de McNeil PPC Inc. 8 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co azúcar […]”, en las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 7.3.
Aseguró que los actos acusados se ajustan a lo dispuesto en los artículos 29 y 61 de la Constitución Política. 7.4. Precisó que el caso de la marca SPLENDA decidido en Perú no es relevante para resolver el asunto sub judice, en razón a que el examen que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio se rige por los principios de autonomía e independencia de las oficinas de registro marcario. 7.5.
Manifestó que los derechos adquiridos por la sociedad Colombina S.A. al obtener el registro de su marca SPLENDID en la clase 30, se circunscriben a los productos que ampara, es decir: “[…] toda clase de confitería y dulcería, productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería y galletería […]”, dentro de los cuales no se encuentran el azúcar ni edulcorantes artificiales. 7.6.
Adujo que las marcas SPLENDA distinguen “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar […] azúcar y derivados del azúcar, endulzantes de bajas calorías […]” en las clases 5 y 30 de la Clasificación de Niza, circunstancia que permite concluir que los actos acusados reconocieron el mejor derecho que le asiste a la sociedad McNeil Nutritionals LLC.
Por tal razón, se negó el registro de la marca SPLENDID en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, destinada a distinguir “[ ] edulcorantes artificiales [ ]”. 7.7. Sostuvo que no es cierto, como afirma la parte actora, que las nuevas solicitudes de registro de la marca SPLENDID correspondan al derecho de Colombina S.A. de ampliar el alcance de sus negocios, ya que la sociedad McNeil PPC Inc. obtuvo la cancelación parcial por no uso de los certificados de registro números 128090 y 192280, mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y excluyen expresamente el producto “azúcar”. 7.8.
Argumentó que Colombina S.A. carece de derechos legítimos sobre el azúcar, los edulcorantes artificiales, los edulcorantes naturales, los endulzadores de bajas calorías, los substitutos del azúcar y similares, por cuanto dichos 9 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos no están incluidos en los registros marcarios otorgados o han sido excluidos de estos por falta de uso. 7.9.
Señaló que la demandante afirmó que la marca SPLENDID cuenta con una amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado; sin embargo, dicha apreciación es subjetiva y corresponde a la “[…] marca Colombina […]”, no a SPLENDID. 7.10. Aseveró que los productos que la demandante busca proteger con la marca SPLENDID en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “[…] endulzantes artificiales […]”, no tienen conexión competitiva ni relación de complementariedad con “[…] galletería, dulcería, preparaciones hechas con harinas, pastelería, confitería y bizcochos […]”, dado que las finalidades que satisfacen son distintas. 7.11.
Expuso que la sociedad McNeil Nutritionals LLC es titular de la marca SPLENDA en las clases 1, 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que amparan, entre otros productos, endulzadores artificiales, sustitutos artificiales de azúcar para ser usados en productos alimenticios y bebidas, edulcorantes artificiales y endulzantes bajos en calorías. 7.12.
Mencionó que la actora no puede pretender incursionar en el mercado con la expresión SPLENDID, ni alegar conexidad competitiva, ya que perdió o renunció a los derechos sobre los productos que sustentan su argumento; bien sea por haber desistido expresamente de las solicitudes, por haber renunciado tácitamente ante la falta de uso lícito, legal y posible, o porque el registro le fue negado. 7.13.
Afirmó que el estudio realizado por la empresa YANHAAS no es imparcial, debido a que las preguntas formuladas tienen un carácter subjetivo que compromete la objetividad de los resultados, por ende, este medio de prueba no demuestra el perfeccionamiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues lo único que permite constatar es que SPLENDA “[…] es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías […]”. 10 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.14.
Arguyó que las recetas publicadas en el sitio web de la marca SPLENDA no permiten establecer la conexidad competitiva señalada por la parte demandante, ya que no fabrica ni comercializa productos que sean similares o idénticos a los protegidos por la marca SPLENDID. 7.15. Manifestó que la decisión adoptada en el caso analizado en Perú no constituye un precedente vinculante, en la medida en que cada oficina es autónoma al momento de realizar el examen de registrabilidad. 7.16.
Señaló que la marca SPLENDA goza de notoriedad, ya que está registrada y se utiliza en diversos países del mundo. Además, en el reconocido portal aol.com se encuentran alrededor de 5.670.000 resultados relacionados con dicha marca, y existen numerosas páginas web dedicadas a ella a nivel global. 7.17. Planteó la excepción de “[…] inepta demanda por indebida acumulación de hechos […]”, debido a que, a su juicio, la parte demandante no expuso de forma clara y precisa los hechos en que fundamenta sus pretensiones.
En contravía de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 75 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197010, omitió presentarlos de manera ordenada y numerada, los mezcló con los fundamentos jurídicos y formuló consideraciones legales de manera general y abstracta. Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de noviembre de 201511, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 134, 136, literal a), 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000. 10 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. […]”. 11 Cfr. Folios 336 y ss. del cuaderno en físico principal, visible en el índice 51 del aplicativo “SAMAI”. 11 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.1.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 283-IP-2016 de 20 de octubre de 201612, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), al tratarse el caso interno sobre irregistrabilidad por confusión de un singo (sic). No se analizarán los artículos 134, 154 y 155 de la Decisión 486, ya que en el caso en análisis no se revisará el tema de los requisitos de una marca ni los derechos que confiere una marca a su titular. […]”. 8.2.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 202513, corrió traslado a las partes e intervinientes para alegar de conclusión e informó al Ministerio Público para que presentara concepto si a bien lo tenía. 9.1.
La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda14. 9.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda15. 9.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda16. Concepto del Ministerio Público 9.4. El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12 Cfr. Folios 388 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 51 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice núm. 67 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice núm. 72 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice núm. 73 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice núm. 71 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 283-IP-2016; v) la excepción denominada “[…] inepta demanda por indebida acumulación de hechos […]” formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 11. De conformidad con el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo17 sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 12.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 13. Los actos acusados son las resoluciones núms. 63679 de 11 de diciembre de 200920 y 15816 de 23 de marzo de 201021, expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 58244 de 26 de octubre de 201022, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto SPLENDID 17 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 18 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 19 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 20 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 21 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 22 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 13 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado para identificar productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.
El problema jurídico 14. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, en las contestaciones de esta y en la Interpretación Prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar si las resoluciones núms. 63679 de 11 de diciembre de 2009, 15816 de 23 de marzo de 2010 y 58244 de 26 de octubre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta SPLENDID para identificar productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 15.
En ese sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas mixtas y nominativas SPLENDA concedidas para amparar productos comprendidos en las clases 1, 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 16.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, no interpretó los artículos 134, 154 y 155 ibidem, debido a que en el caso objeto de análisis no se abordará el examen de los requisitos de una marca ni los derechos que confiere una marca a su titular, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico.
Interpretación Prejudicial 283-IP-2016 de 20 de octubre de 2016 17. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial23 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: 23 Cfr. Folios 388 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 51 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos […] Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. […] 1.5.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […] 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.
Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo SPLENDID (mixto) y las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) se abordará en este acápite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 15 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 4. Conexión competitiva entre productos de las clases 1, 5 y 30 […] 4.4.
Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios […] c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos 4.5.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para 16 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. […]” (Negrilla del texto original). De la excepción denominada “[…] inepta demanda por indebida acumulación de hechos […]” formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso 18.
El tercero con interés directo en las resultas del proceso consideró que la demanda incurre en “[…] inepta demanda por indebida acumulación de hechos […]”, en razón a que, en su criterio, la parte demandante no expuso de forma clara y precisa los hechos en que sustenta sus pretensiones, pues omitió presentarlos de manera ordenada y numerada, los mezcló con los fundamentos jurídicos y formuló consideraciones legales de manera general y abstracta.
En contravía de lo dispuesto en el numeral 624 del artículo 75 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197025, en adelante CPC. 19. Sobre el particular, la Sala precisa que el contenido de la demanda se encuentra regulado en los artículos 137 y 138 del Decreto 01 de 198426, en adelante CCA, normas que son del siguiente tenor: “[…] Artículo 137.
Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se demanda. 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. 4. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los fundamentos de derecho de las pretensiones.
Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. 5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer. 24 ARTÍCULO 75. Contenido de la demanda. La demanda con que se promueva todo proceso deberá contener: “[…] 6. Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. […]” 25 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. […]”. 26 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 17 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.
La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia […] (Negrilla fuera del texto original). 20. De conformidad con los numerales 3 y 4 del artículo 137 citado supra, toda demanda que se instaure ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe identificar los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción, así como las normas violadas y su concepto de violación. Para satisfacer dicha carga procesal, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia es necesario que el actor cumpla con el deber de precisar las normas del ordenamiento jurídico que han sido vulneradas y de explicar con claridad, certeza, especificidad, razonabilidad y suficiencia las razones que sirven de sustento para cuestionar la legalidad del acto. 21.
Este requisito no solo garantiza la protección del debido proceso, ya que permite que el sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal ejerza sus derechos de defensa y contradicción a partir de los argumentos presentados en la demanda; sino que también constituye una garantía para el juez, quien, basándose en dichos argumentos, puede establecer el marco dentro del cual debe emitir la sentencia. 22.
La Sala recuerda que el numeral 6 del artículo 97 del CPC27, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA, estableció que la ineptitud de la demanda se configura cuando aquella no cumple con los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. 23. En el caso sub examine y una vez revisado el plenario, la Sala evidencia que la demanda cumple con el referido requisito, por cuanto la parte demandante sí señaló los hechos que sirven de fundamento a la acción, los cuales se encuentran debidamente numerados.
Aunque en este acápite se incluyen algunas citas extraídas de los actos administrativos censurados, esto no deriva 27 “[…]
ARTÍCULO 97. EXCEPCIONES PREVIAS. El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previa: 1. Falta de jurisdicción o de competencia. 2. Falta de competencia 3. Compromiso o cláusula compromisoria. 4. Inexistencia del demandante o del demandado. 4.
Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. […]”. (Se destaca). 18 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el incumplimiento del requisito formal, comoquiera que no impide su comprensión ni afecta la estructura lógica de la demanda, por lo cual la Sala concluye que no se configura la excepción invocada por el tercero con interés en las resultas del proceso, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Análisis del caso concreto 24.
De conformidad con los argumentos de las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 25. Las marcas previamente registradas y el signo mixto solicitado son como se muestran a continuación: MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (MIXTAS) SPLENDA Titular: Heartland Consumer Products LLC Certificado núm. 410818 Clase 5: “[…] Endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar. […]”.
Certificado núm. 397449 Clase 30: “[…] Azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar. […]”. SPLENDA Titular: Heartland Consumer Products LLC Certificado núm. 410817 Clase 5: “[…] Endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar. […]”. Certificado núm. 410819 Clase 30: “[…] Azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar. […]”.
SPLENDA 19 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (NOMINATIVAS) Titular: Heartland Consumer Products LLC Certificado núm. 427851 Clase 1: “[…] Endulzadores artificiales y sustitutos artificiales de azúcar para ser usados en productos alimenticios y bebidas […]”.
Certificado núm. 410815 Clase 5: “[…] Un endulzante bajo en calorías […]”. Certificado núm. 410816 Clase 30: “[…] Azúcar y derivados del azúcar, endulzantes de bajas calorías, substitutos del azúcar. […]”. SIGNO SOLICITADO (MIXTO) SPLENDID Solicitante: Colombina S.A. Clase 1: “[…] Edulcorante artificial […]”. 26. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y nominativas.
Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 27. La Sala pone de presente que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, determina unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que contempla los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos 20 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 28.
Esta Sección28, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”29. 29.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”30. 30.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”31. 31. En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto SPLENDID solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, se mantiene la presunción de legalidad de los actos acusados. 32.
Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas mixtas y nominativas, resulta necesario definir cuál 28 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000- 2009-00343-00. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62- IP-2013 de 25 de abril de 2013. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473- IP-2015 de 10 de junio de 2016. 31 Ibidem. 21 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 33.
En esa línea, la Sala considera que en el signo mixto SPLENDID y en las marcas mixtas SPLENDA prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores y al ser este el que utilicen en el mercado para identificar los productos.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 34. Cabe resaltar que en la gráfica del signo mixto SPLENDID se incluyeron las expresiones “Colombina”, “Nuevo”, “50 sobres individuales” y “peso neto”, las cuales son de carácter explicativo y, por tanto, no constituyen elementos distintivos dentro del signo marcario solicitado, motivo por el cual no deben ser considerados para el análisis de confundibilidad. 35.
Adicionalmente, respecto de las palabras SPLENDID y SPLENDA, es preciso señalar que, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada32, se constató que no eran de uso común en las clases 1, 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la expedición de los actos administrativos acusados. 36.
Bajo tal entendido, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo solicitado SPLENDID y las marcas SPLENDA, previamente registradas. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 32 www.sipi.gov.co. Consulta realizada el 20 de octubre de 2025, de conformidad con el Memorando de Intención suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 22 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37.
El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 38. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA SOLICITADA S P L E N D I D 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS S P L E N D A 1 2 3 4 5 6 7 39.
Al respecto, la Sala advierte que el signo mixto solicitado SPLENDID está compuesto por una (1) palabra, dos (2) vocales (E-I) y seis (6) consonantes (S- P-L-N-D-D). 40. Por su parte, las marcas previamente registradas se conforman de una (1) palabra, dos (2) vocales (E-A) y cinco (5) consonantes (S-P-L-N-D). 41. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala observa coincidencias relevantes que podrían generar un alto grado de confusión33, por cuanto ambos signos comparten la misma raíz, esto es, la partícula SPLEND y las terminaciones en “ID” y “A”, no son suficientes para otorgarles un factor diferenciador. 33 Criterio adoptado por la Sección Primera de esta Corporación en las siguientes providencias: i) 1 de junio de 2020;
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Radicación 11001-03-24-000-2011-00088-00; ii) 16 de diciembre de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Radicación 11001-03-24-000-2011-00085-00; iii) 16 de diciembre de 2020; C.P. Oswaldo Giraldo López; Radicación 11001-03-24-000 2011- 00090-00; iv) 1 de abril de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés;
Radicación 11001-03- 24-000-2011-00086-00; v) 28 de julio de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Radicación 11001-03-24-000-2011-00087-00. 23 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación Fonética 42. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA - SPLENDID - SPLENDA 43.
De lo anterior, esta Sala considera que, dado que las marcas son ortográficamente similares, es claro que al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva tienen semejanzas significativas en este aspecto. 44. Las diferencias en las terminaciones de los signos cotejados resultan insuficientes para evitar la confusión, ya que tienen una incidencia mínima en la percepción sonora general del consumidor.
Comparación Ideológica 45. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”34, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 46.
Bajo tal entendido, la Sala destaca que el vocablo SPLENDID es una expresión en lengua extranjera cuya traducción al castellano es “[…] estupendo, espléndido […]” 35 y que además comparte una raíz equivalente en nuestro idioma. De igual modo, el signo en cuestión evoca la palabra laudatoria 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 35 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/splendid.
Consultado el 20 de octubre de 2025. 24 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “espléndido”, cuyo significado es: “[…] Magnífico, dotado de singular excelencia. […]”36. 47. En cuanto a la palabra SPLENDA debe indicarse, como fue expuesto por esta Sala en la sentencia de 12 de diciembre de 202437, que se trata de una denominación de fantasía, ya que no tiene un significado reconocible ni en castellano ni en otros idiomas.
Por lo tanto, un análisis comparativo en el plano conceptual o ideológico resulta improcedente, al no existir un contenido semántico en SPLENDA que pueda ser confrontado con el del signo solicitado. 48. En suma, la Sala considera que entre el signo solicitado por la demandante y las marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso existen similitudes ortográficas y fonéticas que generan riesgo de confusión. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 49.
Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 50.
Según lo previsto en el inciso 2° del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 51.
Al respecto, la Sala, en la sentencia proferida el 8 de marzo de 201838, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: 36 https://www.rae.es/drae2001/espl%C3%A9ndido. Consultado el 20 de octubre de 2025. 37 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00091-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 25 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo.
La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.
De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 52. En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos que las marcas enfrentadas identifican, como en su jurisprudencia ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.
Así lo expuso dicho tribunal en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023: “[…] 3.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 26 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios […]”. (Negrilla del texto original). 53.
Al respecto, resulta pertinente indicar que para “[…] verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad […]”39. 54.
En el caso sub examine, el signo mixto SPLENDID fue solicitado para distinguir los siguientes productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] edulcorante artificial […]”. 55. Por su parte, las marcas mixtas y nominativas SPLENDA, cuyo propietario es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, identifican productos en las clases 1, 5 y 30, como se describe a continuación: Clase 1: “[…] Endulzadores artificiales y sustitutos artificiales de azúcar para ser usados en productos alimenticios y bebidas […]”40.
Clase 5: “[…] Endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar. […]”41. Clase 5: “[…] Un endulzante bajo en calorías […]”42. Clase 30: “[…] Azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar. […]”.43 Clase 30: “[…] Azúcar y derivados del azúcar, endulzantes de bajas calorías, substitutos del azúcar. […]44”. 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 9 de mayo de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00731-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 40 Certificado núm. 427851. 41 Certificados núms. 410818 y 410817. 42 Certificado núm. 410815. 43 Certificados núms. 397449 y 410819. 44 Certificado núm. 410816. 27 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el signo solicitado identifica productos que pertenecen a la misma clase de una de las marcas previamente registradas, por lo que la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos de los signos cotejados, comoquiera que: i) amparan productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos que ambas protegen; y iii) comparten la misma finalidad. 57.
Nótese que el “edulcorante artificial” que busca amparar el signo mixto SPLENDID y los “endulzadores y sustitutos artificiales de azúcar” identificados por la marca SPLENDA son funcionalmente equivalentes, al tratarse de alternativas al azúcar, por lo que ambos satisfacen una necesidad común del consumidor y compiten en el mercado al estar destinados a endulzar alimentos y bebidas. 58.
En esa misma línea, se advierte que los productos comprendidos en las clases 5 y 30 están orientados al mismo público objetivo: personas que buscan sustitutos del azúcar convencional, ya sea por motivos de salud, como el control del peso o la diabetes, o por preferencia hacia opciones con bajo contenido calórico. 59. Igualmente, se constata que estos productos convergen en los mismos canales de comercialización, distribución y promoción, al tratarse de sustitutos de azúcar dirigidos al consumidor final, su presencia es común en puntos de venta masivos como supermercados, grandes superficies y tiendas especializadas. 60.
Cabe resaltar, además, la intercambiabilidad de los productos en el momento de la decisión de compra, toda vez que presentan características, destinatarios y finalidades similares, lo que podría llevar al público consumidor a optar indistintamente por uno u otro. 61. Asimismo, ante las semejanzas existentes entre los signos distintivos, el consumidor podría suponer erróneamente que los productos provienen de la diversificación de una línea comercial o que existe una vinculación económica o de licenciamiento entre las empresas fabricantes. 28 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62.
En consecuencia, al existir una relación directa entre los productos amparados por los signos distintivos enfrentados, se configura el segundo supuesto normativo, lo que, sumado a la similitud ortográfica y fonética de estos, podría originar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 63. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca solicitada para registro y al existir con las marcas previamente registradas identidad, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual este cargo no tiene vocación de prosperidad. 64.
Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que los registros previos de la marca SPLENDID concedidos para identificar productos en otras clases y su supuesta conexión con los productos que se pretenden revindicar con el signo solicitado, no generan un derecho automático a la concesión, comoquiera que el análisis que adelanta la Oficina Nacional competente se efectúa de manera autónoma de acuerdo con las particularidades de cada solicitud de registro marcario. 65.
Al respecto, es pertinente señalar que esta Sala, mediante sentencia de 16 de diciembre de 202045, al resolver un caso con identidad fáctica con el sub examine, la cual se prohíja en este caso, consideró: “[…] Al respecto, la Sala puntualiza que el hecho de que con anterioridad la SIC hubiera concedido a la actora el registro de la marca “SPLENDID” para amparar productos de las citadas clases 29, 30 y 33, así como el hecho de que la marca esté registrada en Perú, no implican que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean de la misma actora y del mismo signo “SPLENDID”, amén de que en este caso se trata de amparar productos de diferente clase46. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020, número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00085-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2006.
C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Radicación núm. 2003-00346. 29 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar, sobre este asunto, que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 17-IP-98, advirtió lo siguiente: “[…] Para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad… Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria […]”.47 (Destacado fuera de texto). […] Además, debe aclararse que la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas48, respecto a los productos para los cuales requiere su protección; y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores49. […]” (Negrilla y subrayado del texto original). 66.
En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido que las oficinas nacionales gozan de autonomía e independencia, esto implica que no están obligadas a seguir las decisiones de sus homólogas en otros países miembros, ni tampoco a reiterar los pronunciamientos adoptados en trámites previos, como se observa: […] AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO PARA TOMAR SUS DECISIONES. […] Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los 47 Proceso 17-IP-98 del 21 de abril de 1998 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00. 30 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.
De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP2007.
Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […]”50.
(Negrilla del texto original y subrayado fuera del texto). 67. Por consiguiente, en aplicación del principio de autonomía expuesto, la Sala prescindirá de analizar las cuestiones vinculadas tanto al antecedente del registro marcario adelantado en Perú como a las decisiones administrativas contenidas en las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010, expediente núm. 09-062.319; 16624 de 31 de marzo de 2009, expediente núm. 08-081.931; 63678 de 11 de diciembre de 2009, expediente núm. 04-042.274; y 28583 de 30 de diciembre de 1996, expediente núm. 92-239185. 68.
Asimismo, la Sala observa que los argumentos de la parte demandante dirigidos a cuestionar las decisiones adoptadas en los procedimientos administrativos de cancelación por no uso, adelantados sobre sus marcas SPLENDID, así como aquellos relacionados con el otorgamiento del registro de las marcas SPLENDA en las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resultan ajenos al objeto del presente proceso.
Además, se pone de relieve que dichas decisiones están amparadas por la presunción de legalidad. 69. En efecto, el caso sub examine, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se circunscribe al examen de legalidad de los actos administrativos que negaron el registro del signo SPLENDID para identificar productos de la clase 1, por ende, no le corresponde a la Sala pronunciarse respecto de las alegaciones sobre la validez o el mérito de decisiones adoptadas en trámites administrativos distintos. 50 Interpretación Prejudicial 149-IP-2013 de 27 de noviembre de 2013. 31 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 70.
De otra parte, en lo que respecta al estudio de mercado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, realizado por la sociedad YANHAAS51, esta Sala reitera el criterio decantado en la sentencia de 16 de diciembre de 202052: “[…] Aunado a lo anterior, cabe señalar que si bien en el expediente obra un estudio de mercado, titulado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, realizado por YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 3553 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina54. […]” (Negrilla del texto original). 71.
Finalmente, se evidencia que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo, en el escrito de contestación de la demanda, que la marca SPLENDA es notoria, debido a que: i) está registrada y se utiliza en diversos países del mundo; ii) el portal aol.com reporta 5.670.000 resultados relacionados con ella; y iii) existen numerosas páginas web dedicadas a la marca a nivel global. 72.
Sobre el particular, la Sala advierte que no se aportaron al plenario elementos de convicción que comprueben el conocimiento de la marca SPLENDA en el sector pertinente, la extensión de su uso y publicidad, el monto de las inversiones destinadas a su promoción, los resultados comerciales reflejados en ventas e ingresos o su valor contable, factores relevantes para determinar la existencia de una marca notoria55. 51 Cfr. Folios 118 a 149 del expediente físico principal, visible en el índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020, número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00085-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 53 Artículo 35.
El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. 54Dicho criterio fue señalado en idénticos términos en la sentencia de 1º de junio de 2020, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00088-00, proceso en el cual coinciden las mismas partes y el argumento sobre el referido estudio de mercado.
Al respecto, se sostuvo: “[…] Aunado a lo anterior, la Sala debe señalar que si bien es cierto que en el expediente obra un estudio de mercado, titulado ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID, realizado por la YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 35 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. 55 Interpretación Prejudicial 431-IP-2016 de 18 de abril de 2018. 32 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 73.
No obstante lo anterior, y aun en gracia de discusión, dicho debate carece de relevancia para la resolución de la controversia, por cuanto la Sala al cotejar el signo solicitado SPLENDID y las marcas opositoras SPLENDA evidenció similitudes que generan riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que concluyó que se configura la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 74.
En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo endilgado, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. Condena en costas 75. De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de ineptitud de la demanda, formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante. 33 Número único de radicación: 110010324000 2011 00089 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.