CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceras Interesadas: Tema: McDonalds´s International Property Company Ltd -Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Propiedad Industrial / Registro Marcario / Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Utilización en exclusividad de la partícula MAC.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial instauró la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., con miras a que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «MAC POLLO» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC.
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A. -en adelante Avidesa-, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA1, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 14520 del 30 de marzo de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir productos comprendido en la Clase 29 Internacional. 1 Folio 89 cuaderno principal. 2 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 24093 del 14 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 14520 del 30 de marzo de 2009, en sede de Reposición. TERCERA: Que se declare la nulidad parcial la Resolución No. 36376 del 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 14520 del 30 de marzo de 2009, en sede de Apelación. CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de Dominio que le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sobre el sufijo “MAC/MC”, sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro de la marca.
(…)». (resaltado fuera de texto) I.2. Los hechos 2. La parte actora manifestó que la sociedad Avidesa, por medio de apoderado judicial, presentó ante la SIC la solicitud de registro del signo «MAC POLLO» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir «carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocida; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles». 3.
Expresó que, luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565, las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald’s International Property Company Ltd. -en adelante McDonald’s- presentaron escrito de oposición a la solicitud de registro. 4. Señaló que, mediante la Resolución No. 14520 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas, concedió el registro del signo «MAC POLLO» (mixto) y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC, frente a lo cual las sociedades Avidesa, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald’s presentaron recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 5.
Informó que, mediante la Resolución No. 24093 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 6. Finalmente, puso de presente que, a través de la Resolución No. 36376 de 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad 3 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
Industrial se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. Manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos, se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, así como el artículo 61 de la Constitución Política. 8.
Indicó que la SIC, al abstenerse de reconocer la exclusiva titularidad de la expresión MAC/MC, lesionó los derechos de propiedad industrial que tiene la sociedad actora. 9. Mencionó que Avidesa fue la primera sociedad en Colombia que presentó solicitudes de registro utilizando las expresiones MAC/MC, lo cual le otorga un derecho prioritario y preferente respecto de las mismas. 10.
Indicó que ha demostrado a lo largo de los años la notoriedad de sus marcas en el mercado, buscando con ello, entre otros aspectos, oponerse a las solicitudes que buscan incluir el prefijo MAC/MC. 11. Consideró que la marca «MAC POLLO» pertenece a la familia de marcas de Avidesa, las cuales son altamente posicionadas y notorias dentro del mercado colombiano, y resaltó que también son reconocidas por la utilización de la expresión MAC/MC. 12.
En tal sentido, manifestó que las expresiones MAC/MC son partículas sustanciales, especiales, predominantes y características de las marcas registradas y respecto de las cuales sí existe un derecho de exclusividad que le asiste a su sociedad. 13. Finalmente, señaló que la entidad demandada, al negarle el derecho de exclusividad en comento, desconoció un derecho previamente adquirido, lo que podría convertir a la marca anterior en un signo débil, de libre reproducción y propenso al riesgo de confusión. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.
Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. 14. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 4 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. 15.
En primer lugar, manifestó que la acción incoada se encuentra caducada, en tanto que “la resolución que dio fin a la actuación administrativa fue notificada mediante fijación en lista que se llevó a cabo entre los días 10 de agosto y 24 de agosto de 2009, sin embargo, la demanda fue presentada hasta el 11 de febrero de 2010, sendos días después de lo dispuesto para tal fin, fechas que permiten concluir sin lugar a duda que la acción se encontraba caducada”. 16.
En segundo lugar, mencionó que comoquiera que la marca cuestionada «MAC POLLO», únicamente contiene la expresión MAC, y que fue frente a la misma que la entidad consideró que era de uso común, el análisis debe centrarse sobre dicha partícula, pues el vocablo MC no hace parte del conjunto marcario y no está en discusión. 17. Precisó que la referida partícula MAC es de uso común e inapropiable, razón por la que la SIC se permitió hacer salvedad sobre la misma y abstenerse de reconocer exclusividad sobre la misma. 18.
Indicó que no erró al señalar que el uso de la palabra MAC no puede, de ninguna forma, ser apropiada por una sociedad y/o persona natural, habida cuenta que la misma es de uso común, por lo que es imposible conceder un monopolio respecto de dicha partícula, puesto que se estaría afectando a los empresarios que consolidaron y posicionaron su marca en el mercado. 19.
Aseveró que la marca cuestionada se encuentra conformada por varios elementos nominativos que la hacen suficientemente distintiva, pudiendo coexistir en el mercado con otros signos, sin que ello implique, como lo pretende hacer ver la actora, un monopolio injustificado respecto de la expresión MAC. II.2. Intervención de la sociedad McDonald’s 20.
El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó respecto del cargo de la violación del artículo 61 de la Constitución Política, que este carece de sustento, en la medida que la sociedad demandante no ostenta un derecho exclusivo sobre la partícula MAC, pues este recae en la sociedad que representa en virtud de los múltiples registros que es titular. 21.
Expresó que no podía Avidesa fundar un derecho adquirido de la expresión MAC sin ser titular de un registro marcario sobre la misma, por lo que, al no existir tal derecho, tampoco la Superintendencia de Industria y Comercio podía defraudar una seguridad que no estaba sustentada en un registro concedido. 22. Mencionó que la SIC no podía reconocer a través de los actos acusados un derecho exclusivo, cuando el objeto de la solicitud del registro era una marca mixta y compleja. 5 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. 23.
Aseveró que la palabra MAC carece de fuerza distintiva al ser esta comúnmente utilizada como prefijo en diversos apellidos de origen anglosajón y ser conocida en nuestro medio, pues, contrario a ello, su relevancia marcaria deriva de la original y particular destinación que le ha dado su creador como un identificador comercial de productos. 24.
Finalmente, el tercero interviniente indicó que la demanda carece de objeto porque está dirigida a la parte motiva de los actos administrativos más no a su parte resolutiva. II.3. Intervención de la Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas S.A. 25. La sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas S.A., a pesar de haber sido debidamente notificada, no intervino en esta etapa procesal2.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 117-IP-2016 de fecha 4 de septiembre de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto que se examina. 27.
En la mencionada interpretación prejudicial se señaló que se interpretarían los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. De oficio fueron interpretados los artículos 135 literal g), 136 literal h), 224, 228 y 229 de la mencionada Decisión. No se realizó interpretación del artículo 134 por considerarse que no era aplicable al caso concreto.
Efectuadas las anteriores precisiones, debe señalarse que el Tribunal se pronunció en los siguientes términos: «[…] 4.1. Como en el proceso interno se discute si la partícula o palabra MC/MAC es de uso común, el Tribunal abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencia! que ha trazado al respecto. 4.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 4.3.
De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: 2 Folios 273 y 274 6 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 4.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad. 4.5.
Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4. 7.
Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 4.8. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.9. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, se deberá determinar si las palabra o partícula MC/MAC es de uso común en las Clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28. Mediante auto de 7 de marzo de 2018, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. la parte demandante, la parte demanda y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público y la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas S. A. no hicieron pronunciamiento en esta etapa procesal. 7 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 29. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. V.2. La excepción de caducidad formulada por la SIC 30. La SIC, en el escrito de contestación de la demanda, formuló la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, en su criterio, la demanda fue instaurada con posterioridad al vencimiento del término de los cuatro meses (4) de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA. 31.
Para sustentar su solicitud, indicó que “la resolución que dio fin a la actuación administrativa fue notificada mediante fijación en lista que se llevó a cabo entre los días 10 de agosto y 24 de agosto de 2009, sin embargo, la demanda fue presentada hasta el 11 de febrero de 2010, sendos días después de lo dispuesto para tal fin, fechas que permiten concluir sin lugar a duda que la acción se encontraba caducada”. 32.
Sobre el particular, la Sala recuerda que la sociedad demandante presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo «Mac Pollo» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC. 33.
El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo definió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: «[…] Art. 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que se le modifiquen una obligación fiscal o la devoción de lo que pagó indebidamente. […]». 34.
A su turno, el numeral 2° del artículo 136 ibidem estableció el término de caducidad de dicha acción en los siguientes términos: «[…] [L]a de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del siguiente día al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]». 8 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. 35.
Para resolver, cabe resaltar que el acto administrativo que dio por concluida la actuación administrativa, esto es, la Resolución 36376 de 22 de julio de 2009, fue notificada mediante aviso fijado en la Secretaría de la entidad el día 10 de agosto de 2009 y desfijado el 24 del mismo mes y año (folio 49 anverso), por lo que el término para la contabilización de la caducidad inició en su contabilización el día 25 de agosto de 2009 y el mismo finalizó el 25 diciembre de esa misma anualidad. 36.
Como quiera que el vencimiento del término acaeció en la vacancia judicial - día inhábil-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de CGP, el término se extendió al siguiente día hábil, esto es, hasta el 12 de enero de 2010. 37. Así las cosas, la Sala advierte, una vez efectuada la revisión del expediente, se observa que el libelo de demanda se presentó ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el día viernes 18 de diciembre de 2009 (folio 146 anverso), por lo que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, ya que, se reitera, el término se extendió hasta el 12 de enero de 2010; por consiguiente, la excepción de caducidad propuesta por la SIC no está llamada a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia. 38.
Cabe poner de relieve que el 11 de febrero de 2010, fecha a la que alude el apoderado de la SIC para sustentar su tesis, fue la fecha de reparto de la demanda entre los diferentes despachos que integran la Sección Primera, y no la fecha de radicación y presentación de la misma, como equivocadamente lo indica el citado apoderado judicial.
V.3.- El problema jurídico 39. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad AVIDESA, a través de apoderado judicial, los cuales se encuentran orientados a que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MAC POLLO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y negó el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC. 40.
La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos parcialmente, en tanto se abstuvieron de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MAC/MC, y señaló que los actos acusados desconocieron que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, altamente posicionada y notoria dentro del mercado, reconocida por el uso de las expresiones MAC/MC, para identificar productos alimenticios. 9 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. 41.
Cabe advertir que comoquiera que la marca cuestionada «MAC POLLO», únicamente contiene la expresión MAC y que fue frente a la misma que la SIC estimó que era de uso común y, por lo tanto, inapropiable; la Sala considera que el examen debe realizarse sobre dicha partícula, pues el vocablo MC no hace parte del signo solicitado, tal y como lo señaló la entidad demandada.
V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio V.4.1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 42. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del mencionado artículo 136. 43.
Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar sí la partícula MAC/MC puede ser otorgada en exclusividad a la sociedad Avidesa y, por ende, no puede ser utilizada en otros registros marcarios. 44. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a), tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial que rindió en el proceso de la referencia. V.4.2 Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 45.
En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135 literal g), 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es el siguiente: «[…] Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 10 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero […]. 11 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
V.5.- El examen de registrabilidad 46. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 47.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 48. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que: «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»3. 49.
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 50. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o productos; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, dos productos que se le ofrecen con un origen empresarial común4. 51.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que: « […] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»5. 52.
En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003.
Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 12 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.
V.6. El caso concreto 53. Inicialmente, es preciso indicar que la marca objeto de la presente actuación, es la siguiente: 54. Para efectos de resolver, y teniendo en cuenta lo considerado en la fijación del problema jurídico, se tiene que a la Sala le corresponde analizar si los actos administrativos acusados son nulos parcialmente al abstenerse de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MAC que ostenta por ser titular de la marca «MAC POLLO». 55.
Una vez precisado lo anterior, y previa consideración de lo señalado tanto por el Tribunal de Justicia como por el tercero con interés en las resultas del proceso, se debe determinar si la expresión MAC -que acompaña el registro objeto de la demanda- es de uso común y, por ende, débil. 56. Tanto el demandante como el tercero interesado en las resultas del proceso, argumentan la titularidad de la expresión MAC con base en productos registrados por esas sociedades en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional. 57.
Con el fin de establecer lo anterior, se revisó la página web de la entidad demandada6, en la cual se encontró lo siguiente: MARCA TITULAR CLASE MAC&CHEESE Knorr-Naehrmittel Aktiengesellchaft 30 MACKLAY Borgynet International Holdings Corporation 30 MAC Manufacturas Alimenticias de Colombia 30 BIG MAC Mcdonald S Corporation 30 MAC CHEESE Surcaribe Ltda 30 MACUCAS Bagley Argentina S.A. 30 MACAO (XOCOLAATL) Elisa Arias Barragan 30 6 www.sipi.gov.co. 13 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
MACKS Kellogg Company 30 MACAUBA Camila Jaramillo Williamson 30 RODMAC Rodmac International Company 30 TRUMAC Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de Palestina Huila 29 MACROFOOD Macrofood Colombia S.A. 29 MACIS Productos Alimenticios Macis Ltda. 29 MACIZO Procafecol S.A 30 58. Lo anterior permite evidenciar que la expresión MAC es de uso común y débil en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 59.
Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario; lo que se traduce en que, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 60. Ello significa que el titular de la marca mixta «MAC POLLO», en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión “MAC” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula. 61.
Así las cosas, la sociedad Avidesa, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, la partícula MAC, no puede impedir la inclusión de la misma en signos distintivos de terceros y, mucho menos, fundar oposición alguna con un presunto derecho de exclusividad que no ostenta; consideraciones estas que sirven también rechazar el argumento de la sociedad McDonald’s relativo a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término MAC que hace parte de sus registros marcarios. 62.
En lo relacionado con el uso exclusivo de la partícula MAC, la Sala recuerda que esta Sección ya tuvo la oportunidad pronunciarse en un asunto de similares supuestos7, donde se concluyó lo siguiente: «[…] De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si la expresión objeto de controversia “MAC”, que hace parte del signo solicitado, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, es de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 29, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. 7 Consejo de Estado, Seccion Primera Sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad competitiva con aquellos de la Clase 308, puesto que ambos pertenecen al mismo género (productos alimenticios), tienen una misma finalidad (alimentar), son complementarios y suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados, tiendas o almacenes de grandes superficies.
Así las cosas, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada9 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “MAC”: SIGNO TITULAR MAC & CHEESE (nominativo) KNORR-NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAF MACKLAY (nominativo) BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION BIG MAC (nominativo) MCDONALD’S CORPORATION MAC CHEESE (mixta) SURCARIBE LTDA MAC (mixta) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC MACAO (mixto) ELISA ARIAS BARRAGAN MACUCAS (nominativo) BAGLEY ARGENTINA S.A. GUISAMAC (nominativa) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Ello quiere decir que el titular de la marca mixta “POLLO COMÚN MAC POLLO”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión “MAC” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula. 8 “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. […]”. 9 www.sipi.gov.co.
Consultada el 7 de junio de 2022 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en virtud del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 15 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
Sobre el particular, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019, precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, “MAC”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de derechos de exclusividad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general10, consideraciones estas que sirven también para responder el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, referente a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término “MAC”, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, es una palabra de uso común que puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas. […]». 63.
En lo relacionado con el hecho consistente en que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, la cual es reconocida por la utilización de la expresión MAC, la Sala considera que dicho argumento carece de sustento, pues como se ha manifestado a lo largo de la presente sentencia, dicha expresión es de uso común y es utilizada por muchos empresarios dedicados al comercio de alimentos en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional. 64.
Sobre este aspecto, en la mencionada sentencia 14 de julio de 2002, la cual se prohíja, se precisó lo siguiente: «[…] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por la actora no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “MAC”, que forma parte de la marca cuestionada, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula, por lo que dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que comercializa el titular del conjunto marcario. […]». 10 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 16 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. 65.
Aunado a lo anterior, no cabe duda que resulta improcedente estudiar la calidad de notoriedad de la expresión MAC, toda vez que en el caso sub examine la sociedad Avidesa pretende la declaratoria de notoriedad de una expresión diferente al signo en conjunto para el que solicita su reconocimiento. 66. De otra parte, la Sala recuerda que Avidesa señaló que la expresión MAC es notoria, para lo cual aportó varios documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, la Sala pone de presente que el signo objeto de análisis es «MAC POLLO», es decir, un signo independiente, que si bien incluye la partícula MAC no es sobre el cual se alega la notoriedad, tal y como también se resaltó en la decisión que se prohijó con antelación11. 67.
Por último, respecto de la afirmación del tercero interviniente en el sentido de indicar que la demanda carece de objeto porque está dirigida a la parte motiva de los actos administrativos más no a su parte resolutiva, la Sala considera que se trata de un argumento que no tiene sustento, en tanto que, a pesar de que la SIC omitió por error señalar en la parte resolutiva de los actos acusados que negaba el reconocimiento de la titularidad en exclusividad de la expresión MAC, sí lo hizo en la parte motiva, circunstancia que produjo efecto jurídico directo a la sociedad Avidesa que se cree lesionada al permitir que cualquier empresario pueda utilizarla. 68.
Nótese que Avidesa lo que pretende con la demanda incoada es que se le conceda el derecho exclusivo respecto de la partícula MAC, el cual no fue reconocido en los actos administrativos demandados por ser de uso común, supuesto jurídico que también ya ha sido definido por esta Sección en el mencionado antecedente jurisprudencial12. V.7.
Conclusión 69. Así las cosas, la Sala considera que con la expedición de los actos administrativos demandados no se violó la Decisión 486 de 2000, pues la expresión 11 Consejo de Estado, Seccion Primera Sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. “En este punto, la Sala precisa que la actora aduce que la expresión “MAC” es notoria, para lo cual aportó varios documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, el signo que se encuentra bajo estudio es “POLLO COMÚM MAC POLLO”, es decir, un signo independiente, que si bien incluye la partícula “MAC” no es sobre el cual se alega la notoriedad.
Y, además, para la Sala resulta evidente que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, procede en los siguientes escenarios: i). Cuando se solicita como fundamento de una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada; ii) Para prevenir el uso en el mercado de un signo; o iii) Como fundamento de una acción de cancelación. Ello, quiere decir que la notoriedad no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en dicho procedimiento no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, máxime cuando se trata de signos diferentes, como en el caso sub examine, en el cual se pretende, por un lado, el registro del signo mixto “POLLO COMÚN MAC POLLO” y, por el otro, la declaratoria de notoriedad de la expresión “MAC”. 12 Ibidem.
Por último, en cuanto al argumento de la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, tercero con interés directo en las resultas de proceso, relativo a que la acción carece de objeto, por cuanto las pretensiones de la demandante están dirigidas a obtener la nulidad parcial de la parte motiva de los actos acusados, mas no su parte resolutiva, a juicio de la Sala, el mismo no resulta de recibo debido a que la actora demandó aquello que le era contrario a sus intereses en los actos acusados, esto es, la limitación impuesta por la entidad demandada al momento de la concesión del signo solicitado “POLLO COMÚN MAC POLLO”, en el sentido de no otorgar derechos exclusivos respecto de la partícula “MAC”, por ser de uso común. 17 Radicado: 11001-0324-000-2010-00065-00 Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
MAC/MC es de uso común, inapropiable y, por ende, puede ser utilizada por cualquier empresario en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional de Niza. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la entidad demandada.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.