CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 Demandante: Marpal S.A. Administração e Participações Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Repuestos Colombianos S.A. y Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A. Temas: Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

Comparación entre un signo mixto y una marca nominativa. Expresiones de uso común. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Marpal S.A. Administração e Participações contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Marpal S.A. Administração e Participações1, en adelante parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”4, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 3 a 32 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “por el cual se reforma el Código Contenciosos Administrativo” 4Esta Resolución: i) Revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010; y ii) negó el registro como marca del signo mixto ECO, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ECO, para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 036653 del 6 de julio de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 09 146.629, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 66720 de 30 de noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos y por lo tanto negó el registro de la marca “ECO” (Mixta) clase 12 para identificar “LLANTAS PARA REMONTAR EL NEUMÁTICO, LLANTAS PREFORMATEADAS, LLANTAS, LLANTAS PARA VEHÍCULOS, CAMELBACK (LLANTAS PLANAS) LLANTAS Y NEUMÁTICOS” a la sociedad MARPAL SA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES de Porto Alegre, Río Grande Do Sul, Brasil. 2.2.

Consecuentemente a título de Restablecimiento del Derecho, solicito se confirme lo dispuesto en la Resolución No. 66720 de 30 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad RESPUESTOS COLOMBIANO S.A., y que concedió el registro de la marca “ECO” (Mixta) clase 12 para distinguir “LLANTAS PARA REMONTAR EL NEUMÁTICO, LLANTAS PREFORMATEADAS, LLANTAS, LLANTAS PARA VEHÍCULOS, CAMELBACK (LLANTAS PLANAS) LLANTAS Y NEUMÁTICOS”, a favor de la sociedad MARPAL SA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES de Porto Alegre, Río Grande Do Sul, Brasil, y que se confirme lo dispuesto en la Resolución No. 004018 de 31 de enero de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 66720 de 30 de noviembre de 2010 proferida por la misma funcionaria […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 22 de diciembre de 2009, ante la parte demandada, el registro como marca del signo mixto ECO para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 19 de julio de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 618, la cual fue objeto de oposición por Repuestos Colombianos S.A., con fundamento en su marca mixta RECO que distingue productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Cfr. Folios 4 y 5 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 4.3.

La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010, declaró infundada la oposición presentada por Repuestos Colombianos S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto ECO para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Repuestos Colombianos S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010. 4.5.

La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 4018 de 31 de enero de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar el ordinal segundo de la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010 y, en su lugar, negar el registro como marca del signo mixto ECO, en razón a una comparación realizada de forma oficiosa con la marca previamente registrada ECO 100, también para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 134, literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, en delante, Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Indicó que el signo mixto ECO contaba con distintividad intrínseca por no ser exclusivamente descriptivo, genérico ni de uso común y extrínseca, en tanto que, al analizar este frente a la marca nominativa previamente registrada, ECO 100, no eran confundibles, por cuanto: i) la expresión ECO era de uso común en la clase 12, comoquiera que se usaba en una multiplicidad de marcas de diferentes titulares, 6 “Régimen Común de Propiedad Industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 y ii) al excluirse dicho elemento del cotejo, existían elementos adicionales que la dotaban de distintividad7.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Indicó que la expresión ECO por sí sola no era suficiente para llegar a la conclusión de que el signo mixto y la marca previamente registrada, son similarmente confundibles, en tanto que los elementos adicionales las dotaban de suficientes diferencias desde el punto de vista fonético, ortográfico y gráfico8, especialmente, en el entendido que, la estructura ortográfica de la marca previamente registrada incluye el número 100 que hace que el signo y la marca fueran diferentes desde el punto de vista auditivo, y por lo tanto no confundibles9. 6.3.

Precisó que: i) el signo mixto solicitado se componía de dos silabas mientras que la marca previamente registrada se componía de cuatro; ii) el signo y la marca no compartían la misma secuencia vocálica, y esta última contaba con dos vocales adicionales, i y e de la lectura de la expresión 100, que hacía parte de la marca que sustentó la negación; iii) la falta de coincidencia vocálica y silábica, daban una clara diferenciación en cuanto a la precepción gráfica; y iv) conceptualmente, el signo y la marca previamente registrada no deberían comparase por ser cuanto la expresión ECO es de uso común10. 6.4.

Reiteró que quien es titular de una marca compuesta por expresiones de uso común, no puede evitar que terceros usen en la composición de sus marcas dicho término. 6.5. Expresó que existían muchas marcas registradas de diferentes titulares que contuvieran la expresión ECO para identificar productos de la Clase 12 internacional, lo que permitía concluir que no la expresión ECO no implicaba confundibilidad y en ese sentido el signo mixto ECO y la marca nominativa ECO 100 para identificar productos de la Clase 12, no eran confundibles, comoquiera que los elementos adicionales a las marcas enunciadas las hacía diferentes y por lo tanto no confundibles11. 6.6.

Indicó que el signo mixto y la marca previamente registrada, pese a pertenecer a la Clase 12 internacional, no amparan los mismos productos, ya que, mientras el signo mixto ECO pretende distinguir: “llantas para remontar el 7 Cfr. Folio 12 8 Cfr. Folio 14 9 Cfr. Folio 15 10 Cfr. Folios 19 y 20 11 Cfr. Folio 27 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 neumático, llantas preformateadas, llantas, llantas para vehículos, camelback (llantas planas) llantas y neumáticos”; la marca registrada nominativa ECO 100 ampara “motocicletas y vehículos terrestres12, máxime, cuando dichos productos van dirigidos a un consumidor especializado, con lo que no existiría el riesgo de confundibilidad.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Resaltó que la marca nominativa previamente registrada, ECO 100, fue reproducida en el signo mixto ECO15, y que, en ese sentido, el acto acusado, no era nulo y, por el contrario, se ajustaba a la legalidad16. 7.2.

Por último, propuso la excepción denominada “[…] Caducidad de la acción incoada por la apoderada de la sociedad MARPAL S.A. […]”17, que fundamentó en que: i) la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo término de caducidad era de (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto; ii) la Resolución demandada fue notificada mediante listado informativo núm. 112 que se fijó el 15 de julio de 2011 y se desfijó el 29 de julio de 2011; y iii) la acción se radicó en la secretaría de esta sección el 5 de diciembre de 2011.

Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. La Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso18, contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Sostuvo que la pronunciación del signo mixto y la marca previamente registrada confrontadas era idéntica20 y que el usuario de los productos de la Clase 12 Ibidem 13 Por medio de apoderada.

Cfr. Folio 110 14 Cfr. Folios 97 a 109 15 Cfr. Folio 107 16 Cfr. Folio 109 17 Cfr. Folio 99 18 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 88 19 Cfr. Folios 73 a 87 20 Cfr. Folio 84 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 12, podría llegar a confundirse pensando que se trataba de los mismos productos21, comoquiera que el signo solicitado y la marca previamente registrada no presentaban diferencias ortográficas ni fonéticas22. 8.2.

Precisó, respecto de la conexidad competitiva, que los productos que se pretendía amparar con el signo y aquellos amparados por la marca previamente registrada pertenecían a la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y que era indudable que estos se destinaban al mismo sector de los consumidores y utilizaban exactamente los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo23. 8.3.

Concluyó, indicando que existía riesgo de confundibilidad y, por lo tanto, el signo ECO no era apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio24. Repuestos Colombianos S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso 9. Repuestos Colombianos S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma25, no contestó la demanda.

Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 13 de diciembre de 201726, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias aplicables. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 99-IP-2018 el 7 de septiembre de 201827, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la cual se indicó: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación del artículo 136 literal a) por ser materia controvertida. 21 Ibidem 22 Ibidem 23 Ibidem 24 Cfr. Folio 86 25 Cfr. Folio 71. 26 Cfr. Folio 119 27 Cfr. Folios 127 a 132 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 3.

No procede la interpretación del artículo 134 al no analizarse los requisitos generales para el registro de una marca, tampoco el artículo 135 literal b) al no referirse el caso a falta de distintividad intrínseca […]”28. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y auto de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 29 de marzo de 201929, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 202030, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 15.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. 16. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) sobre la caducidad de la acción; iii) el acto administrativo acusado; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 99-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018; viii) el marco normativo sobre 28 Cfr. Folio 128 29Ibidem 30 Cfr. Folios 168 y 169 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo31, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201933, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Sobre la caducidad de la acción 20. Visto el numeral 2.° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sobre caducidad de las acciones, en virtud del cual la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. 21.

Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca a los cuatro (4) meses, contados desde la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó, mediante listado núm. 112 de 2011, desfijado el 29 de julio de 201134; y iv) la demanda se presentó el 29 de noviembre de 201135, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto administrativo mencionado supra. 22.

La Sala considera que la demanda fue presentada dentro del término de cuatro (4) meses, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta. 31 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 32 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 33 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado 34 Cfr. Folios 46 y 47 35 Cfr. Folio 32 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 El acto administrativo acusado 23.

El acto administrativo acusado es el siguiente: 23.1. La Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar el ordinal segundo de la Resolución núm. 66720 de 6 de julio de 2011 y, en su lugar, negar el registro como marca del signo mixto ECO, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 24. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma y la Interpretación Prejudicial, determinar: 24.1. Si la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto ECO, para distinguir “Llantas para remontar el neumático, llantas preformateadas, llantas para vehículos, camelback (llantas planas) llantas y neumáticos”, servicios de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, vulnera los artículos 134, 135 literal b) y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 24.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y la marca nominativa ECO 100 identificada con el registro marcario núm. 283414, que identifican productos de la misma Clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado en el proceso. 24.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 99-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar los artículos 134 y 135 literal b) ibidem. 24.4.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena36, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200037 de la Comisión de la Comunidad Andina38.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 36 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 37 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 38 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 39 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 40 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 99-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018 33. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso41: 41 Cfr. Folios 127 a 132 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 “[…] 1.

La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación del artículo 136 literal a) por ser materia controvertida. 3. No procede la interpretación del artículo 134 al no analizarse los requisitos generales para el registro de una marca, tampoco el artículo 135 literal b) al no referirse el caso a falta de distintividad intrínseca […]” […] 1.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos ECO (mixta) Y ECO 100 (denominativa) son confundibles o no, por lo cual, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.5.

Una vez señaladas las ·reglas y· pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los· distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si ·el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión· y/o· de: asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la osible confundibilidad únicamente- en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues él análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En· ese· sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ECO (mixto) y la marca ECO 100 (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ECO (mixto) y Ia marca ECO 100 (denominativa). 3.

Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno, la SIC señaló que la palabra ECO es evocativa del concepto de ecológico, resulta pertinente analizar el presente tema. 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.3.

Los signos evocativos deben tener carácter distintivo para ser registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se, asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no “hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación ECO y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”. […]” (Destacado del texto). Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

De conformidad con el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante, demandada y la Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 36.

En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a comparación: 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 MARCA NOMINATIVA SIGNO MIXTO42 ECO 100 43 Titular: Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A. Solicitante: Parte demandante Clase 12: “Motocicletas y vehículos terrestres” Clase 12: “llantas para remontar el neumático, llantas preformateadas, llantas, llantas para vehículos, camelback (llantas planas) llantas y neumáticos” 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. Respecto de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 38.

Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; ii) los artículos 134 y 135 literal b), ibidem fueron desarrollados desde la perspectiva de la distintividad extrínseca que hace parte de los supuestos de irregistrabilidad del artículo 136; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró pertinente interpretar, el literal a) del artículo 136 ibidem. 39.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y 135 literal b) ibidem, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar que el signo y la marca confrontados son confundibles y que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un 42 El presente signo solicitado no obtuvo registro. 43 Cfr. Folios 46 y 47 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto ECO solicitado por la parte demandante para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 42.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”44. 43.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 44 Cfr. Folios 129-130. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”45. 44.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo mixto y una marca nominativa, respecto del signo mixto, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo. 45. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo en su conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 46. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo mixto y la marca nominativa previamente registrada, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 45 Cfr. Folio 129. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”46. 47.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandante indicó que la palabra ECO es una palabra de uso común para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual no se puede reconocer un derecho exclusivo de uso al tercero con interés directo en las resultas del proceso. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si el signo y la marca en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 48.

Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones de uso común, son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen47. 49.

En ese orden de ideas, es preciso señalar que: 49.1. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la expresión ECO era de uso común, en marcas para la identificación de productos de la Clase 12 de 46 Cfr. Folios 130-131. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 la Clasificación internacional de Niza, hecho que se hace evidente en su uso reiterado por distintas empresas, como se enuncia a continuación48: Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase KIA ECO DYNAMICS 390028 MIXTA KIA MOTOR CORPORATION 12 ECOTEC 97007173 NOMINATIVA OPEL AUTOMOBILE GMBH 12 ECOCITY 379769 MIXTA SERGIO TULIO CAMACHO SANTOS 12 ECOPIEL 366446 NOMINATIVA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PARTES IMAPAR 12 ECOTORQ 302556 NOMINATIVA FORD MOTO COMPANY 12 ECONETIC 366508 NOMINATIVA FORD MOTO COMPANY 12 ECOTREAD 343068 MIXTA LAMINADOS S.A.C. 12 ECOSPORT 251283 NOMINATIVA FORD MOTO COMPANY 12 49.2.

Si bien la expresión ECO es de uso común para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación internacional de NIZA y correspondería excluirla del cotejo, también es cierto que de hacerlo se imposibilitaría la realización del mismo. Así las cosas y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala49, así como lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina50, esta Sala considera que podrá de modo excepcional hacerse el cotejo considerando dichos componentes, en cuyo caso, se deberá analizar los signos en su conjunto.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada Comparación Ortográfica 50. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y la marcas previamente registrada. 48 Cfr. Folios 146 a 150 y 152 a 154. 49 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 11 de noviembre de 2021; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00226-00. 50 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 Signo solicitado E C O Marca previamente registrada E C O 1 0 0 51.

Dicho lo anterior, encontramos que, tanto en el signo solicitado como en la marca previamente registrada, la partícula de mayor fuerza distintiva y de mayor recordación es la expresión ECO, lo anterior desde la perspectiva que: i) es la primera palabra, lo cual, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala51, en que se han adoptado los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina52, implica que tienen una mayor fuerza distintiva; y ii) el complemento de la marca previamente registrada, esto es la expresión numérica 100, no le aporta distintividad al conjunto marcario pues si bien puede ser apropiable, esta Sala ha sido clara al señalar que las expresiones numéricas no podrán utilizarse para evitar el uso de referencias numéricas que identifiquen características de otros productos, al respecto esta Sala, en sentencia de 16 de agosto de 201853, consideró que: “[…] En cualquier caso, la Sala precisa, luego de concluir que el signo analizado es registrable, que su titular no podrá impedir que terceros incluyan el número 24 en las presentaciones, envases o empaques de productos idénticos o con conexidad competitiva, para referir a características propias o esenciales del producto “ginebra”, si llegare a ser el caso: v.g. año de cosecha, de producción, los grados de licor, el número de cava, entre otras. […]” 52.

De conformidad con los criterios expuestos, la Sala encuentra que el signo solicitado a registro reproduce parcialmente la marca previamente registrada, y en especial, el elemento que tiene una mayor fuerza distintiva, compartiendo así el número de letras y el número de sílabas, y encontrándose en la misma posición tanto las vocales como las consonantes.

De esta manera, el signo y la marca previamente registrada presenta similitudes ortográficas. Comparación fonética 53. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar el signo y la marca previamente registrada. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente el signo reproduce la expresión ECO como elemento principal, misma expresión que tiene la mayor fuera distintiva en las marcas previamente 51 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de veintidós (22) de octubre; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00027-00. 52 “[…]Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. […]” Proceso 84-IP-2015 de 4 de febrero de 2016. 53 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 16 de agosto de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00146-00. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 registradas, es claro que el signo y la marca al ser pronunciados en voz alta en forma sucesiva, dejan en evidencia la existencia de similitudes en este aspecto.

ECO-ECO 100- ECO-ECO 100- ECO-ECO 100- ECO-ECO 100 ECO-ECO 100- ECO-ECO 100- ECO-ECO 100- ECO-ECO 100 Comparación conceptual o ideológica 54. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”54, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 55.

En el presente caso, encontramos que tanto el signo solicitado como la marca previamente registrada se componen de la expresión ECO, que en el caso de la marca que sirvió como sustento de la oposición se encuentra seguida de un número. 56. Así las cosas, y como quiera que la expresión la palabra ECO, de conformidad con el diccionario de la RAE, significa: “[…] 1. m. Repetición de un sonido producida al ser reflejadas sus ondas por un obstáculo. 2. m. Sonido originado por el eco. 3. m. Persona o cosa que imita o repite servilmente aquello que otro dice o que se dice en otra parte. 4. m. Cosa que está notablemente influida por un antecedente o procede de él. 5. m. Sonido que se percibe débil y confusamente.

Los ecos del tambor, de la campana. 6. m. Repetición de las últimas sílabas o palabras que se cantan a media voz por distinto coro de músicos, y en los órganos se hace por registro distinto hecho a propósito para este fin. 7. m. Rumor o noticia vaga de un suceso. 8. m. Resonancia o repercusión de una noticia o suceso. 9. m. Fís. Onda electromagnética reflejada de tal modo que se percibe como distinta de la originalmente emitida. 10. m. Métr.

Composición poética en que se repite dentro o fuera del verso parte de un vocablo, o un vocablo entero, especialmente si es monosílabo, para formar nueva palabra significativa y que sea como eco de la anterior. 11. m. Tecnol. retorno. 12. m. pl. Noticias de ciertos ambientes que se publican en un medio de comunicación. […]” 54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 57.

Tanto el signo mixto como la marca previamente registrada, crean en la mente del consumidor la misma idea, lo cual, de conformidad con lo manifestado por el Tribunal y desarrollado supra, representa un riesgo de confusión desde dicha dimensión. 58. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca previamente registrada presentan similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales.

De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados. 59. Para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registrada 60. Atendiendo a que existe similitud entre el signo mixto y la marca previamente registrada y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado por la parte demandante, y aquellos cobijados por la marca de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 61.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que el signo y la marca pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 62.

Para el efecto, esta Sala ha acogido55 los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que, en sus Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 201756, precisó: 3.2. “[…] Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma dase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. […]”.57 55 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo;

Sección Primera; Sentencia de 27 de mayo de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicado 11001-03-24-000-2010-00005-00. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 63.

La Sala observa, que la marca previamente registrada ampara “motocicletas y vehículos terrestres”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo mixto, pretende identificar, “llantas para remontar en neumático, llantas preformateadas, llantas, llantas para vehículos, camelback (llantas planas), llantas y neumáticos. productos también de la Clase 12, razón por la cual, esta Sala considera pertinente analizar la conexidad competitiva desde los criterios desarrollados previamente, así: Criterio de intercambiabilidad 64.

Esta Sala considera que en el caso concreto no hay intercambiabilidad entre los productos, comoquiera, que las llantas y neumáticos son una parte sustancial en el funcionamiento de las diferentes motocicletas y demás vehículos terrestres, no obstante, no reemplazan a estos últimos que tienen como finalidad facilitar el transporte de personas y mercancías..

Criterio de complementariedad 65. Esta Sala considera, que los productos si atienden al criterio de complementariedad, comoquiera que tanto las motos como los demás vehículos terrestres, identificados con la marca previamente registrada, requieren para su funcionamiento el uso de llantas y neumáticos, productos que se pretendía identificar con el signo solicitado como marca.

Criterio de pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 66. Esta Sala considera que se cumple con este criterio comoquiera que, de conformidad con lo expuesto supra, los productos identificados con la marca previamente registrada, así como los productos que se pretende identificar con el signo solicitado pertenecen a la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

Criterio relativo a los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios 67. De conformidad con la naturaleza de los productos amparados por la marca previamente registrada, y aquellos que se pretende identificar con el signo 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 solicitado, esta Sala considera que los mismos coinciden en los medios de publicidad.

Al respecto, encontramos que tanto las llantas y neumáticos como las motos suelen se promocionados, por los canales usuales como radio, televisión e internet pero adicionalmente se ofrecen mediante revistas especializadas en temas de automovilismo o motociclismo, pues como se venía explicando, las llantas y los neumáticos, son elementos necesarios para el funcionamiento tanto de las motos como de otros vehículos terrestres. 68.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, entre los productos que el signo solicitado pretenden identificar, y aquellos identificados con la marca previamente registrada, se presenta una evidente conexión competitiva, de conformidad con los criterios de conexidad competitiva expuestos supra, es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda adquirir un producto pensando provienen del mismo empresario, riesgo de confusión indirecta, o que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos, riesgo de asociación. 69.

Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos que identifican el signo y la marca cotejada, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor. 70. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 71.

Por último, respecto del argumento, que en otros casos de similares características donde la marca también contenía la expresión ECO la parte demandada concedió los registros, la Sala advierte, que la oficina nacional es autónoma para efectos de decidir la registrabilidad de un signo y que el análisis realizado previamente por la misma oficina no la vincula para decidir en el mismo sentido, la distintividad del signo atiende exclusivamente a su análisis individual.

Así lo ha considerado esta Sección58 acogiendo las consideraciones del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, que en interpretación de fecha de 27 de mayo de 201559, indicó que: “[…] El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación 58 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 16 de agosto de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00146-00. 59 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 132-IP-2015 de 27 de mayo de 2015. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. […]”.

Conclusión 72. La Sala considera que en este caso no procedía el registro del signo ECO como marca, debido a que, si bien la marca previamente registrada está conformada por palabras que no pueden ser apropiables y, en principio, debía permitirse el registro de otros signos con las mismas o similares expresiones, en el caso sub examine, el signo solicitado carece de elementos que le permitan identificarlo respecto de las marcas registradas, máxime cuando su registro es para la identificación de productos similarmente confundibles con los de aquellos identificados por la marca previamente registrada. 73.

Así las cosas, no se encuentra que la parte demandada hubiere violado lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y en ese sentido se mantendrá la legalidad de la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción, propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110045600 CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.