11001032400020180007400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S.1 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Empresas Carozzi S.A. Tema: Registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 20162 y 57145 de 14 de septiembre de 20173 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Víctor Hugo Gómez Zuluaga.

ANTECEDENTES I.1. La demanda4 1. La sociedad Inversiones Nutibara S.A.S.5, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…].1.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 67729 del 11 de Octubre de 2016, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó de forma oficiosa el registro de la marca "COSTA ARROZ" (Mixta) Clase 30, al Señor VICTOR HUGO GÓMEZ ZULUAGA, para distinguir productos de la Clase 30 internacional. 1 En calidad de sucesor procesal de Víctor Hugo Gómez Zuluaga.

Índice 77 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 2 Folios 37 a 43 C pp. “[…] Por la cual se niega una solicitud de registro […]”. 3 Folios 45 a 52 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 4 Folios 4 a 28 C pp. 5 En calidad de sucesor procesal de Víctor Hugo Gómez Zuluaga. Índice 77 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2.

Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 57145 del 14 de Septiembre de 2017, expedida por la Superintendente delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Decisión contenida en la Resolución No. 67729 del 11 de Octubre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la citada entidad. 2.3.

Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca "COSTA ARROZ" (Mixta) Clase 30, en favor del Señor VICTOR HUGO GOMÉZ ZULUAGA, otorgándole el correspondiente certificado de registro y vigencia […]”6 (mayúsculas, negrillas y subrayado del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda7 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 27 de octubre de 2014, el señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga solicitó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 4.

Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial 713 de 1 de diciembre de 2014, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 5. Anotó que, mediante la Resolución 67729 de 11 de octubre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO”.

Frente a esta decisión el solicitante presentó recurso de apelación. 6. Mencionó que, mediante la Resolución 57145 de 14 de septiembre de 2017, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 67729 y, en ese sentido, negó la solicitud con fundamento en las marcas previamente registradas: i) “COSTA” (nominativa), registro 251.788; y ii) “COSTA CEREAL BAR” (mixta), registro 410.679, que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional y cuyo titular es Empresas Carozzi S.A. 6 Folios 5 y 6 C pp. 7 Folios 6 a 8 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello, al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas previamente registradas, que incluyen la denominación COSTA, en tanto que posee suficiente distintividad intrínseca y extrínseca. 9. Explicó que la expresión COSTA es de uso común en la clase 30 del nomenclátor internacional, por lo que es débil y no es apropiable en exclusiva por un empresario.

Argumentó que el cotejo debe hacerse considerando la estructura total de los conjuntos marcarios, esto es, con todos sus componentes. 10. Finalmente, manifestó, teniendo en cuenta lo anterior, que el signo solicitado tampoco podría ser confundible con las otras marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como lo son: i) “COSTA CEREAL BAR” (mixta), registros 410.681, 410.680 y 410.682; ii) “VIZZIO COSTA” (nominativa y mixta), registros 232.623 y 423.884; iii) “COSTA TUYO” (nominativa), registro 214.606; iv) “COSTA FULL” (nominativa), registro 213.606; v) “COSTA DINDON” (nominativa), registro 232.624; y vi) “COSTA GRAN CEREAL YOGU & FLAKES” (mixta), registro 400.369, que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa. 8 Folios 9 a 25 C pp. 9 Folios 71 a 81 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

Explicó que el signo solicitado coincide en el uso de la mayoría de sus letras con las marcas “COSTA”, por lo que tienen semejanzas ortográficas y fonéticas. 13. Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos que estos hacen parte de la misma clase del nomenclátor, “[…] en ese sentido, podemos concluir que la marca solicitada además de ser parte de la misma clase, también pertenece al mismo género de productos, comoquiera que también se trata de cereales, preparaciones hechas de cereales y demás, por lo tanto, son productos que al salir al mercado no marcan ninguna diferencia y/o distintividad, generando así la confusión frente a una marca que ya se encuentra registrada […]”.

II.2. Intervención de la sociedad Empresas Carozzi S.A.10 14. La sociedad Empresas Carozzi S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda y argumentando que el signo solicitado reproduce la palabra “COSTA” que “[…] en las marcas en estudio, [es] la denominación que les da distintividad […] pues las palabras arroz, cereal, etc., son de carácter genérico, pues designan directamente los productos que distinguen.

Siendo cierto lo anterior, todas, incluyendo la marca COSTA ARROZ, tienen como único elemento distintivo, la palabra COSTA, escrita de la misma manera y ubicada exactamente en el mismo lugar. Por lo que, queda claro que la palabra ARROZ no le otorga distintividad al signo solicitado, y que por tanto, la identidad de las marcas previamente registradas es absoluta […]”. 15.

Reiteró que existe una semejanza ortográfica y fonética comoquiera que tiene la palabra “COSTA”. Asimismo, evocan la misma idea de que los alimentos comercializados son producidos en una región específica. 16. Manifestó que los productos amparados por ambas marcas son los mismos, por lo que, al ser del mismo género, ser comercializados por los mismos canales y medios de publicidad, tienen conexidad competitiva.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 17. El señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de febrero de 2018 en contra de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 y 57145 de 14 de septiembre de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18. Mediante auto de 12 de junio de 201811 se inadmitió, la cual fue corregida en debida forma. 10 Folios 96 a 136 11 Folio 31 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 19.

Por providencia de 8 de octubre de 201812, se admitió la demanda se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Empresas Carozzi S.A. El 19 de octubre de 201813 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. A través de autos de 22 de junio de 2019, 17 de febrero de 2020, 13 de julio de 2020 y 10 de noviembre de 202014 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 12 de febrero de 202115 y, su continuación, el 13 de agosto de 202116. 21.

En las citadas audiencias, se reconoció personería a los apoderados de las partes; se aceptó la sucesión procesal de Víctor Hugo Gómez Zuluaga a Inversiones Nutibara S.A.S., como parte demandante; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de registro de unas marcas, los cuales se aportaron al expediente del proceso de la referencia. 22.

Mediante auto de 21 de octubre de 202117 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 358-IP-2021 de 28 de julio de 202218, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 151 ibidem.

Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b). En dicha interpretación dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS OBJETO DE CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 (Literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 135 (Literal b) de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, los requisitos para su registro ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] 12 Folios 54 y 55 C pp. 13 Folio 55 vto. C pp. 14 Folio 105, 119, 133 y 155 C pp. 15 Índice 63 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 77 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índices 93 y 94 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 102 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 4.

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común 4.2 La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. […]. 5. Familia de marcas […] 5.4 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona […]”. 6.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 24.

Mediante auto de 29 de agosto de 202219 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 19 Índice 104 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 25.

En el término para alegar de conclusión, la parte demandante20, la SIC21 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. 26. Por su parte el Ministerio Público presentó informe23 en el que manifestó que “[…] aunque la expresión que conforma el signo solicitado, “COSTA ARROZ EXCELSO”, presenta semejanzas en cuanto a su composición al compartir una palabra con la sigla contenida en las marcas registradas, dicha coincidencia se ve diluida por la palabra que acompaña el signo solicitado, esto es, -ARROZ-, la cual lo dota de un significado conceptual diferente y permiten individualizar cada conjunto […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 y 57145 de 14 de septiembre de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga. 29.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” solicitado para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas previamente registradas: i) “COSTA” (nominativa), registro 251.788; y ii) “COSTA CEREAL BAR” (mixta), registro 410.679, que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional y cuyo titular es Empresas Carozzi S.A., se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el 151 ibidem. 20 Índice 113 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 111 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 110 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 Índice 109 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 30.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 201625 y 57145 de 14 de septiembre de 201726 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga.

IV.4. Análisis del caso concreto 32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 33.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto las marcas cotejadas no son similarmente confundibles, en tanto que la palabra “COSTA” es de uso común y débil para la clase 30 del nomenclátor internacional, por lo que no es apropiable en exclusiva. 34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 358- IP-2021 de 28 de julio de 202227, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 151 ibidem.

Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b), por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro. 35. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 36.

Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 25 Folios 37 a 43 C pp. “[…] Por la cual se niega una solicitud de registro […]”. 26 Folios 45 a 52 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Índice 102 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 38.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante29 (mixto) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 29 Folio 49 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso30 COSTA (nominativo) Certificado 251.788 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (mixto) Certificado 410.679 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 39.

Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unos signos mixtos y nominativo, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de los signos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 40.

En efecto, de la revisión de los signos mixtos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 41.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 42.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime 30 Folio 50 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31. 43.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que en los signos mixtos objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de las marcas en conflicto. 44.

Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, genéricas o descriptivos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 45.

Sobre el particular, se advierte que las expresiones “COSTA”, “ARROZ”, “EXCELSO”, “CEREAL” y “BAR” son de uso común para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación32: “COSTA” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. COSTANERO ARROCERA FORMOSA S.A.S 30 407.616 GALIPAN DE LA COSTA ORGANIZACION GALAN GUARIN S.A.S 30 431.334 INDUSTRIA HARINERA DE LA COSTA ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S. 30 20.051 “ARROZ” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. ARROZ PACHANGA COMERCIALIZADORA DEL LLANO S.A. 30 243.981 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 32 Consulta realizada el 11 de noviembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ARROZ SAN PEDRO GRUPO EMPRESARIAL SAN PEDRO S.A.S. 30 275.001 ARROZ FEDERAL FEDERAL S.A.S 30 235.216 “EXCELSO” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. PALONEGRO EXCELSO RAFAEL C.I. RACAFE & CIA S.C.A. 30 263.491 WAGNER'S COFFEE EXCELSO UBAN WAGNER VALENCIA 30 291.872 ARROZ EXCELSO COMUNEROS INVERSIONES LACHE Y CIA. LIMITADA 30 364.982 “CEREAL” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. CEREAL KID´S CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA 30 304.220 ARCOR CEREAL MIX ARCOR S.A.I.C. 30 278.012 VITAMAX HIGH CALCIUM CEREAL MILK CEREAL MILK DRINK EC.

BUSINESS PANAMA S.A. 30 387.193 “BAR” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. BAR FRUT P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S. 30 242.030 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CHOCO-BAR'S TRIUNFO GR GRUPO DE INVERSIONES S.A. 30 288.677 MEDIUM ESPRESSO BAR MAQUINARIA Y MOBILIARIO DEL PACIFICO S.A.S. 30 357.630 46.

De otra parte, la Sala observa que las palabras “ARROZ” y “CEREAL” que hacen parte de los signos indicados supra, resultan ser genéricas de los productos que amparan. Este término se refiere directamente al tipo de producto ofrecido, lo cual afecta su capacidad para cumplir con la función distintiva esencial de una marca. 47. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201033, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: “[…] signo genérico34, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 48.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 49. En el caso sub examine, la Sala pone de presente que, por un lado, la expresión “ARROZ” de los productos que distingue el signo “COSTA ARROZ EXCELSO”, es de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, “[…] ARROZ […]”.

En este contexto, el término “ARROZ” se emplea de manera común y directa para identificar los productos reivindicados, lo que evidencia su carácter genérico. Y, por el otro, “CEREAL” en la marca “COSTA CEREAL BAR” es genérico para identificar los productos amparados por esta, a saber, “[…] CEREALES EN GENERAL […]”. 50. Ahora bien, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica35. 33 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2005-00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003-00456. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51. En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios.

Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 52.

Sobre lo anterior, la Sala advierte que la expresión “EXCELSO”, es considerada como un término descriptivo para los productos reivindicados en el mercado colombiano. Ello comoquiera que, se emplea para informar su calidad, a saber, muy elevada, lo que evidencia su carácter descriptivo. Asimismo, “COSTA” se considera descriptiva de la procedencia geográfica de los productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, esto es, cultivos o fabricas cercanas al mar. 53.

Las marcas descriptivas, al igual que las de uso común y genéricas, no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. Cabe advertir que dichas expresiones no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 54.

De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común, descriptivas y genéricas como “ARROZ”, “COSTA”, “EXCELSO”, “CEREAL” y “BAR”, al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de la clase 30, no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia. 55.

Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “COSTA” como “ARROZ”, “EXCELSO”, “CEREAL” y “BAR” son términos que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente “COSTA”, pero se mantuviera el análisis con base en “ARROZ”, “EXCELSO”, “CEREAL” y “BAR”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 56.

Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.

Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 57. En el presente asunto, los vocablos “COSTA”, ARROZ”, “EXCELSO”, “CEREAL” y “BAR” son los únicos elementos que integran los signos. Ambos comparten una naturaleza débil y común, pero su combinación podría llegar a ser distintiva, por lo que debe ser analizada en su conjunto, tal y como lo exige la jurisprudencia comunitaria.

Excluir uno de ellos, pese a tener igual carácter marcario, desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, más aún cuando el signo en disputa solo puede ser comprendido desde la percepción integral del consumidor. 58. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 59.

Por lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo solicitado “COSTA ARROZ EXCELSO” y las marca en conflicto “COSTA” y “COSTA CEREAL BAR” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 60.

Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado C O S T A A R R O Z E X C E L S O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Marcas previamente registradas C O S T A 1 2 3 4 5 C O S T A C E R E A L B A R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 61.

De la revisión de las marcas, la Sala no advierte similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión, en tanto presentan diferencias en su estructura y composición. En efecto, la marca solicitada “COSTA ARROZ EXCELSO” está conformada por 3 palabras, 17 letras de las cuales 10 son consonantes (C-S-T-R-R- Z-X-C-L-S) y 7 vocales (O-A-A-O-E-E-O); mientras que: i) “COSTA” contiene 1 palabra, 5 letras, 3 consonantes (C-S-T) y 2 vocales (O-A); y ii) “COSTA CEREAL BAR” contiene 3 palabras, 14 letras, 8 consonantes (C-S-T-C-R-L-B-R) y 6 vocales (O-A-E-E-A-A). 62.

Es así como, aun cuando ambas comparten el término “COSTA”, debe destacarse que este vocablo es de uso común y descriptivo, por lo que posee un carácter débil de oposición desde el punto de vista marcario, por cuanto alude a una expresión que no goza de especial fuerza distintiva en sí misma. 63. En ese contexto, la Sala considera que la marca “COSTA ARROZ EXCELSO” cuenta con elementos adicionales que le otorgan una carga semántica diferenciadora y suficiente distintividad respecto de la marca previamente registrada.

En particular, la incorporación de los términos “ARROZ EXCELSO”, que, aunque débiles, añaden una especificidad que transforma sustancialmente el conjunto marcario, impidiendo su confusión directa con las marcas “COSTA” y “COSTA CEREAL BAR”. 64. Por tanto, se concluye que el signo solicitado presenta una configuración ortográfica global que evita cualquier riesgo de confusión con las marcas precedentes, al incorporar componentes adicionales que modifican su estructura. 65.

En relación con la similitud fonética, la Sala observa que las marcas en comparación son disímiles en cuanto a su sonoridad, ritmo y entonación, aspectos 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que inciden directamente en la forma como son percibidas auditivamente por el consumidor. 66.

Cabe advertir que la pronunciación de las expresiones comparadas no resulta similar, pese a coincidir en el vocablo “COSTA”. Esta coincidencia no es suficiente para generar confundibilidad, en tanto se trata, como se ha precisado, de un término de uso común, descriptivo, y carácter débil desde la perspectiva marcaria. Por el contrario, la inclusión de la expresión “ARROZ EXCELSO”, le otorga al signo cuestionado una identidad fonética propia, que altera significativamente la percepción global del consumidor, reforzando su capacidad diferenciadora frente a las marcas previamente registradas. 67.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR – COSTA ARROZ EXCELSO – COSTA CEREAL BAR 68.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que las marcas confrontadas que se encuentran compuestas de la siguiente forma: 69. “COSTA”, la cual significa “[…] orilla del mar, de un río, de un lago, etc., y tierra que está cerca de ella […]”36, por lo que describe el origen geográfico de la producción o cultivo de los productos. 70.

“ARROZ”, que corresponde a “[…] planta anual propia de terrenos muy húmedos, cuyo fruto es un grano oval rico en almidón […]”37. 71. “EXCELSO”, palabra que es un adjetivo referente a “[…] muy elevado, alto, eminente […]”38, por lo que describe la calidad del producto. 72. Por lo anterior, el signo “COSTA ARROZ EXCELSO” transmite la idea de un arroz de muy alta calidad cuya procedencia corresponde a una cercanía al mar. 73.

Por su parte, las marcas “COSTA” y “COSTA CEREAL BAR” están compuestas por COSTA en los términos expuestos supra. 36 https://dle.rae.es/costa. Consultado el 12 de noviembre de 2025. 37 https://dle.rae.es/arroz?m=form. Consultado el 12 de noviembre de 2025. 38 https://dle.rae.es/excelso?m=form. Consultado el 12 de noviembre de 2025. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 74.

Asimismo, por “CEREAL” que es “[…] planta gramínea cultivada […] por su grano, muy utilizado en la alimentación humana y animal, y de la que existen numerosas especies, como el trigo y la cebada […]”39. 75. Finalmente, “BAR” es un término en inglés. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202440, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].

(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 76. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.

(negrilla fuera del texto). 77. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común, descriptivas o genéricas en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 78.

En el caso sub examine, la palabra en inglés “BAR” proviene del inglés “barre”, lo cual significa “pieza alargada” o “barra”. En el contexto alimenticio, el vocablo se emplea para designar un producto de forma alargada, compacto y moldeado en forma de barra41. 79. Al respecto, la Sala destaca lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, en el sentido de que “[…] existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que en el análisis de registrabilidad debe tenerse en cuenta el elemento ideológico o conceptual.

Del mismo 39 https://www.rae.es/diccionario-estudiante/cereal. Consultado el 12 de noviembre de 2025. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 41 https://www.rae.es/diccionario-estudiante/barra. Consultado el 12 de noviembre de 2025. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español […]”. 80.

Adicionalmente, precisó que “[…] es importante tener presente que conforme a la propiedad industrial que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad […]”, según el cual debe prevalecer el uso efectivo y generalizado de las expresiones en el comercio sobre su mera forma lingüística o procedencia idiomática. 81.

En aplicación de dicho principio, la Sala concluye que, en el presente caso, el consumidor medio colombiano comprende con facilidad el sentido de la expresión “BAR”, por su difusión constante en el mercado de alimentos y su incorporación al lenguaje comercial corriente. 82. En razón de ello, dicha expresión debe tratarse como si se tratara de una expresión local, toda vez que por su uso generalizado, ha pasado a ser de dominio público y comprensibles para el consumidor medio, además por ser una expresión de uso común para la clase 30. 83.

En relación con este tipo de palabras de uso común y su tratamiento como expresiones locales, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia de 29 de febrero de 202442, en la cual se consideró lo siguiente: “[…] En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 37 las siguientes marcas, que contienen las partículas “GREEN” y “CITY”:.- “GREEN”: MARCA TITULAR COLOMBIA GREEN BUILDING COUNCIL (MIXTA) CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SIGLA CCCS GREEN OFFICE ALLIANCE (NOMINATIVA) ARISTA S.A. GREEN POINT (MIXTA) JAIME ERNESTO SALAZAR LOPEZ C-DUM GREEN SYSTEMS (MIXTA) C DUM GREEN SYSTEMS LTDA GREEN HILLS (MIXTA) SEIKA SAS 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00323-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GREEN CLUB GREEN CLEAN (MIXTA) OSCAR EDUARDO ESCALANTE MARTINEZ.- “CITY”: MARCA TITULAR CITYCENTER (MIXTA) CITYCENTER LAND, LLC.

CITYGAS (MIXTA) CITYGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. SMARTCITY (MIXTA) ENDESA, S.A. LUBRICITY (NOMINATIVA) LUBRICITY S.A.S. MACONDOCITY (NOMINATIVA) CARLOS JULIO GUERRERO HERNANDEZ Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común respecto de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que la Sala observa que su traducción al castellano sí puede ser fácilmente reconocible por el consumidor de dichos servicios, máxime si se tiene en cuenta, además, que los conceptos de “GREEN CITY” o “CIUDAD VERDE” se utilizan para hacer alusión a la conservación del medio ambiente en ciudades, buscando mantener zonas verdes y reducir los consumos de energía. En consecuencia, las expresiones “GREEN” y “CITY” corresponden a unas cuyo significado es de conocimiento y comprensión del consumidor promedio al cual están dirigidos los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, servicios de construcción y, en consecuencia, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]” (negrilla fuera de texto). 84.

De allí que la marca “COSTA” hace referencia a la orilla del mar y “COSTA CEREAL BAR” a una barra comestible compacta que proviene de la costa o que es natural. 85. De esta manera, teniendo en cuenta la composición del signo “COSTA ARROZ EXCELSO” solicitado por la parte demandante y las marcas previamente registradas “COSTA” y “COSTA CEREAL BAR”, la Sala concluye que no son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. 86.

La Sala precisa que, en su conjunto, la denominación “COSTA ARROZ EXCELSO” es distintiva, aunque sea débil, en tanto que está compuesta por palabras de uso común, genéricas y descriptivas para la clase 30 del nomenclátor internacional. De allí que, se resalta que no se otorga un derecho sobre las palabras individualmente consideradas, sino sobre el conjunto. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 87.

Por lo expuesto, tras el análisis de las marcas comparadas, la Sala considera que entre estas no se encuentran similitudes ortográficas ni fonéticas que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que la marca solicitada posee un nivel de distintividad suficiente y se diferencia de las marcas previamente registradas. 88.

Ahora bien, la Sala precisa que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que el signo solicitado tampoco podría ser confundible con las otras marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como lo son: i) “COSTA CEREAL BAR” (mixta), registros 410.681, 410.680 y 410.682; ii) “VIZZIO COSTA” (nominativa y mixta), registros 232.623 y 423.884; iii) “COSTA TUYO” (nominativa), registro 214.606; iv) “COSTA FULL” (nominativa), registro 213.606; v) “COSTA DINDON” (nominativa), registro 232.624; y vi) “COSTA GRAN CEREAL YOGU & FLAKES” (mixta), registro 400.369, que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional. 89.

Sobre el particular, la Sala advierte que en la Resolución 67729 del 11 de octubre de 2016, la SIC reconoció que el tercero con interés en el resultado del proceso era titular de la familia de marcas “COSTA”. No obstante, en el acto administrativo que finalmente quedó ejecutoriado, esto es, la Resolución 57145 del 14 de septiembre de 2017, no se efectuó pronunciamiento alguno ni se realizó cotejo comparativo con dichas marcas, razón por la cual la decisión no se fundamentó en esa circunstancia. 90.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso hizo referencia al fenómeno de la familia de marcas, en el sentido de que “[…] se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

En ese sentido, la Sala considera que, aun cuando la decisión de la autoridad administrativa no se fundamentó en las marcas que conformarían la supuesta familia “COSTA”, no es posible predicar su existencia, toda vez que dicho elemento constituye una expresión de uso común y con significado descriptivo, como se indicó supra. Este razonamiento refuerza la tesis según la cual no puede impedirse que otros empresarios utilicen la denominación “COSTA” para conformar sus propios signos distintivos, tal como ocurre en el caso sub examine. 92.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. En consecuencia, resulta innecesario analizar el 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos y riesgo de asociación, en especial, el artículo 151 ibidem.

IV.5. Conclusión 93. En ese contexto, la SIC, con la expedición de los actos acusados, desconoció lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En particular, no evaluó correctamente las diferencias entre las marcas en conflicto y, por ende, la distintividad del signo solicitado. 94.

Por lo anterior, la Sala considera que la SIC debió conceder el registro de la marca mixta “COSTA ARROZ EXCELSO” para amparar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la Inversiones Nutibara S.A.S.43 En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 y 57145 de 14 de septiembre de 2017, expedidas por la SIC y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia 95.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 y 57145 de 14 de septiembre de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” solicitado para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inversiones Nutibara S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 43 En calidad de sucesor procesal de Víctor Hugo Gómez Zuluaga. Índice 77 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00 Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.