11001032400020140009900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020140009900 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Bocadillos del Caribe1 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Arroz Caribe S.A.S.2 Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide3, en única instancia, la demanda presentada por Bocadillos del Caribe4, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53656 de 6 de septiembre de 20135. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1 Hoy Productos el Caribe S.A. 2 Hoy Inversiones JMH S.A.S. 3 Cfr. Folios 328 a 329. La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 4 Hoy Productos el Caribe S.A. 5 El Despacho Sustanciador mediante auto de 14 de julio de 2014, rechazó de plano la demanda frente a la Resolución núm. 74631 de 5 de diciembre de 2013, por no ser susceptible de control judicial.

Cfr. Folio 144. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 La demanda 1. Bocadillos del Caribe6, en adelante la parte demandante7, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho8, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53656 de 6 de septiembre de 2013 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”9, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones10: “[…] 3. Que se reconozcan los derechos adquiridos de la demandante en cuanto al primer uso de las expresiones BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA; EL DE TODA LA VIDA; como nombre comercial y como marca. Los derechos adquiridos por nuestro cliente se ven vulnerados con las Resoluciones atacada (sic) por cuanto se está negando el registro de una de sus marcas conformada por la combinación de sus propias denominaciones y sus propios logos, que fortalecen la imagen corporativa de sus marcas y de su empresa.

Al ser plenamente reconocida por el consumidor final. 4. Que se declare La Nulidad del Acto Administrativo contenida en la Resolución No. 53656 de fecha 06 de Septiembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual Revoca la decisión contenida en la Resolución Nº 52865 de 31 de agosto de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos; 6 Hoy Productos el Caribe S.A. 7 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 3 8 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 9 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Cfr. Folios 70 a 71 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 Declara fundada la oposición presentada por INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. ARROZ CARIBE SA.;

Niega el registro de la marca mixta PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar, solicitada por BOCADILLOS EL CARIBE S.A.; Notificar a Bocadillos El Caribe SA., en su calidad de solicitante y a ARROZ CARIBE SA. ARROZ CARIBE SA., en su calidad de opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa. 5.

Que se declare La Nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución 74631 del 5 de diciembre de 2013, mediante el cual no accede a la Revocatoria de la decisión contenida en la Resolución N° 53656 del 6 de septiembre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 6. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º, del Decreto Legislativo 209 de 1957. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 7. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso. 8.

Que se declare la notoriedad de la marca PRODUCTOS EL CARIBE El de toda la vida para identificar productos de la clase 30 Internacional, para café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. […]”.

Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 21 de noviembre de 2011, el registro como marca del signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

La referida solicitud se publicó el 20 de diciembre de 2011, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 635, siendo objeto de oposición por Arroz Caribe S.A.S.11, 11 Hoy Inversiones JMH S.A.S 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas nominativa y mixtas CARIBE que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 52865 del 31 de agosto de 2012, concedió el registro de la marca mixta PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 52865 del 31 de agosto de 2012. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 53656 de 6 de septiembre de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 52865 del 31 de agosto de 2012 y declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.2. El artículo 29 de la Constitución Política. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 7.1.

Luego de analizar los signos distintivos cotejados, se encuentra que, después del primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión. 7.2. Se evidencia que, si bien los signos distintivos cotejados comparten la expresión CARIBE, esta no resulta ser suficiente para establecer la confundibilidad puesto que fonéticamente tienen una pronunciación disímil, dada la extensión y la entonación del signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA. 7.3.

Si bien es cierto que en los signos cotejados reproducen en una parte de sus denominaciones la palabra CARIBE, esta coincidencia no resulta relevante frente a la posibilidad que se genere riesgo de confusión, pues dicha expresión es un término común para designar ciertas características de los productos, siendo usada de manera frecuente por los empresarios en la composición de sus marcas. 7.4.

Los demás elementos nominativos del signo mixto negado, su tipo de letra y la composición gráfica de las marcas previamente registradas, permite plenamente la diferenciación. 7.5. Lo anterior, determina que los signos distintivos confrontados presentan diferencias en cuanto a su composición ortográfica, fonética y ortográfica, que permite su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio, riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar o entre el origen empresarial de los mismos.

Desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política y los derechos adquiridos 7.6. El signo solicitado conserva todas las características gráficas, visuales y conceptuales de las marcas que previamente ha registrado, lo cual fue desconocido por la parte demandada al momento de efectuar el cotejo marcario y con ello se vulneró el debido proceso.

Asimismo, adujo que, al ser titular de unas marcas previamente registradas, tiene un derecho adquirido sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 7.7. La parte demandante es titular de varias marcas que amparan productos en las clases 29, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para tal fin se solicita se valoren las pruebas que aporta para que se declare como notoria la marca PRODUCTOS EL CARIBE.

Contestación de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Al analizar los signos distintivos cotejados, se observa que el elemento nominativo de cada uno es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usarían para pedir productos y servicios protegidos por estos. 8.2.

Entre los signos distintivos cotejados se destacan términos muy similares, donde el elemento principal en las marcas opositoras y el signo solicitado es la expresión CARIBE lo que determina un alto riesgo de confusión. 8.3. Por lo expuesto anteriormente, el elemento sobresaliente en el signo solicitado hace parte de la marca registrada, configurándose una reproducción marcaria parcial, no siendo los otros nominativos y gráficos que lo conforman suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos distintivos en el mercado.

Respecto del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política 12 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 187 13 Cfr. Folios 175 a 186 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 8.4. La parte demandada garantizó la efectividad de los principios de derechos previstos en la Constitución Política, entre los cuales está el derecho de la igualdad y defensa dentro de la actuación administrativa. 8.5.

Asimismo, indicó que no existió violación ni desconocimiento del artículo 58 de la Constitución Política pues los actos acusados cumplieron estrictamente con lo previsto en la norma andina aplicable al caso. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso14, no se pronunció en esta etapa procesal.

Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto 7 de octubre de 201915: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial de 15 de octubre de 201916, este Despacho declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; resolvió sobre la interpretación prejudicial; y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 9 de julio de 202117, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial 14 Cfr. Folio 303 15 Cfr. Folios 340 a 341 16 Cfr. Folios 354 a 370 17 Cfr. Índice núm. 66 aplicativo web “SAMAI”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 respecto de la norma comunitaria andina aplicable, y este profirió la interpretación prejudicial 172-IP-2021 de 7 de diciembre de 202118, en la que indicó: “[…]La Autoridad consultante solicitó la interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, este Tribunal interpretará el Artículo 136 Literal a) excepto el literal h), por no ser materia de discusión la notoriedad de las marcas. […]”. 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. Este Despacho, mediante auto de 6 de marzo de 202319: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 14.

La parte demandante20, reiteró los argumentos señalados en el escrito de la demanda. 15. La parte demandada21 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso22, se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 16.1 La mayor distintividad del signo solicitado recae en la expresión CARIBE, toda vez que gráficamente ostenta un carácter predominante en comparación con el resto de los elementos del conjunto marcario. 18 Cfr. Índice núm. 74 aplicativo web “SAMAI”. 19 Cfr. Índice núm. 78 aplicativo web “SAMAI”. 20 Cfr. Índice núm. 85 aplicativo web “SAMAI”. 21 Cfr. Índice núm. 87 aplicativo web “SAMAI”. 22 Cfr. Índice núm. 88 aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 16.2 La palabra PRODUCTOS del signo solicitado es genérica e inapropiable, mientras la expresión EL DE TODA LA VIDA cumple una función secundaria, pudiendo ser considerada como un lema comercial. 16.3 Los signos distintivos cotejados evocan una misma idea asociada a una región geográfica como es la caribe, pudiendo llevar al consumidor a asumir que ambos productos comparten el mismo origen empresarial y que se trata de una renovación de la marca previamente registrada, o bien, que ambos comparten una relación económica o comercial. 16.4 Los signos distintivos confrontados identifican el mismo tipo de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son intercambiables y comparten los mismos canales de comercialización. 16.5 Respecto del argumento de la parte demandante que la expresión CARIBE es de uso común, es necesario destacar que varios de los mencionados están relacionados con servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que no guardan ninguna relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Intervención del Ministerio Publico 17. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal23. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 172-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto. 23 Cfr. Índice núm. 89 aplicativo web “SAMAI”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 Competencia de la Sala 19.

Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 21.

El acto acusado es el siguiente: 21.1 La Resolución núm. 53656 de 6 de septiembre de 201625, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo, en el sentido de revocar: i) la Resolución núm. 52865 de 31 de agosto de 2012; ii) declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y iii) negar el registro como marca del signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 22.1 Si la Resolución núm. 53656 de 6 de septiembre de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA, para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, 24 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 25 Cfr. Folios 22 a 29 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 harinas y preparaciones hechas de cereales. pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo” productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y el artículo 29 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 22.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas nominativa y mixtas CARIBE, con registros marcarios núms. 294959, 203816 у 96165, que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Arroz Caribe S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso y, 22.3.

En segundo lugar, si la marca PRODUCTOS EL CARIBE es notoria y, en ese sentido, si la parte demandada vulneró los derechos derivados de la notoriedad marcaria al negar el registro como marca del signo solicitado. 23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó el literal h) del artículo 136 ibidem. 24.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 172-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso31: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) y las marcas registradas CARIBE (denominativas y mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) y las marcas registradas CARIBE (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 31 Cfr. Folios 289 a 303 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) y la marca registrada CARIBE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) y la marca registrada CARIBE (denominativa). 4.

Signos conformados por denominaciones de uso común 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SIC argumentó que el termino CARIBE, es de uso común para proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país"; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios, […] 3.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 36.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO32 Titular: Productos El Caribe S.A. 32. Cfr. Folio 13 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” MARCAS OPOSITORAS (NOMINATIVA Y MIXTAS) 33 CARIBE Titular: Arroz Caribe S.A. (Hoy Inversiones JMH S.A.S) Certificado núm. 203816 Clase 30: “arroz.” CARIBE Titular: Arroz Caribe S.A. (Hoy Inversiones JMH S.A.S) Certificado núm. 294959 Clase 30: “arroz, pan pastelería, harinas y preparaciones hechas con cereales” CARIBE 37.

La Sala procederá a determinar si el signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la 33 Ibidem. La Sala precisa que, en cuanto a las marcas mixtas previamente registradas, estas solamente se solicitaron, en su parte denominativa, respecto de la expresión CARIBE.

Cfr. folio 13 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección34, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”35. 41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando 34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”36. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”37. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 37 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”38. 45. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 38 Cfr. Folios 293 a 294 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”39. 46.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativa y mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas mixtas en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 48. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una 39 Cfr. Folio 292 a 293 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”40. 49.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandada indicó que la expresión CARIBE es una palabra de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos distintivos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 50. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por 40 Cfr. Folios 295 a 296 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen41. 51.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201442, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 52.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202143, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 53.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”44. 55.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección45, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 56.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 57. La expresión CARIBE es de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 44 Cfr. Folio 298 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 58.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada46. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SAL CRISTAL DEL CARIBE INDUSTRIA SALINERA DEL CARIBE SAS. INDUSALCA SAS 322064 30 BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA PRODUCTOS EL CARIBE S.A. 386254 30 COMPANIA CAFETERA DEL CARIBE COMPAÑIA CAFETERA DEL CARIBE S.A. CARIBECAFE S.A 5823 30 CARIBE INVERSIONES JMH S.A.S. 294959 30 CARIBENO ESTUPIÑÁN SÁNCHEZ E HIJOS S. EN C. EL BRILLANTE 250179 30 59.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor47. 60.

En ese sentido, la Sala, en sentencia de 29 de octubre de 201848, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que la 46www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 22 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00088-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 expresión CARIBE es de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “ En este punto, la Sala considera necesario poner de relieve que la expresión CARIBE es una de las denominadas por la jurisprudencia como de uso común, por cuanto al momento de presentarse la solicitud de la marca cuestionada se encontraban registradas 5 marcas que distinguían productos en la clase 30 con la expresión Caribe49, de lo que de suyo implica que se torne en débil al momento de realizar un cotejo marcario, pero que, en forma alguna, debe tenerse como irregistrable, pues corresponderá al titular de los signos en cuya composición se emplee esta expresión, acompañarla de otros elementos que agreguen la distintividad suficiente para ser concedida en registro.”. 61.

Partiendo de lo anterior, la Sala considera que la expresión CARIBE, la cual hace parte del signo y las marcas, es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación Ortográfica 62.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 63. La comparación ortográfica de los signos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO P R O D U C T O S E L C A R I B E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 49 Caribe, Sal Caribe, Cafecola Caribe, Flor del Caribe, y Compañía Cafetera del Caribe (http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636758765005460095). 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 E L D E T O D A L A V I D A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MARCAS REGISTRADAS C A R I B E 1 2 3 4 5 6 64.

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, por un lado, la Sala observa que el signo solicitado se compone de ocho palabras (PRODUCTOS-EL CARIBE-EL-DE-TODA-LA VIDA), por su parte, las marcas previamente registradas CARIBE se componen de una (1) palabra (CARIBE). 65. Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien el signo y la marca cotejadas comparten en su composición la palabra CARIBE, el signo solicitado se encuentra acompañado de otras palabras que le imprimen suficiente distintividad. 66.

Lo anterior, permite determinar que, en razón a la extensión de cada uno de los signos distintivos, especialmente la del signo solicitado, se puede entender que el público consumidor realizará una apreciación diferente. 67. En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar el signo y las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud al compartir la expresión CARIBE, el signo solicitado PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA contiene adicionalmente las palabras PRODUCTOS-EL-EL-DE-TODA-LA VIDA, lo que le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones.

Comparación Fonética 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 68. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA - CARIBE PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA - CARIBE PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA - CARIBE 69.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, el signo solicitado tiene elementos disimiles, lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. Comparación Ideológica 70. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”50, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 71.

En el caso sub examine, la Sala reitera que, aunque ambos signos distintivos coinciden en el aparte CARIBE, este hecho per se no implica que sean confundibles, toda vez que como ya se mencionó, la palabra CARIBE no puede ser objeto de apropiación en exclusiva por parte de ningún agente del mercado por ser de uso común. 72. Adicionalmente, la Sala considera, en cuanto a la comparación ideológica, que el signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA combina elementos que evocan tradición y permanencia, aportando cierta singularidad; en tanto, las marcas CARIBE se refieren a su naturaleza geográfica. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 73.

Ahora bien, la Sala, en sentencia de 29 de octubre de 201851, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[ ] En efecto, de la lectura detenida del componente nominativo de los signos enfrentados se puede constatar que en su aspecto conceptual resultan disimiles, pues mientras que la marca cuestionada genera la idea de amparar productos comestibles que han sido comercializados por un amplio periodo de tiempo; las marcas previamente registradas, a su turno, generan las siguientes ideas: I) identificación de la zona de donde procede el producto;

II) un producto de cualidades inmejorables que proviene de la zona Caribe; y III) un arroz que proviene de la región Caribe y cuenta con cualidades inmejorables. En este punto, la Sala considera necesario poner de relieve que la expresión CARIBE es una de las denominadas por la jurisprudencia como de uso común, por cuanto al momento de presentarse la solicitud de la marca cuestionada se encontraban registradas 5 marcas que distinguían productos en la clase 30 con la expresión Caribe52, de lo que de suyo implica que se torne en débil al momento de realizar un cotejo marcario, pero que, en forma alguna, debe tenerse como irregistrable, pues corresponderá al titular de los signos en cuya composición se emplee esta expresión, acompañarla de otros elementos que agreguen la distintividad suficiente para ser concedida en registro.

En forma adicional, a lo anteriormente expuesto, se advierte que la expresión CARIBE puede resultar evocativa de una indicación de procedencia del lugar de origen de los productos comercializados. Sobre el particular, esta Sala de Decisión ha señalado que las expresiones que constituyan una indicación de procedencia geográfica no pueden ser apropiadas en forma exclusiva, a título de marca, por resultar descriptivas del lugar de origen de los productos53.

La Sala advierte que si bien es cierto la expresión CARIBE es de uso común, no puede ser excluida del análisis marcario porque no se contaría con elementos para realizar el cotejo marcario, por resultar la expresión común en todos los signos objeto de estudio. (…) De lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario. 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00088-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 52 Caribe, Sal Caribe, Cafecola Caribe, Flor del Caribe, y Compañía Cafetera del Caribe (http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636758765005460095). 53 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de marzo de 2016. Rad.: 2009 – 00222. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. Proceso en el cual se discutió el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), pero en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 Finalmente, la Sala destaca que no resulta relevante en este caso que los productos distinguidos por los signos enfrentados pertenezcan a las mismas clases del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, ya que nada obsta para que coexistan en el mercado varios signos que identifiquen productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos sean complementarios y tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, los signos respectivos son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal y como esta Corporación lo ha reiterado en diferentes oportunidades54.

Así las cosas, el signo BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto), cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca, esto es, ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y gozar de suficiente distintividad. Además, que respecto de él no se configura la causal de irregistrabilidad alegada, es decir, ser un signo idéntico o que se asemeje a una marca o un nombre comercial anteriormente registrado por un tercero.”. 74.

Así las cosas, la Sala, en el caso sub examine, reitera las consideraciones indicadas supra, en el sentido de considerar que el signo y las marcas no tiene semejanza ideológica comoquiera que: i) el signo crea en la mente del consumidor la comercialización de productos por un amplio periodo de tiempo; ii) las marcas crean en la mente del consumidor un lugar de origen de los productos por lo que es una expresión débil; iii) las expresiones PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA combina elementos que evocan tradición y permanencia; y iv) la expresión CARIBE es de uso común y, en consecuencia, no puede fundamentarse en esta la confundibilidad. 75.

Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de los signos distintivos de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellos; y ii) aunque comparten la expresión CARIBE, que es de uso común, dicha circunstancia no puede impedir el uso de esta por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad. 76.

De esta forma, una vez realizada la comparación del signo y las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las 54 Ibídem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de marzo de 2016. Rad.: 2009 – 00222. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre el signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA y las marcas CARIBE no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 77. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre el signo y la marca confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una.

En cuanto a la notoriedad 78. La Sala precisa que se eximirá de estudiar la vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que: i) el objeto de la controversia versa sobre la confundibilidad del signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA con las marcas CARIBE; ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial no interpretó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por no ser materia de discusión las marcas notorias; y iii) que no resulta procedente el estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la expresión “PRODUCTOS DEL CARIBE”, en tanto que esta corresponde solo a una parte del signo solicitado objeto de estudio en el presente proceso.

Conclusión 79. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA solicitado por la parte demandante para 32 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que no se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica, fonética ni ideológica con las marcas CARIBE previamente registradas. 80.

En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad del acto acusado y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 81. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 53656 de 6 de septiembre de 2013 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca mixta PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca mixta PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020140009900 TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.