Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: Niega medida cautelar en asuntos de propiedad industrial – Reiteración jurisprudencial AUTO El despacho decide la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial de la sociedad MAYA ENTERTAINMENT S.A.S., encaminada lograr la suspensión provisional de la resolución número 11175 del 13 de marzo de 2020, “por la cual se concede un registro”, correspondiente a la marca “CHICAS BOND” (nominativa) para distinguir los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DANJAQ, LLC., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC).

I.

ANTECEDENTES I.1.- Fundamentos de la solicitud de suspensión provisional En su escrito de medida cautelar, la parte actora formuló las siguientes peticiones: “PETICION En virtud de los fundamentos invocados y las pruebas citadas que se acompañan con la demanda, con toda atención sírvanse señores Magistrados decretar las siguientes cautelas, para que se ordene: Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

La suspensión provisional de la resolución 11175 del 13 de marzo de 2020, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Dirección de Signos Distintivos, concedió a favor de la sociedad DANJAQ LLC, el registro de la marca nominativa CHICAS BOND, en la clase 41 Internacional. 2. Decretado lo anterior, imponer a la sociedad DANJAQ LLC, como tercero interesado en las resultas de la acción iniciada y titular del registro concedido con la resolución 11175 de Marzo 13 2020, la prohibición en todo el territorio nacional, de ofrecer, usar, publicar y suministrar por cualquier medio escrito o impreso, electrónico, audiovisual, radial y televisivo, los servicios de entretenimiento concedidos en la clase 41 Internacional con el signo distintivo CHICAS BOND, o cualquier otro servicio que pueda afectar el nombre comercial y el recorrido mercantil previamente declarado por MAYA ENTERTAINMENT SAS o su titularidad reconocida con antelación por el propio Despacho de la Super Intendencia de Industria y Comercio. 3.

Como garantía para hacer efectivo el derecho prioritario declarado y concedido para la sociedad solicitante de la medida cautelar, se sirva ordenar a favor de MAYA ENTERTAINMENTE SAS, la constitución de una garantía que asegure el resarcimiento de los perjuicios que se puedan causar con el incumplimiento de la cautela que su Despacho disponga”.

La actora informó que el 6 de agosto de 2019, la sociedad DANJANG LLC, solicitó el registro de la marca “CHICAS BOND” (nominativa) para distinguir servicios en la clase 41 Internacional. Luego, por fuera del término establecido para ello, la aquí demandante presentó escrito de oposición basado en el uso personal, público, continuo y anticipado del nombre comercial “CHICAS BOND COLOMBIA” para eventos que se relacionan con esa misma clase.

Sostuvo que la SIC concedió el registro de la marca “CHICAS BOND” (nominativa) para distinguir los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DANJAQ LLC, omitiendo el estudio de registrabilidad del signo con fundamento en las pruebas y los argumentos presentados por el opositor, con lo cual desatendió por completo lo ordenado en los artículos 136, 150 y 192 de la Decisión 486 de 2000.

En su consideración, tales argumentos debieron ser atendidos por la autoridad comentada, aunque su escrito de oposición no se hubiese presentado en término, pues “ya la Superintendencia de Industria y Comercio había recibido de tiempo atrás mediante tramite de oposición con destino a otro expediente administrativo bajo No SD2017/0040206, las pruebas de uso […] que sustentan el derecho prioritario y la titularidad en Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cabeza de MAYA ENTERTAINMENT SAS, con respecto del nombre comercial CHICAS BOND COLOMBIA en la clase 41 Internacional […]”.

Adicionalmente, indicó que con la concesión de la marca se pone en riesgo a la empresa actora de sufrir un perjuicio económico irreparable por el uso no autorizado de su nombre comercial por parte de terceros. También afirmó que ha enfrentado diversos casos de usurpación por parte de terceros, quienes utilizan de manera ilegal su nombre comercial con el ejercicio de prácticas parasitarias, engañando al público consumidor a través de publicidad e información falsa en redes sociales, lo cual sustenta la necesidad de decretar cautelas en su favor.

Con su solicitud formuló el siguiente acápite de pruebas: “PRUEBAS Adjunto con esta solicitud la resolución 11175 del 13 de marzo de 2020, que pone a la vista de su Honorable Despacho, el incumplimiento de la Norma Comunitaria con Bloque de Constitucionalidad, que a todas luces de nuestro ordenamiento interno es proclive al decaimiento jurídico vigente, por no reunir los requisitos formales y de fondo para decidir sobre asuntos en materia de Propiedad Industrial, no verificables en sus considerandos.

PRUEBAS DE TITULARIDAD DEL DERECHO 1. Copia de la resolución 44968 del 27 de Junio de 2018, dictada dentro del proceso administrativo SD2018/0050867, mediante el cual concede el depósito y la titularidad al nombre comercial CHICAS BOND COLOMBIA en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de MAYA ENTERTAINMENT SAS. 2.

Las pruebas de uso que también se allegan con la demanda, junto con las certificaciones expedidas tanto por la clientela y el medio comercial en el que se desarrolla la actividad comercial de la solicitante, que exhiben la notoriedad, el buen nombre, recorrido comercial y el reconocimiento del servicio que se suministra con el nombre comercial CHICAS BOND COLOMBIA, certificados por parte de su clientela, junto con las certificaciones de empresarios con actividades afines.

PRUEBAS DE PERJUICIOS IRREMEDIABLES QUE SE PUEDAN CAUSAR POR PARTE DE TERCEROS, DE NO OTORGARSE LA MEDIAD CAUTELAR Copia de prueba extraprocesal obtenida mediante inspección, con radicado No. 19- 136491, ordenada mediante auto no. 65051, del 26 de Junio de 2019, auto que fue notificado por estado del 27 de Junio de 2019, del cual adjunto copia, diligencia que fue practicada por la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como consta en el acta cuya copia se adjunta con esta solicitud cautelar, donde se demuestra la usurpación de la Propiedad Intelectual de parte de terceros, sobre la Propiedad Intelectual de la solicitante y del nombre comercial CHICAS BOND COLOMBIA, Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co situación que se podría repetirse o sobrevenir con la existencia y la vigencia de dos signos de marca y nombre comercial similares en el mercado colombiano, y en el registro de Propiedad Industrie de la Sic, con las similitudes informadas. 2.

Comunicados de cese y desista enviados a comerciantes y personas naturales que usurpan la propiedad intelectual y el nombre Comercial CHICAS BOND COLOMBIA, situación que puede también sobrevenir por la existencia de dos signos similares en el mercado y en el registro de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio, sin el lleno de requisitos de fondo.

Las demás pruebas que se allegan con el petitum de la demanda y que se deducen de la argumentación presentada, reflejadas en sobrevinientes actos desleales por parte de terceros, por la dilución del nombre comercial, y el uso de derechos conexos de MAYA ENTERTAINMENT SAS.” 1.2.- Traslado de la solicitud Mediante auto de 21 de junio de 2022 se ordenó correr traslado a las partes procesales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del CPACA, término dentro del cual únicamente1 la sociedad DANJAQ, LLC. presentó escrito a través del cual mencionó que “el demandante pretende que por el simple hecho de haber presentado una acción de nulidad sobre un acto administrativo que se presume legal, y que a la fecha no ha sido anulado ni suspendido, mi representada se abstenga de ejercer libremente su derecho a usar la marca CHICAS BOND que se encuentra actualmente registrada a su nombre y respecto de la cual ostenta un derecho […]”.

Adicionalmente, sostuvo que de accederse a las pretensiones de cautela se estaría prejuzgando el presente asunto sin que se haya surtido la totalidad de las etapas procesales previstas por la norma, incluida la Interpretación Prejudicial de las normas supranacionales por parte del Tribunal de Justicia de Comunidad Andina. Adujo que, tratándose de procesos relacionados con la propiedad industrial, resulta improcedente la solicitud de medidas cautelares, por lo que explicó “[…] ordenar la suspensión de un trámite administrativo ajeno al presente proceso u ordenar a mi representada que se abstenga de utilizar su marca 1 Los demás llamados al presente asunto guardaron silencio.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada, implicaría hacer un juicio a priori, sin analizar la supuesta violación de normas y la aplicación de normas andinas, sin la debida interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, por lo tanto, una vulneración al ordenamiento jurídico comunitario. […]”.

En consecuencia, solicitó que se despache desfavorablemente la medida cautelar del demandante. II.CONSIDERACIONES 2.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Sobre la finalidad de las medidas cautelares la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera: “[…] Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso.

De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido […]”2.

En este sentido, la Constitución Política le reconoce a la jurisdicción contenciosa administrativa la potestad de suspender, provisionalmente, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnación por vía judicial, pero sólo por los motivos y con los requisitos que establezca la ley3. En cuanto al compendio de medidas cautelares que desarrolla el artículo 230 del CPACA4, es posible identificarlas por su clasificación de la siguiente manera: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una 2 Corte Constitucional, Sentencia C-834 de 20 de noviembre 2013. 3 Constitución Política, artículo 238. 4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de cesación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

A su vez, el artículo 229 ibidem dispuso en relación con los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, quien cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que “podrá decretar las que considere necesarias”. No obstante lo anterior, esa misma norma prevé que su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ibídem, según el cual, para que la medida sea procedente, el demandante debe presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”. 2.2.

La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 231 ibídem y 238 de la Constitución Política.

Según el texto del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, “cuando Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud” (resaltado del despacho).

Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. De la lectura de la norma en comento se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados. 2.3.

Caso Concreto La parte actora pretende que se decrete la suspensión provisional del acto administrativo a través del cual la SIC concedió el registro de la marca “CHICAS BOND” (nominativa) para distinguir los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DANJAQ, LLC. Así mismo, solicitó que se prohíba a la sociedad adelantar actividades comerciales y publicitarias por cualquier medio, utilizando el signo “CHICAS BOND”, y la constitución de una garantía en favor de la demandante que asegure el resarcimiento de los perjuicios que se puedan causar con el incumplimiento de la cautela que se otorgue.

Como fundamento de la medida cautelar, en síntesis, invocó la infracción de los artículos 136, 150 y 192 de la Decisión 486 de 2000, así como las afectaciones ocasionadas a la demandante con la concesión de la marca objeto de disputa. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, sea lo primero decir que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina5, los jueces que conozcan de procesos en los que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, deben solicitar la interpretación prejudicial de dichas normas al mencionado Tribunal, la cual será adoptada en la respectiva sentencia. Los mencionados artículos señalan: “Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.” “Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.” Adicionalmente, en la sesión celebrada el 13 de marzo de 2023, el citado Tribunal estableció6 que la doctrina del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Esta doctrina fue reglamentada a través del Acuerdo 06-2023-TJCA de 7 de julio de 2023, por el cual se aprobó la ”Nota informativa – Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”7.

En virtud de la doctrina del acto aclarado, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia deba resolver una controversia en la que corresponda aplicar alguna norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar la interpretación prejudicial si el Tribunal ya se ha pronunciado sobre tal disposición 5 Aprobado mediante la Ley 457 de 4 de agosto de 1998, «Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo modificatorio del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996)». 6 A través de las sentencias números 391-IP-2022, 350-IP-2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022, publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5147 y 5146. 7 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5241 de 10 de julio de 2023.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anteriormente, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Pues bien, en cualquier escenario, sea que corresponda solicitar Interpretación Prejudicial al mencionado Tribunal, en cuyo caso el litigio ha de ser suspendido hasta tanto se allegue dicho concepto, o que el juez de la causa determine dar aplicación a la doctrina del acto aclarado, lo que resulta cierto es que en todos los asuntos de única instancia en donde se discutan normas supranacionales, procede de manera obligatoria el análisis de dichas disposiciones a la luz del ordenamiento jurídico andino. Ahora bien, tal obligación sobre el entendimiento de las normas del orden supranacional, se extiende al estudio normativo que efectúa el operador judicial al momento de resolver la solicitud cautelar tal y como lo señala el artículo 231 del CPACA, pues esa disposición prevé que la medida de suspensión provisional procede «por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas»; por su parte, en relación con las demás medidas cautelares, la misma norma procesal señala que aquellas requieren «que la demanda esté razonablemente fundada en derecho», en ambos casos significa que el juez tendrá que aplicar las normas comunitarias al adoptar una decisión cautelar.

Conforme con lo anterior, y siguiendo el criterio reiterado de esta Sección8, el despacho encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las disposiciones andinas invocadas por la demandante, a saber, los artículos 136, 150 y 192 de la Decisión 486 de 2000 con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez 8 Providencia de 21 de octubre de 2021, Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad.: 11001-0324-000-2021-00033-00, Actor: Fundación de la Mujer Colombia S.A.S. Providencia de 2 de diciembre de 2019, Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad.: 11001-03-24-000-2019-00142-00, Actor: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Providencia de 15 de noviembre de 2019, Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Rad.: 11001-03-24-000-2016-00523-00, Actor: GAS GOMBEL S.A. E.S.P. entre otras.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial o en la aplicación de la doctrina del acto aclarado que disponga el juez de conocimiento, en los momentos procesales oportunos, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario.

En relación con las demás medidas cautelares invocadas por la actora, con las cuales persigue que se dicten ordenes de no hacer al titular de la marca objeto de este litigio, encuentra este despacho que tampoco resultarían procedentes en el asunto de la referencia, en tanto que, en primer lugar, aquellas pueden entenderse consecuenciales de la suspensión provisional de los efectos del acto, pues se dirigen a impedir el ejercicio del derecho que fue concedido a través de la resolución demandada, y en ese orden, como no resulta próspera la medida relacionada con la suspensión de los efectos, tampoco lo serán aquellas que sean de su consecuencia. En segundo lugar, tal como se advirtió en precedencia, en relación con las medidas cautelares diferentes de la suspensión provisional del acto administrativo, la norma procesal aplicable señala que aquellas requieren «que la demanda esté razonablemente fundada en derecho», lo que a su vez supone que el juez dé aplicación a las normas invocadas por el actor con su demanda al resolver la medida cautelar, y como las disposiciones que conciernen a este caso son de carácter supranacional, devienen también improcedentes.

En consecuencia, el despacho denegará la medida cautelar formulada por la parte actora, como en efecto dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. Por lo expuesto, el despacho Radicado: 11001 03 24 000 2020 00520 00 Demandante: MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

RESUELVE

NEGAR la medida cautelar formulada por la sociedad MAYA ENTERTAINMENT S.A.S. en el asunto de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este auto. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.