1 Radicado: 11001 0324 000 2018 0043800 Demandante: Phoenix Paper Packaging Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Radicación: 11001-03-24-000-2018-00438-00 Demandante: Phoenix Paper Packaging Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Gaseosas Posada Tobón S.A. SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en sentencia del 14 de marzo de 2024, mediante la cual se resolvió negar las pretensiones de la demanda.

I.- La sociedad Phoenix Paper Packaging Colombia S.A.S. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución número 35392 de 25 de junio de 2018. A través de este acto administrativo se concedió el registro de la marca mixta “ECO PACK”, para identificar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, a favor de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

A juicio de la demandante, el acto acusado es violatorio del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, en razón a que la marca mixta “ECO PACK” de la clase 21 de la Clasificación Internacional acusada tiene similitud 2 Radicado: 11001 0324 000 2018 0043800 Demandante: Phoenix Paper Packaging Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la marca mixta “EcoPack”, previamente registrada a favor de la accionante para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional, por lo cual, a juicio de la demandante, aquella genera un riesgo de confusión y de asociación para el consumidor.

II.- En la sentencia de la cual me aparto, la Sala mayoritaria desestimó lo planteado por la parte actora. Al respecto señaló que existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas confrontadas. No obstante, consideró que la marca concedida gozaba de distintividad por cuanto reivindicó derechos sobre los colores que hacen parte del conjunto marcario mixto y, en ese orden, se concluyó que en su conjunto las marcas enfrentadas no eran similares ni confundibles y que podían coexistir pacíficamente en el mercado.

III.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, había lugar a declarar la nulidad del acto acusado, toda vez que a través de este se concedió una marca que se asemeja a una previamente registrada, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En efecto, el análisis realizado por la Sala mayoritaria en la forma antes referida permite advertir que, contrario a los sostenido por la mayoría, las marcas confrontadas sí son confundibles, tanto en su estructura ortográfica, pues son idénticas, como desde el punto de vista fonético, ya que por la misma razón tienen igual pronunciación. Todo ello deriva en un evidente riesgo de confusión para los consumidores y, en mi criterio, el hecho de que la marca acusada haya reivindicado los colores que integran su parte grafica no le da el grado de distintividad requerido para que pueda ser registrada como marca. 3 Radicado: 11001 0324 000 2018 0043800 Demandante: Phoenix Paper Packaging Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este punto conviene recordar que la composición de las marcas confrontadas en la siguiente: Como se puede advertir las marcas enfrentadas son idénticas en su parte ortográfica y fonética, como bien se señaló en la sentencia de la cual me aparto.

En ese punto, no debe pasarse por alto que las confrontadas corresponden a marcas mixtas respecto de las cuales prevalece el elemento denominativo al momento de realizar el cotejo marcario, comoquiera que este es el que tiene mayor recordación en la mente del consumidor, pues determina la impresión general de la marca y es el que se emplea para solicitar el producto que se distingue con la marca.

Bajo esa premisa, en el 4 Radicado: 11001 0324 000 2018 0043800 Demandante: Phoenix Paper Packaging Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asunto examinado resultaba determinante la consideración a la absoluta coincidencia entre las marcas confrontadas.

En esa medida, en mi concepto, los colores reivindicados (verde y azul) de la marca acusada no le otorgan la distintividad suficiente para obtener el registro como marca por cuanto es evidente que con ello se incumple lo estipulado en el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto existe identidad con una marca previamente concedida a favor de un tercero. Así, considero que en la sentencia de la cual me aparto, la Sala debió analizar el segundo supuesto de la norma citada correspondiente a la conexión competitiva de las marcas enfrentadas.

Lo anterior, por cuanto en los procesos de propiedad industrial y en especial en aquellos que versan sobre controversias marcarias, el juez siempre debe ubicarse en el lugar del consumidor promedio y desde ese punto preguntarse si existe riesgo de confusión directa o indirecta, o riesgo de asociación, puesto que toda esta legislación está estructurada para que el consumidor quede amparado del mismo.

En el asunto examinado encuentro evidente la existencia de los anotados riegos y advierto que no por el hecho de que las marcas cotejadas involucren partículas de uso común desaparecen tales riesgos pues, como se dijo, la normatividad en la materia lo que pretende es la efectiva protección del consumidor. En consecuencia, estimo que en el presente caso era procedente la declaratoria de nulidad de la decisión acusada, por cuanto se concedió el registro de la marca mixta “ECO PACK” con trasgresión de lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 5 Radicado: 11001 0324 000 2018 0043800 Demandante: Phoenix Paper Packaging Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: el presente salvamento de voto fue firmada electrónicamente por el magistrado titular de este despacho en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.