CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “LEGALIZA” Y LA MARCA MIXTA “LEGALÍZALO”, PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LA CLASE 45 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.
LA EXPRESIÓN “LEGAL” ES DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR SERVICIOS EN LA REFERIDA CLASE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
Son nulas las resoluciones núms. 78786 de 9 de diciembre 2020, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio1; y 24977 de 28 de abril de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “LEGALIZA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 22 de julio de 2020 solicitó el registro como marca del signo mixto “LEGALIZA”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 452 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios “[…] Servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 78786 de 9 de diciembre de 2020, la directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “LEGALIZA”, para distinguir los servicios comprendidos en la referidas Clase, por cuanto, de oficio, encontró que era similarmente confundible con la marca mixta, “LEGALÍZALO”, registrada en la misma clase a favor del señor GUILLERMO ADRIANO MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 24977 de 28 de abril de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), y 151 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por cuanto pasó por alto que la expresión solicitada “LEGALIZA” no resulta ser similarmente confundible con la marca previamente registrada “LEGALÍZALO”. 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que si bien es cierto que existe cierto grado de semejanza entre las expresiones cotejadas, también lo es que su escritura y pronunciación no son idénticas, toda vez que la palabra “LEGALIZA” no tiene tilde que represente identidad en la pronunciación de las sílabas que la componen, mientras que la marca previamente registrada sí, dado que tiene el acento prosódico en la vocal “I”, lo que se ocasiona una diferencia sustancial entre uno y otro vocablo.
Señaló que las expresiones cotejadas presentan diferente extensión, así como distinto número de sílabas y letras; y que la poca semejanza que se presenta entre ellas no es susceptible de generar riesgo de confusión para el público consumidor. Manifestó que la SIC erró en no analizar el signo en su conjunto, dado que el elemento figurativo que lo compone es un elemento adicional que ayuda a diferenciarlo de la marca “LEGALÍZALO”.
Explicó que el signo solicitado fue creado con la palabra “LEGAL”, que corresponde al término representativo de la profesión del abogado y se complementó con la expresión “IZA”, la cual se resaltó en un color azul, dado que lo que pretendía era que esas últimas tres letras quedaran en la mente del consumidor, habida 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta que ella es reconocida en el medio profesional como “ISA”, siendo una abreviación del nombre propio ISABEL.
Mencionó que también existen diferencias conceptuales, puesto que el vocablo “LEGALÍZALO” apunta a una invitación al consumidor a legalizar cierta situación; mientras que la palabra “LEGALIZA”, corresponde a un anuncio informativo de la existencia de una oficina de abogados que “LEGALIZA”. Arguyó que la denominación “LEGALÍZALO” es inapropiable exclusivamente por un particular, dado que está conformada por una palabra de uso común en los servicios comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, la partícula “LEGAL”.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que el signo solicitado es prácticamente idéntico a la marca previamente registrada, ya que comparten la misma expresión 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominativa sin que los aspectos gráficos sean suficientemente preponderantes que los haga diferentes.
Manifestó que el signo “LEGALIZA” reproduce totalmente la marca “LEGALÍZALO”, comparten igual sílaba tonal “LI”; y que la única diferencia radica en la supresión de la silaba “LO”, en la terminación de la expresión solicitada. Sostuvo que no es cierto que el vocablo “IZA” sea evocativo del nombre ISABEL, el cual posee la actora o haya sido usada para referirse a la propietaria de la firma de abogados “ISA”.
Adujo que las palabras que conforman las expresiones cotejadas tienen igual significado, esto es, “dar estado legal a algo”, con la única diferencia que “LEGALÍZALO” es el imperativo del pronombre personal “TÚ” del verbo “LEGALIZAR”, con indicación del objeto “LO”; y que el signo “LEGALIZA” es el imperativo del pronombre personal “TÚ”, sin indicación del objeto.
Indicó que si bien la partícula “LEGAL” es de uso común para identificar servicios en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza y no puede ser apropiada por una sola persona, la marca previamente registrada contiene otros elementos que la hacen 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintiva y es conducente traerla de oficio como opositora frente a signos que traen tal partícula consigo y que no tienen fuerza distintiva.
II.-2. El señor GUILLERMO ADRIANO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de diciembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 Mediante auto admisorio de 3 de septiembre de 2021, visible en el índice núm. 5 del expediente digital y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes en el índice núm.6 ibidem. 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de esta por parte de la entidad demandada. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló el signo solicitado “LEGALIZA” tiene como característica principal o predominante el elemento gráfico, por su tamaño, color y diseño, que necesariamente causa un impacto diferente en el consumidor. Manifestó que tal vocablo fue creado con la palabra “LEGAL”, término representativo de la profesión del abogado y se complementó con la partícula “IZA”, la cual se resaltó en un color 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co azul, ya que se pretende que estas tres letras queden en la mente del consumidor, teniendo en cuenta que ella es reconocida en el medio como “ISA” de ISABEL, lo que se ha logrado hasta la fecha, pues los usuarios que acuden a su oficina de abogados identifican la palabra “LEGALIZA” como la oficina de Isabel.
IV.-2. La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que al apreciar en conjunto las expresiones cotejadas se observa que el signo solicitado es fonética y ortográficamente similar a la marca registrada “LEGALÍZALO”, dado que reproduce el elemento con mayor preponderancia y, por ende, gran parte de su estructura gramatical es una secuencia similar de consonantes y vocales, sin que la eliminación de las letras “L” y “O” y la inclusión de los elementos gráficos generen un cambio sustancial.
Agregó que existe conexidad competitiva entre los servicios que identifican las expresiones enfrentadas, esto es, servicios jurídicos, de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas, personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales, ubicados en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que comparten la misma naturaleza y finalidad. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 143, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.
Al respecto, manifestó que el vocablo “LEGAL” debe ser excluido del cotejo marcario por ser de uso común para identificar servicios en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando solo a comparar las partículas “IZA” e “ÍZALO”, las cuales no tienen un significado específico y que al ser pronunciadas emiten sonidos diferentes que las hacen desiguales en el mercado.
IV.-4. En esta etapa procesal, el señor GUILLERMO ADRIANO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210043900 constituyen un acto aclarado, en los 8 Proceso 24-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en el proceso 261-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023. Adicionalmente, podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 78786 de 9 de diciembre de 2020 y 24977 de 28 de abril de 2021, denegó el registro como marca del signo mixto “LEGALIZA” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada respectivamente en la misma Clase “LEGALÍZALO”, de propiedad del señor GUILLERMO ADRIANO MARTÍNEZ SÁNCHEZ; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que la expresión solicitada “LEGALIZA” no resulta ser similarmente confundible con la marca previamente registrada “LEGALÍZALO”.
Adujo que si bien es cierto que existe cierto grado de semejanza entre las expresiones cotejadas, también lo es que su escritura y pronunciación no son idénticas, toda vez que la palabra “LEGALIZA” no tiene tilde que represente identidad en la pronunciación de las sílabas que la componen, mientras que la marca previamente registrada sí, dado que tiene el acento prosódico en la vocal “I”, lo que ocasiona una diferencia sustancial entre uno y otro vocablo.
Por su parte, la SIC señaló que el signo solicitado es prácticamente idéntico a la marca previamente registrada, ya que comparten la misma expresión denominativa “LEGAL”, sin que los aspectos gráficos sean suficientemente preponderantes que los haga diferentes. Manifestó que el signo “LEGALIZA” reproduce totalmente la marca “LEGALÍZALO”, comparten igual sílaba tonal “LI”; y que la única diferencia radica en la supresión de la silaba “LO”, en la terminación de la expresión solicitada. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que no es cierto que el vocablo “IZA” sea evocativo del nombre ISABEL, el cual posee la actora o haya sido usada para referirse a la propietaria de la firma de abogados “ISA”.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 24-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 261-IP-20229 y 344-IP-202210, en la que se interpretaron los artículos 136, literal a), y 151 de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en el referido pronunciamiento comunitario11, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: 11 24-IP-2022. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONADO12 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “LEGALIZA”, como lo es el cuestionado, a nombre de la actora, con una marca mixta “LEGALÍZALO”, previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las expresiones mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel 12 Índice 2 del expediente digital. 13 Índice 2 del expediente digital. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.
Cabe precisar que el referido pronunciamiento comunitario enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Ahora, según la parte actora la partícula “LEGAL”, que conforma las marcas cotejadas, es de uso común para amparar servicios en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada14, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “LEGAL”: 14 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR LEGAL & BUSINESS CONSULTING (mixta) 391194 MARIA PATRICIA MANTILLA NEISSA GRUPO LEGAL ANDINO ABOGADOS (Mixta) 398501 GRUPO LEGAL ANDINO LIMITADA MARCO LEGAL CONSULTORES (mixta) 416573 MARCO LEGAL CONSULTORES S.A.S ESTUDIO LEGAL ABOGADOS & CONSULTORES (mixta) 451051 ESTUDIO LEGAL ABOGADOS & CONSULTORES S.A.S. ACTIVO LEGAL (Mixta) 445281 ACTIVO LEGAL LTDA. Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “LEGAL” es una expresión de uso común y débil respecto de los servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “LEGAL”, no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general15.
Ahora, si bien la partícula “LEGAL”, que hace parte del signo cuestionado y la marca previamente registrada, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituidas por una sola palabra (“LEGALIZA - LEGALÍZALO”), éstas no pueden fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “LEGALIZA” y “LEGALÍZALO” respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e 15 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.
Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, la Sala considera que entre el signo solicitado “LEGALIZA” y la marca previamente registrada “LEGALÍZALO”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “LEGALIZA”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión de la tilde en la vocal “I”, y las letras “L” y “O”, en la terminación del signo solicitado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada “LEGALÍZALO”.
Ahora, debe tenerse en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “LEGALÍZALO”, lo que lleva a que el signo solicitado “LEGALIZA” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada16. 16 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202017, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.
En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.
De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.
(Destacado fuera de texto). 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”.
Por lo tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “LEGALIZA” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “LEGALÍZALO”. En relación con la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “LEGALIZA” y la marca previamente registrada “LEGALÍZALO” tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las expresiones enfrentadas coinciden en la expresión “LEGALIZA”.
Adicionalmente, debe señalarse que el acento prosódico en ambas expresiones se encuentra en la sílaba “LI” y “LÍ”, por lo que comparten la misma acentuación, lo que refuerza las semejanzas sonoras al pronunciarlas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA - LEGALÍZALO LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA – LEGALÍZALO LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA – LEGALÍZALO LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA - LEGALÍZALO - LEGALIZA – LEGALÍZALO 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la partícula “LEGAL”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia18, significa: “[…] 1. adj.
Prescrito por ley y conforme a ella […]”. Por su parte, las palabras “LEGALIZA” y “LEGALÍZALO”, corresponden a conjugaciones del verbo “LEGALIZAR”, que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia19, significa: “[…] 1. tr. Dar estado legal a algo […]”, lo que quiere decir también que existe semejanza ideológica entre las expresiones cotejadas, en cuanto evocan el mismo concepto.
Ahora, la actora indica que la partícula “IZA” corresponde a la abreviatura y/o es evocativa del nombre “ISABEL”; no obstante, para la Sala dicha partícula hace parte de la palabra “LEGALIZA”, que, como quedó visto, tiene un significado propio y conocido por el consumidor y relacionado con los servicios que identifica. En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo 18 https://dle.rae.es/legal.
Consultado el 3 de octubre de 2024. 19 https://dle.rae.es/legalizar, consultado el 3 de octubre de 2024. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado y la marca previamente registradas existe riesgo de confusión directa.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201820 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “LEGALIZA” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”.
La marca previamente registrada, “LEGALÍZALO”, distingue los siguientes servicios en la misma Clase: “[…] Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que comparten una misma Clase del nomenclátor y son servicios coincidentes, se evidencia que están dirigidos al sector de 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co orientación y/o asesoría jurídica para personas y sus inmuebles; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca cotejados.
Así las cosas, al existir entre el signo y la marca confrontada semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la actora ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ.
Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201521, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, “LEGALÍZALO”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales22: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y la marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de 22 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “LEGALIZA”, para amparar servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquéllos.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 43 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: TENER a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 43 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00439-00 Actora: ISABEL CRISTINA VERGARA SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.