Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Freddo S.A. Tema: Examen de registrabilidad de marcas nominativas.

Se declara la nulidad de los actos administrativos acusados. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Ferris Enterprises Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 42567 de 22 de julio de 2013 y 29759 de 30 de abril de 2014.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Ferris Enterprises Corporation1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las 1 Actuando por medio de apoderado. 2 Cfr. Folios 17 a 33 del expediente físico principal, visible en el índice 40 de “SAMAI”. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 2 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resoluciones núms. 42567 de 22 de julio de 20134, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Directora de Signos Distintivos; y 29759 de 30 de abril de 20145, de la misma superintendencia dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo nominativo TOZINETAS FRED, solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 42567 de 22 de Julio de 2013 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12-226426, por la cual se negó el registro de la marca nominativa TOZINETAS FRED en clase 30 internacional solicitada por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. 3.2.

Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 29759 de 30 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo 12-226426, en la que se confirmó en apelación la Resolución 42567 de 22 de Julio de 2013 que negó el registro de la marca nominativa TOZINETAS FRED en clase 30 internacional, solicitada por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. 3.3.

Que, como consecuencia de lo anterior, para resarcir el daño causado y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa TOZINETAS FRED en clase 30 internacional, solicitada por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. 3.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.5.

Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 4 “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 5 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3.6.

Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. […]” (Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que es titular de la marca mixta TOZINETAS FRED, concedida por la entidad demandada para identificar productos de la clase 30. 4.2.

Que el 13 de diciembre de 2012 solicitó a la parte demandada el registro del signo nominativo TOZINETAS FRED para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 661 de 1° de febrero de 2013, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.4.

Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 42567 de 22 de julio de 2013, negó el registro del signo nominativo TOZINETAS FRED por encontrarlo confundible con la marca nominativa FREDDO, previamente registrada en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 42567 de 22 de julio de 2013. 4.6. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 29759 de 30 de abril de 2014, confirmó el acto administrativo recurrido. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de violación 4 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de violación así: Violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 5.1. Que el análisis conjunto de las marcas nominativas TOZINETAS FRED y FREDDO permite advertir diferencias que evitan la configuración del riesgo de confusión entre los consumidores, especialmente si se considera que la expresión “TOZINETAS” tiene fuerza distintiva por incluir la letra “Z” y referirse al sabor de los productos. 5.2.

Que el examen de las raíces y terminaciones de las marcas objeto de cotejo demuestra la ausencia de similitudes relevantes desde el punto de vista ortográfico, observándose además que las sílabas tónicas difieren entre sí: en la marca TOZINETAS FRED recae en “NE”, mientras que en FREDDO se ubica en “FRE”, circunstancia que refuerza la diferenciación fonética entre ambas. 5.3.

Que la expresión “TOZINETAS” evoca la idea de una tocineta, también conocida como panceta o tocino. Por su parte, FREDDO es una expresión de fantasía. 5.4. Que al demostrarse que las marcas objeto de cotejo no son semejantes, no procede adelantar el examen de conexidad entre los productos reivindicados. 5.5. Que la parte demandada concedió el registro6 de la marca mixta TOZINETAS FRED para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que pone de manifiesto la afectación al principio de seguridad jurídica, al haberse negado posteriormente la inscripción del signo nominativo que incorpora la misma denominación. Contestaciones de la demanda Parte demandada 6 Número de registro: 513424. 5 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.

La parte demandada7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Arguyó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues fueron expedidos observando las formalidades y trámites previstos en la ley. 6.2.

Argumentó que al analizar los signos de manera sucesiva y en su conjunto, se advierte la existencia de similitudes que generan confusión o inducen a error al público consumidor. En efecto, el signo que se pretende registrar reproduce parcialmente la estructura gramatical de la marca previamente concedida y, aunque presenta una variación en su elemento denominativo, no es suficiente para dotarla de distintividad. 6.3.

Señaló que entre los productos amparados por las marcas en cuestión existe conexidad competitiva, en la medida en que, al ser similares, comparten canales de publicidad, distribución o comercialización, y pertenecen a la misma categoría de alimentos de origen vegetal, empleados como ingredientes para la elaboración de pasabocas. El tercero con interés directo en las resultas del proceso – Sociedad Freddo S.A. 7.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal. Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de septiembre de 20158, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación 7 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 49 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice 40 del expediente digital en “SAMAI”. 8 Cfr. Folios 88 y ss. del expediente en físico principal, visible en el índice 40 del aplicativo “SAMAI”. 6 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prejudicial respecto de la norma comunitaria que la actora alegó como vulnerada, esto es, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 8.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 294-IP-2016 de 15 de septiembre de 20169, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] B. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada. […]”. (Negrilla del texto original). 8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1° de agosto de 202510: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial, de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; ii) fijó el objeto del litigio; iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y iv) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.

La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda11. 9 Cfr. Folios 102 y ss. del expediente en físico principal, visible en el índice 40 del aplicativo “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 42 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 11 Cfr. Índice 58 del aplicativo “SAMAI”. 7 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.

La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda12. 12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 13. El Ministerio Público señaló que las marcas objeto de cotejo presentan diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas significativas, perceptibles para el consumidor.

Desde el punto de vista conceptual, explicó que la expresión “TOZINETAS” alude a un producto cárnico, mientras que la partícula “FRED”, a pesar de carecer de significado en castellano, puede utilizarse como nombre propio. Por su parte, el término “FREDDO” significa “frío” en italiano, haciendo referencia al estado de conservación de los alimentos y transmitiendo ideas de frescura, refrigeración o preservación. 13.1.

Añadió que “FRED” es un término breve, en cambio “FREDDO”, es más extenso, contiene una doble consonante y una terminación vocálica que le confieren una secuencia fonética distinta. 13.2. Concluyó que el cotejo integral de los signos en cuestión demuestra que tienen un impacto distinto en la mente del público consumidor, lo cual descarta la existencia de riesgo de confusión o de asociación en el mercado, motivo por el cual el cargo de nulidad propuesto por la demandante tiene vocación de prosperidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial; y v) el análisis del caso concreto. 12 Cfr. Índice 64 del aplicativo “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 15.

De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. Los actos acusados 17. Los actos acusados son las resoluciones núms. 42567 de 22 de julio de 2013, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 29759 de 30 de abril de 2014, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo TOZINETAS FRED solicitado para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta y las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso, determinar: 18.1. Si las resoluciones núms. 42567 de 22 de julio de 2013 y 29759 de 30 de abril de 2014, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo TOZINETAS FRED solicitado para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 9 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.2. En ese sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado y la marca nominativa FREDDO, concedida para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del tercero con interés en las resultas del proceso.

Interpretación Prejudicial 294-IP-2016 19. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial14 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 14 Cfr. Folios 102 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 40 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 2.

Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple […] 2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 2.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 11 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. […]”.

(Negrilla del texto original y subrayado fuera del texto). Análisis del caso concreto 20. De conformidad con los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 21. El signo solicitado y la marca previamente registrada son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO (NOMINATIVO) TOZINETAS FRED Solicitante: Ferris Enterprises Corporation Clase 30: “[…] Pasabocas […]”.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA) FREDDO Titular: Freddo S.A.15 Certificado núm. 454417 Clase 30: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, sándwiches, empanadas; tortas, pasteles, tortillas; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; cucuruchos para helados, dulce de leche, helados saborizados, confituras congelados, yogurt congelado, helados, bebidas a base de helados, helados a base de leche, sucedáneos de los helados, batidos de leche, batidos, sorbetes y refrescos a base de helados […]”. 22.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas. 15 Cfr. Folio 9 del cuaderno físico principal 12 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Del cargo de violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 23.

La Sala pone de presente que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, determina unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que contempla los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 24.

Esta Sección16, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”17. 25.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”18. 26.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de 16 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000- 2009-00343-00. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62- IP-2013 de 25 de abril de 2013. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473- IP-2015 de 10 de junio de 2016. 13 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”19. 27.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo TOZINETAS FRED solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra. 28. En primer lugar, se establecerá si la expresión “TOZINETAS”, que hace parte del signo solicitado, tiene carácter descriptivo. 29.

Sobre este punto, es preciso señalar que la Sala, en sentencia de 4 de octubre de 2018, consideró que la descriptividad de un signo se configura cuando existe un vínculo directo entre este y los productos o servicios que pretende identificar, como se observa a continuación: “[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa (sic) señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3. De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características. […] 54.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. […]”20.

(Negrilla fuera del texto). 19 Ibidem. 20 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00422-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30.

De conformidad con la jurisprudencia citada supra, se constata que, en el caso sub examine, los productos que el signo nominativo solicitado pretende identificar en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, son: “[…] pasabocas […]”. 31. Nótese, entonces, que el vocablo “TOZINETAS”, que integra la marca solicitada, tiene un carácter descriptivo respecto de un componente de los productos que identifica, en la medida en que, a pesar de la alteración ortográfica derivada del uso de la letra “Z” en lugar de la “C”, la expresión mantiene la misma fonética y significado del término común “tocineta”, cuyo plural es “tocinetas” empleado para designar un tipo de alimento. 32.

De manera que, al ser la “tocineta” un sabor e ingrediente habitual y reconocible en el mercado de “pasabocas”, el público consumidor relacionará la partícula “TOZINETAS” con esta cualidad del producto. Dicha elección, no resulta arbitraria, por el contrario, evidencia una clara intención de informar sobre una característica de los alimentos que identifica, confirmando su naturaleza descriptiva. 33.

En segundo lugar, en el caso concreto, se analizará si las expresiones “TOZINETAS”, “FRED” y “FREDO” son palabras de uso común, las cuales son débiles e inapropiables en exclusiva para determinar su distintividad en el cotejo. 34. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente indicar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen21. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 15 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201422, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el correspondiente cotejo marcario: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 36.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en la sentencia del 11 de noviembre de 202123, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 37. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puntualizado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 6.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”24. 38.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección25, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 39.

Respecto de los signos distintivos enfrentados, se encuentra que las expresiones “TOZINETAS” y “FREDDO”, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada26, se constató que no eran de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la expedición de los actos administrativos acusados. 40.

De otra parte, se encuentra que la partícula “FRED” es de uso común para los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto era comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada: “FRED” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE FREDINNO HELADOS FREDINNO HELADOS S.A.S. 402166 30 FREDONIA GOURMET INVERSIONES U. DIEZ S.A.S. 274905 30 24 Interpretación Prejudicial 537-IP-2018. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 26 www.sipi.gov.co.

Consulta realizada el 30 de octubre de 2025, de conformidad con el Memorando de Intención suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “FRED” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ALFREDO COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. 464885 30 SEGAFREDO SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. 117517 30 41.

Bajo esas glosas, la Sala advierte que, aunque las expresiones “TOZINETAS” y “FRED”, en principio, no deben ser tenidas en cuenta en el cotejo marcario, por su carácter descriptivo y de uso común, respectivamente, en este caso su exclusión reduciría el signo a tal punto que no sería posible realizar una comparación. 42. En ese contexto, la Sala denota que la unión de dos expresiones débiles o comunes puede constituir un signo distintivito al examinarlas en conjunto.

En consecuencia, procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo solicitado TOZINETAS FRED y la marca FREDDO, previamente registrada. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 43. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca previamente registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 44.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA SOLICITADA T O Z I N E T A S F R E D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F R E D D O 1 2 3 4 5 6 45.

Al respecto, la Sala advierte que el signo nominativo solicitado TOZINETAS FRED está compuesto por dos (2) palabras, cinco (5) vocales (O-I-E-A-E) y ocho (8) consonantes (T-Z-N-T-S-F-R-D). 46. Por su parte, la marca previamente registrada se conforma de una (1) palabra, dos (2) vocales (E-O) y cuatro (4) consonantes (F-R-D-D). 47.

De la comparación de los elementos nominativos, la Sala advierte que las expresiones que conforman el signo solicitado TOZINETAS FRED y la marca previamente registrada FREDDO, si bien comparten una secuencia parcial de letras, difieren sustancialmente en su estructura ortográfica, longitud total y número de palabras. 48. En efecto, del cotejo global de los signos enfrentados se desprende que, aunque ambos contienen la secuencia de letras “F-R-E-D”, la impresión que generan en el consumidor es diferente, pues la partícula “TOZINETAS”, al ubicarse al inicio del signo solicitado, constituye el elemento de mayor impacto y recordación, dotando al conjunto de una identidad propia.

Comparación Fonética 49. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos de las marcas objeto de cotejo, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TOZINETAS FRED – FREDDO - TOZINETAS FRED - FREDDO TOZINETAS FRED – FREDDO - TOZINETAS FRED - FREDDO TOZINETAS FRED – FREDDO - TOZINETAS FRED - FREDDO TOZINETAS FRED – FREDDO - TOZINETAS FRED - FREDDO 19 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50.

De lo anterior, esta Sala considera que, dado que las marcas son ortográficamente diferentes en su raíz y terminación, es claro que al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no se advierten similitudes significativas en este aspecto. 51. El signo solicitado, TOZINETAS FRED, presenta una estructura fonética extensa, y su tonicidad principal se ubica en la partícula inicial “TOZINETAS”, concretamente en la sílaba “NE”. 52.

Por su parte, FREDDO es un signo corto bisilábico con acento tónico en la sílaba inicial “FRED” y terminación fonética en la vocal “O”. Además, se resalta que la duplicidad de la letra “D” constituye un rasgo ortográfico sin correlato fonético en el idioma castellano, pues de acuerdo con las reglas de pronunciación, la articulación de la grafía “DD” es idéntica a la de una “D” simple. 53.

Así pues, en contraste con la partícula “FRED” que es monosilábica y termina en consonante, la expresión FREDDO se articula en dos sílabas “FRE-DO”, por lo que la diferencia en su terminación vocálica genera una sonoridad disímil y fácilmente perceptible por el consumidor promedio. 54. Al pronunciar los signos, el elemento que primero se percibe y se fija en la memoria del consumidor es el vocablo “TOZINETAS”, el cual no guarda ninguna similitud auditiva con la marca registrada FREDDO.

De ese modo, la coincidencia en el sonido “FRED” reviste un carácter accesorio, que queda subordinado al impacto auditivo de la partícula principal. Comparación Ideológica 55. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al 20 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor distinguir una de otra […]”27, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 56.

Desde esa perspectiva, se precisa que, si bien el vocablo TOZINETAS carece de un significado propio en el diccionario de la Real Academia Española, es evidente su similitud ortográfica y fonética con la palabra “tocineta”, cuyo plural es “tocinetas” y es sinónimo de “[…] panceta, beicon, bacón […]”28. 57. La leve variación en el uso de la “Z” en lugar de la “C” no es suficiente para alterar este vínculo conceptual, por lo que el consumidor medio asociará indefectiblemente el signo con el producto conocido comúnmente como tocineta. 58.

En este punto, se aclara que, contrario a lo considerado por la parte demandante, la expresión “TOZINETAS” no tiene un carácter evocativo. Ello, en razón a que este tipo de marcas “[…] sugieren en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio […] exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto […]”29 (negrilla fuera del texto original), lo cual implica un esfuerzo intelectual.

En contraste, en el sub lite, el vocablo “TOZINETAS” hace referencia de manera directa e inequívoca al sabor o a un componente del producto, motivo por el cual, al no requerir de la imaginación del consumidor para entender la alusión, el signo no sugiere, sino que informa sobre las particularidades del producto, por lo cual ostenta un carácter descriptivo. 59.

En lo que concierne a las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “[…] Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía30 y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 28 https://dle.rae.es/tocineta.

Consultado el 30 de octubre de 2025. 29 Interpretación Prejudicial 063-IP-2013 de 10 de abril de 2013. 30 En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N°. 620-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3072 del 4 de agosto de 2017. 21 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3.

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables. […]”31.

(Negrilla fuera del texto). 60. Bajo este entendido, la Sala destaca que el vocablo “FRED” corresponde a un nombre propio de uso frecuente en los países de habla inglesa, utilizado como hipocorístico de “Frederick”, equivalente en castellano a “Federico”. Sobre el particular, debe señalarse que, para el consumidor colombiano promedio, dicha palabra no resulta del todo desconocida, pues ha sido ampliamente difundida a través de la cultura popular y de los medios de comunicación de origen anglosajón, los cuales son de consumo masivo y constante en el país. 61.

Ahora, resulta pertinente poner de presente lo que ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los nombres propios32: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]”. (Negrilla fuera del texto). 31 Interpretación Prejudicial 23-IP-2022. 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 218-IP-2020. 22 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62.

Aunado a lo anterior, en tratándose de nombres propios, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201533, en la cual la Sala puntualizó lo siguiente: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”.

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio.

Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]. […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 63. Por otro lado, en cuanto a la palabra FREDDO, la Sala advierte que, aunque significa “[…] frío […]”34 en idioma italiano, dicha traducción no es de 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00150-00. 34 https://dictionary.cambridge.org/es/translate/.

Consultado el 29 de octubre de 2025. 23 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimiento general ni de reconocimiento inmediato para el consumidor nacional promedio, por ende, al no ser el italiano una lengua de uso extendido en el país se considera como un término de fantasía. 64.

Por consiguiente, al no existir un contenido semántico perceptible por el público consumidor en la marca FREDDO que pueda ser confrontado con el del signo solicitado TOZINETAS FRED, no es posible realizar el cotejo desde el punto de vista conceptual o ideológico. 65. En suma, la Sala considera que, entre el signo solicitado por la demandante y la marca previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no existen similitudes ortográficas y fonéticas que puedan generar riesgo de confusión. 66.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca nominativa TOZINETAS FRED y la marca nominativa FREDDO, no se configura identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión para el consumidor, por ende, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 67. La Sala evidencia que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, porque no existen en una visión global semejanzas entre la marca nominativa TOZINETAS FRED y la marca nominativa FREDDO, objeto de comparación, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo requisito relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 68.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre el signo nominativo TOZINETAS FRED y la marca nominativa FREDDO, que no se cumplen los 24 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 69.

Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, contrario a lo afirmado por la demandante, la concesión del registro de la marca mixta TOZINETAS FRED para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no deriva en una afectación al principio de seguridad jurídica, toda vez que el análisis que adelanta la Oficina Nacional competente se efectúa de forma autónoma e independiente, conforme a los elementos particulares que concurren en cada solicitud de registro marcario. 70.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido que las oficinas nacionales gozan de autonomía e independencia, esto implica que no están obligadas a seguir las decisiones de sus homólogas en otros países miembros, ni tampoco a reiterar los pronunciamientos adoptados en otras actuaciones administrativas, como se observa: […] AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO PARA TOMAR SUS DECISIONES. […] Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP2007. Interpretación Prejudicial de 15 de 25 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […]”35. (Negrilla del texto original y subrayado fuera del texto). 71. Por consiguiente, en aplicación del principio de autonomía expuesto, la Sala prescindirá de analizar los reparos vinculados al registro de la marca mixta TOZINETAS FRED, concedida a favor de la demandante, para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión 72. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo nominativo TOZINETAS FRED solicitado por la parte demandante para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; esto, debido a que no se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica ni fonética con la marca nominativa FREDDO. 73.

Así las cosas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 74. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201236, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 35 Interpretación Prejudicial 149-IP-2013 de 27 de noviembre de 2013. 36 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 26 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 42567 de 22 de julio de 2013 y 29759 de 30 de abril de 2014, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa TOZINETAS FRED para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca nominativa TOZINETAS FRED para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 27 Número único de radicación: 110010324 000 2014 00514 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.