CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020160042000 Demandante: Erdinger Weissbräu Franz Brombach GmbH & Co.

KG1 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Foster´s Wide Estates Americas Company Asunto: Cotejo de marcas mixtas y nominativas. Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Erdinger Weibbrau Franz Brombach GmbH & Co contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48233 de 31 de julio de 2015 y 5054 de 4 de febrero de 2016.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Ahora Erdinger Weibbrau Werner Brombach GmbH & Co Cfr. Índice núm. 61 aplicativo web SAMAI. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 1. Erdinger Weibbrau Franz Brombach GmbH & Co2 presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48233 de 31 de julio de 2015, “Por la cual se niega un registro de extensión territorial”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 5054 de 4 de febrero de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ERDINGER Weißbier para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1 Resolución N° 48233 de 31 de julio de 2015, mediante la cual, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar de oficio el registro de la marca ERDINGER WEIBBIER (sic) (mixta) a la sociedad ERDINGER WEIBBRAU FRANZ BROMBACH,, (sic) para distinguir productos y servicios de la clases (sic) 32 internacional. 2.1.2 Resolución N° 5054 de 4 de febrero de 2016, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por ERDINGER WEIBBRAU FRANZ BROMBACH contra la N° 48233 de 31 de julio de 2015, decidiendo confirmar lo dispuesto en la misma, y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca ERDINFER WEIBBER (sic) (mixta) en la clase (32) según la solicitud No. 14-202684 en favor de mi representada. 2 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 63 3 Previsto en el artículo 138 de 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 2.3 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1 Solicitó, el 12 de mayo de 2014, el registro como marca del signo mixto ERDINGER Weißbier para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2 La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 707, respecto de la cual no hubo oposición por parte de terceros. 4.3 La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 48233 de 31 de julio de 2015, negó el registro como marca del signo mixto ERDINGER Weißbier para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4 Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 48233 de 31 de julio de 2015. 4.5 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 5054 de 4 de febrero de 2016, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48233 de 31 de julio de 2015.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y 4 Cfr. Folios 16 y 17 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 5.2. El artículo 58 de la Constitución Política. Concepto de la violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1 El signo mixto solicitado cumple con los requisitos previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 para ser registrado como marca. En ese sentido, el signo es distintivo, comoquiera que sirve para identificar claramente, en el mercado, los productos para los cuales fue solicitado, pues está compuesto por la expresión Weißbier que complementa la palabra ERDINGER y cuenta con una grafía especial en colores azul y rojo.

Adicionalmente, el signo es perceptible. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2 El signo solicitado no es confundible con la marca nominativa previamente registrada BERINGER comoquiera que, aunque existe semejanza entre las palabras BERINGER y ERDINGER, el signo solicitado también está compuesto por el elemento Weißbier, en un tipo de letra especial y a color, lo que genera un impacto diferente en el consumidor. 6.3 Existen diferentes fonéticas, visuales y ortografías entre el signo y la marca cotejados. 6.4 El signo solicitado está compuesto por la palabra Weißbier la cual, en idioma alemán significa blanco y, en ese sentido, es una palabra en idioma extranjero desconocido por la mayoría de los consumidores colombianos y le otorga suficiente distintividad al conjunto respecto de la marca previamente registrada.

Violación del Artículo 58 de la Constitución Política 6.5 Es titular en la República de Colombia de tres registros marcarios que contienen la expresión ERDINGER para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 Internacional de Niza, por lo que tiene un derecho previamente adquirido para ampliar su propiedad industrial. 6.6 La marca BERINGER ha coexistido con la marca ERDINGER Weißbier registrada en otros países, entre ellos, Estados Unidos de América.

Asimismo, el tercero con interés directo en el resultado del proceso no ha presentado oposiciones al registro como marca del signo ERDINGER Weißbier en la República de Colombia. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1 Existe similitud fonética y ortográfica entre el signo y la marca.

Ello, toda vez que el primero reproduce siete de los ocho grafemas que componen la marca, a saber, ERDINGER / BERINGER, sin que la supresión de la letra inicial B la adición de la letra D intermedia sean suficientes para diluir las semejanzas entre estos, en tanto se requiere de una pronunciación muy detallada para distinguirlos y en consecuencia suenan muy similar. 7.2 La adición del vocablo Weißbier no constituye una modificación relevante en signo solicitado comoquiera que es el primer vocablo el que genera mayor recordación entre los consumidores. 7.3 Respecto a la conexión competitiva, se puede ver que el signo y la marca confrontados identifican o pretenden identificar productos que, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro del signo solicitado se generaría riesgo de confusión en el mercado. 5 Actuando por intermedio de apoderada. 6 Cfr. Índice núm. 40 aplicativo web SAMAI 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 7.4 Lo anterior, teniendo en cuenta que las cervezas, así como los demás licores, generalmente, tienen ubicaciones contiguas, en lo que se refiere al posicionamiento de las góndolas en las grandes superficies; además, dichos productos se publicitan a través de medios similares.

Por tanto, aun cuando la marca ampare, únicamente, bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), un consumidor podría creer, erróneamente, que detrás de los productos reivindicados por ambos signos distintivos se encuentra el mismo titular. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal7.

Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1.° de octubre de 20248: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y, en consecuencia, ii) prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 20249: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial10: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 7 Cfr. Índice núm. 46 aplicativo web SAMAI 8 Cfr. Índice 47 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Cfr. Índice 52 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP- 2022, 208-IP-2020, 391-IP-2022 y 111-IP-2019, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1 La parte demandante11 reiteró los argumentos señalados en la demanda.

Asimismo, indicó que los consumidores de los productos que el signo busca reivindicar y los identificados por la marca, son especializados, por lo que pueden diferenciarlos en el mercado. 10.2 La parte demandada12 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 10.3 El tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público 10.4 El Agente del Ministerio Público13 rindió concepto en los siguientes términos: 10.5 El signo solicitado a registro ERDINGER / BERINGER, reproduce siete de los ocho grafemas que componen la marca registrada, sin que eliminación de la letra inicial B y la adición de la letra D intermedia, sean suficientes para disolver las semejanzas entre ellos, al igual se requiere de una pronunciación muy detallada para diferenciarlos y su sonoridad suena muy similar, elementos que no que permiten individualizarlos para evitar generar confusión en el público consumidor. 10.6 El signo y la marca cuentan con expresiones muy similares, a saber, ERDINGER/BERINGER, por lo que, el término semejante, inmediatamente, causa en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que distinguen. 11 Cfr. Índice 57 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice núm. 58 aplicativo web SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 10.7 En el signo solicitado reproduce casi la totalidad de la estructura gramatical de la marca registrada, pues no solo comparten la misma secuencia vocálica E-I-E, sino que también la misma terminación INGER, sin que la variación de los elementos nominativos y gráficos sean suficientes para evitar la confusión o asociación que se genera en el público consumidor. 10.8 Tanto el signo como la marca identifican productos conexos o incluso idénticos.

II. CONSIDERACIONES 11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia 12. Vistos: i) el artículo 14914 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 13. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 14 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 15 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 14.

Los actos acusados son los siguientes: 14.1 La Resolución núm. 48233 de 31 de julio de 2015, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos, negó el registro como marca del signo mixto ERDINGER Weißbier para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 14.2 La resolución núm. 5054 de 4 de febrero de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48233 de 31 de julio de 2015.

El problema jurídico 15. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 15.1 Si las resoluciones núms. 48233 de 31 de julio de 2015 y 5054 de 4 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto ERDINGER Weißbier para identificar “[…] Cerveza de trigo, incluida cerveza de trigo con bajo contenido de alcohol y cerveza de trigo sin alcohol […]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran: el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 y el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 15.2 En ese sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa BERINGER que identifica productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 16.

La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 examine, no procede el análisis de la vulneración del mencionado artículo por cuanto no se está controvirtiendo el concepto de marca y sus requisitos, por lo que no se incluirá en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem y el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. 17.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena16, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200017 de la Comisión de la Comunidad Andina18. 16 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 17 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 18 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina19 19.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina20 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 21.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 22.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 19 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 20 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 23.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 25.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretaciones Prejudiciales 344-IP-2022 de 11 de abril de 202321, 208-IP-2020 de 4 de marzo de 202122, 391-IP-2022 de 13 de marzo de 202323 y111-IP-2019 de 29 de julio de 202024 26. La Sala procede a resaltar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 27.

Respecto del artículo 134 de la Decisión 486 de 200025: “[…] [1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca [1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 21 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 22 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 “Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…)” [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] [1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros.

Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no seria posible registrarlo como marca. [1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue.

Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios. 28. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200026: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 26 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 […] 2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen.

Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 29.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 30. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 31.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 32. En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a continuación: Signo solicitado SIGNO MIXTO ERDINGER Weißbier 27 27Cfr. Folio 7 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 Clase 32: “Cerveza de trigo.

Incluida cerveza de trigo con bajo contenido de alcohol y cerveza de trigo sin alcohol.” Marca nominativa previamente registrada MARCA NOMINATIVA28 BERINGER Certificado núm. 353002 Clase 33:“ Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)” 33. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos mixtos y nominativos. 34.

La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 35. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un 28Cfr. ibidem 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 36.

Esta Sección29, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”30. 37.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”31. 38.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”32. 39. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto ERDINGER Weißbier solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede su registro como marca. 29 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 32 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 40. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-202233: “[…] Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto. 33 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate.

A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.). (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.

Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. […]”. 41.

La Sala, tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP- 2022, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición, esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 42.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 43.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto, en su conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 44. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y la marca objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”34.

(Destacado fuera del texto). Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca 45. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto ERDINGER Weißbier y la marca nominativa BERINGER cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 46. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 47. La comparación ortográfica del signo y la marca confrontadas es como sigue: SIGNO SOLICITADO E R D I N G E R 1 2 3 4 5 6 7 8 W e i ß b i e r 9 10 11 12 13 14 15 16 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 B E R I N G E R 1 2 3 4 5 6 7 8 48. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, por un lado, la Sala advierte que la marca previamente registrada BERINGER se compone de una palabra, 8 letras, 3 vocales (E-I-E), 4 consonantes (B-R-N-G-R) y 3 sílabas.

Por su parte, el signo solicitado ERDINGER Weißbier se compone de 2 palabras, 16 letras, 7 vocales (E-I-E-E-I-I-E), 9 consonantes (R-D-N-G-R-W-ß -B-R) y 5 sílabas. 49. En cuanto al signo solicitado, la sala precisa que la ß corresponde a la letra eszett, también llamada scharfes S, la cual consiste en una consonante en el alfabeto alemán35. 50.

Teniendo en cuanta lo anterior, la Sala advierte que el signo solicitado: i) reproduce parcialmente la marca BERINGER, comoquiera que reproduce su sufijo, dado que lo que permanece constante es la terminación del término “INGER”, mientras que el prefijo original “ER” se altera al ser sustituido por “ED”; y ii) contiene la palabra Weißbier.

Al respecto, la Sala considera que esta segunda palabra, que compone el signo, es un elemento adicional que hace que el ortográficamente sea diferenciable, en cuanto a su longitud, composición vocálica y consonántica, respecto de la marca. Asimismo, se considera que el signo, con la introducción de la consonante ß que, como se indicó supra, hace parte del alfabeto alemán, hace que tenga mayor fuerza distintiva al ser cotejado desde este criterio.

Comparación Fonética 51. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo y la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: 35 Consultado en https://www.alemansencillo.com/eszett 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 ERDINGER Weißbier – BERINGER- ERDINGER Weißbier- BERINGER- ERDINGER Weißbier- BERINGER- ERDINGER Weißbier- BERINGER- ERDINGER Weißbier- BERINGER -ERDINGER Weißbier- BERINGER 52.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación del signo y la marca cotejados resulta ser disímil. Si bien el signo reproduce el sufijo de la marca, dado que lo que permanece constante es la terminación del término “INGER”, mientras que el prefijo original “ER” se altera al ser sustituido por “ED”, la expresión adicional Weißbier que compone el signo, lo hace más extenso y, en ese sentido, le otorga a este un sonido particular al conjunto el cual, al ser pronunciado de viva voz, lo hace diferenciable.

Comparación Ideológica 53. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”36, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 54.

Al respecto la sala advierte que, por un lado, los términos ERDINGER y BERINGER son expresiones que no tienen un significado y, por el otro, la palabra Weißbier, en alemán, que significa “[ ] cerveza de trigo [ ]”37, no obstante, en la República de Colombia, no es de conocimiento generalizado su significado, razón por la cual debe considerarse como de fantasía. En consecuencia, la Sala considera que ambos conjuntos marcarios son de fantasía, por lo que no es posible realizar la comparación ideológica. 55.

Adicionalmente, esta Sala, advierte que la parte demandada argumentó que el signo reproduce parcialmente la marca, cambiando dos consonantes, BERINGER/ERDINGER, por lo que resultan, a su juicio, semejantes. Al respecto, 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 37 Consultado en https://es.langenscheidt.com/aleman-espanol/weissbier 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 esta Sala, en sentencia de 26 de septiembre de 202438, al cotejar una marca concedida que reproducía parcialmente una previamente registrada, consideró que: “[…] a Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “MELISSA ZARAMA” y “MELISSA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. […] […] la marca cuestionada, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “MELISSA”, sí se encuentra acompañada de un elemento que contribuye a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que la otra palabra que la acompaña, “ZARAMA”, es un término que si bien es cierto corresponde al apellido, también lo es que para el común de los consumidores no es conocido, razón por la cual debe tenerse como una partícula de fantasía y altamente distintiva.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo distintivo cuestionado, “MELISSA ZARAMA”, es lo suficientemente distintivo y diferente de las marcas previamente registradas. […]” 56.

En ese sentido, la Sala prohíja el criterio expuesto supra, en el sentido de considerar que un signo solicitado a registro como marca será registrable si contiene, en su conjunto, elementos adicionales que lo diferencian en el mercado respecto de una marca previamente registrada. Por lo que, en el caso sub examine, la Sala considera que ERDIGNER Weißbier está compuesta por elementos que permiten su diferenciación ortográfica y fonética respecto de la marca BERINGER, a saber, la instrucción de la palabra Weißbier. 57.

Igualmente, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, indicó que el signo mixto solicitado está compuesto por la expresión Weißbier que complemente la palabra ERDINGER y cuenta con una grafía especial en colores azul y rojo la cual la hace distintiva respecto de la marca. 58. Al respecto, la Sala advierte que, en la solicitud de registro del signo, que obra en los antecedentes administrativos, la parte demandante indicó “[…] Colores reivindicados Azul y rojo […]”39. 38 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024, núm. Único de radicación 11001-03-24-000-2016-00010-00.

CP. Nubia Margoth Peña Garzón 39 Cfr. Índice núm. 38 aplicativo web SAMAI. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 59. Al respecto, esta Sala ha considerado que40: “[…] el titular la marca previamente registrada EcoPack no reivindicó derechos sobre los colores que componen su marca por lo cual se asume que está conformado por el color negro y blanco y/o una mezcla resultante de la combinación de estos dos.

La marca registrada por el tercero con interés ECO PACK, reivindicó los colores azul y verde tal como se determina en el acto administrativo demandado. Teniendo en cuenta lo anterior, las figuras y los colores que conforman la marca base de la oposición, son relevantes y predominantes dentro del conjunto marcario cuyo titular es el tercero con interés en el resultado del proceso.

Por lo anterior, se considera que los gráficos y los colores reivindicados en la marca concedida, ofrecen elementos característicos adicionales diferenciadores en comparación con la marca opositora, lo que disminuye cualquier posibilidad de confusión para el consumidor promedio […].” 60. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado a registro no resulta semejante a la marca previamente registrada comoquiera que es diferente desde el punto de vista ortográfico y fonético y porque solicita la reivindicación de los colores rojo y azul, lo que disminuye cualquier posibilidad de confusión para el consumidor promedio. 61.

Sobre este asunto, la la Sala concluye que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas. Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 62.

La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre el signo y la marca cotejados de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos 40 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024, núm único de radicación 11001032400020180043800 CP.

Hernando Sánchez Sánchez. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Conclusión 63. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 64.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y accederá al restablecimiento del derecho solicitado y no se pronunciará respecto de los demás cargos de la demanda, esto es la violación del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia.

Condena en costas 75. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201241, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 48233 de 31 de julio de 2015 y 5054 de 4 de febrero de 2016, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto ERDINGER Weißbier para distinguir productos de la 41 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160042000 Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del signo mixto ERDINGER Weißbier para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.