11001032400020160041500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: FINANZAUTO S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “FINANTAXI” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “FINANZAUTO” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PARTÍCULA “FINAN” ES DE USO COMÚN EN LA CLASE 36 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FINANZAUTO S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 34323 de 30 de junio de 2015, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 82530 de 20 de octubre de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 16 de junio de 2014, la sociedad VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “FINANTAXI”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 362 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta “FINANZAUTO” registrada previamente a su favor en la misma Clase. 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Financiación; financiación de compras de taxis; financiación del alquiler de automóviles con opción de compra; financiación de vehículos especialmente taxis; servicios de financiación y préstamos para adquirir automóviles; financiación, tramitación y aval de préstamos para terceros; negocios financieros de todo tipo de vehículos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°: Que mediante la Resolución núm. 34323 de 30 de junio de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “FINANTAXI” para identificar servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S. 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 82530 de 20 de octubre de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que las marcas confrontadas son similarmente confundibles y distinguen servicios en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, generando riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Manifestó que la normatividad marcaria ha establecido que no procederá el registro de un signo como marca ante la existencia de: i) identidad o similitud con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero y; ii) identidad o similitud entre los productos 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y/o servicios identificados por los mismos, por cuanto podría generarse riesgo de confusión o asociación. Sostuvo que dada la importancia que reviste el derecho marcario, tanto la doctrina como la jurisprudencia andina han establecido una serie de reglas para comprobar la existencia o no del riesgo de confusión entre dos signos, tales son: i) la confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas cotejadas, sin escindir los elementos que las componen; ii) los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; iii) deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias existentes entre ellas y; iv) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto y/o servicio4.

Adujo que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada para identificar iguales productos o servicios o para los cuales su uso puede causar un riesgo de asociación o confusión directa o indirecta; la primera, induce al comprador a que adquiera un artículo creyendo que está comprando otro y, la segunda, se da por el origen o procedencia de los mismos. 4 Proceso 74-IP-2010 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estimó que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto generaría riesgo de confusión directa e indirecta, por cuanto además de presentar semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico, el público llegaría a pensar que la expresión “FINANTAXI” en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una nueva línea de servicios ofrecidos por ella, máxime si se tiene en cuenta que las mismas ofrecen financiación y préstamos para la compra de vehículos, negocios financieros de todo tipo de vehículos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó que se desestimen las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, la actora no expuso argumento alguno que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que si bien las marcas enfrentadas coinciden en la expresión “FINAN”, ello no genera confusión alguna en el público consumidor, por cuanto dicha partícula es evocativa y de uso común para amparar servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que es débil y no puede ser tenida en cuenta al momento de cotejar las marcas enfrentadas.

Indicó que las expresiones que restan de las marcas cotejadas al prescindir de la palabra “FINAN”; son “TAXI” y “AUTO”, las cuales son diferentes ortográfica y fonéticamente y completamente distintivas, por lo que pueden coexistir en el mercado sin que se genere riesgo de confusión alguno. II.2. La sociedad VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, adujo que las marcas cotejadas no son iguales ni idénticas y que si bien comparten la partícula “FINAN”, esta es débil para identificar servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1 La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que el riesgo de confusión en el caso sub examine es inminente, ya que al ponerse en la posición del consumidor promedio éste puede incurrir en un error al considerar que los servicios ofrecidos bajo la marca “FINANZAUTO” son iguales a los ofrecidos por la marca “FINANTAXI”, máxime si se tiene en cuenta que las dos se refieren al financiamiento de vehículos.

IV.-2 La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y aseguró que entre las marcas enfrentadas no existen coincidencias ortográficas y fonéticas que puedan derivar en un error a los consumidores cuando adquieran los servicios que estas identifican. IV.-3 En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio público guardaron silencio. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 7 Proceso 217-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si es el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el párrafo 2.2. de la presente interpretación prejudicial. 4.

Marcas evocativas […] 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicio que ampara, sin que ello produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un producto deductivo. 4.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte […]”. 5.

Signos conformados por denominaciones de uso común. […] 5.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. […] 5.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 6.

Conexión competitiva entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 6.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 6.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 34323 de 30 de junio de 2015 y 82530 de 20 de octubre de 2015, concedió el registro de la 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca nominativa “FINANTAXI”, a la sociedad VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S., para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Financiación; financiación de compras de taxis; financiación del alquiler de automóviles con opción de compra; financiación de vehículos especialmente taxis; servicios de financiación y préstamos para adquirir automóviles; financiación, tramitación y aval de préstamos para terceros; negocios financieros de todo tipo de vehículos […]”.

Al respecto, la demandante alegó que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto generaría riesgo de confusión directa e indirecta, por cuanto además de presentar semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico, el público llegaría a pensar que la expresión “FINANTAXI”, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, los consumidores pensarían que se trata de una nueva línea de servicios brindados por ella, máxime si se tiene en cuenta que las mismas ofrecen financiación y préstamos para la compra de vehículos, negocios financieros de todo tipo de vehículos.

Aseguró que las marcas enfrentadas comparten la partícula “FINAN”, que refiere a la financiación o apoyo crediticio; y que al agregar la palabra “TAXI”, lo que obtendría es que el consumidor piense que es un financiamiento para adquirir un vehículo, ya sea un taxi. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que si bien las marcas enfrentadas coinciden en la expresión “FINAN”, ello no genera confusión alguna en el público consumidor, por cuanto dicha partícula es evocativa y de uso común para amparar servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que es débil y no puede ser tenida en cuenta al momento de cotejarlas.

Indicó que las expresiones que restan de las marcas enfrentadas, al prescindir de la palabra “FINAN”, son “TAXI” y “AUTO”, las cuales son diferentes ortográfica y fonéticamente y completamente distintivas, por lo que pueden coexistir en el mercado sin que se genere riesgo de confusión alguno. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literal a), y 1518 “[…] Por ser pertinente […]” y “[…] por ser materia de controversia la conexión entre los servicios que protegen los signos en conflicto […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. 8 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: FINANTAXI MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA9 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA10 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “FINANZAUTO”, como lo es la previamente registrada de la actora, con una marca nominativa "FINANTAXI", que es la cuestionada del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 9 Folio 19 del cuaderno núm.1 10 Folio 19 del cuaderno núm. 1. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta enfrentada, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo la misma son solicitados a un prestador por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la SIC y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, respecto a que la expresión “FINAN” es de uso común y, por ende, débil para amparar servicios en la Clase 36 de la Clasificación 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, por lo que no puede ser tenida en cuenta al momento de cotejas las marcas enfrentadas.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “FINAN”, que hace parte de las marcas enfrentadas es de uso común respecto de los servicios de la Clase 36, que identifican.

En el caso sub examine, se encontró en la página web de la entidad demandada11 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la citada Clase 36, que contienen la expresión “FINAN”: SIGNO TITULAR VALFINANZAS (MIXTA) VALOR EN FINANZAS S.A.S. SUFINANCIAMIENTO (NOMINATIVA) BANCOLOMBIA S.A. 11 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 27 de septiembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FINANCIERA COMULTRASAN (MIXTA) COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA. CREEMOS MICROFINANZAS BANCO CAJA SOCIAL (MIXTA) BANCO CAJA SOCIAL S.A. M MAN FINANCIAL (MIXTA) MAN GROUP PLC Lo anterior, pone de manifiesto que la palabra “FINAN” se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, la actora como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, “FINAN”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general12.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “FINAN”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además de que respecto de dicha expresión es que recae la presunta confundibilidad, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión y terminación, así como 12 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “FINANTAXI”, se conforma por una (1) palabra, cuatro sílabas (4) (FI-NAN-TA-XI), cinco (5) consonantes (F-N-N-T-X) y cuatro (4) vocales (I-A-A-I), mientras que la marca previamente registrada, “FINANZAUTO”, está compuesta por una (1) palabra, cuatro (4) sílabas (FI-NAN-ZAU-TO), cinco (5) consonantes (F-N-N-Z-T) y cinco vocales (I-A-A-U-O).

Cabe mencionar que la marca cuestionada, al estar acompañada de otro vocablo en su final, como lo es la partícula “TAXI”, genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “FINAN”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado con una expresión diferente, “TAXI”.

Así las cosas, la Sala considera que no se puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas en el hecho de que comparten una misma partícula, como lo es en este caso la expresión 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “FINAN” que, como ya se dijo, resulta de uso común para los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente diferentes, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones distintas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: FINANZAUTO - FINANTAXI - FINANZAUTO - FINANTAXI – FINANZAUTO - FINANTAXI FINANZAUTO - FINANTAXI - FINANZAUTO - FINANTAXI – FINANZAUTO - FINANTAXI FINANZAUTO - FINANTAXI - FINANZAUTO - FINANTAXI – FINANZAUTO - FINANTAXI FINANZAUTO - FINANTAXI - FINANZAUTO - FINANTAXI – FINANZAUTO - FINANTAXI Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, lo que las hace registrables, sin 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación13.

En efecto, la Sala observa que al pronunciar la marca cuestionada “FINANTAXI”, que cuenta con la vocal “I” en su final, hace que se genere un fonema vocálico cerrado, mientras la previamente registrada “FINANZAUTO” al terminar con la letra “O”, forma un fonema vocálico abierto. Respecto a la similitud ideológica, la Sala estima que si bien las marcas cotejadas comparten la partícula “FINAN”, que es evocativa de la palabra “FINANCIACIÓN”, las marcas analizadas en su conjunto, esto es, “FINANZAUTO” y “FINANTAXI”, deben tenerse como de fantasía, porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto14. 13 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2011-00061-00. 14 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055- 00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada “FINANTAXI”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre los signos cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican dichas marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, la actora indicó que de permitirse la coexistencia de la marca cuestionada, el consumidor terminaría por asociar su origen empresarial junto con el de su marca, asumiendo que pertenecen a una misma familia de marcas.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 4.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que la marca de la actora no pertenece a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “FINAN”, que forma parte de las marcas cotejadas, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “FINAN”, para identificar sus servicios, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los servicios que comercializa su titular en la citada Clase 36. Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 202015, que ahora se prohíja, sostuvo: “[…] De la familia de marcas 65.

Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 2009-00500-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Esta Sección16 se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 66.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula17.

De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 67. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 2010-00386-00. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante.

Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante […]”. (Destacado fuera de texto). En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se vulneró la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca “FINANTAXI”, para amparar servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00415-00 Actora: FINANZAUTO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de octubre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.