CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Pintubler de Colombia S.A. Tema: Registro del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 20151 y 95126 de 4 de diciembre de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y se negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda4 1. La sociedad Behr Process Corporation, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución N° 52674 del 27 de agosto de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA SA, y decidió negar el registro de la marca BEHR SPECIALTY (MIXTA) a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de la clase dos internacional. 2.1.2.

Resolución N° 95126 de 04 de diciembre de 2015, mediante la cual 1 Folios 9 a 23 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 24 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 También en las clases 1ª y 3ª, sin embargo, conforme con las pretensiones de la demanda, solo se pretende el análisis de legalidad sobre la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Folios 7 a 21 y 22 a 28 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 52674 del 27 de agosto de 2015, confirmándola en su integridad, corroborando la negación de la marca BEHR SPECIALTY (MIXTA) para distinguir productos de la clase dos internacional. 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca BEHR SPECIALTY (MIXTA) en la clase 2 Internacional de acuerdo con la solicitud No. 14-102835 en favor de mi representada. 2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Behr Process Corporation solicitó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY”, para identificar los productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semi- transparentes; coloración de concreto con naturaleza de pintura; pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería, vidriados [enlucidos], lacas y barnices y productos para conservar la madera […]”. 4.

Anotó que, mediante la Resolución 52674 de 27 de agosto de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. en la mencionada clase; ii) extendió la notoriedad de la marca “BLER” para distinguir pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas hasta el 13 de mayo de 2014; y iii) negó el registro de la marca mixta “BEHR SPECIALTY” por ser confundibles con las marcas nominativas7 “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”8, todas registradas en la clase 2ª, del tercero con interés en el resultado del proceso.

Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación. 5 Folio 60 C pp. 6 Folios 60 a 63 C pp. 7 Certificados 317.528, 353.631 y 353.632. 8 Certificados 137.913, 317.524, 317.526, 317.527, 335.355, 349.296, 351.952 y 353.629. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.

Mencionó que, a través de la Resolución 95126 de 4 de diciembre de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 52674. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas (i) Constitución Política, artículo 58 y;

(ii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h). I.1.2.2. El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation, al considerar que era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h), así como el artículo 58 de la Constitución Política. 8.

Subrayó que el signo solicitado no es confundible con las marcas previamente registradas por cuanto no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como tampoco conexidad competitiva. 9. Explicó que la palabra “BEHR” se integra por el sonido “ehr” y evoca la palabra en inglés “bear”, cuyo significado en español es “oso”, de ahí que la marca solicitada se traduzca al español como “LA ESPECIALIDAD DEL OSO”.

Agregó que esa era la razón por la que los productos están acompañados de la silueta de un oso. 10. Por otra parte, sostuvo que las marcas previamente registradas están integradas por el sufijo “ler” y no tiene un significado idiomático, toda vez que “BLER” no evoca ninguna palabra existente en el idioma español. 11. Mencionó que, de acuerdo con varios registros otorgados a la demandante en las clases 1ª, 2ª, 3ª y 16, las marcas “BEHR” y “BLER” han coexistido en el mercado colombiano por más de 12 años, sin que el tercero con interés en el resultado del proceso hiciera alguna reclamación por la notoriedad de las suyas. 9 Folios 63 a 84 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

Finalmente, la parte demandante invocó como norma vulnerada el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000; no obstante, al desarrollar el concepto de violación, fundamentó su argumentación en la inexistencia de similitud entre el signo solicitado “BEHR SPECIALTY” y las marcas previamente registradas, es decir, en realidad estructuró su concepto de violación con base en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del mismo artículo, referida a la confundibilidad marcaria, tal y como se precisó con antelación. II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso. 14.

Afirmó que el signo y las marcas confrontadas no son diferenciables por el consumidor, toda vez que son similares en lo ortográfico y fonético. De manera que el signo solicitado por la demandante no es lo suficientemente distintivo. 15. Precisó que las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso tienen en común con el signo de la demandante la expresión “BLE”, la cual carece de significado en el idioma español. 16.

Agregó que las palabras como “ANIOXIDO”, “PINTU”, “VINIL” y “ACUARELA” son descriptivas de los productos por lo tanto no deben tenerse en cuenta en el análisis de confundibilidad. II.2. Contestación de la sociedad Pintubler de Colombia S.A.11 17. La sociedad Pintubler de Colombia S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que la SIC realizó un estudio de fondo y motivó de manera suficiente los actos administrativos demandados. 18.

Afirmó que el signo solicitado por la demandante no goza de plena distintividad en el mercado por ser semejante a las marcas previamente registradas, toda vez que existe similitud ortográfica, fonética y conexidad competitiva por tratarse de productos en la misma clase. 19. Precisó que, existe semejanza del signo solicitado con sus marcas, por cuanto tienen como rasgo común y elemento dominante la palabra “BLER”, la cual hace parte 10 Folios 211 a 215 C 2. 11 Folios 176 a 255 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de una familia marcaria, de manera que “[…] de haberse concedido el registro de la marca solicitada […] hubiese inducido al público consumidor a asociarla con las marcas previas, alterando su decisión de consumo e impidiendo que se identifique con claridad el origen empresarial, generándose una confusión […]”.

Además, anotó que los productos solicitados a registro coinciden en la misma clase. 20. Por otra parte, sostuvo que el signo solicitado y las marcas previamente registradas no han coexistido en el mercado, por cuanto no existe un acuerdo de coexistencia para la comercialización de los productos de la clase 2ª, así como tampoco algún tipo de previsión para evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor. 21.

Por el contrario, advirtió que, desde el 30 de junio de 1988, solicitó el registro de la marca mixta “PINTUBLER”, para identificar productos de la clase 2ª y que, a partir de ese momento, se le han concedido varios registros creando una familia marcaria que contiene la partícula “BLER”. Mientras que la demandante ha solicitado registros de las marcas “BEHR” desde el año 2000. 22.

Agregó que la SIC ha cancelado en su mayoría las marcas de la demandante y ha declarado la notoriedad de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, según las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 2015, a partir de diciembre de 2007 hasta mayo de 2014, para distinguir productos de la clase 2ª como pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 23. La sociedad Behr Process Corporation presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 10 de mayo de 201612 en contra de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 2015 y 95126 de 4 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 24. Mediante auto de 19 de diciembre de 201613 se requirió certificados de notificación y ejecutoria de los actos administrativos demandados.

Por auto de 5 de marzo de 201814 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. El 2 de mayo de 201815 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 25. Por autos de 2 de octubre de 2018 y 30 de mayo de 2019 16 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 19 de julio de 201917. 12 Folio 58 C pp. 13 Folio 90 C pp. 14 Folios 107 a 108 C pp. 15 Folio 108 vto.

C pp. 16 Folios 221 a 228 C 2. 17 Folios 240 a 250 C 2. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, copia de los registros de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso; se solicitó los expedientes administrativos relacionados con las marcas previamente registradas y las resoluciones que reconocieron y extendieron la notoriedad de la marca “BLER”; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 27.

Mediante auto de 20 de septiembre de 201918 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2019 de 28 de febrero 202019 dentro de la cual interpretó el artículo136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 135 literal e), 151, 224, 228 y 230 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal e) del Artículo 136 del Artículo 135, Artículo 151 y Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y el tema de los signos descriptivos, la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y, por último, el tema de los signos notoriamente conocidos. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 18 Folios 271 y vto.

C 2. 19 Folios 314 a 340 C 2. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados […] 4. Signos conformados denominaciones descriptivas […] 4.8.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 5. Marcas evocativas […] 5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación BEHR SPECIALTY y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 6.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 6.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 7.

Marcas de fantasía […] 7.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. 8. Familia de marcas 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 8.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto de riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 9.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. […] 9.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] 10.

Coexistencia pacífica de signos […] 10.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá adoptar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se ha compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. […] 11.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 11.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] (mayúscula y negrilla del original). 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 29.

A través de auto de 13 de julio de 202020 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 30. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Behr Process Corporation21, Pintubler de Colombia S.A.22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 2015 y 95126 de 4 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A., y se negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation. 33.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “BEHR SPECIALTY” solicitado para identificar productos de la clase citada y las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 literal e), 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos 20 Folio 343 C 2. 21 Folios 363 a 3776 C 2. 22 Folios 345 a 350 C 2. 23 Folios 387 a 388 C 2. 24 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política. 34.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 35. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 201525 y 95126 de 4 de diciembre de 201526, por medio de las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A., y negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

IV.4. Análisis del caso concreto 36. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semi-transparentes; coloración de concreto con naturaleza de pintura; pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería, vidriados [enlucidos], lacas y barnices y productos para conservar la madera […]”. 37.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., estos son: “[…] pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] construcción y reparaciones […]”, respectivamente. 25 Folios 9 a 23 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 26 Folios 24 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2019 de 28 de febrero 202027 dentro de la cual interpretó el artículo136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 135 literal e), 151, 224, 228 y 230 ibidem. 39.

Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector 27 Folios 314 a 340 C 2. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 135 literal e), 136 literales a), 151 de la Decisión 486 de 2000 y 58 de la Constitución Política 40.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 41.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante 29 (mixta) Clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 29 Folio 7 a 21 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso30 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “PINTU BLER” 2ª 137.913 “BLER” 2ª 317.524 “ACUARELA BLER” 2ª 317.526 “DECORAR BLER” 2ª 317.527 “ACORAZADO BLER” 2ª 335.355 “VINILBLER” 2ª 349.296 30 Folios 292 a 303 C 2. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “ANTIOXIDOBLER” 2ª 351.952 “EPOXIAGUABLER” 2ª 353.629 “BLER” (nominativa) 2ª 317.528 “ANTIOXIDOBLER” (nominativa) 2ª 353.631 “EPOXIAGUABLER” (nominativa) 2ª 353.632 42.

La Sala pone de presente que algunas de las marcas previamente registradas incluyen el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”31. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no constituye un elemento distintivo del signo ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios.

Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 43. De igual manera, de acuerdo con las solicitudes32 de registro de las marcas de titularidad de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. las expresiones “anticorrosivo”, “base agua”, “ecológico”, “sin olor”, “pinturas ecológicas”, “pinturas BLER”, “tecnología y color”, “hecho en Colombia”, “exportación” y “esmalte epóxido” son explicativas, 31 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables.

Consultado el 30 de abril de 2025. 32 Consulta realizada el 16 de junio de 2025, en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio razón por la cual no hacen parte de las marcas y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 44.

Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “BEHR SPECIALTY” solicitado por el demandante y las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 45.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas mixtas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 46. En efecto, de la revisión del signo y las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 47.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 48.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”33. 49.

De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas confrontadas contienen elementos descriptivos o genéricos, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 33 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 50. Sobre el particular, se observa que la expresión “SPECIALTY” se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202334, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 51. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”. (negrilla fuera del texto). 52.

En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 53.

Se observa que, el término en idioma inglés “SPECIALTY” sirve de raíz equivalente a su traducción en español “especialidad”35, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan de manera similar, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 54. Ahora bien, la Sala advierte que la expresión “SPECIALTY” que integra el signo de la parte demandante es descriptivo, en la medida en que comunica de forma directa e inmediata una cualidad concreta de los productos que pretende distinguir, esto es, pinturas, selladores, lacas y barnices. 55.

De acuerdo con el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 56.

La Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica36. 57.

En este caso, como se preció con antelación, los productos que distinguen el signo solicitado por la demandante en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza son los siguientes: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semi-transparentes; coloración de concreto con naturaleza de pintura; 35 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/specialty.

Consultado el 18 de junio de 2025. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería, vidriados [enlucidos], lacas y barnices y productos para conservar la madera […]”. 58.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la expresión “SPECIALTY”, cuya traducción al español corresponde a “especialidad”, alude a una cualidad objetiva del producto, entendida como su carácter particular, técnico o especializado. Según el Diccionario de la lengua española “especialidad”37 significa: “[…] f. Cualidad de especial.

Sin.: singularidad, peculiaridad, particularidad, diferencia, distintivo, rasgo, sello, personalidad […]”, por lo que, en el contexto específico de productos del sector de pinturas, recubrimientos y selladores, este término se utiliza para identificar productos formulados para aplicaciones concretas, que requieren condiciones técnicas específicas. 59.

Ciertamente, en el ámbito técnico y comercial, el término “SPECIALTY” se utiliza para referirse a productos formulados con propiedades específicas, dirigidos a aplicaciones particulares como es el recubrimiento con resistencia térmica, anticorrosiva o de impermeabilización sobre materiales como concreto, madera, metal, mampostería y vidrios.

Así, el término no se limita a sugerir o evocar una idea vaga o subjetiva, sino que describe objetivamente una categoría diferenciada de productos dentro de la misma clase, razón por la cual carece de fuerza distintiva intrínseca. 60. Además, su comprensión por parte del consumidor medio se facilita por su uso recurrente en el comercio para actividades de construcción o, incluso, en el hogar, teniendo una identificación clara en la rotulación de los productos, lo cual refuerza su carácter descriptivo. 61.

Es por ello por lo que la Sala encuentra que la partícula “SPECIALTY” es descriptiva dentro del contexto de los productos de la clase 2ª del nomenclátor Internacional de la Clasificación de Niza. 62. Las marcas descriptivas no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 63.

Por todo lo anterior, la Sala considera que dicha palabra debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término que resulta descriptivo para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, además que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 37 https://dle.rae.es/especialidad?m=form.

Consultado el 18 de junio de 2025. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64. Al respecto, esta Sección en sentencia de 15 de febrero de 2024, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos38, decidió excluir la expresión “SPECIALTY”, en consideración a que era descriptiva.

Así se señaló: “[…] La palabra “SPECIALTY”, que hace parte del signo cuestionado “BEHR SPECIALTY” se encuentra en idioma extranjero […] La Sala advierte que, en el caso sub examine, el elemento nominativo “SPECIALTY”, que hace parte del signo solicitado, pertenece al inglés y traduce a “ESPECIALIDAD”13 que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa: “[…] Cualidad de especial […]”.

Ahora bien, la Sala precisa que la expresión “SPECIALTY” sirve de raíz equivalente en el castellano y, además, posee gran similitud fonética con su correspondiente traducción en español, pues en dicho idioma se pronuncia “ESPECIALIDAD”. De manera que la inclusión de dicha palabra en el signo cuestionado hace que sea reconocible y se relacione en la mente del consumidor con la palabra “SPECIALTY”. […] Ahora, para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine la Sala considera que, ante la pregunta de cómo es el producto y servicio que se pretende registrar, es evidente que “ESPECIALIDAD” describe los productos […] descritos para las clases […] 2ª […] de la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se tratan de artículos y servicios que poseen una cualidad especial, lo cual resulta ser completamente descriptivo de todas las características de éstos.

Aunado a lo anterior, se estima que la referida palabra es usual para los citados productos y servicios, dado que dicha finalidad o característica de ser especial se podría atribuir a cualquiera de los productos y servicios antes enunciados. […] la partícula “SPECIALTY”, por ser descriptiva, deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas […]. 65.

Por otra parte, la Sala observa que las palabras “PINTU”, “ACUARELA”, “DECORAR”, “ACORAZADO”, “VINIL”, “ANTIOXIDO” y “EPOXIAGUA” que hacen parte de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, resultan ser genéricas de los productos que amparan. Estos términos se refieren directamente al tipo de productos ofrecidos, lo cual afecta su capacidad para cumplir con la función distintiva esencial de una marca. 38 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 66. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201039, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: “[…] signo genérico40, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 67.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 68. En el caso sub examine, la Sala pone de presente que los productos que distinguen las marcas previamente registradas son de la clase 2a del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, pinturas, lacas, preservativos antioxidantes, resinas, metales en hojas y polvo para pintores destinados para utilizarse en decoraciones, artesanías, maderas, arte, construcciones y reparaciones.

En este contexto, dichos términos se emplean de manera común y directa para identificar productos destinados al arte, decoración y reparaciones, lo que evidencia su carácter genérico. 69. Las marcas genéricas no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 70.

Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “PINTU”, “ACUARELA”, “DECORAR”, “ACORAZADO”, “VINIL”, “ANTIOXIDO” y “EPOXIAGUA” deben ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son términos que resultan ser genéricos para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, además que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 71.

Sobre el particular, esta Sección en sentencias de 15 de febrero de 2024 y 29 de mayo de 2025, en casos de similares supuestos fácticos y jurídicos41, decidió excluir las expresiones “PINTU”, “ACUARELA”, “DECORAR”, “ACORAZADO”, “VINIL”, “ANTIOXIDO” y “EPOXIAGUA”, en consideración a que eran genéricas. Así se señaló: “[…] Adicionalmente, la Sala considera que las partículas y expresiones ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINI, ACORAZADO y PINTU son genéricas respecto de los productos que identifican las marcas toda vez que dentro de su cobertura se encuentran dichos productos: pinturas, vinilos, colores, barnices, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas mordientes, resinas, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.

De esta forma, dichos términos incluidos en 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2005-00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003-00456.

MP: Marco Antonio Velilla Moreno. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00, así como de 29 de mayo de 2025. Rad.: 2016-00129-00 y 2016-00338-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio las marcas se utilizan para señalar o identificar los productos que dichas marcas identifican, por lo que es claro que se tratan de expresiones genéricas.

Así las cosas, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto del signo mixto BEHR PREMIUM y las marcas mixtas y nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “DECORAR BLER”, “ACUARELA BLER”, “VINILBLER”, “ACORAZADO BLER, “PINTUBLER” y “PUNTOBLER”, previamente registradas, deben excluirse las expresiones PREMIUM, ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO y PINTU, comoquiera que: i) se tratan de palabras genéricas; y ii) su exclusión no reduce las marcas de manera tal que imposibilite hacer su cotejo […]”. 72.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y las marcas en conflicto “BEHR” de la demandante frente a “BLER” del tercero con interés en el resultado del proceso con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 73.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado B E H R 1 2 3 4 Marcas previamente registradas B L E R 1 2 3 4 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 74.

De la revisión del signo y las marcas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, por cuanto comparten las letras (“B – E – R”) como base de su estructura, con la diferencia en que el signo de la demandante incluye la letra “H” y las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso la letra “L”, las cuales no son significativas para su diferenciación. 75.

En sentencia de 18 de junio de 202042, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 76. Por tanto, en el caso sub examine, el signo de la parte demandante “BEHR” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas previamente registradas “BLER”. 77.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, ya que coinciden en la misma secuencia vocal “E” y en similar secuencia de las consonantes, esto es, (“B –H– R”) frente a (“B – L – R”). Donde las letras “H” y “L” en nada alteran esta percepción fonética, pues no genera una pronunciación ni modificación suficiente que permita distinguir ambos signos distintivos en el mercado, como se precisó con antelación. 78.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR – BLER – BEHR 79. De esta manera, se concluye que el signo cotejado no genera un impacto visual y fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas. 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 80. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que la partícula “BEHR” corresponde a una expresión de fantasía, que no posee un significado concreto o reconocible en el idioma inglés y español43.

Por lo que no puede argumentarse que el término evoca la palabra en inglés “bear” que en español significa “oso” toda vez que no es evidente ni directa para el consumidor medio, quien no necesariamente agrega y quita letras de los signos en otro idioma. 81. Por su parte, la partícula “BLER” corresponde a una expresión de fantasía dado que no poseen un significado concreto o reconocible en el idioma español44, por lo que carece de una significación conceptual directa y se configura como una creación arbitraria del ingenio de su autor, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque45. 82.

De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición del signo “BEHR” de la demandante y las marcas “BLER” del tercero con interés en el resultado del proceso, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 83. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca solicitada y las previamente registradas. 84.

Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 85. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 86.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201846 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios 43 https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=behr y https://dle.rae.es/behr?m=form. Consultado el 16 de junio de 2025. 44 https://dle.rae.es/BLER?m=form. Consultado el 17 de junio de 2025. 45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 87. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 88.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “BEHR SPECIALTY” fue solicitada para proteger los productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semi-transparentes; coloración de concreto con naturaleza de pintura; 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería, vidriados [enlucidos], lacas y barnices y productos para conservar la madera […]”. 89.

Las marcas previamente registradas identifican los siguientes productos de la misma clase 2ª, estos son: “[…] pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] construcción y reparaciones […]”, respectivamente. 90.

Al analizar la relación entre los productos protegidos por el signo solicitado “BEHR SPECIALTY” y las marcas previamente registradas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “PINTUBLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER” y “VINILBLER”, se advierte que comparten la misma clase, además existe una conexión basada en los criterios de sustitubilidad, complementariedad y razonabilidad.

La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos47. 91. En primer lugar, se observa una relación de intercambiabilidad entre los productos del signo solicitado y los amparados por las marcas previamente registradas, en tanto todos corresponden a insumos utilizados para fines semejantes en procesos de pintura, decoración, protección o acabado de superficies.

Por ello, el consumidor puede considerar que estos productos cumplen funciones análogas y que, dependiendo del uso específico, uno puede sustituir al otro sin alterar el resultado final. 92. En cuanto a la complementariedad, desde la perspectiva del consumidor, se puede considerar que las pinturas, sellantes, colorantes, lacas y barnices de la demandante frente a los vinilos, acuarelas, preservativos antioxidantes, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales y metales en hojas y en polvo pueden encontrarse integrados dentro de una misma actividad de compra, especialmente en establecimientos dedicados a los acabados en madera, concreto, mampostería y vidrios en almacenes por departamentos o tiendas virtuales. 93.

Además, muchos de los productos de pintura como colores y vinilos, suelen utilizarse para el concreto, madera, metal, mampostería, vidrios, en las artesanías, el arte y las reparaciones, como parte de una misma propuesta de estilo y diseño, lo cual revela que estos productos no solo se complementan en el uso, sino que también pueden provenir del mismo origen empresarial o bajo una estrategia de marca 47 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio compartida, lo cual aumenta el riesgo de asociación por parte del consumidor respecto al origen empresarial de los bienes o servicios ofrecidos. 94.

La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, los productos de “BEHR SPECIALTY” podrían ser indispensables para los productos de “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “PINTUBLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER” y “VINILBLER” en un sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 95.

Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en tiendas especializadas de pintura, plataformas de e-commerce o grandes almacenes, aumentando el riesgo de asociación. Esta coincidencia incrementa la posibilidad de que el consumidor medio presuma que existe una vinculación empresarial o comercial entre los signos. 96.

Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos de “BEHR SPECIALTY” y los productos registrados “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “PINTUBLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER” y “VINILBLER”, provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten similitud ortográfica y fonética, el consumidor informado no distingue que los productos de la marca demandante no se relacionan directamente con los productos de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 97.

En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos del signo solicitado por la demandante y los productos de las marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente relacionados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 98.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201548, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 99.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales49: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 100. Sobre el particular, esta Sección en la mencionada sentencia de 15 de febrero de 2024, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos50, que ahora se prohíja, decidió negar las pretensiones de la demanda, en vista de que existía similitud entre el signo de la demandante “BEHR SPECIALTY” frente a las mismas marcas previas del tercero con interés en el resultado del proceso, toda vez que existía confundibilidad ortográfica y fonética, así como conexión competitiva y riesgo de asociación. Así se consideró: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “BEHR”, y las marcas previamente registradas “BLER”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están compuestos, dentro de su estructura, por tres (3) letras idénticas, igual número de silabas, una sola vocal “E” y tres consonantes “B-H-R” y “B-L-R”; y que la única diferencia radica en el cambio de la disposición y/u orden en el intermedio de la letra “E”, que las componen, 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pues en el signo cuestionado se sitúa en la segunda ubicación y en las opositoras en la tercera posición, así también en la inclusión e intercambio en su conjunto de las letras “H” y “R”, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registrada, “BEHR”.

Ahora, si bien es cierto que en el signo cuestionado “BEHR” cuenta, en su conjunto, con diferente disposición de la letra “E”, e inclusión de la consonante “H”, a diferencia de las previamente registradas, “BLER”, que contienen la letra “E”, en la tercer posición e inclusión de la consonante “L” en la segunda ubicación, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que contienen la misma estructura, idéntica cantidad de letras, silabas “BHER” y “BLER”, así como igual raíz y terminación (“B”-“R”), lo que lleva a que el signo cuestionado “(BHER)” no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas. […] Por ello, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “BHER” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas opositoras, “BLER”.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, debido a la similitud en la estructura, cantidad de letras, silabas, raíz y terminación del signo y las marcas enfrentadas; y aunque en su conjunto varíe la disposición de la letra “E”, e inclusión e intercambio en su ubicación de las consonantes “H” y “L”, ello no resulta ser una variación determinante. […] Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar el signo y las marcas enfrentadas, “BEHR” y “BLER”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a expresiones de fantasía las que carecen de significado propio en el lenguaje castellano. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión directa. […] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos y servicios que reivindica el signo cuestionado en las clases […] 2ª […], de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas opositoras en las clases 2ª […], además de que comparten dos clases del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la construcción, entre este, la mampostería, acabados, obra blanca y comercialización y/o publicidad de pinturas y servicios de decoración de interiores y exteriores; pertenecen al mismo género; esto es, materiales y servicios para la construcción; dichos productos y servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales y suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, tiendas, supermercados y ferreterías; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas. 30 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Adicionalmente, se observa que son productos y servicios complementarios en la medida en que para la construcción y los materiales que para ello se requiere, su comercialización y publicidad, se demanda necesariamente de los elementos y servicios que distingue la marca cuestionada, tales como: pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores; y compra y venta de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas, entre otros.

Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora BEHR PROCEES CORPORATION. […] En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son productores relacionados económicamente. En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 […]” (mayúscula y negrilla del original). 101.

Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 102.

Finalmente, la Sala considera necesario precisar que la negativa al registro del signo solicitado no configura una vulneración al derecho de propiedad dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, por cuanto este no es un derecho absoluto y, en materia marcaria, en tanto que su ejercicio está sujeto a las condiciones y requisitos establecidos en el régimen sobre propiedad industrial. 103.

En tal sentido, la protección marcaria se adquiere mediante el cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la Decisión 486 de 2000 y, en este caso, al verificarse la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del 31 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio artículo 136 ibidem, no resultaba procedente conceder el registro del signo “BEHR SPECIALTY”.

Así, el rechazo de la solicitud no implica la afectación arbitraria o desproporcionada del derecho de propiedad, sino la aplicación de las reglas que garantizan la seguridad jurídica y la protección de derechos previamente adquiridos. 104. En consecuencia, resulta innecesario analizar el estudio de los argumentos del tercero con interés en el resultado del proceso respecto de la familia de marcas, comoquiera que se encuentra establecida la falta distintividad del signo solicitado. 105.

Finalmente, sobre los argumentos de la demandante relacionados con que la SIC le ha otorgado varios registros de marcas con la partícula “BEHR” y que han coexistido de manera pacífica en el mercado colombiano por más de 12 años con las marcas “BLER” del tercero con interés en el resultado del proceso, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo51, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 106.

Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 107.

El estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 108. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 109.

Además, conforme lo indicó el tercero con interés en el resultado del proceso, a través de las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 201552, la SIC ha cancelado en su mayoría las marcas de la demandante y ha declarado la notoriedad de las marcas “BLER”, lo que demuestra que no existió una coexistencia pacífica. 51 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 52 Folios 342 a 355, 372 a 389, 390 a 407 y 356 a 371 C 2. 32 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 110.

En cuanto a la notoriedad, la sociedad Pintubler de Colombia S.A. señaló en el marco de los artículos 136 literal h), 224, 228 y 230 del de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, a través de las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 2015, la SIC ha cancelado varias marcas de la demandante por ser confundibles con las suyas y, además, ha declarado la notoriedad de las mismas entre diciembre de 2007 a mayo de 2014, para distinguir productos de la clase 2ª como pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas. 111.

Al respecto, la Sala considera innecesario analizar este supuesto, comoquiera que se encuentra establecida la confundibilidad ortográfica y fonética, así como la conexidad competitiva y riesgo de asociación del signo y las marcas confrontadas, conforme con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 112. Sobre el tema y en la misma decisión citada con antelación, la Sala consideró que, en efecto, no era necesario referirse a ese argumento, tal y como se observa a continuación: “[…] De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso Atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca BLER fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado BEHR y las marcas nominativas y mixtas registradas previamente, y el nombre comercial, que contienen la expresión BLER.

Esta Sección, considera que, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, resulta irrelevante estudiar el argumento propuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la notoriedad de una marca cuando está determinado que el signo solicitado por la parte demandante no cumple con el requisito de distintividad y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda.

En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca BLER, presentados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; comoquiera que no se encuentra establecida la distintividad del signo nominativo BEHR, así como la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos distintivos cotejados, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca BLER, no se debe conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado […]” (mayúscula y negrilla del original). 33 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 113.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.