1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00244 00 Demandante: THE KENNETH´S WARREN INSTITUTE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2011-00244 00 Demandante: THE KENNETH´S WARREN INSTITUTE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Con el acostumbrado respeto por los integrantes de la Sala, me permito expresar las razones por las cuales encuentro necesario salvar parcialmente mi voto respecto de lo decidido en la sentencia del 1º de junio de 2023, que resolvió lo siguiente: “ PRIMERO: DECRETAR la reanudación del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 71697 de 23 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar el estudio de las modificaciones de solicitud de patente presentada por la parte demandante, con el fin de estudiar si cumplen o no los requisitos previstos por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el examen definitivo de patentabilidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00244 00 Demandante: THE KENNETH´S WARREN INSTITUTE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente de la referencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.” En ese orden, me permito expresar que los motivos de mi salvamento parcial de voto se contraen a señalar que, a pesar de que estoy de acuerdo con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, no comparto la orden contenida en el punto 4º y dirigida a la SIC, consistente en “realizar el estudio de las modificaciones de solicitud de patente presentada por la parte demandante, con el fin de estudiar si cumplen o no los requisitos previstos por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el examen definitivo de patentabilidad”, pues tal pretensión no hizo parte de lo solicitado por la demandante, ni tampoco se ventiló en modo alguno durante el proceso.

En este sentido, el despacho considera importante revisar de manera detallada las pretensiones de la demanda resuelta mediante la sentencia que es objeto del presente salvamento de voto parcial, en lo relativo al restablecimiento del derecho (subrayas): “3. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el privilegio de patente de invención a la creación denominada *PROTECCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA a nombre de THE KENNETH S WARREN INSTITUTE, para la totalidad de las reivindicaciones contenidas en el capítulo reivindicatorio presentado el 13 de julio de 2010 dentro del expediente de trámite núm. 03.054.618. 4.

Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”1 (Subrayas y resaltado del despacho) Frente a lo anterior, es importante recordar que la Sala mayoritaria, en la parte considerativa de ese fallo, hizo esta reflexión sobre el restablecimiento: 1 Pagina número 2 de la sentencia 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00244 00 Demandante: THE KENNETH´S WARREN INSTITUTE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “47.

La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, en síntesis que se ordenara a la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] conceder el privilegio de patente de invención […] para la totalidad de las reivindicaciones contenidas en el capítulo reivindicatorio […]”, lo cual es improcedente, toda vez que la Sala ha considerado que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la modificación de la solicitud de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y asimismo, determinar si la modificación de la solicitud cumple o no con los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino 48.

Por lo expuesto anteriormente, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio realice el estudio de las modificaciones de solicitud de patente presentada por la parte demandante, con el fin de estudiar si cumplen o no los requisitos previstos por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el examen definitivo de patentabilidad.” (Subrayas y resaltado del despacho) Como se puede advertir, en el presente caso la Sala, al considerar improcedente el restablecimiento solicitado por la parte actora, resolvió ordenar a la SIC algo diferente a lo pretendido, en términos que nunca fueron objeto de debate durante el proceso, lo que lesiona el derecho de defensa de la parte demandada y vicia de incongruencia el referido fallo, al conceder algo que nunca fue solicitado por la demandante.

Pero, además, estimo que no es acertado indicar, como lo hace el fallo, que el Consejo de Estado no pueda ordenar que se conceda la patente, pues es precisamente el objeto del litigio determinar si la superintendencia demandada se equivocó al negarla y proceder en consecuencia a revocar la decisión respectiva, pronunciándose sobre la procedencia de la concesión. En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento parcial de voto.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento parcial de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.