CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “GIOVANNI RANA” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “DON GIOVANNI” TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.
LOS NOMBRES PROPIOS TALES COMO “GIOVANNI” RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PASTIFICIO RANA S.P.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
Son nulas las resoluciones núms. 82443 de 20 de octubre de 2015, "Por la cual se niega un registro”, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 7298 de 19 de febrero de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “GIOVANNI RANA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de abril de 2015 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “GIOVANNI RANA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Comidas precocidas, frescas o congeladas consistentes principalmente de pasta o arroz y otros cereales; pizzas y postres congelados; pasta; pasta empacada al vacío, congelada, fresca o seca, para con rellenos, especialmente tortellini, torteloni, ravioli, capeleti, gnochi; condimentos especialmente salsas. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna por parte de terceros. 3º: Que mediante la Resolución núm. 82443 de 2015, el director de signos distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo, “GIOVANNI RANA”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa “DON GIOVANNI”, previamente registradas, en la misma clase, cuyo titular era la sociedad QBCO S.A. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 7298 de 19 de febrero de 2016, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, se realizó un incorrecto análisis de registrabilidad, dado que el signo solicitado “GIOVANNI RANA” es suficientemente distintivo y no genera riesgo de confusión ni asociación en el mercado. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que existe un mandato legal que establece dos requisitos para que se genere riesgo de confusión entre dos marcas, esto es: (i) que existan similitudes entre las marcas enfrentadas; y (ii) que se trate de los mismos productos o servicios o exista relación entre estos, capaz de inducir al público a error.
Indicó que la jurisprudencia andina ha establecido una serie de reglas para realizar el análisis en conjunto entre signos enfrentados, así: i) la confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas cotejadas, sin escindir los elementos que las componen; y ii) los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Sostuvo que entre las expresiones en conflicto no existe semejanza capaz de inducir en confusión al público consumidor, por cuanto al realizarse el análisis de confundibilidad, desde una visión en conjunto, se evidencia que los vocablos denominativos que hacen parte de cada uno de ellas no presentan similitudes desde los puntos de vista fonético y ortográfico; y que, además, cuentan con elementos diferenciadores que las hacen únicas en el mercado, estos son, “DON”, en la previamente registrada, y “RANA”, en el solicitado.
Expresó que el signo solicitado fue creado por el fundador de la empresa, el señor GIOVANNI RANA, razón por la que lleva su nombre 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y apellido; que toda persona tiene derecho a proteger su nombre propio como marca; y que, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido que: “[…] los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados, … abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales y homónimos pueda también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos. […]”4.
Señaló que por ser el señor GIOVANNI RANA su propietario, debe concedérsele el registro como marca de su nombre propio, pues toda persona tiene derecho a este tipo de protección, de conformidad con la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, en la que el Tribunal sostuvo: “[…] Los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados (…) abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos […]”.
Concluyó que la SIC realizó un examen superficial, por cuanto no realizó el análisis de confundibilidad en conjunto y no tuvo en cuenta que el signo solicitado corresponde al nombre propio del fundador de la 4 Proceso 02-IP-95. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sociedad solicitante del registro, vulnerando de esta forma su derecho de preferencia. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.
La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que entre el signo solicitado “GIOVANNI RANA” y las marcas previamente registradas “DON GIOVANNI” existen evidentes similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, ya que la expresión cuestionada reproduce parcialmente el elemento de mayor recordación, esto es, el nombre “GIOVANNI”; y que pese a haberse incluido la palabra “RANA”, ésta no le otorga la suficiente distintividad requerida para ser diferenciables, por lo que resulta inminente el riesgo de confusión. Adujo que, por lo anterior, el público consumidor podría llegar a creer que dada la identidad de los signos distintivos confrontados, al coincidir en el término “GIOVANNI”, éstos pertenecen al mismo empresario y, por ende, que tienen un origen empresarial común, atribuyéndole al signo “GIOVANNI RANA” las mismas cualidades de 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos identificados con las marcas “DON GIOVANNI”, cuando en realidad ello no es así. Agregó que al ser productos coincidentes en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, existe conexión competitiva entre los productos que amparan el signo y marcas enfrentados.
II.-2. La sociedad QBCO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que el signo solicitado “GIOVANNI RANA” reproduce el elemento preponderante de sus marcas previamente registradas “DON GIOVANNI”, esto es, “GIOVANNI”, razón por la cual, a su juicio, resultan similarmente confundibles.
Señaló que el signo cuestionado no se encuentra acompañado de algún elemento adicional que incremente o le otorgue la suficiente distintividad para que un consumidor medio y desprevenido al encontrarlo en el mercado, no incurra en riesgo de confusión y/o asociación con sus marcas ya registradas. Que, ante la evidente similitud entre las expresiones en conflicto, inevitablemente el consumidor se verá confundido, sin tener la posibilidad de identificar tanto los productos que pretende amparar el 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo solicitado como aquellos que identifican sus marcas previamente registradas; y que, asimismo, creerá erróneamente que éstos provienen de un mismo origen empresarial, cuando en realidad entre sus propietarias no existe algún tipo de relación o vinculación económica.
Mencionó que también se presenta conexidad competitiva entre las expresiones confrontadas “GIOVANNI RANA” y “DON GIOVANNI”, toda vez que amparan productos coincidentes en la Case 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Precisó que podrán registrarse como marcas los nombres completos de una persona natural siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, situación que no se presenta en el caso sub examine, toda vez que el signo solicitado “GIOVANNI RANA” reproduce casi que totalmente las marcas de su propiedad “DON GIOVANNI”.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.
La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que el signo cuestionado “GIOVANNI RANA” es susceptible de registro como marca, toda vez que contiene elementos adicionales que permiten que se diferencie de las marcas previamente registradas “DON GIOVANNI”. Que el signo cuestionado “GIOVANNI RANA” hace alusión al nombre del fundador de la empresa y, por lo tanto, es un nombre propio que no resulta confundible con las marcas “DON GIOVANNI”.
IV.-2. El tercero con interés directo en las resulta del proceso reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención. En efecto, sostuvo que en el presente caso ha sido probado que la coexistencia en el mercado de los signos distintivos “GIOVANNI RANA” y “DON GIOVANNI” supone un inexorable riesgo de confusión y de asociación entre los mismos.
Adujo que el signo “GIOVANNI RANA” se adaptó a los supuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que, a su juicio: (i) es similarmente confundible con las marcas “DON GIOVANNI” y, por lo tanto, existe un inminente riesgo de confusión o asociación entre éstos; y (ii) los 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos identificados por ambos signos presentan conexidad competitiva.
IV.-3. En esta etapa procesal tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: “[…] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de 7 Proceso 232-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2. Comparación entre signos denominativos. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite. […] 4.
Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios […] 4.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos: 4.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2 Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.2.3.
Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […] 4.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.
Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 5.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 5.6.
Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 82443 de 20 de octubre de 2015 y 7298 de 19 de febrero de 2016, denegó el registro como marca del signo nominativo “GIOVANNI RANA” a la actora, para amparar los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Comidas precocidas, frescas o congeladas consistentes principalmente de pasta o arroz y otros cereales; pizzas y postres congelados; pasta; pasta empacada al vacío, congelada, fresca o seca, para con rellenos, especialmente tortellini, torteloni, ravioli, capeleti, gnochi; condimentos especialmente salsas […]”, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con las marcas previamente registradas “DON GIOVANNI”, que identifica productos de la misma clase, cuyo propietario es la sociedad QBCO S.A. A juicio de la demandante, el signo solicitado “GIOVANNI RANA” es suficientemente distintivo y no genera riesgo de confusión ni asociación en el mercado.
Sostuvo que entre las expresiones en conflicto no existe semejanza capaz de inducir en confusión al público consumidor, por cuanto al 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realizarse el análisis de confundibilidad, desde una visión en conjunto, se evidencia que los vocablos denominativos que hacen parte de cada uno de ellas no presentan similitudes desde los puntos de vista fonético y ortográfico; y que, además, cuentan con elementos diferenciadores que las hacen únicas en el mercado, estos son, “DON” en la previamente registrada y “RANA” en el solicitado.
Por su parte, la SIC señaló que entre el signo solicitado “GIOVANNI RANA” y las marcas previamente registradas “DON GIOVANNI” existen evidentes similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, ya que la expresión cuestionada reproduce parcialmente el elemento de mayor recordación, esto es, el nombre “GIOVANNI”; y que pese a haberse incluido la palabra “RANA”, ésta no le otorga la suficiente distintividad requerida para ser diferenciables, por lo que resulta inminente el riesgo de confusión. Adujo que, por lo anterior, el público consumidor podría llegar a creer que dada la identidad de los signos distintivos confrontados, al coincidir en el término “GIOVANNI”, éstos pertenecen al mismo empresario y, por ende, que tienen un origen empresarial común, atribuyéndole al signo “GIOVANNI RANA” las mismas cualidades de los productos identificados con las marcas “DON GIOVANNI”, cuando en realidad ello no es así. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues alegó que el signo solicitado “GIOVANNI RANA” reproduce el elemento preponderante de sus marcas previamente registradas “DON GIOVANNI”, esto es, “GIOVANNI”, razón por la cual, a su juicio, resultan similarmente confundibles.
Explicó que el signo cuestionado no se encuentra acompañado de algún elemento adicional que incremente o le otorgue la suficiente distintividad para que un consumidor medio y desprevenido al encontrarlo en el mercado, no incurra en riesgo de confusión y/o asociación con sus marcas ya registradas. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y, 1518 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en el presente asunto, así: “[…] 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: GIOVANNI RANA SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO9 10 DON GIOVANNI MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS11 Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo, “GIOVANNI RANA”, como lo es el cuestionado, con unas marcas mixta y nominativa “DON GIOVANNI”, previamente registradas a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del 9 Folio 33 del cuaderno físico principal. 10 Sobre el particular, se precisa que la marca mixta previamente registrada se acompaña de las expresiones “PASTAS” y “LA EXPERIENCIA EN PASTAS” las cuales son explicativas, razón por la cual no hacen parte de dicha marca. 11 Folio 33 del expediente físico. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la interpretación prejudicial rendida en este proceso enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, “GIOVANNI RANA” y “DON GIOVANNI”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo distintivo solicitado “GIOVANNI RANA” y las marcas registradas “DON GIOVANNI”, cuentan con diferentes raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues el signo cuestionado, “GIOVANNI RANA”, se conforma por dos (2) palabras, cinco (5) sílabas (GIO-VA-NNI-RA-NA), doce (12) letras, seis (6) consonantes (G-V-N-N-R-N) y seis (6) vocales (I-O- A-I-A-A), mientras que las marcas previamente registradas “DON GIOVANNI” están compuestas por dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas (DON-GIO-VA-NNI), once (11) letras, seis (6) consonantes (D-N-G-V-N-N) y cinco (5) vocales (O-I-O-A-I).
En efecto, a diferencia de las marcas previamente registradas, el signo solicitado cuenta con un elemento adicional “RANA”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable al signo cuestionado “GIOVANNI RANA”, frente a las marcas previamente registradas “DON GIOVANNI”, que a su inicio tienen la partícula “DON” y que permite concluir que no hay similitud ortográfica.
Se observa, entonces, que el signo solicitado al estar acompañado en su final con la palabra “RANA” y las marcas registradas, en su inicio, de la partícula “DON”, generan unas expresiones completamente distintivas, que pueden ser registrables; y, además, aquellas le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlos entre sí. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la palabra “RANA”, del signo distintivo cuestionado, y el término “DON”, en las marcas registradas, refuerzan las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”12.
En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la palabra “RANA”, que hace parte del signo cuestionado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, que inician con la partícula “DON”, más aún cuando la entonación de sus consonantes y vocales en cada marca es clara.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA – DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA – DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA – DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA – DON GIOVANNI – GIOVANNI RANA De lo anterior, se advierte que el hecho de que el signo y las marcas cotejadas tengan inicios y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces y finalizaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.13 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “GIOVANNI”, que comparten las marcas cotejadas, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha palabra no resulta del todo desconocida, dado que se refiere al nombre propio “GIOVANNI”, que si bien es cierto es de origen italiano, también lo es que es utilizado por varias personas en Colombia. 13 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.
Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3.
Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2.
Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.
Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto).
En tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 201514, en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3.
Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).
Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.
En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.
En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.
Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […].
La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el nombre propio “GIOVANNI”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso destacar que la marca cuestionada, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “GIOVANNI”, sí se encuentra acompañada de un elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que la otra palabra que lo acompaña, “RANA”, corresponde a un término que si bien es cierto corresponde al apellido del fundador de la sociedad actora, también lo es que para el común de los consumidores es una palabra conocida y, que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa15: “[…] 1. f. Batracio del orden de los anuros, de unos ocho a quince centímetros de largo, con el dorso de color verdoso manchado de oscuro, verde, pardo, etc., y el abdomen blanco, boca con dientes y pupila redonda o en forma de rendija vertical.
Se conocen diversas especies, algunas muy comunes en España, y todas ellas, muy ágiles y buenas nadadoras, viven de adultas en las inmediaciones de aguas corrientes o estancadas y se alimentan de animalillos acuáticos o terrestres. […]”. Por su parte, el término “DON” presente en las marcas previamente registradas, ha sido definido como16: “[…] 1. m. Aptitud personal que 15 https://dle.rae.es/rana?m=form 16 https://dle.rae.es/don?m=form 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para ejercer el mando tiene alguien por su firmeza, su prestigio o alguna otra cualidad. […]”.
En todo caso, comoquiera que el término “GIOVANNI”, que comparten el signo y marca enfrentados es de fantasía, al no contar con un significado propio en el lenguaje castellano, como ya se dijo, la Sala considera que éstos no pueden cotejarse desde el aspecto ideológico. Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo distintivo cuestionado, “GIOVANNI RANA”, es lo suficientemente distintivo y diferente de las marcas previamente registradas.
Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “GIOVANNI RANA” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre el signo y las marcas enfrentadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201617, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 82443 de 20 de octubre de 2015 y 7298 de 19 de febrero de 2016, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo nominativo “GIOVANNI RANA”, solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00431-00 Actora: PASTIFICIO RANA S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.