Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Demandante: Espumados S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Espumas Santander S.A.S.1 Tema: Depósito de nombre comercial.
Causales de irregistrabilidad. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la legalidad de los actos acusados. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Espumados S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53677 de 30 de septiembre de 2010 y 463 de 12 de enero de 2011.
I.
ANTECEDENTES 1. La sociedad Espumados S.A.., en adelante la parte demandante2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53677 de 30 de septiembre de 1 Antes Espumas Santander S.A. 2 Por intermedio de apoderado judicial. 3 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 2 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20104 y 463 de 12 de enero de 20115, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Directora de Signos Distintivos (C) y (e), respectivamente. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro del nombre comercial CONFORT FLEX concedido para distinguir al empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Espumas Santander S.A.6 Pretensiones 3.
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] III.A. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 47199 del 31 de Agosto de 2010 (sic), mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el depósito del nombre comercial ROMANCE RELAX (MIXTO) (sic) presentada por la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S. para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 35,39, y 45 de la clasificación internacional de Niza.
III.B. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 463 del 12 de Enero de 2011, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó parcialmente la resolución número 53677 del 30 de Septiembre de 2010 mediante la cual concedió el depósito del nombre comercial CONFORT FLEX (MIXTO) presentada por la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S en el sentido de incluir dentro de la descripción de la enseña (sic) la clase 20 de la clasificación internacional de Niza.
II.C. Como consecuencia de la pretensión anterior, que se declare la nulidad del certificado de registro N° 20013. II.D. Que se ordene remitir copia de la sentencia que resuelva el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia. 4 “[…] Por la cual se concede un depósito […]”. 5 “[…] Por la cual se revoca parcialmente una resolución […]” 6 Actualmente Espumas Santander S.A.S., de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, visible a folio 120 del cuaderno físico principal, índice 58 del expediente digital en “SAMAI”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.E. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso […]”.
(Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que la sociedad Espumas Santander S.A. solicitó el depósito del nombre comercial mixto CONFORT FLEX7 para distinguir al empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Que la Directora de Signos Distintivos (C) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 53677 de 30 de septiembre de 2010, concedió el depósito del nombre comercial mixto CONFORT FLEX para distinguir al empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 10, 17, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Espumas Santander S.A. 4.3.
Que la Directora de Signos Distintivos (e), por medio de la Resolución núm. 463 de 12 de enero de 2011 determinó: i) revocar parcialmente la Resolución núm. 53677 de 30 de septiembre de 2010 en el sentido de incluir la clase 20 entre las actividades distinguidas por el depósito del nombre comercial mixto CONFORT FLEX concedido a favor de la sociedad Espumas Santander S.A. y; ii) confirmar en sus demás partes la Resolución núm. 53677 de 30 de septiembre de 2010.
Normas violadas 7 Expediente administrativo núm. 10 115576. 4 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 155, 191, 194 y 195 de la Decisión 486 de 2000; y 611 del Código de Comercio.
Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: 6.1. Que el depósito del nombre comercial CONFORT FLEX concedido a favor de la sociedad Espumas Santander S.A. está incurso en una “[…] causal de irregistrabilidad […]”, pues su uso es susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación frente a la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX y las marcas mixtas ROMANCE RELAX concedidas previamente para identificar productos comprendidos en las clases 17, 20 y 35 del nomenclátor internacional. 6.2.
Que, de conformidad con el artículo 194 de la Decisión 486 de 2000, le corresponde a la Oficina Nacional Competente examinar si el nombre comercial solicitado genera confusión en el público consumidor y si existe un registro de nombre o enseña comercial anterior. 6.3. Que las gráficas de los signos analizados son similares y que se configura una confusión indirecta al presentarse elementos comunes entre los signos objeto de comparación. 6.4.
Que la falta de distintividad gráfica del nombre comercial cuestionado deriva en un riesgo de asociación por parte del público consumidor, quien podría considerar erróneamente que los productos y servicios reivindicados provienen de un mismo origen empresarial. 6.5. Que los productos que amparan los signos confrontados sirven para satisfacer las mismas necesidades y utilizan canales de comercialización comunes, por lo que sostuvo que existe un aprovechamiento de su reputación y esfuerzo. 5 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.6.
Que ha utilizado de manera continua y permanente sus marcas desde el año 2005, así como su enseña comercial de forma pública y constante desde antes de su depósito en el año 2010. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1.
Que con la expedición de los actos acusados no incurrió en la vulneración de las disposiciones indicadas por la parte demandante, pues fueron expedidos por la autoridad competente, observando las formalidades y los trámites previstos en la ley. 7.2. Que los cargos de violación formulados por la parte demandante no desvirtúan la presunción de legalidad de los actos cuestionados, por cuanto el nombre comercial CONFORT FLEX cumple con los requisitos de la normativa andina para su depósito y no afecta derechos de terceros. 7.3.
Que de la comparación entre las denominaciones ROMANCE RELAX y CONFORT FLEX se evidencian diferencias fonéticas y gráficas que evitan la configuración de un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 7.4. Que los signos analizados han coexistido pacíficamente en el mercado y no se advierte que se le haya causado algún perjuicio a la parte demandante.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Espumas Santander S.A.S. 8 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso9 se opuso a la prosperidad de los cargos de la demanda con fundamento en lo siguiente: 8.1.
Que la parte demandada concedió el depósito del nombre comercial CONFORT FLEX al advertir que no desconoce lo dispuesto en el artículo 194 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que no es susceptible de generar riesgo de confusión ni de asociación en el mercado, y que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados. 8.2.
Que adquirió el derecho exclusivo del nombre comercial CONFORT FLEX en virtud de su primer uso en el territorio nacional. 8.3. Que entre los signos bajo examen no existen similitudes visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales. Además, en este caso, las denominaciones compuestas predominan frente a la gráfica que las acompaña. 8.4.
Que en el nombre comercial cuestionado el elemento distintivo es la expresión “CONFORT” y denotó que se reivindicaron los colores naranja y negro; por el contrario, las marcas de titularidad de la parte demandante fueron concedidas en escala de grises. 8.5. Que han transcurrido siete años desde el depósito del nombre comercial sin que se haya presentado ningún caso de confusión o asociación en el mercado, lo cual demuestra que ambos signos pueden coexistir sin afectar a los consumidores ni al titular de los derechos previos. 8.6.
Que la expresión ROMANCE RELAX pertenece a una empresa familiar de la cual formaban parte los hermanos Isnardo y Justo Pasto Guarín Gómez, quienes posteriormente se separaron y fundaron las sociedades Espumados S.A. y Espumas Santander S.A.S. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9 Actuando por intermedio de apoderado. 7 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de diciembre de 201810, suspendió el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina objeto de aplicación o controversia en el presente proceso. 9.1.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 94-IP-2019 de 19 de noviembre de 201911, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 191, 194 у 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 191 de la referida Decisión por ser pertinente.
No se interpretarán los Artículos 155, 194 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia las infracciones al derecho de propiedad industrial y el registro y prohibiciones del nombre comercial. De oficio se interpretarán los Artículos 190, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concernientes a irregistrabilidad extrínseca de una marca y al nombre y enseña comercial. […]”. 9.2.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Procedencia de la sentencia anticipada 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de marzo de 202612: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, ii) prescindió de las audiencias inicial, de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; iii) fijó el objeto del litigio; iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias; v) corrió traslado para alegar; e vi) informó al Ministerio Público que podía presentar concepto si a bien lo tenía. 10 Cfr. Folios 160 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 58 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Cfr. Folios 186 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 58 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice 66 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegatos de conclusión 11.
La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal13. 11.1. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda14. 11.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta etapa procesal15. Concepto del Ministerio Público 12. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal16.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 94-IP-2019; y v) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala 14. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201917 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. 13 Cfr. Índice núm. 74 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice núm. 72 y 73 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice núm. 74 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice núm. 74 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 9 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos acusados 16. Los actos acusados son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 53677 de 30 de septiembre de 2010, a través de la cual la Directora de Signos Distintivos (C) concedió el depósito del nombre comercial mixto CONFORT FLEX para distinguir al empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 10, 17, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Espumas Santander S.A. 16.2.
La Resolución núm. 463 de 12 de enero de 2011, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos (e): i) revocó parcialmente la Resolución núm. 53677 de 30 de septiembre de 2010 en el sentido de incluir la clase 20 entre las actividades distinguidas por el nombre comercial mixto CONFORT FLEX concedido a favor de la sociedad Espumas Santander S.A.18 y; ii) confirmó en sus demás partes la Resolución núm. 53677 de 30 de septiembre de 2010.
El problema jurídico 17. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones y la Interpretación Prejudicial 94-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019, determinar si las resoluciones núms. 53677 de 30 de septiembre de 2010 y 463 de 12 de enero de 2011, por medio de las cuales se concedió el depósito del nombre comercial mixto CONFORT FLEX, para distinguir al empresario como tal dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Espumas Santander S.A., vulneran los artículos 190, 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 de 2000; y 611 del Código de Comercio.
En consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 18 Actualmente Espumas Santander S.A.S., de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, visible a folio 120 del cuaderno físico principal, índice 58 del expediente digital en “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.1.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 190, 192, 193 y 200 ibidem. Adicionalmente, no interpretó los artículos 155, 194 y 195 ibidem, por no ser materia de controversia las infracciones al derecho de propiedad industrial, así como tampoco el registro y las prohibiciones del nombre comercial, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico.
Interpretación Prejudicial 94-IP-2019 18. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 190, 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 de 2000: “[…] 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.
Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. […] 1.6.
Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.
Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 3.Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el nombre comercial CONFORT FLEX (mixto) es confundible con la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) y las marcas ROMANCE RELAX (mixtas), resulta pertinente analizar el presente tema. 11 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.2.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.3.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. […]”19.
(Negrilla del texto original). Análisis del caso concreto 19. Conforme con las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del 19 Índice 58 del expediente digital en “SAMAI”. 12 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado. 20.
La parte demandada, mediante los actos administrativos acusados, estos son, las resoluciones núms. 53677 de 30 de septiembre de 2010 y 463 de 12 de enero de 2011, otorgó el depósito del nombre comercial mixto CONFORT FLEX a la sociedad Espumas Santander S.A. para distinguir al empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.
A juicio de la parte demandante, el depósito del nombre comercial CONFORT FLEX está incurso en una “[…] causal de irregistrabilidad […]”, pues su uso es susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación frente a la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX y las marcas mixtas ROMANCE RELAX concedidas previamente para identificar productos comprendidos en las clases 17, 20 y 35 del nomenclátor internacional. 22.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio adujo que el nombre comercial CONFORT FLEX cumple los requisitos de la normativa andina para su depósito y no afecta derechos de terceros. 23. A su turno, el tercero con interés directo en las resultas del proceso argumentó que el nombre comercial CONFORT FLEX no es susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, y que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de los productos o servicios que distinguen los signos enfrentados. 24.
Precisado lo anterior, la Sala considera pertinente abordar los mecanismos previstos para la defensa del nombre comercial. En este sentido, el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000 prevé dos formas de protección: i) a través del registro; y ii) mediante el depósito; en ambos casos ante la autoridad competente. Además, la normativa andina en cita aclara que tiene carácter declarativo y que el derecho al uso exclusivo se adquiere únicamente conforme a lo dispuesto en el artículo 191 ibidem. 13 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.
Ahora bien, se advierte que cuando los países miembros optan por permitir el registro del nombre comercial, la acción de nulidad procede en los casos en que dicho registro se haya otorgado en contravención de lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 172 ibidem. No obstante, esta posibilidad no se extiende a los países que han adoptado la figura del depósito, puesto que en tales circunstancias se debe observar lo que establezca la legislación interna del respectivo Estado miembro. 26.
Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 94-IP-2019 sobre el complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino: “[…] 6.1. En el proceso interno se encuentra en controversia la nulidad del depósito, la cual es regulada por las normas internas de cada país miembro, más no por la normativa andina, razón por la cual es necesario hacer referencia al principio de complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino. 6.2.
Debido a que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no regula la figura del depósito, es importante abordar el presente tema. 6.3. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. […]” (Subrayado del texto original y negrilla fuera del texto). 27.
Bajo tal entendido, debido a que en Colombia el sistema de protección de los nombres comerciales es el del depósito, el asunto sub examine debe resolverse con sustento en las normas nacionales pertinentes, específicamente las contenidas en los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio, que regulan el procedimiento del depósito del nombre comercial. 28.
De estas normas se desprende que el trámite de depósito tiene un carácter meramente formal, limitado a la comprobación de que la solicitud cumpla con todos los requisitos exigidos. Una vez verificada dicha información, la autoridad expide el certificado correspondiente y dispone su publicación, sin entrar a valorar de fondo posibles impedimentos o causales de irregistrabilidad.
Por lo mismo, no existe oportunidad para formular oposiciones, ya que el depósito se 14 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concede automáticamente cuando se satisfacen los requisitos de forma, lo que descarta la posibilidad de intervención de terceros en dicho trámite. 29.
Desde esa perspectiva, la Sala prohíja el criterio expuesto en la sentencia de 12 de diciembre de 202420, cuyos supuestos fácticos y sujetos procesales guardan identidad con el sub lite. Al respecto, se precisa que, si bien en dicha oportunidad el análisis recayó sobre la protección de la enseña comercial, los razonamientos allí contenidos resultan aplicables mutatis mutandis al nombre comercial, en virtud de la unidad de criterios que rige la protección de estos signos distintivos.
En la referida providencia se sostuvo lo siguiente: “[…] De la noción transcrita se colige que la enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regulan el nombre comercial, en virtud de que éste último tiene como destino proteger el establecimiento o establecimientos mercantiles que tenga una empresa, por lo que la enseña se encuentra incursa en éste.
Por esa razón, la Sala procederá a hacer alusión a las maneras de proteger el nombre comercial, ya que éstas le resultan igualmente aplicables a la enseña comercial. Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 193 de la Decisión 486, estableció dos maneras de proteger el nombre comercial, es decir, a través del depósito o del registro, en los siguientes términos: “[…] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. (Destacado fuera de texto). [ ] De lo anterior, se advierte que en los casos en los que los países han adoptado la posibilidad del registro de un nombre comercial, el medio de control de nulidad es viable cuando dentro de la concesión del mismo se ha infringido lo previsto en los artículos 194 y 195, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486; sin embargo, no se observa la existencia de esa misma posibilidad cuando el Estado miembro ha tomado la opción del depósito del nombre comercial pues, en esos casos, se deberá atener a lo que la legislación interna del país miembro haya regulado. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre de 2024, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2014-00471-00.
Criterio reiterado recientemente en las sentencias de 27 de noviembre de 2025, número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00472-00, CP. Pablo Andrés Córdoba Acosta; y 6 de febrero de 2025, número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00523-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas y comoquiera que en Colombia se adoptó la modalidad de depósito de nombre y enseña comercial, la Sala considera que, para el caso en concreto, se deberá atener a lo que la legislación interna haya regulado.
Al respecto, se evidencia que los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio, regulan todos los aspectos relativos al depósito del nombre comercial, que también resultan aplicables a las enseñas comerciales, por disposición del artículo 611, ibidem. [ ] De lo anterior, se advierte que el procedimiento del depósito consiste de forma exclusiva en un estudio de forma para verificar que la totalidad de la información requerida obre en la solicitud y, una vez ello haya sido revisado, se ordena la concesión del certificado de depósito y se ordena su publicación, de manera que, en esos casos, la SIC, como autoridad administrativa en Colombia, no estudia de fondo las causales de irregistrabilidad aplicables para los nombres comerciales. […]”.
(Negrilla fuera del texto original). 30. En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza propia del sistema de depósito de nombres comerciales en Colombia, la Sala considera que en el caso sub examine no resulta procedente aplicar ni extender las causales de irregistrabilidad previstas para la modalidad de registro. 31. En ese sentido, la Sala se abstendrá de estudiar si la parte demandante acreditó o no el uso previo de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX. 32.
Finalmente, la Sala pone de presente que el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 establece que “[…] el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere mediante su primer uso en el comercio y concluye cuando dicho uso cesa o cuando cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo emplea […]”. 33. Desde esa perspectiva, el hecho de que se conceda un depósito de nombre comercial no otorga derechos automáticos respecto de éste a quien lo solicita, toda vez que quien alegue derechos exclusivos frente a dicho signo estará sujeto 16 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a demostrar su uso “[…] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate.
La prueba del uso corresponderá a quien la alegue […]”21. 34. Sobre lo anterior la Sala considera pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 201622, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00453-00, C.P. María Elizabeth García González. 22 Ibidem. 17 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables […]”23 (Negrilla y subrayado del texto original). 35.
De conformidad con la jurisprudencia citada supra, la persona que invoque el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial debe demostrar, mediante los medios de prueba pertinentes, que ha realizado un uso real, efectivo y continuo del mismo con anterioridad al registro de una marca solicitada o concedida. 36. En esta línea, la Sala aclara que el depósito efectuado ante la autoridad competente solo constituye un indicio o elemento probatorio del primer uso del nombre, pero no otorga por sí mismo protección automática ni implica que el nombre comercial CONFORT FLEX, concedido a favor del tercero con interés en el proceso, deba recibir la misma protección que se deriva de la modalidad de registro adoptada en otros países miembros. 37.
Se reitera que en Colombia rige la modalidad de depósito y por tanto este acto no confiere derechos de propiedad sobre el nombre o la enseña depositada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 605 del Código de Comercio. 38. Por último, la Sala advierte que los eventuales conflictos derivados del uso de signos presuntamente similares no son objeto de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino deben ser resueltos por la Jurisdicción Ordinaria mediante las acciones correspondientes de infracción de derechos de 23 Ibidem. 18 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propiedad industrial o de competencia desleal por confusión o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. 39.
En suma, la Sala mantendrá la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, comoquiera que la causal de irregistrabilidad señalada por la actora no le resulta aplicable y que las normas invocadas como vulneradas se encuentran acordes con los parámetros fijados para el depósito del nombre comercial. Conclusión 40. Por lo expuesto, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la parte demandante; y que le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al ordenar el depósito del nombre comercial CONFORT FLEX concedido para distinguir al empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Espumas Santander S.A., razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. 41.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 42. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
FALLA: 19 Número único de radicación: 110010324000 2014 00469 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.