11001032400020160050500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: LANDERS Y CÍA. S.A.S. TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA “CORONA” CUESTIONADA, TODA VEZ QUE LA ACTORA ÚNICAMENTE DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “INSTRUMENTOS DE MANO IMPULSADOS MANUALMENTE, EN ESPECIAL, MOLINOS PARA MOLER ALIMENTOS MANUALMENTE”, COMPRENDIDA EN LA CLASE 8ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LANDERS Y CÍA. S.A.S., mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 2462 de 30 de enero de 2015, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 11549 de 14 de marzo de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la cancelación parcial del certificado de registro núm. 418707 de la marca mixta “CORONA” y se mantenga vigente para distinguir “[…] herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar […]”. 3ª.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 18 de julio de 2014, la sociedad CORONA INDUSTRIAL S.A.S. presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “CORONA”, que distingue productos comprendidos en la Clase 8ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Agregó que una vez notificada la anterior solicitud, procedió a contestarla argumentando que el signo distintivo “CORONA” (mixto) había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso, esto es, durante el período comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014. 3º: Que mediante la Resolución núm. 2462 de 2015 la Directora de Signos Distintivos de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total por no uso del registro de la marca mixta “CORONA”, para distinguir 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] Herramientas, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar […]”. 4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 11549 de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, toda vez que la marca “CORONA” (mixta) sí ha sido utilizada por ella para distinguir cuchillería, tenedores y cucharas.

Adujo que las comunicaciones internas suscritas entre sus trabajadores, para el diseño de los cubiertos para mesa y cocina, identificados con la marca “CORONA”, así como aquellas dirigidas a sus agencias de 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicidad, demostraron su interés por lanzar dichos productos al mercado, pues las mismas demuestran que sí llevó a cabo una planeación respecto de la estrategia publicitaria para el lanzamiento de dichos productos.

Señaló que la declaración extrajudicial rendida por el señor ALBERTO CEBALLOS SIERRA, representante legal de la sociedad INCAMETAL S.A.S., en la que declaró que dicha compañía ha fabricado productos consistentes en cubiertos (cuchillos, tenedores y cucharas), para ser comercializados bajo la marca “CORONA”, acompañada de varias facturas de venta de éstos, prueban el uso de la marca objeto de controversia en las cantidades y modos que corresponden para los productos de la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que la certificación expedida por COMUNICACIONES INTEGRADAS LA RED 360 S.A.S., por medio de la cual se señaló que dicha empresa realizó durante el año 2014 diferentes materiales publicitarios para los cubiertos “CORONA”, junto con los demás elementos probatorios allegados, acreditan el uso real, serio y efectivo de la marca “CORONA” para “[…] cuchillería, tenedores, y cucharas […]”, por lo que no podían excluirse de su registro. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 224 y 228 de la Decisión 486, habida cuenta que su marca “CORONA” ha sido declarada como notoria en múltiples ocasiones; y que cuando las marcas son reconocidas como tal, las cancelaciones parciales o totales no son procedentes así no estén siendo usadas en el comercio.

Mencionó que mediante las resoluciones núms. 2462 y 2437 de 30 de enero de 2015 y 18551 de 22 de abril de ese año, la SIC declaró la notoriedad de la marca cuestionada “CORONA”, para productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que la certificación expedida por su revisor fiscal, esto es, el señor SILVIO ESTIVER MARTÍNEZ, en la que hizo constar las ventas netas de los productos identificados con la marca “CORONA”, durante el período comprendido entre 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, así como las diferentes certificaciones expedidas por sus agencias de publicidad y compañías de fabricación de empaques, demuestran que ha sido ampliamente comercializada dentro del territorio nacional, dando como resultado un importante volumen de ventas para distinguir molinos impulsados manualmente. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que sí demostró un uso ininterrumpido de la marca “CORONA”, a través de la inversión en su promoción y publicidad para ser comercializadas entre el público consumidor; y que ha logrado que los productos distinguidos con el signo objeto de controversia lleguen a miles de colombianos, penetrando y generando altos niveles de recordación, preferencia y reconocimiento por su calidad y duración. Arguyó que la marca “CORONA” tiene una trayectoria de más de 30 años en el mercado, siendo actualmente notoriamente conocida dentro del segmento de molinos para alimentos, ubicándose en el primer puesto de reconocimiento y recordación, superando a las demás marcas competidoras en el mercado.

Que al ser notoriamente conocida la marca cuestionada para productos de la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza no puede ser cancelada parcialmente, puesto que ello generaría riesgo de confusión en el consumidor y, adicionalmente, atentaría contra la competencia leal en el mercado, ya que los productos respecto de los cuales demostró ser notoria son conexos con aquellos que fueron cancelados a través de los actos acusados. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que varias de las pruebas allegadas por la actora en el trámite administrativo eran inconducentes e impertinentes para demostrar el uso de la marca cuestionada, pues éstas hacían alusión a productos diferentes para los cuales fue registrada, ya que se mostraban planchas, ollas a presión, licuadoras, sangucheras, pataconeras y calderos fundidos, los cuales no pertenecen a la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que la sociedad LANDERS Y CIA S.A.S. probó el uso de la marca objeto de cancelación “CORONA” durante el período relevante únicamente para diferentes tipos de molinos; y que los documentos allegados para acreditar el uso de cuchillería, tenedores y cucharas no correspondían a la marca que se registró para demostrar dichos artículos. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que, por lo anterior, fue que se determinó que se usó la marca parcialmente para identificar instrumentos de mano impulsados manualmente, en especial, molinos y, en ese sentido, lo procedente era excluir de su cobertura los productos respecto de los cuales no demostró su uso.

Arguyó que la notoriedad de la marca “CORONA” únicamente se demostró respecto de molinos para procesar alimentos; y que la improcedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria ocurre si el registro que se ataca comprende a los productos o servicios para los cuales la marca fue declarada como notoria, pues es respecto de éstos que el signo cumple su función de marca, de manera que la actora no puede impedir la cancelación respecto de unos productos para los cuales no demostró ni que fuesen notorios ni que se hubiesen utilizado.

Que, en efecto, si bien es cierto que gran parte de las pruebas aportadas acreditan la notoriedad de la marca “CORONA” para molinos, también lo es que dicho estatus no puede predicarse respecto de los demás productos de la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza (herramientas, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y máquinas de afeitar), que inicialmente amparaba la marca objeto de cancelación. Señaló que no resulta procedente excusarse en la notoriedad de la marca “CORONA” para molinos con el fin de evitar la cancelación de productos tales como herramientas, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar, respecto de los cuales no demostró que fuesen notorios o que los estuviera usando en el comercio.

II.2. La sociedad CORONA INDUSTRIAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, adujo que la actora no demostró el uso de la marca cuestionada “CORONA” conforme fue registrada, específicamente para cubiertos, ya que de las pruebas que ésta allegó en el trámite administrativo pueden evidenciarse cambios sustanciales entre la marca registrada y la efectivamente utilizada: 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Que la forma en que los diseños están presentes en el mercado no corresponde a como fue registrada la marca “CORONA”, bajo el número de registro 418707, mientras que los usados para identificar molinos sí lo estaban, razón por la cual era procedente excluir de su cobertura los productos respecto de los cuales no demostró el uso conforme fue concedida.

Insistió en que las variaciones entre la marca registrada “CORONA” frente al uso probado de ésta para identificar cubiertos, son sustanciales, lo que significa, a su juicio, que se demostró usar una marca distinta a la que se registró, ya que los elementos gráficos, su disposición y configuración son totalmente diferentes. 5 Folio 131 del cuaderno físico principal. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que la percepción de las marcas es distinta, pues la registrada es una marca que, por su forma, diseño e información identifica molinos y, la usada, corresponde a un empaque de cubiertos, de manera que ello causa que una y otra no sean la misma y, lo que es más grave, que su percepción por el consumidor sea distinta.

Hizo hincapié en que la marca “CORONA”, objeto de controversia, corresponde a una plegadiza de una caja de molinos, la cual es apta para empacar molinos por su tamaño y forma; y que en su aspecto gráfico aparece la forma de un molino y sus indicaciones de uso, así que el consumidor sabe claramente que producto identifica en el mercado.

Mencionó que la etiqueta presuntamente usada para distinguir cuchillería, tenedores y cucharas posee elementos y caracteres adicionales que afectan el carácter distintivo de la marca en relación con la que se registró, de manera que los cambios son mucho más que detalles y pueden ser calificados como sustanciales. Afirmó que el uso que se había acreditado por la parte demandante era irrelevante y que, si ella afirmaba que aún se encontraba en una etapa de actos preparativos, quedaba en evidencia que en realidad no se 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co había hecho un uso serio, real y efectivo de la marca para la identificación de la cuchillería, tenedores y cucharas, máxime si se tenía en cuenta que los cubiertos son bienes básicos que se requieren en todos los hogares e incluso en los establecimientos comerciales en los que se ofrezcan alimentos preparados al público y que no tienen una gran competencia. Indicó que, a su juicio, si no se probaba el uso respecto de algunos productos, éstos debían excluirse de la cobertura; y que, si bien es cierto que la notoriedad implicaba un estatus especial para una marca, también lo es que ello no quiere decir que deba permitirse una protección respecto de productos de los cuales no se probó su uso, los que, además, no están cobijados por la notoriedad de la marca objeto de cancelación. Señaló que diferente hubiera sido el caso de que la marca “CORONA” fuera notoria para identificar cucharas, tenedores y cuchillos, situación que no ocurrió en el caso bajo examen, ya que su notoriedad recae es respecto de molinos, por lo que no puede pretender enervar la cancelación por no uso de una marca respecto de productos que no usó, por el solo hecho de tener una marca notoria para productos diferentes. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A través de auto de 25 de marzo de 2022, se declaró no probada la excepción previa de inepta demanda por “indebida enunciación normativa de un supuesto cargo violatorio y carencia en la sustentación del mismo”, formulada por la sociedad CORONA INDUSTRIAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Posteriormente, mediante providencia de 10 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma consiste en determinar si las resoluciones 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núms. 2462 de 30 de enero de 2015 y 11549 de 14 de marzo de 2016, mediante las cuales la SIC canceló parcialmente el registro de la marca “CORONA” (mixta) a nombre de la sociedad LANDERS Y CÍA. S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 165, 166, 224 y 228 de la Decisión 486.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que la marca cuestionada “CORONA” 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sí se utilizó para todos los productos que inicialmente amparaba en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Expresó que la marca “CORONA” (Mixta) es notoria, de conformidad con las pruebas aportadas y con la declaratoria de notoriedad por parte de la Administración dentro del trámite que dio origen a las resoluciones demandas; y que, por lo tanto, la misma no era cancelable ni total ni parcialmente, como resultado de la especial protección de la que son objeto las marcas notorias en la Decisión 486.

IV.2- La SIC se ratificó en lo expuesto en su escrito de contestación y reiteró que el titular de la marca objeto de cancelación “CORONA” no logró demostrar su uso en relación con todos y cada uno de los productos para los que se concedió el registro. IV.3- La sociedad CORONA INDUSTRIAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención. En efecto, mencionó que solo hasta julio de 2014 la actora dispuso el uso la marca “CORONA” en el mercado, por lo que estos medios de prueba en conjunto evidencian que dicho registro no se usó para identificar cubiertos en los tres años antes de presentarse la acción. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la notoriedad de la marca “CORONA” es impertinente en este caso, ya que ésta se demostró para productos diferentes a los que fueron cancelados; y que el uso y notoriedad que acreditó para “molinos” pertenece a la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza y no a la 8ª.

IV.4- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160050500 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 426-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de 7 Proceso 251-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena 5155 de 12 de abril de 2023 y 5187 del 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 2462 de 30 de enero de 2015 y 11549 de 14 de marzo de 2016, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “CORONA”, con el certificado núm. 418707, cuyo titular es la actora, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Herramientas, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar […]”.

Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 8ª: “[…] Instrumentos de mano impulsados manualmente en especial molinos para moler alimentos manualmente. […]”. En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos “[…] Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] Instrumentos de mano impulsados manualmente en especial molinos para moler alimentos manualmente. […]”.

Al respecto, la actora alegó que la marca “CORONA” (mixta), sí ha sido utilizada por ella para distinguir cuchillería, tenedores y cucharas; que sí demostró un uso ininterrumpido de la marca “CORONA”, a través de la inversión en su promoción y publicidad para ser comercializadas entre el público consumidor; y que ha logrado que los productos distinguidos con el signo objeto de controversia lleguen a miles de colombianos, penetrando y generando altos niveles de recordación, preferencia y reconocimiento por su calidad y duración. Explicó que su marca “CORONA” ha sido declarada como notoria en múltiples ocasiones; y que cuando las marcas son reconocidas como tal, las cancelaciones parciales o totales no son procedentes así no estén siendo usadas en el comercio. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC manifestó que la actora probó el uso de la marca objeto de cancelación “CORONA” durante el período relevante únicamente para diferentes tipos de molinos; y que los documentos allegados para acreditar el uso de cuchillería, tenedores y cucharas no correspondían a la marca que se registró para demostrar dichos artículos.

Sostuvo que, por lo anterior, fue que se determinó que se usó la marca parcialmente para identificar instrumentos de mano impulsados manualmente, en especial, molinos y, en ese sentido, lo procedente era excluir de su cobertura los productos respecto de los cuales no demostró su uso. Arguyó que la notoriedad de la marca “CORONA” únicamente se demostró respecto de molinos para procesar alimentos; y que la improcedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria ocurre si el registro que se ataca comprende los productos o servicios para los cuales la marca fue declarada como notoria, pues es respecto de éstos que el signo cumple su función de marca, de manera que la actora no puede impedir la cancelación respecto de unos productos para los cuales no demostró ni que fuesen notorios ni que se hubiesen utilizado. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues anotó que la actora no demostró el uso de la marca cuestionada “CORONA” conforme fue registrada, específicamente para cubiertos, ya que de las pruebas que ésta allegó en el trámite administrativo, pueden evidenciarse cambios sustanciales entre la marca registrada y la efectivamente utilizada.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 de 12 de abril de 2023 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […].” Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si: i) la actora ha usado o no la marca “CORONA” (mixta), para distinguir “[…] Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar […]”, de la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación10; y ii) si la notoriedad de la marca “CORONA” para distinguir molinos, al resultar dichos productos 10 La solicitud de cancelación de la marca “CORONA” fue presentada el 18 de julio de 2014 por la sociedad CORONA INDUSTRIAL S.A.S. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conexos con los que le fueron cancelados, es suficiente para negar la cancelación parcial de dicho registro.

Así las cosas, la Sala procederá a pronunciarse respecto del primer punto y, para ello, se hace necesario establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial 536-IP-2019, el Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Ahora, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en el caso sub examine, el Tribunal, frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: “[…] 2.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […]” (Destacado fuera de texto).

Aclarado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca mixta “CORONA”, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 18 de julio de 2011 y 18 de julio de 2014, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

En ese orden, de las pruebas aportadas por la actora al plenario11, se destacan las siguientes: - Certificación núm. AUDM&SMDE-CER2014-27288 suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad LANDERS Y CIA S.A.S., esto es, el señor SILVIO ESTIVER MARTÍNEZ, en la cual se certifica que en el período comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, se registraron ventas de los productos “CORONA Molino Tolva Baja, Corona Molino Tolva Alta y Corona Mixta” por un total de $ 49.399.306.136, mientras que por concepto de ventas de “cubiertos CORONA” se obtuvieron valores que ascienden a $ 2.684.455. 11 CDs visibles a folios 65 y 124 del cuaderno físico. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Dos DVD con 90.000 copias de facturas emitidas durante el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014. - Declaración extraprocesal núm. 1938 en la cual, el señor SANTIAGO BARRETO HENAO, actuando como Gerente de Mercadeo de la actora, indicó que: “[…] dentro del portafolio de productos que tiene la compañía se encuentran: el molino marca Corona (MOLINO TOLVA BAJA);

El molino marca Corona (MOLINO TOLVA ALTA), el molino tradicional Corona y cubiertos para mesa y cocina identificados con la marca Corona. […] actualmente y desde 18 de julio del año 2011 el molino marca Corona MOLINO TOLVA BAJA); El molino marca Corona (MOLINO TOLVA ALTA), el molino tradicional Corona se vienen comercializando a través de diferentes canales de ventas dentro de la compañía: canal distributivo: el cual comprende cristaleros, mayoristas y distribuidores.

Canal cadenas: en el cual comprenden grandes supermercados e hipermercados de Colombia. Puntos de venta directos: (tiendas propias de la compañía). Canal de exportaciones MOLINO TOLVA BAJA); El molino marca Corona (MOLINO TOLVA ALTA), el molino tradicional Corona. Así mismo y desde inicios del año 2014 se ha venido trabajando en la elaboración de toda la producción y plan de mercadeo de los cubiertos para mesa y cocina. […]”.

(Destacado fuera de texto). - Certificación suscrita por la señora CLAUDIA ARISTIZABAL Q, de la empresa SÍNTESIS PUBLICIDAD, de fecha 10 de septiembre de 2014, donde consta que: “[…] En el período comprendido entre el mes de febrero hasta la fecha del año en curso, hemos fabricado material publicitario […] para productos de la marca Corona de las siguientes referencias: 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”. - Certificación expedida por la Gerente de la empresa LA RED 360, de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se advierte lo siguiente: “[…] desde noviembre de 2013, hemos desarrollado materiales publicitarios para Molinos Corona […]”.

(Destacado fuera de texto). - Certificación suscrita por el Representante Legal de la compañía DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S., con fecha 18 de septiembre de 2014, en la que se dijo que: “[…] en el período comprendido entre 1 de Junio del año 2014 elaboramos material publicitario […] para los siguientes productos de la marca Corona: […] Descripción: Bolsa plástica Molino Nigeria; 7.000 unidades facturada […]” - Certificación de fecha 18 de septiembre de 2014, suscrita por el Gerente de CAJASPRINT S.A., en la que certifica que: “[…] sostiene relaciones comerciales […] desde enero de 2007, elaborado por encargo para ellos empaque para productos marca corona y universal. […] […] incluida la elaboración del siguiente material: Ref. 1413001349 CAJA UN MOLINO CARNE 13574 Ref. 1413001370 CAJA UN MOLINO GRANO TOLVA ALT Ref. 1413001325 CAJA UNIT MOLINO GRANO 10074 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ref. 1413010938 CAJA UNITARIA MOLINO L12101 Ref. 1413001639 CAJA UNA PATACONERA […]”. - Certificación suscrita por el jefe de la sociedad LOGISTICA Y SERVICLIENTES DE PAPELES Y CARTONES S.A., en la que indicó que: “[…] entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2014, les vendimos cajas de cartón […]” - Certificación suscrita por la Gerente de la compañía IMAGE EXPRESS S.A., de 18 de septiembre de 2014, en la que expuso lo siguiente: “[…] desde Diciembre del 2006; elaborando por encargo para ellos material publicitario […] incluida la elaboración del siguiente material: Ref 14133500163 Instrucciones Molino Grano Corona […]”. - Relación de facturas pagadas a diferentes proveedores por concepto de empaques en el período comprendido entre enero de 2011 a septiembre de 2014. - Fotografía de ejemplares del material publicitario utilizado, sin fecha, en la que se afirma que su uso es el siguiente: 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Fotografía de ejemplares de los productos, sin fecha: - Relación de ejemplares de los productos en diferentes páginas web en las que consta que su uso es el siguiente: 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Estudio de mercadeo de fecha 20 de octubre de 2014, realizado por FEEDBACK PROFILE S.A.S., cuyo objetivo era “[…] determinar el nivel de reconocimiento de la marca Corona en la categoría de molinos […]”; se realizaron “[…] 400 encuestas […]”47; y se concluyó que “[…] 1.

Aunque la categoría cuenta con un set de más de 5 marcas, existe una diferencia notable entre la marca más presente en la cabeza de las amas de casa (CORONA) y el resto de marcas. 2. El Reconocimiento de CORONA está sustentado en la larga trayectoria de la marca en el mercado colombiano, encontrando que las amas de casa recuerdan tener algún contacto con la marca hace más de 30 años […]”. - Comunicaciones internas entre la Coordinación de Mercadeo, Analista de Desarrollo de Productos, Analista de Desarrollo de Empaques, 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Analista de Mercadeo Hogar, Gerente de Desarrollo de Nuevos Productos e Innovación, Investigación y Desarrollo de Productos Importados, Coordinadora de Diseño y Analista de Planeación de la actora, emitidas durante el período comprendido entre el 19 de marzo de 2014 y el 21 de julio de 2014, en las que se advierte, en esencia: i) la cotización de exhibidores para cubiertos y ii) posibles diseños de cubiertos. - Comunicaciones entre funcionarios de la sociedad LANDERS Y CIA S.A.S. y la empresa de publicidad LA RED, durante el período comprendido entre el 14 de marzo de 2014 y el 3 de junio de ese año, en la que se advierte que se llevó a cabo una cotización para publicidad y los diseños de los cubiertos a publicitar, como se advierte de las siguientes imágenes: - Declaración extraprocesal núm. 43-7546 de 23 de septiembre de 2014, suscrita por el señor SANTIAGO CEBALLOS SIERRA, en su 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co calidad de Representante Legal y Director de Producción de la sociedad INCAMENTAL S.A.S., en la que afirmó que: “[…] La información contenida en ordenes de producción de cubierto para mesa y cocina de la marca Corona, corresponden a datos ciertos y fidedignos tomados de los sistemas de la sociedad: 1.No. Orden: WO-21985 (Cantidad ordenada 50, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK 2.No. Orden: WO-220275 (Cantidad ordenada 240, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK 3.No. Orden: WO-227113 (Cantidad ordenada 36, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK 1.No. Orden: WO-227801 (Cantidad ordenada 36, descripción referencia JGO CBTO CORONA X12 CLAMPPACK […]”. - Facturas emitidas en el período de 18 de julio de 2014 a 19 de agosto de 2014, expedidas por la sociedad INCAMENTAL S.A.S. a diferentes compañías, entre ellas, la actora, por concepto de venta de cubiertos. - Certificación suscrita por la Gerente de la empresa RED 360, de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se señaló que: “[…] durante el 2014, hemos desarrollado materiales publicitarios para cubiertos Corona, dentro de estos materiales se encuentran: Empaques, material para punto de venta y material publicitario para impresos […]”. - Fotografías de ejemplares de material publicitario, sin fecha: 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sea lo primero advertir que las diferentes fotografías del material publicitario y de los ejemplares de los productos identificados con la marca “CORONA” no tienen fecha; y que las facturas de venta emitidas después del 18 de julio de 2014, expedidas por la sociedad INCAMENTAL S.A.S., se encuentran por fuera del período relevante. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior quiere decir que dichos documentos no prueban que durante el período relevante, la marca objeto de controversia haya sido usada, teniendo en cuenta que, como lo indicó el Tribunal en el Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso: “[…] para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción […]”.

Ahora, para la Sala, las demás pruebas antes relacionadas son pertinentes12 y conducentes13 para demostrar el uso real y efectivo de la marca mixta “CORONA” por su titular, la sociedad LANDERS Y CIA S.A.S., durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, entre el 18 de julio de 2011 y 8 de julio de 2014, es decir, prueban la época y la regularidad en que fueron comercializados los productos amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento 12 Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00]. 13 “[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02). 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso.

Al respecto, se observa que las facturas de venta, acompañadas de la certificación expedida por el Revisor Fiscal para los productos distinguidos con la marca “CORONA”, demuestran el uso efectivo y real de dicho signo distintivo en relación con productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza (“molinos impulsados manualmente”), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso, ya que en todos éstos se especificó el período de uso de la marca cuestionada, que correspondió entre el 18 de julio de 2011 y 8 de julio de 2014, para identificar los citados productos.

Sobre el particular, debe precisarse que mediante Certificación núm. AUDM&SMDECER2014-27288 suscrita por el Revisor Fiscal de la actora, esto es, el señor SILVIO ESTIVER MARTINEZ, se acreditó que se registraron ventas de los productos “Corona Molino Tolva Baja, Corona Molino Tolva Alta y Corona Mixta” por un total de $49.399.306.136, así como a través del estudio de mercadeo realizado por FEEDBACK PROFILE S.A.S., se concluyó que la marca mixta “CORONA” para identificar molinos es “[…] la marca más presente en 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la cabeza de las amas de casa (CORONA) […] hace más de 30 años […]”, por lo que la Sala considera que dichos productos han sido vendidos en grandes cantidades por un amplio período de tiempo, permitiendo concluir que han estado disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

Cabe señalar, sobre el particular, que dichos valores se encuentran sustentados con las facturas allegadas al plenario. Adicionalmente, respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del producto, siendo ello coincidente con los valores de venta declarados por la citada certificación del revisor fiscal de la actora, así como de las facturas allegadas por éste, demostrando éstos últimos la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado, dentro del período relevante.

Sobre el particular, la Sala precisa que los valores declarados en la certificación expedida por el contador de la actora, junto con las facturas de venta allegadas, también demuestran la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos, distinguidos con la marca cuestionada, pues se acreditó su comercialización en el mercado con 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ventas superiores a los $49.399.306.136, durante el período relevante, en países miembros de la Comunidad Andina.

Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario y, contrario a lo afirmado por la actora, la Sala concluye que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a la marca cuestionada y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “CORONA”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, en un país perteneciente a la Comunidad Andina, con excepción de “[…] herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar […]”.

Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que la actora no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante, de manera que no se advierte una indebida valoración probatoria efectuada por la SIC, al momento de expedir los actos administrativos acusados.

En efecto, la Sala considera que al ser los cubiertos (cuchillos, tenedores y cucharas) productos de uso diario en los hogares, las 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ventas que se acreditaron son mínimas y por un lapso de solamente 4 meses, dentro del período relevante.

Al respecto, de los documentos allegados, se encontró probado únicamente: i) un ingreso, para la parte demandante, entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, de $ 2.684.455 por concepto de cubiertos; ii) la emisión de 4 órdenes de compra por concepto de 362 cantidades ordinadas de paquetes de cubiertos; iii) que las ventas y comunicaciones internas para la cotización y diseño de los cubiertos datan del período comprendido entre el 19 de marzo de 2014 a 21 de julio de 2014; y iv) las comunicaciones que acreditan la publicidad contratada para dichos productos corresponden al período de 14 de marzo de 2014 y el 3 de junio de 2014.

De lo anterior, la Sala observa entonces que no se encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de productos denominados como “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, bajo la marca mixta “CORONA” durante el período relevante. Adicionalmente, la Sala considera importante resaltar que, de la lectura de los documentos anteriormente relacionados, la marca utilizada para 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercializar dichos productos no corresponde al conjunto marcario registrado, por el contrario, difiere en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En efecto, conforme lo alegó el tercero con interés directo en las resultas del proceso, para la Sala resulta evidente que la marca efectivamente utilizada contiene alteraciones sustanciales en su aspecto gráfico frente a la marca que fue concedida para identificar productos de la Clase 8ª, como se advierte a continuación: MARCA CONCEDIDA14 MARCA EFECTIVAMENTE UTILIZADA15 De lo señalado en precedencia se advierte que a pesar de que la marca mixta utilizada para identificar los cubiertos contiene un componente gráfico, consistente en una corona real color azul oscuro, a la que se le sobrepone un elemento denominativo el cual corresponde a la 14 Folio 11 de cuaderno físico. 15 CD visible a folio 65 de cuaderno físico. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabra “CORONA”, que también es utilizado en la marca objeto de cancelación, al analizar el conjunto marcario en su totalidad y sin fraccionarlo, resulta evidente que el signo utilizado para identificar cubiertos, posee diferencias sustanciales, máxime si se tiene en cuenta que la marca previamente registrada posee la imagen de un molino, la cual se repite tres veces, elemento que permite al consumidor asociar diferentemente el tipo de producto con la marca.

Por lo tanto, la Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante: i) no demuestran que la marca mixta “CORONA” hubiera sido utilizada para identificar productos como “[…] herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar […]”, comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, y ii) que la venta de dichos productos se haya realizado “[…] en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos […] y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización […]” en los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que le asistió razón a la entidad demandada en los actos administrativos acusados al limitar 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos reivindicados por la marca cuestionada “CORONA” a herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, en especial, molinos para moler alimentos manualmente, ya que éstos eran respecto de los cuales se demostró el uso, conforme lo indica, precisamente, el citado artículo 165 de la Decisión 486.

En efecto, la Sala considera que en las cancelaciones parciales por no uso procede la limitación de productos eliminando únicamente aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiere usado, pero deben mantenerse aquellos para los cuales estuviese inicialmente registrada la marca, como ocurrió en el caso bajo examen. Ahora, la actora también alegó que la marca mixta “CORONA” era notoria y que, por lo tanto, los productos que le fueron cancelados, esto es, “herramientas, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, al ser conexos con los “instrumentos de mano impulsados manualmente en especial molinos para moler alimentos manualmente”, no podían ser eliminados de su cobertura inicial.

Al respecto, frente al alcance de la protección de la marca notoriamente conocida en relación con la cancelación por falta de uso, el Tribunal, en 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en este proceso, sostuvo: “[…] 3.5.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 3.12.

En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 3.13 Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisión 486) son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 3.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. 3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina […]”.

(Destacado fuera de texto). En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también frente a aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada.

Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, debe realizarse, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus, así no haya sido usada; y que en ese análisis se deben tener en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.

Así, discurrió la Sección en la sentencia proferida el 12 de abril de 201216: “[…] Respecto a la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por no uso de alguno de sus productos que distingue, se traen a colación algunos aspectos 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040032200. 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tratados por el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial antes reseñada: […] Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad17”.

(Proceso 160-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 diciembre de 2005). En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Sobre el tema en particular, el Tribunal estima pertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006, que en un caso similar, expresó: […] “Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: 17 ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor. […] Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use. […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, tratándose de las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 12 de mayo de 201418, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para el caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, número único de radicación 11001032400020080005300, C.P. María Elizabeth García González 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”. (Destacado fuera de texto). De conformidad con lo señalado por el Tribunal y, teniendo en cuenta que los documentos arriba relacionados demuestran los ingresos asociados a las ventas por concepto de molinos impulsados manualmente bajo la marca mixta “CORONA” cuestionada, en el período comprendido entre 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014; así como el alto nivel de recordación en los hogares colombianos, de acuerdo con el estudio de mercadeo allegado, la Sala concluye que la marca mixta “CORONA”, cuyo titular es la parte actora, es una marca notoria respecto de molinos impulsados manualmente, esto es, para uno de los productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza. 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, tanto el mínimo nivel de exposición y disponibilidad en el mercado de los cubiertos identificados con la marca objeto de cancelación, así como los escasos ingresos generados por la venta de los mismos en el período estudiado, permiten concluir que la marca mixta “CORONA” no es notoria respecto de “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”.

Teniendo en cuenta lo anterior y al encontrarse acreditado que la actora utilizó un signo mixto diferente al registrado para identificar cubiertos, queda claro que, independientemente de que los cubiertos sean conexos o no a los molinos, o que estos hagan parte del mismo sector pertinente, no resulta posible hacer extensible la protección otorgada a la marca mixta “CORONA” por ser notoria pues, en todo caso, ésta no correspondía con la efectivamente utilizada en el mercado.

Así las cosas, la Sala considera que le asistió razón a la SIC cuando resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca mixta estudiada, y por tanto no extender a notoriedad de la marca mixta cuestionada en el presente caso a “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”. 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, la Sala observa que el argumento de la actora respecto de la notoriedad de la marca mixta “CORONA” como fundamento para oponerse a la cancelación parcial del registro de la citada marca, respecto de las “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde.

Sobre el particular, cabe señalar que la Sala, en anterior ocasión19 y que ahora se prohíja, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de los mismos argumentos aquí planteados por la parte actora, en especial, respecto del uso de la marca “CORONA” para “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar” y la extensión de la notoriedad de esta frente a los productos de los cuales no demostró el uso.

En efecto, en esa oportunidad, se consideró lo siguiente: “[…] 51. De las pruebas aportadas por la parte demandante y obrantes en el expediente, la Sala considera, primero, acreditada la comercialización y puesta en el mercado de productos denominados como molinos impulsados manualmente, bajo la marca mixta CORONA, entre el período comprendido entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014; es decir, los documentos aportados por la parte demandante prueban que efectivamente el público consumidor puede identificar y relacionar dichos productos con la marca mixta CORONA. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 20160051000. 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.

Asimismo, atendiendo a que: i) mediante Certificación núm. AUDM&SMDECER2014-27288 suscrita por el Revisor Fiscal de la parte demandante, el señor Silvio Estiver Martinez, se acreditó que se registraron ventas de los productos Corona Molino Tolva Baja, Corona Molino Tolva Alta y Corona Mixta por un total de 49.399.306.136 COP,y ii) mediante Estudio de mercadeo realizado por Feedback Profile S.A.S, se concluyó que la marca mixta CORONA para identificar molinos es “[…] la marca más presente en la cabeza de las amas de casa (CORONA) […] hace más de 30 años […]”: esta Sala considera que dichos productos han sido vendidos en grandes cantidades por un amplio período de tiempo, permitiendo concluir que han estado disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde. 53.

Segundo, que no se encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de productos denominados como “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, bajo la marca mixta CORONA “[…] en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos […] y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización […]”.

Lo anterior comoquiera que, al ser los cubiertos productos de uso diario en los hogares, las ventas que se acreditaron son mínimas y por un período de solamente 4 meses, dentro de los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 54. En ese sentido, se encontró probado: i) un ingreso, para la parte demandante, entre el 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, de 2.684.455 COP por concepto de cubiertos; ii) la emisión de 4 órdenes de compra por concepto de 362 cantidades ordinadas de paquetes de cubiertos; iii) que las ventas y comunicaciones internas para la cotización y diseño de los cubiertos datan del período comprendido entre el 19 de marzo de 2014 a 21 de julio de 2014; y iv) las comunicaciones que acreditan la publicidad contratada para dichos productos corresponden al período de 14 de marzo de 2014 y el 3 de junio de 2014. 55.

Y, tercero, que no se encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de productos denominados como “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, bajo la marca mixta CORONA entre el período estudiado. Lo anterior comoquiera que la marca utilizada para comercializar dichos productos no corresponde al conjunto 56 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario registrado, por el contrario, difiere en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 56.

Ello resulta evidente al observar la marca registrada y el signo utilizado para identificar los cubiertos: […] 57. De lo anterior se advierte que, si bien el signo mixto utilizado para identificar los cubiertos contiene un componente gráfico consistente en una corona real color azul oscuro, a la que se le sobrepone un elemento denominativo el cual corresponde a la palabra CORONA, el cual también es utilizado en la marca registrada con certificado núm. 383399, esta Sala considera que, al analizar el conjunto marcario en su totalidad y sin fraccionarlo, resulta evidente que el signo utilizado para identificar cubiertos, posee diferencias sustanciales. 58.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que la marca previamente registrada posee la imagen de un molino, la cual se repite tres veces, elemento que permite al consumidor asociar diferentemente el tipo de producto con la marca. 59. Así las cosas, la Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante: i) no demuestran que la marca mixta CORONA hubiera sido utilizada para identificar productos como “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, y ii) que la venta de dichos productos se haya realizado “[…] en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos […] y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización […]” en los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 60.

Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta CORONA en el mercado para identificar “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el período de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 al decidir la cancelación parcial del registro de la 57 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca mixta CORONA.

En este sentido, no prospera el cargo formulado. […] 63. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala debe establecer: i) si la marca mixta CORONA es notoria, y ii) de encontrarse acreditado que la marca mixta CORONA es notoria para molinos impulsados manualmente, si dicha protección se puede hacer extensible a las “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, de ser, estos últimos, productos conexos o por encontrarse dentro del sector pertinente.

Notoriedad de la marca mixta CORONA 64. Vistos los artículos 228 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, se entiende por marca notoriamente conocida la que fuese reconocida como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida y su reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente; en la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio identificado por razón de su uso intensivo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara. 65.

Al respecto, como se expuso supra, atendiendo a que: i) los ingresos asociados a las ventas por concepto de molinos impulsados manualmente bajo la marca mixta estudiada, en el período comprendido entre 18 de julio de 2011 y el 18 de julio de 2014, aunado ii) al alto nivel de recordación en los hogares colombianos, de acuerdo con el estudio de mercadeo allegado y citado en acápite supra: la Sala concluye que la marca mixta CORONA, cuyo titular es la parte demandante, es una marca notoria respecto de molinos impulsados manualmente, productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 66.

No obstante, dado el mínimo nivel de exposición y disponibilidad en el mercado de los cubiertos de la parte demandante, así como los escasos ingresos generados por la venta de los mismos en el período estudiado, permiten concluir que la marca mixta CORONA no es notoria respecto de “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 58 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67.

En ese sentido, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos demandados, no violó de los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, al declarar la notoriedad de la marca mixta CORONA respecto de “Instrumentos de mano impulsados manualmente en Especial molinos para moler alimentos manualmente”. 68.

Ahora bien, la Sala reitera que, como se expuso supra, al encontrarse acreditado que la parte demandante utilizó un signo mixto diferente al registrado para identificar cubiertos, queda claro que, independientemente de que los cubiertos sean conexos o no a los molinos, o que estos hagan parte del mismo sector pertinente, no resulta posible hacer extensible la protección otorgada a la marca mixta CORONA por ser notoria, pues esta no corresponde a la utilizada realmente en el mercado.

En ese sentido, le asistió razón a la parte demandada cuando resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca mixta estudiada, y por tanto no extender a notoriedad de la marca mixta cuestionada en el presente caso. 69. Por lo expuesto, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca mixta CORONA como fundamento para oponerse a la cancelación parcial del registro de la citada marca, respecto de las “herramientas, cuchillería tenedores, cucharas, armas blancas y máquinas de afeitar”, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde. […]”.

(Destacado fuera de texto). Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar parcialmente la marca “CORONA” (mixta), en el entendido de que únicamente identificará los productos: “[…] instrumentos de mano impulsados manualmente en especial molinos para moler alimentos manualmente […]”, comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación 59 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 60 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00505-00 Actora: LANDERS Y CIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de octubre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.