11001032400020080021200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001-03-24-000-2008-00212-00 Demandante: CORPORACIÓN REY S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: IDEAL FASTENER CORPORATION Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

Requisitos de Registrabilidad / Procedencia del Registro cuando la marca opositora fue negado / Oposición Andina /Suspensión del Proceso / Improcedencia de la Suspensión del Proceso por Prejudicialidad SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., en contra de las Resoluciones 23739 de 31 de julio de 2007, 30666 de 24 de septiembre de 2007 y 2409 de 31 de enero de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1, la cual fue admitida como de nulidad relativa consagrada en el artículo inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 20002, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 23739 del 31 de Julio de 2.007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096, mediante la cual se concedió el registro de la marca IDEAL para 1 La demanda inicialmente fue presentada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y en el auto admisorio de 19 de junio de 2008, se interpretó como de nulidad relativa conforme a lo estipulado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Folio 81 2 «Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]» 2 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, y se declaró infundada la oposición presentada en contra de la misma por parte de la sociedad CORPORACION REY S.A. 2.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 30666 del 24 de Septiembre de 2.007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por la SOCIEDAD REY S.A. en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 23739 del 31 de Julio de 2.007, en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, y se declaró infundada la oposición presentada en contra de la misma por parte de la sociedad CORPORACION REY S.A. 3.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 2409 del 31 de Enero de 2.008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 23739 del 31 de Julio de 2.007, en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, y se declaró infundada la oposición presentada en contra de la misma por parte de la sociedad CORPORACION REY S.A. Como lo veremos más adelante de forma clara, pero que de una vez quiero dejarlo plasmado, la nulidad de estas resoluciones deriva del hecho de que mediante las mismas se entró erróneamente a resolver de fondo sobre un asunto administrativo, lo que conllevó a la aplicación indebida del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que lo correcto hubiera sido ordenar la suspensión de este asunto con fundamento en el hecho de que lo que se decidiera en ese trámite estaba directamente condicionado a lo que se decidiera dentro de otro trámite judicial sobre la misma materia, y por ello había de esperarse al contenido de la decisión sobre este último asunto. 4.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la negación del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096 con vigencia hasta JULIO 31 DE 2.017, si es que a ello hubiere lugar, dependiendo de lo que suceda dentro del trámite judicial adelantado en la República del Perú cuya decisión afectará de firma (sic) definitiva el presente trámite de registro de marca, como lo explicaremos más adelante, y que seguramente se producirá durante el curso de la presente acción contenciosa administrativa. 5.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. 6.- Que en caso de que no se acceda a las pretensiones 1 a 5 de este capítulo se ordene por parte de ese Despacho la suspensión de este procedimiento administrativo, ya que lo que en éste proceso se resuelva va a estar 3 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio decididamente influido por una acción que por vía judicial se sigue en la República del Perú en contra de la concesión de la marca IDEAL Clase 26 de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, marca que sirvió de fundamento a la concesión del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION en Colombia, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096, tal y como se explicará detenida y claramente en el capítulo de hechos de la presente acción […]» (negrillas originales). 1.2.

Los hechos que sustentan la demanda 2. La parte actora manifestó que, el 13 de julio de 2005, la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., solicitó el registro de la marca IDEAL para distinguir “cierres”, productos comprendidos en la clase 26 del nomenclátor internacional. El expediente administrativo se radicó bajo el núm. 05.068892. 3. Indicó que, a su turno, el 22 de julio de 2005, la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, en adelante IDEAL FASTENER CORP., radicó solicitud de registro de la marca IDEAL para distinguir «puntillas y bordador, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y aguja; flores artificiales», productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

El expediente administrativo se radicó bajo el número 05.072096. 4. Las solicitudes presentadas por la parte actora y por IDEAL FASTENER CORP. se publicaron en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 555 del 3 de agosto de 2005. 5. Ambas sociedades se opusieron recíprocamente a la solicitud de registro de la otra. En la actuación administrativa 05.068892 –iniciada por la solicitud de registro de CORPORACIÓN REY S.A.-, la sociedad IDEAL FASTENER CORP. presentó oposición andina, alegando ser titular de la marca IDEAL para distinguir “cierres para ropa, ganchos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería”, productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza en la República del Perú, bajo el certificado de registro número 105.8743. 6.

La parte actora aseveró que dio respuesta a la citada oposición presentada por IDEAL FASTENER CORP., alegando que el argumento principal para oponerse, relativo a contar con la marca registrada en Perú, carecía de sustento por cuanto dicho registro estaba incurso en un proceso judicial para impugnar la decisión que había tomado la autoridad administrativa de ese país. 7.

Informó que, a pesar de lo referido, mediante la Resolución núm. 21776 de 18 de agosto de 2006 expedida en el expediente 05.068892, la SIC negó el registro de la marca IDEAL solicitada por la sociedad demandante, CORPORACIÓN REY S.A., decisión contra la que interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de 3 Folio 37 del Cuaderno 2 de Antecedentes Administrativos. 4 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio apelación. Los recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones Nos. 31174 de 27 de noviembre de 2006 y 6974 de 28 de febrero de 2007, respectivamente, en el sentido de confirmar la Resolución 21776 de 2006. 8.

Expresó que el 30 de julio de 2007, la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., interpuso ante el Consejo de Estado4, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos. 21776 y 31174 de 2006 y 6974 de 2007. 9. De otra parte, la parte actora relató que, frente a la solicitud de 22 de julio de 2005, mediante la cual la sociedad IDEAL FASTENER CORP. solicitó el registro de la marca nominativa IDEAL para amparar productos comprendidos en la clase 26 Internacional, actuación administrativa a la que le correspondió el radicado 05.072096 y que es objeto de la presente acción, presentó oposición alegando prelación al haber radicado su solicitud de registro previamente a la de IDEAL FASTENER CORP. 10.

En la referida oposición, la parte actora adujo igualmente que la actuación administrativa adelantada por la SIC debía suspenderse mientras se decidía sobre la legalidad del acto que había concedido el registro de la marca IDEAL a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. en la República de Perú. También manifestó que debía suspenderse la decisión de la SIC hasta tanto se resolviera la demanda interpuesta por CORPORACIÓN REY S.A. contra las resoluciones de la SIC que le habían negado el registro de la marca IDEAL y que se tramitaba ante esta Corporación5. 11.

Señaló que, mediante la Resolución No. 23739 de 31 de julio de 2007, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., y concedió el registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la Clase 26 del nomenclátor internacional a favor de la sociedad IDEAL FASTENER CORP. 12. Por último, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición mediante Resolución No. 30666 de 24 de septiembre de 2007 y en apelación mediante Resolución No. 2409 del 31 de enero de 2008. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de la violación 13. El apoderado de la parte demandante enunció como violados los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; 29 y 209 de la Constitución Política; 3 del Código Contencioso Administrativo; y, 3° de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial - Convención de Washington-.

Para ello formuló los cargos de la siguiente manera: 4 Radicación 11001032400020070027700, tramitado en la Sección Primera, que correspondió por reparto al despacho del Consejero de Estado doctor Camilo Arciniegas Andrade. 5 Radicación 11001032400020070027700, tramitado en la Sección Primera, que correspondió por reparto al despacho del Consejero de Estado doctor Camilo Arciniegas Andrade. 5 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 14.

Manifestó que está en entredicho el mejor derecho que ostenta la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION sobre el signo IDEAL, pues se está adelantando un proceso judicial en la República del Perú iniciado de su parte y cuya decisión influiría de manera directa respecto de las solicitudes de registro de la marca IDEAL que se adelantan en Colombia. 15.

Alegó que la entidad demandada debió suspender el registro de la marca denominativa IDEAL, mientras se decidía el proceso judicial en Perú, pues si bien no hay norma expresa que prevea la figura de la suspensión, esto es perfectamente viable en el sistema comunitario andino. 16. Mencionó que, se aplicó indebidamente por la autoridad colombiana el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues se concedió una marca sin considerar el derecho de prelación que le asiste a otra persona sobre la misma expresión, derivado no solo de un mismo trámite en este país, sino del trámite del registro en otro país, el cual está pendiente de una decisión que tendría incidencia directa en este proceso. 17.

Afirmó que a la sociedad Corporación Rey S.A. se le violó el debido proceso porque no se tuvo en cuenta que el fallo que se profiera en la acción legal en la República de Perú incide directamente sobre la decisión que se tome por parte de la autoridad administrativa en Colombia. En ese sentido, alegó que la decisión de la SIC fue “apresurada”. 18.

Argumentó que se violaron los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, en tanto se desconocieron los principios de economía, eficacia y celeridad que rigen las actuaciones administrativas, pues se tomó una decisión estando pendiente de que se decidiera otro asunto el cual tenía incidencia directa en esta. 19. Por último, manifestó que se desconoció el artículo 3 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, pues tiene registrada la marca IDEAL en la clase 26 del nomenclátor internacional en las Repúblicas de Honduras y Guatemala.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 20. Mediante auto de 19 de junio de 20086, el Magistrado sustanciador del proceso admitió la demanda y ordenó la notificación a la SIC y a IDEAL FASTENER CORP., tercero con interés directo. 6 Folios 81 a 84. 6 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 21.

Ante la imposibilidad de notificar a IDEAL FASTENER CORP., por auto de 20 de febrero de 20097 el despacho sustanciador la emplazó y, en providencia de 10 de junio de 20098 le nombró curador ad litem para que la representara. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio9. 22. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y, por lo contrario, las mismas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso. 23.

Solicitó negar las pretensiones de la demanda, porque en su criterio, los actos administrativos demandados se ajustaron a las normas que rigen la materia y en ella se observaron los principios constitucionales al debido proceso y defensa. 24. Manifestó que la solicitud efectuada por la sociedad IDEAL FASTENER CORP. no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la solicitud de registro presentada por el demandante fue previamente negada, mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, pues no han sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contenciosa administrativa. 25.

Concluyó que, en línea con lo anterior, por encontrarse en firme el acto administrativo que negó el registro de la marca IDEAL a favor de la sociedad demandante, no hay lugar a aplicar a su favor la causal contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 2.2. Intervención del tercero interesado 26. El curador ad litem nombrado para representar al tercero con interés contestó la demanda el 18 de agosto de 200910, en escrito en el que manifestó atenerse a lo que se probara dentro del proceso.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, rindió la Interpretación Prejudicial 126-IP-201511 en la que luego de hacer un recuento de las situaciones fácticas y lo actuado por las partes en el expediente, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen. 7Folio 96 8 Folio 107 9 Folios 115 a 123 10 Folios 113 a 114 11 Folios 169 vto. a 174 7 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 28.

Refirió que para el caso concreto la interpretación se había los artículos 136 literal a) e inciso 3º del artículo 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 29. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones y los aspectos reseñados en la solicitud, formuló las siguientes conclusiones: «[…]

SEGUNDO: Mediante el principio de complemento indispensable, la normativa interna podría regular la figura de la suspensión del trámite de registro de marcas, mientras se resuelve otro proceso nacional o internacional que influya en su resolución, sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y armónicas. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en la normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión por litispendencia, con el objetivo de establecer si es aplicable o no al proceso interno […]».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 30. Mediante auto de 25 de mayo de 201612, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto. La parte demandada13, en dicha oportunidad, reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

Por su parte, el demandante, el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.

El problema jurídico 32. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la CORPORACIÓN REY S.A., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 23739 de 21 de julio de 2007, 30666 de 24 de septiembre de 2007 y 2409 de 31 de enero de 2008, por medio de la cuales la SIC concedió el registro del 12 Folio 170 (sic) 13 Folios 170 a 174 (sic) 14 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio signo IDEAL, a la sociedad IDEAL FASTENER CORP., para distinguir productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. 33.

La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, al considerar que no era posible conceder el registro del signo «IDEAL» en nuestro país a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. Alegó que la actuación administrativa tendiente a resolver sobre la solicitud de registro de la sociedad IDEAL FASTENER CORP. debió haberse suspendido hasta tanto se pronunciara la autoridad judicial de la República de Perú sobre la legalidad del registro de la marca «IDEAL» otorgado a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. en ese país. Aseguró que ello era necesario, pues si se declaraba la nulidad de ese registro, le asistía un mejor derecho a la demandante por haber solicitado el registro primero que la sociedad a la cual la SIC le otorgó el registro. 5.4.

Las causales de irregistrabilidad en estudio 34. El apoderado de la parte demandante invoca como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente: «Art. 136.- No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] 35.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, con el propósito de resolver el presente asunto, señaló que, adicionalmente, debía tenerse en consideración el inciso tercero del artículo 14715 ídem, que determina las condiciones para la suspensión del trámite de otorgamiento de registro. En la referida norma se dispone que la interposición de la oposición andina, con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los países miembros, acarrea la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En ese último evento – que la primera marca sea concedida-, la 15«Artículo 147- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.» (Resaltado fuera de texto original) 9 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio oficina nacional deberá negar el registro de la segunda marca, con base en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo referido, que reza lo siguiente: Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente». (Resaltado fuera de texto) 5.5. Caso concreto 36. La parte demandante consideró que la SIC erró al conceder el registro de la marca «IDEAL» (nominativa) en la Clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad a IDEAL FASTENER CORP., por indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Indicó que, además se desconocieron los principios que rigen la administración pública, y, se violó el debido proceso y el artículo 3 de la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial. 5.6. De la indebida aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 37. Evidencia la Sala que la SIC mediante las resoluciones acusadas concedió la marca IDEAL para distinguir «puntillas y bordador, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y aguja; flores artificiales» productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad IDEAL FASTENER CORP., al considerar infundada la oposición presentada por la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., la aquí demandante, pues la solicitud de registro radicada por ella el 13 de julio de 2005 había sido negada mediante la Resolución 21776 de 27 de agosto de 2006, acto administrativo que se encontraba en firme.

Como consecuencia de ello, el fundamento base de la oposición había desaparecido, la marca no se encontraba inmersa en la causal de irregistrabilidad alegada y, por lo tanto, procedía el registro de la marca solicitada por IDEAL FASTENER CORP. 38. La parte demandante considera que la SIC desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y violó el debido proceso al omitir suspender la actuación administrativa mientras se resolvían las controversias judiciales en la República del Perú – que otorgaron el registro de la marca IDEAL a IDEAL 10 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio FASTENER CORP.- y en Colombia -relativas a la negación del registro a la demandante-.

Indicó que las resultas de dichos procesos judiciales tenían incidencia directa sobre la decisión que debía tomar la SIC. 39. En ese orden de ideas, para la Sala es menester pronunciarse acerca de i) la oposición andina y ii) de la posibilidad de suspender el trámite de un registro marcario mientras se adelanta un proceso judicial que puede afectar el análisis de registrabilidad en otro país de la comunidad andina o en el mismo país donde se hace el trámite. 5.6.1.

La Oposición Andina 40. La Decisión 486 de 2000, dentro del trámite de registro de una marca, permite la presentación de la oposición andina a quien considere tener un interés legítimo para desvirtuar el registro. De conformidad con lo señalado, el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, sobre la oposición dispone: «Artículo 147- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

De acuerdo con el artículo citado, quien alega tener un interés legítimo para presentar oposiciones a un registro marcario debe acreditar i) que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; o, ii) que ha solicitado primero el registro en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Adicionalmente, dicha norma establece que el interesado debe solicitar el registro de la marca al momento de manifestar su oposición, para probar el interés real en que se niegue la solicitud de registro. 42.

La cita norma también establece que la interposición de una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, cumpliendo los requisitos de dicho artículo, acarreará la suspensión 11 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea concedido.

En tal evento, se deberá denegar el registro de la segunda marca. 43. Frente a la aplicación del artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 126-IP-201516 que rindió para el presente asunto, señaló que, por el contrario, si se llegara a negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin sustento. 44.

Precisado lo anterior, pasa la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos del trámite de la oposición andina en el asunto que ocupa su atención. De los antecedentes administrativos allegados al expediente, se advierte que, en efecto la sociedad demandante, el 13 de julio de 2005, presentó solicitud de registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

Frente a dicha solicitud, la sociedad IDEAL FASTENER CORP. se opuso al considerar que ello podría inducir a confusión al público consumidor, pues existía una marca de igual denominación, registrada previamente a su favor en la república de Perú, para distinguir productos de la misma clase internacional. 45. Por su parte, el 22 de julio de 2005 la sociedad IDEAL FASTENER CORP. solicitó en Colombia el registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la cual la sociedad actora se opuso por considerar que i) tenía prelación al haber presentado primero el registro de la marca IDEAL ante la SIC, y, ii) por encontrarse en controversia judicial los actos mediante los cuales se había otorgado la marca a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. ante la autoridad judicial en la república de Perú, sustento de la oposición presentada por ésta última a la solicitud de registro de CORPORACIÓN REY S.A. – sociedad demandante –. 46.

También de los antecedentes administrativos, la Sala advierte que desde el 25 de mayo de 2005 la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION es titular de la marca IDEAL en Perú, para distinguir «cierres para ropa, ganchos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería», productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, según consta en el certificado No. 0010527417, el 25 de mayo de 2005 la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual – INDECOPI de la república de Perú, mediante la Resolución No. 006862-2005/ODS otorgó el registro del signo IDEAL a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. 47.

Es precisamente con base en dicho registro del signo IDEAL en la República de Perú que la SIC resolvió la solicitud de registro presentada el 13 de julio de 2005 por la sociedad demandante, con oposición presentada por la sociedad IDEAL 16 Folios 169 vto. a 174. Al respecto, señaló: «[…]

PRIMERO: De una lectura de los artículos 136 literal a) y 147 último párrafo de la Decisión 486, se desprende que si se llegare a negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin sustento. […]» 17 Folio 37 del Anexo 2 Antecedentes Administrativos 12 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio FASTENER CORP.

La SIC mediante la Resolución 21776 de 18 de agosto de 200618, declaró fundada la oposición andina presentada por IDEAL FASTENER CORP. y decidió negar la solicitud de registro presentada por CORPORACIÓN EL REY S.A., dando aplicación a lo dispuesto en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en consonancia con el 147 ídem. 48.

Frente a dicha decisión, la sociedad demandante presentó los recursos ante la SIC, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 31174 de 27 de noviembre de 2006 y 6074 de 28 de febrero de 2007. 49. Los citados actos administrativos que negaron a CORPORACIÓN EL REY S.A. el registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Con fundamento en este proceso judicial que se adelantó en esta Corporación bajo el número de radicación 11001-03-24-000-2007- 00277-00, y con el proceso judicial adelantado ante las autoridades de Perú con miras a controvertir la legalidad del registro de la marca IDEAL en dicho país, es que la parte actora reprocha de la SIC no haber suspendido la actuación administrativa iniciada con la solicitud de registro por parte de la sociedad IDEAL FASTENER CORP. 50.

Los citados argumentos son el fundamento de la oposición presentada por la sociedad demandante por la solicitud de registro presentada el 22 de julio de 2005 por la sociedad IDEAL FASTENER CORP. del signo IDEAL para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. 51. Al respecto, la Sala encontró que la SIC, en la Resolución 23739 de 31 de julio de 2007 declaró infundada la oposición presentada por CORPORACIÓN REY S.A. a la solicitud de registro de la marca IDEAL por parte de IDEAL FASTENER CORP. y procedió a otorgar el registro del signo a ésta última, en tanto no se encontraba dentro de la causal de irregistrabilidad de trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 52.

La SIC señaló que, debido a que mediante Resolución 21776 de 27 de agosto de 2006 se había negado a CORPORACIÓN REY S.A. su solicitud de registro de la marca IDEAL19, la oposición presentada en ese trámite había quedado sin fundamento. 53. Es con lo anterior que la Sala considera que, respecto de la prelación de la solicitud previa de registro que reclama CORPORACIÓN REY S.A., si bien es cierto, esta sociedad solicitó el registro de la marca «IDEAL» (nominativa) el 13 de julio de 18 Resolución a la que se hizo referencia en los actos administrativos demandados en el presente asunto y que habilitaban el registro de la marca IDEAL a favor de IDEAL FASTENER CORPORATION al haberse declarado fundada su oposición al registro de la marca IDEAL por parte de CORPORACIÓN EL REY S.A. por tener registro previo de dicha marca en Perú. Al haberse negado la solicitud de registro de CORPORACIÓN EL REY S.A. de la marca IDEAL presentada en Colombia con antelación a la solicitud de registro del mismo signo por IDEAL FASTENER CORPORATION, la SIC debía proceder al registro de la segunda marca. 19 Presentada el 13 de julio de 2005, fecha anterior a la de la presentación de la solicitud de la marca IDEAL por parte de IDEAL FASTENER CORPORATION, esta última del 22 de julio de 2005. 13 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2005 e, IDEAL FASTENER CORP. lo pidió el 22 del mismo mes y año, no lo es menos que mediante la Resolución No. 21776 de 27 de agosto de 2006, la SIC negó la primera solicitud.

En otras palabras, la SIC primero resolvió sobre la solicitud de CORPORACIÓN REY S.A. y, para el momento en que dicha decisión estaba en firme, procedió a decidir sobre la solicitud de registro del signo IDEAL presentada por IDEAL FASTENER CORP. 54. Lo anterior significa que, a voces de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, reiterada en la interpretación prejudicial realizada en el presente proceso, al momento de decidir sobre la solicitud de IDEAL FASTENER CORP., el sustento de la oposición presentada por la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., era improcedente, pues se reitera, su solicitud había sido negada, sin que por ello se pueda predicar violación alguna. 55.

Por lo tanto, se despachará desfavorablemente el presente cargo. 5.6.2. Posibilidad de suspender el trámite de un registro marcario mientras se adelanta un proceso judicial que pueda afectar el análisis de registrabilidad en el mismo país de la Oficina Nacional o en otro país de la comunidad andina 56. Cabe recordar que la parte actora en los recursos en la vía gubernativa insistió en la necesidad de suspensión del trámite administrativo ante la SIC para esperar las decisiones judiciales que controvertían la legalidad de los actos administrativos que otorgaron el registro de la marca IDEAL, en la República de Perú a IDEAL FASTENER CORP.

Lo anterior, por cuanto con base en éstos le negaron el registro de ese signo a la demandante en Colombia. Igualmente, adujo que en Colombia estaba adelantándose un proceso judicial contra los actos administrativos que le negaron el registro de dicha marca. 57. Por lo señalado, insistió en el deber de la SIC de suspender el trámite hasta tanto se lograra obtener una decisión definitiva sobre la legalidad de dichos actos, tanto en la República de Perú como en Colombia, pues éstas tenían incidencia directa sobre el asunto a resolver por esa autoridad. 58.

Respecto de estos argumentos, la SIC en la Resolución 30666 de 24 de septiembre de 200720 expresó: «En ese sentido, tenemos que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina Nacional Competente para asuntos relacionados con el registro de la propiedad industrial, emite actos de concesión y de otorgamiento del registro, que dada su condición de actos administrativos, están revestidos del principio de presunción de legalidad.

En virtud de este principio; una vez producidos y en firme, dichos actos administrativos tienen pleno efecto jurídico y no pueden ser suprimidos ni apartados de la vida jurídica mientras no hayan sido declarados nulos. […] 20 Folios 8 a 10 del Cuaderno Principal. 14 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 59.

Respecto de la suspensión de la suspensión del trámite de registro marcario, la Sala encuentra que las normas comunitarias únicamente contemplan como causal para ello, la presentación de una oposición andina. Es por tal motivo que el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, expresó: «[…]

Atendiendo entonces lo indicado por el Tribunal Andino respecto de la aplicación del principio de complemento indispensable, la Sala precisa que no existe una norma en el ordenamiento jurídico colombiano que permita la suspensión del trámite administrativo de registro marcario, con miras a esperar la decisión judicial que determine la legalidad de los actos administrativos que tuvieran incidencia o fueran determinantes para resolver sobre la solicitud de registro. 61.

Por el contrario, la Sala ha de resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6621 del CCA, relativo al principio de legalidad de los actos administrativos, debe recordarse que “…los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados”. Adicionalmente, dicho artículo consagra causales taxativas que determinan la pérdida de fuerza ejecutoria de dichos actos.

Es así como, solamente se podrá dejar de ejecutar un acto administrativo por suspensión provisional o anulación, cuando al cabo de 5 años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos, y, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentra sometido el acto. 62. En el presente asunto, se pudo determinar que la Resolución 21776 de 27 de agosto de 2006, acto administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca IDEAL a la sociedad demandante, se encontraba en firme y debidamente ejecutoriado para el momento en que la SIC tomó la decisión de otorgar el registro del signo IDEAL a la sociedad IDEAL FASTENER CORP.

En tal virtud, al no encontrarse suspendido ni anulado, ni estar incurso en ninguna de las otras causales de pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 66 del CCA, obligaba a la SIC a decidir teniendo en consideración su contenido. 21 «Artículo

66. PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Los actos administrativos son obligatorios y pueden ser suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Pierden fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1. Por suspensión provisional o anulación. 2. Cuando reconozcan derechos a la administración si, al cabo de cinco (5) años de estar en firme, no han sido ejecutados. 3.

Por pérdida de vigencia.» 15 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 63. Idéntica situación se ha de predicar frente a los actos que otorgaron el registro de la marca IDEAL a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. en la República de Perú22. 64. Ciertamente, en esa misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial 152-IP-201223 que «…por teoría general los actos administrativos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados.

Las resoluciones que conceden o deniegan registros marcarios no son la excepción, se presumen válidas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante los mecanismos procesales pertinentes». 65. En este sentido, se pronunció esta Sección en sentencia de 1º de agosto de 201324, al determinar que «resultaría contario al principio de seguridad jurídica, que es pilar fundamental de la estructura del Estado25, quitarle valor a un acto administrativo, por el simple hecho de que existe una demanda judicial en trámite en la que se pretende controvertir la legalidad del mismo». 66.

En esa oportunidad, la Sección sustentó el criterio citado, que se prohíja en el presente asunto, señalando que, precisamente por ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina había indicado en la Interpretación Prejudicial antes referida - 152-IP-2012-, que «los actos administrativos de concesión deben ser respetados y seguir los mecanismos previstos para su impugnación, ya que de lo contrario caeríamos en una inseguridad jurídica permanente». 67.

Es así como, en la pluricitada Interpretación Prejudicial 152-IP-2012, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: «[…] no es pertinente la suspensión del trámite de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. No se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro marcario por el alea del resultado de un proceso judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo: términos, pruebas, recursos, instancias, etc.» (Resaltado de la Sala). 68.

Así las cosas, en aplicación de la jurisprudencia andina y la de esta Corporación, en el presente asunto se concluye que la SIC únicamente estaba obligada a 22 A folios 62 a 73 del Anexo 2 de Antecedentes, obra la Resolución No. 0109-2005/TPI-INDECOPI de 10 de febrero de 2005 mediante la cual se denegó el registro de la marca IDEAL a la CORPORACIÓN REY S.A. en la república del Perú. En el mismo sentido, a folios 197 y 198 del Anexo 2 de Antecedentes reposa copia auténtica del Certificado No. 00105874 expedido por la Oficina de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial de la república del Perú, en el que consta que el 25 de mayo de 2005 quedó inscrito el signo IDEAL para distinguir «cierres para ropa, ganchillo, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería» de la Clase 26 de la Clasificación Internacional, cuyo titular es IDEAL FASTENER CORPORATION. 23 Emitida con ocasión de la solicitud de la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso con radicación 11001- 03-24-000-2007-00277-00 mediante el cual se pretendía la nulidad de las Resoluciones 21776 de 18 de agosto de 2006, 31174 de 27 de noviembre de 2006 y 6074 de 28 de febrero de 2007, mediante las cuales la SIC negó el registro de la marca IDEAL a la sociedad CORPORACIÓN REY S.A. 24 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1º de agosto de 2013. Radicación 11001-03-24-000-2007-00277-00. Demandante: CORPORACIÓN REY S.A. Demandado: SIC. Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso. 25 Corte Constitucional. Sentencia C – 250 de 2012, Actores: Germán Calderón España y Otros, Exps.: D-8590, D-8613 y D- 8614, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 16 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio suspender el trámite de la solicitud de registro de la marca IDEAL presentado el 22 de julio de 2005 por la sociedad IDEAL FASTENER CORP. del signo IDEAL para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, para resolver sobre el registro de la marca IDEAL radicado por la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., tal y como lo hizo.

Pues se reitera, resolvió la solicitud una vez se negó la presentada con anterioridad por la sociedad demandante. 69. En consecuencia, la SIC no podía, como pretende la parte actora, suspender el trámite marcario para esperar los pronunciamientos judiciales definitivos en Perú ni en Colombia, relativos a los actos administrativos de carácter marcario, pues, se reitera, se presume la legalidad de los mismos mientras no sean suspendidos o declarados nulos por la autoridad judicial, circunstancias que no predican de dichos actos al momento de resolver la solicitud de registro. 70.

Por lo tanto, la Sala determinó que la SIC no vulneró el debido proceso de la actora, pues atendiendo al principio de legalidad y las normas comunitarias aplicables al asunto – artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000- realizó el examen de registrabilidad de la marca IDEAL, con base en los actos administrativos expedidos por ella y por la Autoridad Nacional de la república de Perú. En tal virtud, la SIC dio debida aplicación del principio de seguridad jurídica para garantizar el pleno ejercicio del ius prohibendi del titular del registro marcario, en este caso, de la sociedad IDEAL FASTENER CORP. de la marca IDEAL que tenía registrada en Perú. 71.

De lo anterior se tiene que al carecer de sustento la oposición presentada por la sociedad demandante a la solicitud de registro de la marca IDEAL por la sociedad IDEAL FASTENER CORP., es dable colegir que, en el caso de autos la marca IDEAL no tiene riesgo de confusión con ninguna otra registrada y, por lo tanto, no existió vulneración de la norma supranacional invocada por no encontrarse dentro de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 72.

En este orden de ideas, el cargo de violación de esta norma no está llamado a prosperar. 5.7. De la suspensión del proceso por prejudicialidad como garantía de los principios que rigen la función pública 73. En línea con lo determinado en el numeral precedente, como quiera que, contrario a lo argumentado por la actora, la SIC tampoco vulneró los principios que rigen la administración pública, particularmente los de economía, eficacia y celeridad de las decisiones administrativas al proferir una decisión sin esperar las resultas de la decisión sobre la demanda que se adelantaba en la República del Perú, respecto de la concesión del registro de la marca «IDEAL». 17 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 74.

El artículo 209 de la Constitución Política dispone que «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad […]» 75. Nótese cómo, la parte actora no refiere que haya existido mora o dilaciones injustificadas en la resolución del proceso administrativo y, por lo tanto, no se puede predicar la violación del principio de celeridad. 76.

Con respecto al principio de economía procesal, eficacia y moralidad, la Sala encuentra que tanto la oposición de la sociedad demandante, como los recursos de reposición y apelación que se interpusieron en contra de la resolución que concedió el registro de la marca «IDEAL» se resolvieron dentro del término legal y, por lo que en el sub examine no se puede predicar su vulneración. 77.

En cuanto al principio de economía, la sociedad no hizo referencia a las razones por las cuales lo consideró vulnerado y tampoco del análisis de la situación fáctica permite llegar a tal conclusión. 5.8. De la violación al debido proceso 78. Del análisis efectuado en los numerales precedentes de esta providencia, esta Sala considera que la actuación realizada por la SIC se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el procedimiento administrativo se adelantó de acuerdo con las normas que rigen la materia, con garantía del derecho fundamental de defensa y, en observancia, de los principios de celeridad, publicidad, transparencia y moralidad que rigen la función administrativa. 5.9.

De la violación al artículo 3º de la Convención General Interamericana sobre protección Marcaria y Comercial 79. El demandante adujo que con la expedición de los actos administrativos se desconoció el artículo 3º de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, en adelante Convención de Washington, pues ostenta el registro marcario del signo IDEAL en Guatemala y en Honduras. 80.

El artículo 3º26 de la Convención de Washington determina que «toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, 26 «Artículo 3o.- Toda marca debidamente Registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.

(Resaltado fuera de texto original) Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas: 1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito. 2.- Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.

Para determinar el carácter distintivo de una Marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha Marca ha adquirido de hecho en el País en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante. 18 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados». 81.

Así las cosas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado un registro o depósito previo de ese signo en alguno de los Estados Contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC. 82. En esa medida, es necesario precisar que el artículo 3º de la Convención de Washington no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas internas. 83.

En ese sentido entonces, como quiera que le había sido negada la solicitud de registro de la marca IDEAL a la sociedad demandante, para controvertir la solicitud de registro de la marca IDEAL, radicada por IDEAL FASTENER CORP. Lo que le correspondía, según artículo 7º ibidem, era presentar oposición marcaria. Para ello, debía aportar las pruebas que lo acreditan como titular del registro de dicho signo en Guatemala y en Honduras. 84.

El referido artículo 7º de la Convención de Washington establece los lineamientos y asuntos que deberá acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los Estados Contratantes pueda reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en se trate, «siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención». 85.

En esa medida, el titular de una marca protegida en alguno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, sólo lo faculta para ejercer el derecho de oposición en virtud de la Convención, pero no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar el proceso de registro ante la SIC, según lo disponen las normas internas. 86.

De la revisión del plenario, encuentra la Sala que la parte demandante, si bien presentó oposición ante la SIC para controvertir la solicitud de la marca IDEAL presentada por la sociedad IDEAL FASTENER CORP., en ningún aparte hizo alusión al presunto derecho que ostentaba del signo IDEAL en Guatemala y Honduras, ni acreditó los demás requerimientos que la norma exige. 3.- Que ofendan a la moral pública o sean contraria al orden público. 4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público. 5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la Marca. 6.- Que tenga entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la Marca, en cualquiera de los demás países contratantes.» 19 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 87.

Por el contrario, como se ha referido previamente, los argumentos de la oposición de la parte actora se circunscribieron a sustentar el derecho preferente para registrar su marca por haber radicado, en Colombia, la solicitud previamente a la de la sociedad IDEAL FASTENER CORP. En congruencia con ese derecho preferente, exigió a la SIC suspender el trámite marcario hasta tanto se definieran los litigios en Perú y en Colombia, los cuales había promovido contra los actos administrativos que otorgaban la marca en Perú a IDEAL FASTENER CORP., y aquellos mediante los cuales se le negaba el registro de la marca en Colombia. 88.

En tal virtud, no puede ahora pretender la parte actora ejercer el derecho a la oposición cuando en la oportunidad legal no lo hizo. Todo argumento en tal sentido debe ser considerado como una oposición extemporánea, que no podrá ser analizada sin vulnerar el debido proceso de la entidad demandada, que no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ese asunto en la actuación administrativa, y, del tercero con interés que tampoco podría ejercer una debida defensa, de conformidad con lo dispuesto en la normativa andina. 89.

Por lo tanto, mal haría la Sala en aceptar dichos planteamientos de ilegalidad de los actos acusados cuando en la actuación administrativa tal circunstancia no fue objeto de pronunciamiento. En esa medida, como quiera que este aspecto no fue planteado por la parte actora en sede administrativa, resulta nuevo frente a la controversia planteada y analizada en vía administrativa, pues si bien tiene como propósito oponerse al registro de la marca IDEAL por parte de IDEAL FASTENER CORP., para que los efectos del artículo 3º de la Convención de Washington puedan ser reclamados por la sociedad actora, ésta debía haber ejercido la oposición alegando dichos elementos, en el término previsto para ello y probando lo que se exige en el citado artículo. 90.

Se reitera que el artículo 3º de la Convención de Washington exigen al titular de una marca, para reclamar el derecho a la protección del signo, a solicitar registro o a presentar oposición «siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna». 91. En consecuencia, encuentra la Sala que, respecto de los argumentos por violación del artículo 3º de la Convención de Washington, la parte actora no efectuó la oposición con el lleno de las formalidades establecidas en la legislación interna, que exige que se realice dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de registro y deberán acompañarse los documentos que soporten el derecho alegado.

Como se indicó precedentemente, ninguna de dichas circunstancias se realizó en el presente asunto, pues, la oposición presentada omitió por completo referirse al presunto derecho sobre la marca IDEAL en las repúblicas de Honduras y Guatemala. 92. En tal virtud, el cargo sobre violación del artículo 3º de la Convención de Washington no es susceptible de prosperar. 20 Radicación: 11001032400020080021200 Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CONCLUSIÓN 93.

En conclusión, la Sala considera que no son de recibo los argumentos del demandante y, en consecuencia, se negará la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.