11001032400020180012500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Referencia. Acción de nulidad absoluta Actora: COLPLAST S.A.S. TESIS: LA MARCA TRIDIMENSIONAL CUESTIONADA DE DISEÑO DE UN RECIPIENTE PARA USO DOMÉSTICO O CULINARIO ES REGISTRABLE PARA DISTINGUIR PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 21 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, PUESTO QUE CUENTA CON ELEMENTOS Y DISEÑOS ADICIONALES QUE LA HACEN DISTINTIVA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A UNA FORMA USUAL DE LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLPLAST S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núm. 38585 de 20 de junio de 2014, "Por la cual se concede un registro", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 3 de julio de 2013, la sociedad POLINPLAST S.A.C., presentó solicitud de registro como marca del signo mixto TRIDIMENSIONAL4 para identificar productos comprendidos en la Clase 215 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 38585 de 2014, la directora de signos distintivos de la SIC concedió el registro como 3 En adelante SIC. 4 Consistente en el diseño de un recipiente para uso doméstico o culinario. 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos “[…] Recipientes para uso doméstico o culinario y/o recipientes de cocina […]”. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca del signo TRIDIMENSIONAL, para distinguir productos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad POLINPLAST S.A.C. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literales b) y c), y 150, de la Decisión 486; 29, 61 y 209 de la Constitución Política y 3º del CPACA, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca cuestionada obviando que es la forma usual de los productos que ampara; y que, además, es igual a la que fue registrada con anterioridad en Perú por la sociedad POLINPLAST S.A.C., como modelo de utilidad, por lo que también carece de distintividad.

Adujo que si lo que pretendía la referida sociedad era la protección de dicha marca en Colombia, tenía plazo hasta el 3 de agosto de 2012, para solicitar su registro, habida cuenta que la Decisión 486 establece un término de 12 meses, contados a partir del requerimiento hecho en Perú y, en el presente caso, se realizó solo hasta el 3 de julio de 2013.

Aseguró que la sociedad POLINPLAST S.A.C. logró un doble objetivo, ya que no solo se apropió de una forma externa de un producto que 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co está amparado en Perú como modelo de utilidad, sino que, además, a través de la marca tridimensional otorgada por la SIC se apropió de una ventaja funcional o técnica que tiene los productos que identifica.

Sostuvo que la marca TRIDIMENSIONAL de diseño DE UN RECIPIENTE PARA USO DOMÉSTICO O CULINARIO cuestionada, reproduce un modelo de utilidad anterior al otorgado en Perú, por lo que si en ambas figuras se observan los mismos componentes, se deduce que la censurada tiene los mismos efectos técnicos que tiene el modelo de utilidad registrado en dicho País por la sociedad POLINPLAST S.A.C., de lo que se concluye que la finalidad que se busca con dicha marca es restringir la competencia, ya que no permite que empresarios de un determinado sector económico fabriquen y comercialicen un producto cuya mejora técnica pertenece al dominio público.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la marca cuestionada no corresponde a un modelo de utilidad, por cuanto no es una invención ni genera utilidad técnica a algo ya existente.

Tampoco corresponde a una mejora útil o a un efecto técnico nuevo que se agregue a un objeto ya existente, sino, por el contrario, a un diseño exterior de un producto. Indicó que para los modelos de utilidad los requisitos consisten en la novedad, funcionalidad o efecto técnico y su objeto de protección es la forma de un objeto. Alegó que la marca solicitada es de naturaleza tridimensional, por lo que está formada por un diseño o forma visible en tres dimensiones; y que, en todo caso, no corresponde a una nueva creación sino a un signo distintivo, por lo que su función primordial es la de susceptibilidad de representación gráfica, la distintividad y la perceptibilidad.

Que, por todo lo anterior, los modelos de utilidad y las marcas tridimensionales protegen aspectos diferentes, porque, por ejemplo, las marcas protegen aspectos o características no funcionales de la configuración del producto, siempre y cuando la forma sea distintiva y funcione como marca, mientras que los modelos de utilidad, como 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo es el registrado en Perú, ampara aspectos técnicos de la forma que, además, debe ser novedoso y tener una aplicación industrial.

Precisó que la marca y el modelo de utilidad tienen requisitos totalmente diferentes, por lo que no son comparables y, no es cierto, como lo afirma la actora, que le sea aplicable el requisito de novedad a la marca cuestionada, cuando éste, únicamente aplica para modelos de utilidad o patentes. II.-2. La sociedad POLINPLAST S.A.C., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma7, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20118, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20219, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se 7 Índice 57 del expediente digital. 8 CPACA. 9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 38585 de 2014, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL, para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 135, literales b) y c), y 150, de la Decisión 486; 29, 61 y 209 de la Constitución Política; y 3º del CPACA.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La parte actora solicitó acceder a las pretensiones de la demanda y, además, aseguró que la marca concedida es la forma usual de los productos que pretende identificar en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior por cuanto corresponde a un modelo de utilidad peruano. Aseguró que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no hizo uso del derecho de prioridad, previsto en el artículo 9º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para solicitarlo en Colombia, pues tenía plazo hasta el 3 de agosto de 2012, lo que significa que la forma que incorpora dicho modelo de utilidad se volvió de dominio público por haber entrado a las formas conocidas en el mercado. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que la marca cuestionada no corresponde a un modelo de utilidad, por cuanto no es una invención ni genera utilidad técnica a algo ya existente.

Tampoco corresponde a una mejora útil o a un efecto técnico nuevo que se agregue a un objeto ya existente, sino, por el contrario, a un diseño exterior de un producto. Sostuvo que tanto el diseño industrial como el modelo de utilidad y las marcas tridimensionales tienen por objetivo identificar y distinguir productos o servicios, mediante la protección de formas tridimensionales; sin embargo, su principal función, -de los modelos de utilidad y diseños industriales-, es impedir la fabricación de productos que tengan un diseño similar al registrado, con el fin de que el titular pueda recuperar la inversión realizada para la creación del diseño o del modelo de utilidad, a diferencia de la marca tridimensional que sólo protege al titular de la falsificación de su marca entre los consumidor.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 466- 24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que si bien es cierto que el caso, que en el presente asunto 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se discute, versa sobre un modelo de utilidad registrado en Perú frente a la marca tridimensional registrada en Colombia, también lo es que por analogía se puede aplicar lo dicho por la OMPI entre diseños industriales y este tipo de marcas, de tal suerte que al establecer la distinción entre este tipo de figuras, es posible registrar una figura como marca tridimensional y como un diseño industrial, dándole así opción a su titular para efectuar el registro de la forma tridimensional como diseño industrial o como marca, o registrarla en ambas formas, pues no hay norma que prohíba el doble registro simultáneo.

Que, en virtud de lo expuesto, los requisitos para los modelos de utilidad hacen alusión expresa al carácter de novedad de la forma que se solicite, mientras que para la marca tridimensional no se requiere esa novedad, sino que la forma sea lo suficientemente distintiva para distinguir los productos o servicios en el mercado de los productos o servicios de un tercero para que el consumidor no caiga en confusión. Que, en ese orden de ideas, el cargo de transgresión de lo previsto en el artículo 135, literal c), de la Decisión 488 no tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, debe negarse las pretensiones de la parte demandante. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.4.- La sociedad POLINPLAST S.A.C., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…] 1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales. 1.1.

Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, esta puede estar conformada, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de estas, formas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores. 1.2.

En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; esto es, por tres dimensiones, lo que constituye un signo tridimensional. […] 1.5. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros: […] 1.6.

Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no 10 Proceso 75-IP-2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes. […] 2.

Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos. […] 2.2. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios.

Advierte el tribunal que en relación con éstas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos. 2.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020180012500 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: Con relación a los artículos 135 (literal b) y 150 de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicada en la Gaceta Oficiale del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023.

Con relación al artículo 135 (literal c) de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la presente providencia.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 38585 de 20 de junio de 2014, concedió el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL a la sociedad POLINPLAST S.A.C., para distinguir los siguientes productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Recipientes para uso doméstico o culinario y/o recipientes de cocina […].

A juicio de la actora, la SIC concedió el registro de la marca cuestionada obviando que es la forma usual de los productos que ampara; y que, además, es la misma que fue registrada con anterioridad en Perú por la sociedad POLINPLAST S.A.C., como modelo de utilidad, por lo que también carece de distintividad. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la referida sociedad logró un doble objetivo, ya que no solo se apropió de una forma externa de un producto que está amparado en Perú como modelo de utilidad, sino que, además, a través de la marca tridimensional otorgada por la SIC se apropió de una ventaja funcional o técnica que tiene los productos que identifica.

Por su parte, la SIC adujo que la marca cuestionada no corresponde a un modelo de utilidad, por cuanto no es una invención ni genera utilidad técnica a algo ya existente. Tampoco corresponde a una mejora útil o a un efecto técnico nuevo que se agregue a un objeto ya existente, sino, por el contrario, a un diseño exterior de un producto.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 75-IP-2023, en la cual indicó que resultaba procedente el estudio del artículo 135, literal c) de la Decisión 486; y que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en la interpretación prejudicial núm. 344-IP-202211, en la que se interpretaron los artículos 135, literales b), y 150 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y el requisito de distintividad, es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 356-IP-2021, señaló que un signo tridimensional es aquel que ocupa las tres dimensiones del espacio y se trata de un cuerpo provisto de volumen, en el cual se ubican los envases, envoltorios y relieves. En efecto, en tratándose de signos tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 201512, precisó lo siguiente: 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00342- 00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales.

Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. […]”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto […].”13 Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima pertinente traer a colación el concepto de los signos tridimensionales que se constituyen como formas de productos y su registrabilidad.

En ese sentido, conviene destacar que la citada sentencia también se pronunció sobre la registrabilidad de signos que constituyen la forma de los productos y cuándo éstos se estiman como formas usuales14 y, al efecto, razonó así: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste. 13 ibídem 14 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01). 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado.

Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. […]” (Destacado fuera de texto). Sobre dicho asunto, la Sala en sentencia de 31 de enero de 201915, que ahora se prohíja, señaló, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, lo siguiente: “[…] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]” 3.3.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 3.4.

Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110024000. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 3.5. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en: a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto, y de esta manera identificar su forma funcional.

V.g. un sacacorchos. 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. […]” (Destacado fuera de texto).

También se advierte que para que un signo tridimensional sea susceptible de registro, según lo indicado por la Sala en la sentencia de 28 de julio de 202216, además de presentar tres dimensiones, es decir, altura, anchura y profundidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:.- No debe corresponder a una forma usual de los productos que identifica, esto es, a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tiene un producto determinado. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00242-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- No debe consistir en la forma usual del envase que contiene los productos a identificar, es decir, que el recipiente o envoltura que contiene el producto no sea común y ordinario..- No debe consistir en una forma ordinaria impuesta por la naturaleza de la función del producto o servicio a identificar.

En ese sentido, la marca objeto de la solicitud de registro17 se representa así: Como se aprecia de la reproducción exacta de la figura que se presentó en el escrito de solicitud ante la autoridad administrativa y de la explicación de la misma, la Sala encuentra que el diseño solicitado corresponde a un recipiente para uso doméstico o culinario en sus siete vistas, que se compone de: i) un recipiente base de color azul; ii) un escurridor o cesta en el lateral derecho; iii) una 17 Folio 8 del cuaderno físico núm. 1. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co porción de tapa en forma semicircular móvil; y iv) otra porción de tapa en forma de carcasa que se encuentra en una posición fija.

Al respecto, la Sala observa que no se trata de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar los recipientes para uso doméstico o culinario en el mercado, ya que del plenario, especialmente de la actuación administrativa, no se advierten elementos probatorios de los cuales se pueda llegar a dicha conclusión, ni tampoco se evidencia que corresponda a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tienen tales productos, sino que, por el contrario, la marca cuestionada cuenta con elementos diferenciadores como los descritos en el párrafo anterior que permiten identificar el producto en el mercado, distinguiéndola así de otros comercializadores de recipientes culinarios o domésticos.

En efecto, la Sala considera que al analizar la marca en su conjunto se puede corroborar que la marca tridimensional cuestionada cuenta con elementos adicionales que la apartan de ser la forma usual utilizada para recipientes, en especial, domésticos o culnarios, tales como las formas y líneas de la tapa o carcaza superior, la cual es curva y está compuesta de plástico trasparente fijo y otra móvil, así también, con 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un escurridor en el lateral derecho, los cuales son elementos novedosos o inusuales en relación con los productos que ampara.

En ese orden de ideas, para la Sala la marca TRIDIMENSIONAL de diseño de UN RECIPIENTE PARA USO DOMÉSTICO O CULINARIO posee la característica de la distintividad, en la medida en que se individualiza, identifica y diferencia en el mercado de las otras marcas de comercializadoras de recipientes, en especial, culinarios o domésticos, lo que le permite al consumidor o usuario distinguirlo de otros artículos de ese tipo en el mercado y así seleccionarlo.

En otras palabras, el signo se perfecciona como marca en la medida en que está unido a un producto; y que, además, el consumidor le atribuye un origen empresarial, tal y como ocurre en el caso sub lite. Adicionalmente, la Sala estima que el acto administrativo acusado no le ha concedido a la sociedad POLINPLAST S.A.C. la exclusividad para el uso de figuras con formas de recipientes, de tal forma que pueda endilgarse prácticas de monopolio y, en tal sentido, pueda impedir a otros empresarios comercializar recipientes, en especial recipientes de uso doméstico o culinario, quienes, se reitera, también 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pueden hacer uso de estas con diferentes diseños para conformar su propio registro marcario.

En consecuencia, la Sala considera que en el caso sub lite las características que conforman a la marca objeto de la presente controversia sí le otorgan suficiente distintividad (intrínseca y extrínseca)18, puesto que a pesar de que está formado por la figura de un recipiente de uso doméstico o culinario, cuenta con elementos y diseños particulares adicionales que la hacen novedosa y registrable.

Ahora, la actora en la demanda alega que la marca cuestionada corresponde a la misma que fue registrada con anterioridad en Perú por el tercero con interés directo en las resultas del proceso como modelo de utilidad, lo que significa que tiene los mismos efectos técnicos y lo que se pretende es restringir la competencia, ya que no permite que empresarios de un determinado sector económico fabriquen y comercialicen un producto cuya mejora técnica pertenece al dominio público. 18 En la sentencia de 12 de abril de 2012 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00191-00), la Sección Primera señaló: “[…] El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los requisitos para el registro de las marcas, ha dicho: “…se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 145) […]”. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, como bien lo asintió la SIC en la contestación de la demanda, la marca cuestionada no es un modelo de utilidad, el cual hace parte de las nuevas creaciones y en, ese sentido, no corresponde a una invención ni genera utilidad técnica a algo ya existente, ni tampoco atañe a una mejora útil y/o a un efecto técnico nuevo que se agregue a un objeto ya existente, sino que fue solicitado como un signo distintivo, específicamente como una marca tridimensional, consistente en tres vistas contentivas del diseño exterior de un producto, tal como se observa en la solicitud de registro y en el acto administrativo acusado, esto es19: 19 Antecedentes administrativos obrantes en el CD visible a folio 83 del cuaderno físico principal. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la parte demandada no tenía por qué observar lo establecido en el artículo 9º de la Decisión 486, que establece un término par ejercer el derecho de prioridad dentro de los países miembros, que indica que para beneficiarse de dicho derecho, la solicitud que invoca debe cumplir con un plazo desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca, lo cual no ocurre en este caso, pues el tercero con interés directo en las resultas del proceso no estaba solicitando en Colombia un modelo de utilidad como el que tenía registrado en Perú, sino que estaba presentando a registro un signo distintivo, el cual tiene unos requisitos específicos y diferentes a los previstos para las nuevas creaciones en la Decisión 486.

En efecto, respecto de la definición y normativa aplicable a las patentes de modelos de utilidad, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2013, precisó lo siguiente: “[…]

PRIMERO: El modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

El artículo 85 de la Decisión 486 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que los 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial, de conformidad con lo expresado en la presente.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: A los modelos de utilidad les son aplicables, en virtud del artículo 85 de la Decisión 486, las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fuere pertinente, salvo lo dispuesto acerca de los plazos, los cuales se reducirán a la mitad.

CUARTO: La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, se juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada y será publicada en la Gaceta Oficial a fin de que las personas que tengan un interés legítimo puedan presentar oposiciones.

Cumplido este procedimiento, a solicitud de la parte interesada y consiguiente pago de la tasa correspondiente, la oficina nacional competente, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado. […]” (Destacado fuera de texto).

Por su parte, respecto de las marcas tridimensionales, como se advirtió en párrafos anteriores, dicha Corporación en la Interpretación Prejudicial 077-IP-2012, las definió como: 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005). […] En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. […]

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. […]”.

En virtud de lo expuesto, para la Sala resulta evidente que cada nueva creación y signo distintivo, particularmente, para el caso concreto, las patentes de modelo de utilidad y marcas tridimensionales, tienen sus propios requisitos los cuales no son extensibles entre sí, máxime si se tiene en cuenta que los derechos de propiedad industrial que cada una otorga son diferentes, de manera que no es posible, como lo pretende hacer valer la actora, extrapolar los requisitos de una patente de modelo de utilidad al de una marca tridimensional.

Y respecto del argumento de la demandante concerniente a que se violaron los artículos 29, 61 y 209 de la Constitución Política y 3º del CPACA, la Sala no evidencia dicha transgresión, habida cuenta que la entidad demandada concedió el registro de la marca TRIDIMENSIONAL cuestionada de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, específicamente respecto de los signos distintivos, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Por consiguiente, la Sala concluye que no se transgredieron las normas alegadas como violadas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL cuestionada para amparar los productos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00125-00 Actora: COLPLAST S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de marzo de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.