11001032400020160016500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “VIP FASHION” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “VIP”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LAS PARTÍCULAS “VIP” Y “FASHION”, SON DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LAS CLASES 3ª Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 00033651 de 30 de junio de 2015, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 81569 de 15 de octubre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto "VIP FASHION". 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 18 de junio de 2014 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “VIP FASHION”, para identificar productos 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 252 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna por parte de terceros. 3º: Que mediante la Resolución núm. 00033651 de 2015 la directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “VIP FASHION”, para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca “VIP”, previamente registrada en la Clase 3ª, cuyo titular es la sociedad PLAYBOY ENTERPRISE INTERNATIONAL INC. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 81569 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería, marca utilizada para industria textil […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que entre los productos que distinguen los signos distintivos enfrentados “VIP FASHION” y “VIP” no se presenta conexidad competitiva, de manera que no existe riesgo actual o inminente que permita afirmar que podría generarse confusión respecto de su origen empresarial.

Indicó que los canales de comercialización de los productos que distinguen el signo y marca enfrentados son completamente diferentes, al igual que los medios de publicidad, pues tanto el titular de la marca previamente registrada como el del signo cuestionado se desenvuelven en mercados distintos. Sostuvo que la sociedad PLAYBOY ENTERPRISE INTERNATIONAL INC. es mundialmente reconocida por la gráfica de conejo que acompaña a sus marcas o por la denominación “PLAYBOY”; y que el registro previo “VIP” utiliza dicha gráfica en los perfumes que distingue, por lo que el consumidor fácilmente podrá diferenciarla de su signo “VIP FASHION”. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que en el presente caso debe darse aplicación al principio de especialidad, el cual dispone que es posible registrar signos similares en la misma Clase Internacional, siempre y cuando sus productos o servicios sean distintos, tal y como ocurre en el caso sub examine.

Mencionó que tanto en la marca previamente registrada, “VIP”, como en el signo cuestionado, “VIP FASHION”, prevalece el elemento gráfico o figurativo sobre el denominativo, lo cual evidencia aún más, a su juicio, las diferencias existentes entre los mismos. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 2º, 6º y 61 de la Constitución Política, habida cuenta que no existe riesgo actual o futuro que permita afirmar que podría generarse confusión respecto del origen empresarial que amparan los productos de las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que el signo cuestionado “VIP FASHION” ampara prendas de vestir y la marca previamente registrada “VIP” identifica perfumes y cosméticos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado “VIP FASHION” reproduce totalmente la 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca previamente registrada “VIP”, sin que la adición del término “FASHION” sea suficiente para diferenciarlos.

Señaló que la expresión “FASHION” es de uso común para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es débil e inapropiable y debe ser excluida del cotejo marcario; y que, por lo anterior, el signo cuestionado es idéntico a la marca previamente registrada. Adujo que entre los productos que distinguen el signo y marca enfrentados se presenta conexidad competitiva, toda vez que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, además de que presentan un uso conjunto o complementario.

II.-2. La sociedad PLAYBOY ENTERPRISE INTERNATIONAL INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante curador ad litem, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Alegó que el elemento predominante en el signo y marca enfrentados es el nominativo y no el gráfico, de manera que se presentan similitudes que son susceptibles de generar confusión en el público consumidor. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza han sido consideradas como conexas entre sí y, por tal motivo, sus productos presentan conexidad competitiva y el actor no aportó prueba o argumento alguno en contrario para demostrar la ausencia de ésta.

Que lo anterior se debe a que los productos de las mencionadas clases se han visto comercializados de forma conjunta por el mismo medio y, asimismo, dichos artículos tienden a diversificarse y terminan incursionando en productos de la otra clase y viceversa. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que 5 CPACA. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 00033651 de 30 de junio de 2015 y 81569 de 15 de octubre de 2015, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “VIP FASHION” al actor, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 de la Decisión 486 de 2000; y 2º, 6º y 61 de la Constitución Política Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- El actor insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que el signo cuestionado representa no solo la calidad de los productos que ofrece sino también la identidad como empresa.

IV.2.- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que los signos distintivos enfrentados, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan indudablemente riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor adquirente de sus productos en el mercado, habida cuenta de que la expresión cuestionada “VIP 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FASHION” reproduce en su totalidad la estructura gramática de la marca previamente registrada “VIP”.

IV.3.- La sociedad PLAYBOY ENTERPRISE INTERNATIONAL INC, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existen similitudes entre el signo solicitado y la marca previamente registrada al compartir la palabra “VIP”, lo que podría generar un riesgo de confusión o asociación en el público.

IV.4.- El agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 288, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que el signo solicitado “VIP FASHION” contiene la expresión “VIP”, que compone totalmente la marca previamente registrada “VIP”, de manera que su estructura gramática y pronunciación es la misma.

Sostuvo que la única diferencia radica en la inclusión del elemento denominativo “FASHION”, término de uso común para la clase de productos que pretende amparar, el cual no genera ningún efecto sonoro distinto y debido a su semejanza gramatical entre las dos palabras “VIP”, el signo solicitado a registro no cuenta con elementos 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicionales que eviten que el consumidor incurra en confusión al adquirir sus productos y/o servicios.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos 7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160016500, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. 7 Proceso 38-IP-2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00033651 de 30 de junio de 2015 y 81569 de 15 de octubre de 2015, denegó el registro como marca del signo mixto solicitado, “VIP FASHION”, al actor, para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “VIP”, de propiedad de la sociedad PLAYBOY ENTERPRISE INTERNATIONAL INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso,, que ampara productos de la Clase 3ª.

A juicio del demandante, entre los productos que distinguen los signos distintivos enfrentados “VIP FASHION” y “VIP” no se presenta conexidad competitiva, de manera que no existe riesgo actual o inminente que permita afirmar que podría generarse confusión respecto de su origen empresarial. Indicó que los canales de comercialización de los productos que distinguen el signo y marca enfrentados son completamente diferentes, al igual que los medios de publicidad, pues tanto el titular de la marca 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada como el del signo se desenvuelven en mercados distintos.

Por su parte, la SIC manifestó que el signo solicitado “VIP FASHION” reproduce totalmente la marca previamente registrada “VIP”, sin que la adición del término “FASHION” sea suficiente para diferenciarlos. Señaló que la expresión “FASHION” es de uso común para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es débil e inapropiable y debe ser excluida del cotejo marcario; y que, por lo anterior, el signo cuestionado es idéntico a la marca previamente registrada.

El Tribunal, en atención a la solicitud deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 38-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio contenido en la Interpretación Prejudicial núm. 344-IP-20228, en la que se interpretó el artículo 134 de la Decisión 486. Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486, al exponer el concepto 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 del 12 de abril de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de violación del mismo adujo que entre los signos distintivos en conflicto no existe semejanza capaz de inducir en confusión al público consumidor, por cuanto los productos que pretende amparar el signo solicitado corresponden a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca previamente registrada distingue productos de la Clase 3ª, lo que genera ausencia de conexidad entre ellos y, además, que no son complementarias entre sí, es decir, alegó la ausencia de una de las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, ibidem.9 En este orden de ideas, la Sala considera que el estudio del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136, ibidem, se incluye en el problema jurídico a resolver. 10 Así las cosas, el texto de las normas aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los pronunciamientos comunitarios11, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 11 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO12 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “VIP FASHION”, como lo es el cuestionado, a nombre del actor, con una marca mixta, “VIP” de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador 12 Folio 59 del cuaderno físico principal. 13 Folio 59 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marca mixtos enfrentados, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que los distingue. Cabe precisar que las precitadas interpretaciones prejudiciales enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la SIC, el término “FASHION”, que hace parte del signo cuestionado es de uso común para amparar productos en las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiables de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine se evidenció que en la página web de la entidad demandada14, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 3ª y 25 que contenían la expresión “FASHION”:.- Clase 3ª: MARCA TITULAR GRIMMY FASHION (MIXTA) FLOR DE MARÍA TAMAYO OSPINA FASHIONISTA (NOMINATIVA) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED VELFASHION (NOMINATIVA) ADDFENY, S.L. FASHION FRUITS (NOMINATIVA) HARTUNG Y COMPAÑIA SAS TEEN SPIRIT FASHION (NOMINATIVA) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.- Clase 25: MARCA TITULAR OPPOSITE FASHION STORE (MIXTA) ROBERT RUEDA ARIZA ALEJANDRO GIL LOPEZ MYA COT FASHION (NOMINATIVA) ABELARDO TOBON RESTREPO JEANS LEANDRU´S THE LEANDRUS INTERNATIONAL 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 5 de junio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MAXIMUM THING IN THE FASHION (MIXTA) COMPANY SAS XUSS EXECUTIVE FASHION (MIXTA) YOHAN ARLEY ORTIZ JARAMILLO S-KIN FASHION (MIXTA) ALEXANDER HINCAPIE MARIN También se observó que en la página web de la entidad demandada15, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 3ª y 25 que contenían la expresión “VIP”:.- Clase 3ª: MARCA TITULAR 212 VIP (NOMINATIVA) CAROLINA HERRERA LTD OLD SPICE VIP (MIXTA) SHULTON, INC. VIP MÚSCARI (MIXTA) MUSCARI INTERNATIONAL S.A. BEBIKO VIP (NOMINATIVA) PASKEL KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI i9VIP (MIXTA) I 9 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.- Clase 25: MARCA TITULAR CINEPOLIS VIP (MIXTA) KTR, LLC VIP, VERY IMPORTANT PERSON, FORME PARTE DE LA ELITE (MIXTA) FUNDACION CREACIONES MIQUELINA VIP YOUR IDENTITY TALLER DE MODA I.L. S.A.S. 15 www.sipi.gov.co.

En ese sentido, al ser “VIP” y “FASHION” unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente16: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) 16 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “VIP” y “FASHION”, no pueden impedir la inclusión de dicha partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general17.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “VIP” y “FASHION” que forman parte, respectivamente, de los signos distintivos enfrentados y del signo cuestionado, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que éstos se reducirían de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Adicionalmente, la Sala considera que tampoco resulta procedente excluir del cotejo la expresión “FASHION”, toda vez que es la palabra en la que recae la fuerza distintiva del conjunto marcario, según el demandante. 17 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00, que ahora se prohíja. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “VIP FASHION” y “VIP”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo y marca enfrentados cuentan con terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica y consonántica, pues el signo cuestionado “VIP FASHION” está compuesto por dos (2) palabras, tres (3) sílabas (VIP-FAS-HION), diez (10) letras, seis (6) consonantes (V-P-F-S-H-N) y cuatro (4) vocales (I-A-I-O), mientras que la marca previamente registrada “VIP” se conforma por una (1) palabra, una (1) sílaba (VIP), tres (3) letras, dos (2) consonantes (V- P) y una (1) vocal (I).

En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten la partícula de uso común, “VIP”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinada en su final con una expresión diferente, “FASHION”. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, cabe mencionar que el signo solicitado está compuesto por la terminación (HION) diferente a la de la previamente registrada (P), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En ese sentido, la Sala considera que al estar acompañado el signo cuestionado en su terminación con otro vocablo como lo es la partícula “FASHION” se genera una expresión completamente distintiva y diferente, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, la palabra adicional (“FASHION”) de la expresión cuestionada “VIP FASHION”, refuerza las diferencias entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, dotando al signo objeto de controversia de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”18, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la medida en que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones diferentes. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION – VIP – VIP FASHION Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las expresiones cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación19. 19 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “VIP”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia20, significa: “[…] 1. m. y f. Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante. […]”.

Por su parte, la partícula “FASHION”, presente en el signo cuestionado, se encuentra escrita en inglés y traduce a “MODA”; sin embargo, dicha acepción no es de conocimiento común o generalizado21 por parte del consumidor y, por lo tanto, debe tenerse como un vocablo de fantasía. Así las cosas y comoquiera que el signo y marca cotejados contienen expresiones de fantasía, la Sala considera que éstos no pueden cotejarse desde este aspecto.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 20 https://dle.rae.es/vip?m=form Consultado el 5 de junio de 2024. 21 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “FASHION” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dado que el signo cuestionado, “VIP FASHION”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada.

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “VIP FASHION”, la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre el signo y la marca enfrentada semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201622, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00033651 de 30 de junio de 2015 y 81569 de 15 de octubre de 2015, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “VIP FASHION”, solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del actor; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00165-00 Actor: LUCAS SANTIAGO DUQUE HERNÁNDEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de junio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.