CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “ORO PAN” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL CON LA MARCA NOMINATIVA “ORO TRIGO”, PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “ORO”, CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LAS PALABRAS “PAN” Y “TRIGO” SON GENÉRICAS RESPECTO DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener la siguiente declaración: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Es nula la Resolución núm. 39879 de 22 de junio de 2016, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “ORO PAN”. 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 24 de julio de 2015 solicitó el registro como marca del signo mixto “ORO PAN”, para distinguir productos de la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era confundible con las marcas nominativas y mixta “ORO TRIGO” y “HAZ DE OROS”, previamente registradas en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 103507 de 30 de diciembre de 2015 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “ORO PAN”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo dicha sociedad interpusó recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 39879 de 22 de junio de 2016, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., únicamente frente a la marca “ORO TRIGO” y denegó el registro como marca del signo mixto “ORO PAN”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004; y 35 y 83 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, desconoció que el signo cuestionado “ORO PAN” es de naturaleza mixta, mientras que la marca previamente registrada “ORO TRIGO” es nominativa, por lo cual son visualmente diferentes.

Manifestó que la expresión “ORO”, que comparten las expresiones enfrentadas, es de uso común para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que existen más de siete (7) registros marcarios que la contienen a nombre de diferentes titulares, lo que significa que la sociedad opositora es titular de una marca débil y no puede impedir el registro de otros signos que contengan dicho vocablo.

Sostuvo que desde los puntos de vista ortográfico, fonético, conceptual y visual el signo y la marca enfrentados son completamente diferentes, por lo que la expresión “ORO PAN” tiene suficiente fuerza distintiva para ser registrable y coexistir de manera pacífica con las marcas de propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que esperaba que la SIC mantuviera el criterio adoptado en otro caso similar, pues con anterioridad ya había concedido el registro de la marca “OROPAN” para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA OROPAN, a pesar de ya encontrarse registrada la marca “ORO TRIGO”.

Indicó que la marca “ORO TRIGO” no ha sido obstáculo para conceder los registros como marcas de otros signos que también distinguen productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: “GRANO DE TRIGO Y TRES ESPIGAS” y “GRANO DE ORO”, “PAN DE ORO” y “ORO CREMA”. Aseguró que el consumidor tiene una idea clara sobre el origen empresarial de las marcas “ORO TRIGO” y “ORO PAN”, así como de sus diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales.

Concluyó que atendiendo a las reglas sobre cotejo marcario y en atención a las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas, el signo “ORO PAN” posee la suficiente capacidad distintiva para ser registrada como marca. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el signo y marca enfrentada están conformadas por dos términos: el primero, con la partícula “ORO”, usado de manera arbitraria; y el segundo, con las palabras “PAN” y “TRIGO”, siendo estas genéricas inapropiables que hacen referencia a un producto alimenticio, razón por la que el público consumidor podría asociarlas, máxime si se tiene en cuenta que la carga distintiva recae en la expresión “ORO”.

Aseguró que el signo cuestionado es compuesto y reproduce parcialmente la marca registrada, situación que generaría confusión directa en el mercado. II.-2. La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Señaló que el signo “ORO PAN” es similar ortográfica, fonética y visualmente a la marca “ORO TRIGO”, por lo que no hay posibilidad alguna que puedan ser diferenciadas por el consumidor. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que es evidente la relación conceptual entre las expresiones enfrentadas, pues las dos identifican el mismo producto cuya materia prima es el trigo, y de buena calidad, por eso la existencia en su conjunto de la palabra “ORO”: asimismo, se comercializan a través de los mismos canales, los medios de publicidad empleados son iguales y tienen la misma finalidad.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que el registro de la marca “ORO TRIGO”, fue cancelado por no uso mediante la Resolución núm. 14354 de 16 de mayo de 2019, por lo que debe ser excluida y realizar el cotejo marcario solamente frente a la marca “HAZ DE OROS”.

IV.-2. La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que el signo cuestionado carece del requisito de distintividad, teniendo en cuenta que ortográfica, fonética, visual y conceptualmente es igual a la marca “ORO TRIGO”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Para el efecto, sostuvo que el signo cuestionado reproduce parcialmente la marca opositora, lo que generaría de permitir su registro confusión directa en el público consumidor, ya que al adquirir un producto amparado por el signo “ORO PAN”, creería que está comprando los identificados por la marca “ORO TRIGO”.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 7 Proceso 221-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si es el denominativo o el gráfico. i. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. ii.

Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el párrafo 2.2. de la presente interpretación prejudicial. […] 4. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común […] 4.3. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿Qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 4.4. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.10.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 5.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […] 6. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Definición 6.2. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 6.4. de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] 6.12. […] Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente en que ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La notoriedad del signo solicitado a registro […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 39879 de 22 de junio de 2016, denegó el registro como marca del signo mixto “ORO PAN” al actor, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada, “ORO TRIGO”, que identifica productos en las misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio del demandante, la SIC desconoció que el signo cuestionado “ORO PAN” es de naturaleza mixta, mientras que la marca previamente registrada “ORO TRIGO” es nominativa, por lo que son visualmente diferentes. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la expresión “ORO”, que comparten las expresiones enfrentadas, es de uso común para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, señaló que el signo y la marca enfrentada están conformadas por dos términos: el primero, con la partícula “ORO”, usado de manera arbitraria; y el segundo, con las palabras “PAN” y “TRIGO”, siendo estas genéricas inapropiables que hacen referencia a un producto alimenticio, razón por la que el público consumidor podría asociarlas, máxime si se tiene en cuenta que la carga distintiva recae en la expresión “ORO”.

Aseguró que el signo cuestionado es compuesto y reproduce parcialmente la marca registrada, situación que generaría confusión directa en el mercado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de oficio de los artículos 136, literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 4868, “[…] por ser materia de controversia la confundibilidad entre signos, conexión entre productos 8 Tales artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y notoriedad de la marca […]”, no así la del artículo 134 por “[…] por no estar en discusión el concepto de la marca y sus requisitos […]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 al exponer el concepto de violación, entre otros, adujo que el signo cuestionado es diferente a la marca opositora, es decir, alegó que aquel no incurría en falta de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem.9 De igual manera, como ya se dijo, el Tribunal también estimó que no resultaba procedente el estudio del artículo 134 de la Decisión 486, habida cuenta que en el presente caso no está en discusión el concepto de marca y sus requisitos.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite no procede el análisis de vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, razón por la cual el estudio del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136, ibídem, se incluye en el problema jurídico a resolver. 10 Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente: 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO11 ORO TRIGO MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “ORO PAN”, como lo es el solicitado por el actor, con una marca nominativa, "ORO TRIGO", previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el 11 Folio 10 del cuaderno principal. 12 Folio 11 del cuaderno principal. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo el mismo son solicitados a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquel.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es del caso señalar, como se indicó en la interpretación prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

En dicha interpretación también se indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, de ahí que 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la SIC, los términos “PAN” y “TRIGO” son inapropiables de manera exclusiva al ser palabras genéricas respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la Sala procederá a analizar si, en efecto, resultan genéricas o no. En ese sentido, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

Al respecto, la Sala observa que el signo y la marca enfrentada poseen unas partículas genéricas, esto es, “PAN” y “TRIGO”, respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que las mismas señalan directamente los productos que se pretende ofrecer, es decir, productos alimenticios como el pan y la harina de trigo.

Así las cosas, las expresiones “PAN” y “TRIGO”, que hacen parte del signo y la marca enfrentada, son expresiones, respectivamente, 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genéricas que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas.

Ahora, se considera necesario analizar si la partícula “ORO” que hace parte de las expresiones enfrentadas es de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en atención a lo sostenido por el actor en la demanda. En la página web de la entidad demandada13 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en la citada Clase 30, que contienen la expresión “ORO”: SIGNO TITULAR OROBLANCO (mixta) DIANA CORPORACION S.A.S. OROWEAT (nominativa) GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V. LA VIRGEN DE ORO (mixta) C.I. LA VIRGEN DE ORO S.A. SUPREMA DE ORO (mixta) INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S. 13 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 12 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PAN DE ORO (nominativa) TEAM FOODS COLOMBIA S.A. Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “ORO” se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Cabe señalar que al ser términos de uso común son inapropiables, de tal forma que el titular de una marca que incluya la expresión de “ORO” no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarlas en la conformación de sus marcas. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “ORO”, que forma parte del signo cuestionado y la marca opositora, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además de que es sobre dicha expresión que recae la presunta confusión14, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la expresión “ORO”, a pesar de ser de uso común, es arbitraria respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, es la que tiene mayor fuerza distintiva dentro de los conjuntos marcarios enfrentados, de manera que la Sala considera que ésta debe mantenerse dentro del cotejo, no así las partículas “PAN” y “TRIGO” que resultan genéricas respecto de los artículos de 14 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 27 de enero de 2022, de la siguiente manera: “[…] Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAKE UP”, que forma parte de los signos enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, que es sobre dicha expresión que recae la presunta confusión, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. […]” (Destacado fuera de texto).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2012-00134-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha Clase, por lo que sí procede su exclusión, como se había indicado anteriormente.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, esto es, “ORO” y “ORO”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “ORO” y “ORO” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “ORO” que conforma el signo cuestionado y la marca enfrentada, según el Diccionario de la Real Academia15 tienen el mismo significado, esto es: “[…] 1. m. Elemento químico metálico, de núm. atóm. 79, de color amarillo brillante, el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad, escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra nativo y muy disperso, y que se usa en joyería, en la fabricación de monedas y, aleado con platino o paladio, en odontología. (Símb.

Au) […]”. De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica, fonética y conceptual entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. 15 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 12 de octubre de 2023, https://dle.rae.es/oro 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […].

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia de 28 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” 16 (Destacado fuera de texto). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub examine, el signo cuestionado, “ORO PAN”, fue solicitado por el actor para amparar los siguientes productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo […]”.

Por su parte, la marca nominativa “ORO TRIGO”, previamente registrada a favor de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos en la misma clase: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); tienen la misma finalidad, es decir, alimentar a los seres vivos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y marca enfrentada.

Así las cosas, al existir identidad entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes relacionados económicamente.

Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la identidad antes anotada, lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 17 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “ORO TRIGO”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales18: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Así las cosas, al existir identidad entre las expresiones cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. 18 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en lo tocante al argumento del demandante concerniente a que en otro caso la entidad demandada permitió el registro de otra marca que tiene dentro de su conjunto la partícula “OROPAN”, así como también que la marca “ORO TRIGO”, no ha sido obstáculo para conceder otras marcas que en su conjunto tengan tales palabras, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares19; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia20 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Y respecto del argumento del actor concerniente a que se violaron los artículos 35 y 83 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha transgresión, habida cuenta que la entidad demandada denegó el registro del signo cuestionado de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, se observa que el actor en los alegatos de conclusión puso de manifiesto que el certificado del registro de la marca opositora “ORO TRIGO”, fue cancelado por la SIC por no uso mediante la Resolución núm. 14354 de 16 de mayo de 2019, por lo que debe ser excluida en el caso sub examine y realizar el cotejo marcario solamente frente a la marca “HAZ DE OROS”.

Sobre el particular, la Sala resalta que tal situación no tiene incidencia alguna, por cuanto la marca “ORO TRIGO” se encontraba plenamente vigente al momento de la expedición del acto acusado; y, además, tampoco procede realizar el estudio de confundibilidad frente a la marca “HAZ DE OROS”, pues la SIC únicamente declaró fundada la oposición del tercero con interés directo en las resultas del proceso frente a la marca “ORO TRIGO”, ya que respecto de la marca “HAZ DE OROS”, concluyó que entre ésta última y el signo cuestionado no existía semejanza alguna, lo cual tampoco fue controvertido en el escrito contentivo de la demanda.

En este orden de ideas, la Sala concluye que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “ORO PAN”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en este se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00538-00 Actor: EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA AGREDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de octubre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.