CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., primero (1.°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación:11001032400020150050500 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Compagnie Gervais Danone Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Vitamcol S.A.S. Temas: Cotejo de marcas nominativas y mixtas.

Prevalencia de elemento nominativo en marcas mixtas. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Compagnie Gervais Danone contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 70238 de 26 de noviembre de 2014 y 30357 del 11 de junio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 1. Compagnie Gervais Danone1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, que se adecuó4 a la acción de nulidad relativa5, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 70238 del 26 de noviembre de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 30357 del 11 de junio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta VITAMCOL, que identifica productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Vitamcol S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones6: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No 70238, dictada por el Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 26 de noviembre de 2014, por medio de la cual: a) Se declaró infundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, en contra de la solicitud de registro de la marca VITAMCOL (Mixta) en Clases 5 y 30 a nombre de VITAMCOL S.A.S.; y b) Se concedió el registro de la marca solicitada VITAMCOL (Mixta), para identificar “Suplementos dietarios, complementos alimenticios a base de aceite 1 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 3 a 7 2 Cfr. Folios 25 a 54 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. 244. 5 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial”. 6 Cfr. Folios 26 y 27 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 de linaza, aceite de lino, de albúmina, de alginatos, de caseína, de enzimas, de germen de trigo, de glucosa, de jalea real, de lecitina, de linaza, de polen, de propóleos, de proteínas, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, bebidas dietéticas, sustancias dietéticas, complementos alimenticios a base de enzimas, pastillas para adelgazar.” en la Clase 5 Internacional y “Alimentos en general, almidón para uso alimenticio, alimentos a base de avena, barritas de cereales ricas en proteínas, bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, bebidas a base de cafeína, gluten preparado en forma de producto alimenticio, linaza para la alimentación humana, extractos de malta para uso alimenticio”, en la Clase 30 Internacional, solicitada por VITAMCOL S.A.S. 2.

Que se declare nula la Resolución No. 30357 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 11 de junio de 2015, por medio de la cual: a) Se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca solicitada VITAMCOL (Mixta) en Clase 5 y 30, contenida en la Resolución 70238 de 26 de noviembre de 2014. 3.

Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el escrito de Oposición presentado el día 11 de junio de 2014, por la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE; b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca VITAMCOL (Mixta) en las Clases 5 y 30 Internacional a nombre de VITAMCOL S.A.S., por ser similarmente confundible con la marca previamente registrada VIDACOL No. 447366, registrada en Colombia en Clase 29, a nombre de COMPAGNIE GERVAIS DANONE; c) Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Registro de la marca VITAMCOL (Mixta) con certificado No. 518160, en las Clases 5 y 30 Internacional a nombre de VITAMCOL S.A.S. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 27 de marzo de 2014, el registro como marca del signo mixto VITAMCOL, para distinguir productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folios 27 a 30 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 28 de abril de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 693, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca nominativa VIDACOL, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 70238 de 26 de noviembre de 2014, concedió el registro de la marca mixta VITAMCOL para distinguir productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 70238 de 26 de noviembre de 2014. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 30357 de 11 de junio de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 70238 de 26 de noviembre de 2014.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 20008. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así9: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8 “Régimen Común de Propiedad Industrial” 9 Cfr. Folios 30 a 49 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 6.1.

Indicó que, la parte demandada, al expedir los actos administrados acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca VITAMCOL, no tuvo en cuenta los presupuestos de irregistrabilidad previstos en la norma, ya que las marcas VITAMCOL y VIDACOL presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que generan riesgo de confusión para el consumidor. 6.2.

Señaló que, desde el punto de vista ortográfico, la marca VITAMCOL reproduce 6 de 8 elementos que componen la marca VIDACOL, ya que el solicitante reprodujo la estructura básica V-I-A-C-O-L, cambiando tan solo dos letras, modificaciones que resultan secundarias, dadas las coincidencias vocálicas y consonánticas que se presentan entre los elementos predominantes de las marcas en conflicto. 6.3.

Agregó, en relación con la similitud fonética, que existe una gran semejanza fonética entre las marcas cotejadas, dada la sonoridad de las consonantes y vocales más sobresalientes de las mismas y teniendo en cuenta que la reproducción se da tanto en el prefijo VI como en el sufijo COL. 6.4. Manifestó, frente al aspecto visual, que existe similitud, como resultado de la reproducción de la estructura consonántica, la cual genera una impresión muy similar al apreciar las marcas en su conjunto y de manera sucesiva. 6.5.

Sostuvo que existe conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas cotejadas, ya que la marca VITAMCOL ampara productos de las clases 5 y 30 pertenecientes al mismo género que los productos de la clase 29, identificados con la marca registrada VIDACOL. 6.6. Afirmó que las marcas cotejadas identifican productos alimenticios relacionados en las Clases 5, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pertenecientes al género de productos para el consumo humano. Esto significa que la marca VITAMCOL se comercializa en el mismo mercado en que se comercializan los productos de VIDACOL y, por tanto, se genera riesgo de confusión directa respecto de los productos e indirecta respecto del origen empresarial de los mismos, ya que un consumidor pensará que aquellos suplementos y complementos 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 alimenticios, así como los alimentos en general que se distinguen con la marca VITAMCOL, forman parte de una nueva línea de productos de la parte demandante.

Segundo cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.7. Manifestó que la marca VITAMCOL carece absolutamente de distintividad intrínseca, toda vez que, a su juicio no permite al consumidor identificar y diferenciar en el mercado los productos identificados por la misma, al ser confundible con la marca VIDACOL, lo cual lleva a la conclusión que se trata de un signo que no es registrable, de conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del literal b) del artículo 135 y del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Afirmó que con la expedición de los actos administrativos acusados no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que al estudiar la marca nominativa VIDACOL, se advierte que no existe ninguna similitud desde el punto de vista visual, fonético o conceptual, de la cual se pueda derivar algún riesgo de confusión o asociación. 7.2.

Señaló que las marcas en comparación son disímiles, ya que, aunque comparten la partícula COL, no es suficiente para generar riesgo de confusión, ya que no es la parte esencial de ninguna de las dos marcas. 10 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 125 11 Cfr. Folios 112 a 124 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 7.3.

Argumentó, frente a la conexidad competitiva, que la marca VIDACOL identifica un producto para el control del colesterol, mientras que la marca VITAMCOL identifica productos como suplementos deportivos y nutricionales, por lo que no existe conexidad competitiva entre los productos distinguidos por las marcas confrontadas. 7.4. Concluyó que los actos administrativos acusados no son nulos, puesto que se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Manifestó que no se cumple el primer requisito del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que es la identidad o semejanza entre las marcas cotejadas, puesto que de la simple apreciación se destacan más sus diferencias que sus similitudes, debido a que la composición de las marcas es gramatical, fonética, visual y conceptualmente disímil.

Agregó, en cuanto a la conexidad competitiva, que las marcas en estudio están concedidas para distinguir productos distintos y difieren sustancialmente desde el punto de vista de su naturaleza, género, finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad. 8.2. Afirmó que no es cierto que la marca VITAMCOL solamente difiere de la marca VIDACOL por el cambio o adición de las letras T y M, ya que dicho cambio modifica radicalmente el significado gramatical, fonético y conceptual de las marcas en cotejadas, hasta el punto de trasmitir al público consumidor el mensaje inequívoco de que se trata de productos con origen empresarial distinto, el primero VITAMCOL, que evoca vitaminas, y el segundo VIDACOL, que evoca la idea de vida. 12 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 149 13 Cfr. Folios 129 a 148 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 8.3. Concluyó que los productos de las coberturas de las marcas cotejadas no guardan ninguna relación de semejanza y que los signos distintivos en estudio no presentan similitudes que puedan causar confusión en el mercado. Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.4.

Señaló, frente a este cargo de violación, que la norma anterior no es aplicable al presente asunto, ya que la marca mixta VITAMCOL tiene la capacidad para individualizar, identificar y diferenciar los productos de su cobertura de los demás competidores en el mercado, especialmente de productos de la cobertura de VIDACOL, descartando de plano cualquier tipo de riesgo de confusión. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 28 de mayo de 201814, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 546-IP-2018 de 29 de marzo de 201915, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1.

La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 2. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 por ser pertinente. 3.No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135, en tanto, no es materia en controversia la distintividad intrínseca de un signo […]”16. 11.

Asimismo, las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso, audiencia inicial, audiencia de pruebas y alegatos de conclusión 14 Cfr. Folios 165 y 166 15 Cfr. Folios 193 a 205 16 Cfr. Folio 194 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 12.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de julio de 201917, por un lado, resolvió sobre la reanudación del proceso y, por otro lado, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 29 de julio de 201918, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 13.

La parte demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de pruebas mencionado supra y, en consecuencia, el Despacho sustanciador ordenó remitir el expediente al Despacho que seguía en turno para lo de su competencia y suspendió la audiencia inicial. La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante auto de 20 de febrero de 202019, revocó la providencia recurrida y, en su lugar, decretó las pruebas documentales relacionadas en los numerales 4 y 5 del acápite de pruebas de la demanda. 14.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 9 de octubre de 202020, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; y ii) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 19 de octubre de 202021, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad; y resolvió prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 15.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. 17 Cfr. Folios 229 a 230 18 Cfr. Folios 237 a 251 19 Cfr. Folios 257 a 258 20 Cfr. Folios 265 a 266 21 Cfr. Folios 280 a 283 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 16.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 546-IP-2018 de 29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 70238 del 26 de noviembre de 2014, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta VITAMCOL. 22 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 23 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 20.2.

La Resolución núm. 30357 de 11 de junio de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 70238 de 26 de noviembre de 2014. El problema jurídico 21. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 21.1.

Si las resoluciones núms. 70238 de 26 de noviembre de 2014 y 30357 de 11 de junio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta VITAMCOL al tercero con interés directo en el resultado del proceso, identificada con certificado de registro marcario núm. 518160, para identificar “suplementos dietarios, complementos alimenticios a base de aceite de linaza, aceite de lino, de albúmina, de alginatos, de caseína, de enzimas, de germen de trigo, de glucosa, de jalea real, de lecitina, de linaza, de polen, de propóleos, de proteínas, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, bebidas dietéticas, sustancias dietéticas, complementos alimenticios a base de enzimas, pastillas para adelgazar”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y “alimentos en general, almidón para uso alimenticio, alimentos a base de avena, barritas de cereales ricas en proteínas, bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, bebidas a base de cafeína, gluten preparado en forma de producto alimenticio, linaza para la alimentación humana, extractos de malta para uso alimenticio”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 21.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa VIDACOL, con registro marcario núm. 447.366, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 21.3.

La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, su argumentación se centró en indicar la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre la marca nominativa previamente registrada y la marca mixta solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, al indicar que: “[…] la expresión VITAMCOL es similarmente confundible con la marca VIDACOL de COMPAGNIE GERVAIS DANONE, desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, por lo que el público consumidor se verá expuesto a un riesgo de confusión o de asociación al encontrarse con ambas marcas en el mercado, relacionándolas en sus semejanzas y, en consecuencia, asociándolas respecto de su origen empresarial […]”24. 21.4.

En este sentido, la Sala considera que la norma indicada anteriormente no resulta aplicable al caso sub examine, en la medida en que en ningún momento se hace referencia a la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 ibidem, motivo por el cuál no se incluirá en el problema jurídico. 21.5.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135, en tanto, no es materia en controversia la distintividad intrínseca de un signo […]”25. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si la marca mixta VITAMCOL es similar o idéntica a la marca nominativa de la cual es titular la parte demandante, considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido. 21.6.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados. 24 Cfr. Folio 48 25 Cfr. Folio 194 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 24.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 30. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 546-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo Vitamcol (mixto) y la marca registrada Vidacol (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. 1.4. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 32 Cfr. Folios 193 a 205 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas, 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado Vitamcol (mixto) y la marca Vidacol (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mete del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado Vitamcol (mixto) y la marca Vidacol (denominativa). 2.7.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.8. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 3.

Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno, la SIC señaló que la denominación Vitam evoca el concepto de vitaminas, resulta pertinente analizar el presente tema. 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.5. En este sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación Vitam y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 4.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios antes referidos. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante, demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 34. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA MIXTA CUESTIONADA33 MARCA NOMINATIVA OPOSITORA VIDACOL 33 Cfr. Folio 13 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 Titular: Vitamcol S.A.S Titular: Compagnie Gervais Danone Certificado núm. 518.160 Certificado núm. 447.366 Clase 5: “suplementos dietarios, complementos alimenticios a base de aceite de linaza, aceite de lino, de albúmina, de alginatos, de caseína, de enzimas, de germen de trigo, de glucosa, de jalea real, de lecitina, de linaza, de polen, de propóleos, de proteínas, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, bebidas dietéticas, sustancias dietéticas, complementos alimenticios a base de enzimas, pastillas para adelgazar.” Clase 30: “alimentos en general, almidón para uso alimenticio, alimentos a base de avena, barritas de cereales ricas en proteínas, bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, bebidas a base de cafeína, gluten preparado en forma de producto alimenticio, linaza para la alimentación humana, extractos de malta para uso alimenticio.” Clase 29: “leche, leche en polvo, leche cuajada, saborizada y batida. productos lácteos, a saber: postres de leche, yogures, bebidas de yogurt, requesón, bebidas simples o saborizadas compuestas principalmente de leche o productos lácteos, bebidas lechosas hechas principalmente de leche, bebidas lechosas que contienen fruta. productos lechosos fermentados simples o saborizados.” 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas y nominativas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 36.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección34, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”35. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”36. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”37. 40. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta VITAMCOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 41.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: 34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 37 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”38. 42.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”39.

(Destacado fuera del texto) 43. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre una marca nominativa y una mixta previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de marca nominativa y mixta. 38 Cfr. Folios 196 y 197. 39 Cfr. Folio 196. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 546-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 44. Las marcas nominativas son aquellas que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico.

La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.40 45. En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca mixta VITAMCOL, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca VIDACOL, de titularidad la parte demandante, la Sala advertirá los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de marcas, las cuales fueron señaladas en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. […] Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. […] (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”41. 46.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta VITAMCOL, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa VIDACOL, de titularidad de la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada 47. Al encontrarnos frente a un cotejo entre marcas mixtas y nominativas, es necesario determinar cuál es el elemento dominante en la mixta, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre la marca comparadas. 48.

La Sala advierte, respecto de la marca mixta concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, que consiste en el elemento nominativo simple VITAMCOL y unos elementos figurativos que consisten en el tipo de letra del elemento nominativo y en un gráfico decorativo en la parte izquierda del elemento nominativo, que sugiere una figura humana con los brazos alzados. 49.

Adicionalmente, la Sala advierte que la marca contiene unos elementos nominativos adicionales que consisten en la frase “Suplementos Deportivos y 41 Cfr. Folios 199 y 200. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 546- IP-2018 de 29 de marzo de 2019 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 Nutricionales”, los cuales son explicativos, de conformidad con los actos administrativos acusados42, por lo que no serán tenidos en cuenta para el cotejo. 50.

Asimismo, la Sala advierte que, por su parte, la marca de titularidad de la parte demandante consiste en el elemento nominativo simple VIDACOL. 51. Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados supra, por regla general, es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. 52.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento preponderante de la marca VITAMCOL es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores, sin que los elementos gráficos que lo componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de marcas nominativas.

Términos de uso común 53. Precisado lo anterior, la Sala considera importante estudiar si la partícula COL es una partícula de uso común. 54. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que: “[…] 3.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. […] No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. […] 42 Cfr. Folio 13 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 3.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”43 (Destacado de la Sala) 55.

La Sala advierte que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que los términos de uso común son aquellos que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, es decir, que la determinación sobre si un término es de uso común o no obedece a la realidad de su uso en el mercado, atendiendo al principio de primacía de la realidad;

Por su parte, la Sala en reiterada jurisprudencia ha establecido que un término es de uso común cuando el término se encuentre en varios registros marcarios de diferentes titulares a la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados44. 56. Al respecto, la Sala advierte que, en la página web de la parte demandada45, a la fecha en que se profirió la Resolución núm. 30357, esto es, 11 de junio de 2015, se encontraban vigentes los siguientes registros marcarios en clases 5, 29 y 30 que incluían la partícula COL: Marca Titular Clase STATIN-EZ FARMACOL46 (mixta) Baxalta Colombia S.A.S. 5 FLOMECOL47 (mixta) Nubia Alcira Urrego Ruiz 5 MOVICOL48 (mixta) Velinor AG 5 GALLICOL49 (mixta) Gallina Colombiana Ltda 29 COLOREY50 (nominativa) RBF S.A.S. 29 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 612-IP-2019 de 29 de julio de 2020 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020120033100. Sentencia de 26 de mayo de 2023; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020130060400.

Sentencia de 1 de junio de 2023. 45 www.sipi.gov.co Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 31 de enero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 46 Vigente hasta 30 de agosto de 2026. 47 Vigente hasta 26 de diciembre de 2032 48 Vigente hasta 26 de julio de 2033 49 Vigente hasta 25 de marzo de 2025 50 Vigente hasta 13 de junio de 2024 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 COLFRUTIVAS51 (mixta) Grupo Gypsys S.A.S. 29 LEVACOL52 (mixta) Jelumar Ltda 30 COLOREY 53 (nominativa) RBF S.A.S. 30 COLDAY (mixta)54 Daniel Alejandro Molina Hernández 30 57.

La Sala advierte que, a la fecha en que se profirió la Resolución núm. 30357 de 11 de junio de 2015, se encontraban vigentes varios registros marcarios en clases 5, 29 y 30 que contenían la partícula COL y que eran de distintos titulares. Así las cosas, la Sala concluye que la partícula COL, para efectos del cotejo marcario del caso sub examine, es de uso común y, por consiguiente, la fuerza distintiva de los signos cotejados recae sobre las partículas iniciales VITAM y VIDA.

Sin embargo, la Sala precisa que no podrá excluirse del cotejo la partícula COL comoquiera que disminuiría los signos distintivos a tal punto que no podría ser posible su comparación. Comparación ortográfica 58. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de las marcas cotejadas. 59.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos de su conjunto, se evidencia que es una sola palabra, se componen de tres sílabas compartiendo la primera y la última, y comparten las vocales en el mismo orden. Y, por otro lado, que tienen un número distinto de letras, la marca cuestionada tiene una consonante adicional y ambas difieren en una consonante en la misma posición. Esto, como se aprecia a continuación: 51 Vigente hasta el 18 de septiembre de 2024 52 Vigente hasta el 16 de mayo de 2024 53 Vigente hasta el 13 de junio de 2024 54 Vigente hasta el 26 de septiembre de 2024 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 Marca cuestionada VITAMCOL Palabras: VITAMCOL (1) Sílabas: VI-TAM-COL (3) Letras: V-I-T-A-M-C-O-L (8) Marca opositora VIDACOL Palabras: VIDACOL (1) Sílabas: VI-DA-COL (3) Letras: V-I-D-A-C-O-L (7) 60.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando su composición, en la media en que difieren en la extensión de la palabra y las consonantes que componen cada una; diferencias que diluyen una posible similitud. Asimismo, dado que, como se señaló supra, la partícula COL es de uso común, la distintividad de los signos distintivos cotejados recae sobre sus primeras sílabas, las cuales son sustancialmente diferentes.

Comparación Fonética 61. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva: VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – VIDACOL – VITAMCOL – 62.

La Sala considera que no hay en el presente caso similitud fonética, por cuanto la segunda sílaba de la marca concedida VITAMCOL, es decir la sílaba “TAM”, es sustancialmente diferente a la segunda sílaba de la marca previamente registrada VIDACOL, es decir, la sílaba (DA). 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 63.

Así, aunque ortográficamente ambas marcas comparten vocales en la misma posición, la existencia de consonantes diferentes y adicionales en la marca cuestionada genera diferencias ortográficas y fonéticas en el conjunto de la expresión como tal, lo que impide cualquier similitud o semejanza entre ambas. Entonces, la Sala considera que las marcas no presentan una identidad o similitud fonética. 64.

La Sala precisa que, si bien los signos cotejados comparten el sufijo COL, estos contienen elementos adicionales que los diferencian. Asimismo, dado que, como se señaló supra, la partícula COL es de uso común, la distintividad de los signos distintivos cotejados recae sobre sus primeras sílabas, las cuales son sustancialmente diferentes en su pronunciación. Comparación conceptual 65.

Por último, la similitud conceptual o ideológica “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”55, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 66.

En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la marca VITAMCOL se compone de una expresión evocativa, VITAM, que transmite la idea de vitaminas, definidas como “[…] cada una de las sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que, en cantidades pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales.

Existen varios tipos, designados con las letras A, B, C, etc. […]”56. 67. Y, por el otro lado, respecto de la marca VIDACOL, también incluye una expresión con significado propio, VIDA, la cual, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española57, se define como “[…] fuerza o actividad esencial 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 56 https://dle.rae.es/vitamina.

Consultado el 6 de diciembre de 2023 57 Cfr.://dle.rae.es/vida. Consultado el 6 de diciembre de 2023 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 mediante la que obra el ser que la posee […]”, “[…] Energía de los seres orgánicos […]” o “[…] Hecho de estar vivo […]”. 68. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las marcas cotejadas contienen partículas que resultan ser evocativas, sin embargo, en este caso particular, la Sala considera que, no es posible comparar ideológicamente las marcas como quiera que, en su conjunto, son expresiones de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español. 69.

Por lo expuesto anteriormente, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta VITAMCOL y la marca nominativa VIDACOL no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 70. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos que identifican las marcas cotejadas 71. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta VITAMCOL y la marca nominativa VIDACOL, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 72.

La Sala advierte que las pruebas decretadas no tienen incidencia alguna dentro del estudio de confundibilidad de las marcas enfrentadas, puesto que las pruebas están encaminadas a demostrar hechos, tales como la publicidad usada por la marca VIDACOL alrededor del mundo, impresiones de páginas web, reportes anuales de ventas al rededor del mundo, trámites de solicitudes de marca y marcas registradas VIDACOL en otros países, entre otros. 73.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta VITAMCOL y la marca nominativa VIDACOL, de la cual es titular la parte demandante, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 74. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta VITAMCOL, que identifica productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa VIDACOL, con certificado de registro núm. 447.366, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 75.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 70238 del 26 de noviembre de 2014 y 30357 del 11 de junio de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

31 Núm. único de radicación: 11001032400020150050500 PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.