Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Radicación número: 11001032400020090037200 Actor: Beiersdorf AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Con interés: Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltda Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Beiersdorf AG contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 43436 de 30 de octubre de 2008, 54550 de 22 de diciembre de 2008 y 3561 de 29 de enero de 2009 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Beiersdorf A.G.1 presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho2, que se 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 1 y 2 2 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 2 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpreta como acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 43436 de 30 de octubre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 54550 de 22 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 3561 de 29 de enero de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta NEVIA que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Gold East Paper (Jiangsu) Co, Ltd., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 43436 del 30 de Octubre de 2008 y notificada el 26 de Noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-122.399, mediante la cual se concedió a favor de la sociedad GOLD EAST PAPER (JIANGSU) CO LTD el registro de la marca NEVIA (mixta) en la Clase 16 internacional y se declaró infundada la oposición formulada por Beiersdorf Ag. 2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 54550 del 22 de Diciembre de 2008 y notificada el 26 de Diciembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-122.399, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 43436 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Beiersdorf Ag 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 3561 del 29 de Enero de 2009 y notificada el 20 de Febrero de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-122.399, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Beiersdorf Ag, confirmando la concesión del registro de la marca NEVIA (mixta) en la Clase 16 internacional a nombre de la sociedad GOLD EAST PAPER (JINGSU) CO LTD. 4.

Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 “Régimen común de propiedad industrial” 4 Cfr. Folio 11. 3 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto. • Se declare fundada la oposición formulada por Beiersdorf Ag contra la solicitud de la marca NEVIA (mixta) en la Clase 16 internacional. • Se declare la notoriedad de la marca NIVEA de Beiersdorf Ag • Se anule el registro de la marca NEVIA (mixta) en la Clase 16 internacional a nombre de GOLD EAST PAPER (JIANGSU) CO LTD 5.

Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]” Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 20 de noviembre de 2007, el registro como marca del signo mixto NEVIA para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de enero de 2008, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 588, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas NIVEA para identificar productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio, mediante la Resolución núm. 43436 de 30 de octubre de 2008, concedió el registro de la marca mixta NEVIA para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 43436 de 30 de octubre de 2008. 4.5.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio, mediante la Resolución núm. 54550 de 22 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43436 de 30 de octubre de 2008. 4 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria Comercio, mediante la Resolución núm. 3561 de 29 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43436 de 30 de octubre de 2008. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134, literales a) y h) del artículo 136, el artículo 154 y los literales d), e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Señaló que la marca mixta concedida era similarmente confundible con las marcas NIVEA de que era titular, en tanto presentaba similitudes de tipo ortográfico, fonético y conceptual, que podían inducir al consumidor en un riesgo de confusión o asociación, razón por la cual la marca se encontraba incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000 y, en ese sentido, carecía de distintividad, razón por la cual no cumplía con los requisitos para ser registrada como marca establecidos en el artículo 134 ibidem. 6.2.

Advirtió, adicionalmente, que las marcas previamente registradas tenían el carácter de notorias, razón por la cual debían estar sujetas a una mayor protección. Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 5 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 334. 6 Cfr. Folios 338-342. 5 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Precisó que la marca NEVIA era susceptible de registro, pues tenía la suficiente distintividad respecto de las marcas NIVEA previamente registradas a favor de la parte demandante.

Afirmó que podría comercializarse productos pacíficamente en el mercado, identificados con la marca concedida, sin ocasionar en el público consumidor un riesgo de confusión o asociación. 7.2. Explicó que la marca concedida puede ser objetada frente a otra previamente registrada y notoriamente reconocida en el mercado; siempre y cuando entre ellas se dé un alto grado de similitud, a tal punto que no podrían coexistir en el mercado, pues de hacerlo se generaría un riesgo de confusión en el consumidor.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicó que entre la marca NEVIA, cuyo registro se concedió a su favor, y la marca NIVEA, no existen semejanzas gráficas ni fonéticas y, en consecuencia, podrían coexistir en el mercado. 8.2.

Estimó, en cuanto a la naturaleza o finalidad de los productos que distinguen las marcas, que no se advertía relación entre los mismos, toda vez que el signo NEVIA identifica productos de papelería, mientras que la marca NIVEA amparan artículos para el cuidado del cuerpo y la belleza. 8.3. Manifestó que la parte demandante no pudo probar, ante la parte demandada, la notoriedad de la marca NIVEA.

Auto de Pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de octubre de 20139, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de interpretación prejudicial 7 Mediante apodera Cfr. Folios 358. 8 Cfr. Folios 343-355. 9Cfr. Folios 396-397. 6 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de octubre de 201310, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, la documentación requerida para la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 310-IP-201411 de 15 de julio de 2015, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…]El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h), 154 y 155 literales d), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A petición del Juez consultante se interpretará únicamente el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 por ser aplicable al caso. De oficio, se interpretarán los artículos 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486. […]” 12. En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Traslado para alegatos de conclusión y otras actuaciones 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201712, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198413. 14.

Durante el término legal, la parte demandada14 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. La parte demandante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Reanudación del proceso y otras actuaciones 10 Cfr. Folios 200-201 11 Cfr. Folio 210-226. 12 Cfr. índice núm. 230. 13 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 14 Cfr. Folios 232-239. 7 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15.

El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 26 de mayo de 202315, por un lado, reanudó el trámite procesal y, por el otro, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros marcarios núm. 372.711 de la marca mixta NEVIA cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso y núms 335954 y 260518 de las marcas mixtas NIVEA, de las que es titular la parte demandante. 16.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 15 de junio de 202316, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente del proceso de la referencia y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 310-IP-2014 de 15 de julio de 2015; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201117, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 15 Cfr. Índice 43 del aplicativo web “SAMAI” 16 Cfr. Índice núm. 43 aplicativo web “SAMAI” 17 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 8 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son: 20.1 La Resolución núm. 43436 de 30 de octubre de 200819, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta NEVIA, para identificar productos de la Clase 16 de Clasificación Internacional de Niza. 20.2 La Resolución núm. 54550 de 22 de diciembre de 2008, mediante la cual, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43436 de 30 de octubre de 2008. 20.3 La Resolución núm. 3561 de 29 de enero de 2009, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria Comercio, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43436 de 30 de octubre de 2008.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en las interpretaciones prejudiciales, determinar: 22. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de los registros marcarios núms. 335954 y 260518 de las marcas mixtas NIVEA que identifican productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y 19 Cfr. Folios 7-8. 9 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.

En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 43436 de 30 de octubre de 2008, 54550 de 22 de diciembre de 2008 y 3561 de 29 de enero de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta NEVIA, al tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar “[…] PAPEL ( EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL) […]”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículo 134, los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 154 y los literales d) e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. 24.

En este sentido, se analizará: 24.1. En primer lugar, si existe riesgo de asociación o de confusión entre la marca mixta NEVIA, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas mixtas NIVEA, registradas para identificar productos de las clases 3 y 5 ibidem, cuyo titular es la parte demandante. 24.2.

En segundo lugar, si las marcas mixtas NIVEA, registradas para identificar productos de las clases 3 y 5 ibidem, cuyo titular es la parte demandante, son o no marcas notorias y, de ser así, si la marca concedida mediante los actos administrativos acusado, es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento del prestigio ajeno, o una dilución de la fuerza distintiva de las marcas notorias. 25.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 10 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros25.

Interpretación Prejudicial 310-IP-2014 de 15 de julio de 2015 29. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 310-IP-2014 de 15 de julio de 2015 en la que interpretó los literales a) y h) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 224, 225, 226 y 228 ibidem y se abstuvo de interpretar los artículos 134, 154 y los literales d), e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 30. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 31.

Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración 25 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 12 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática26.

Consejo de Estado 33. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”27. 31.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia28, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro29.

Análisis del caso concreto 34. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de los registros marcarios 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP- 2015 de 3 de junio de 2015. 27 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 13 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núms. 335954 y 260518 de las marcas mixtas NIVEA que identifican productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 35.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, los registros marcarios núm. 335954 y 260518 de las marcas mixtas NIVEA, cuyo titular es la parte demandante, se encuentran caducados por falta de renovación30. 36.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía la parte demandante se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 37. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que las marcas en que se sustentó la solicitud de nulidad incoada en la demanda, con registros marcarios núms. 335954 y 26051, que identificaban productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran caducadas, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 38.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los literal a) y h) del artículo 136 y de los artículos 134, 154 y los literales d), e) y f) 155 de la Decisión 486 de 2000 formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 39.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 30 Cfr. Índice núm. 46 del aplicativo web” SAMAI” 14 Número único de radicación: 11001032400020090037200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LOPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.