CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

TESIS: EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO NO INCURRIÓ EN ACTOS DE MALA FE O DE COMPETENCIA DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA, “MARSHALL”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 34 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LA ACTORA NO LOGRÓ DEMOSTRAR QUE EXISTIERAN INDICIOS QUE PROBARAN TALES CONDUCTAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 21385 de 15 de junio de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 16895 de 14 de abril de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 10 de diciembre de 2018 la sociedad PRONALCI S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “MARSHALL”, para identificar productos comprendidos en la Clase 343 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S. formuló oposición con fundamento en que el signo cuestionado se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literal p) y 137 de la Decisión 486. 3°: Que mediante la Resolución núm. 21385 de 2019 el Director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo “MARSHALL”, para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PRONALCI S.A.S. 4º: Que contra la citada disposición la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 16895 de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 137 de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que existían indicios razonables que le permitían inferir que con la solicitud de registro de la 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca cuestionada “MARSHALL” se estaba consolidando un acto de competencia desleal. Indicó que el signo distintivo cuestionado “MARSHALL” fue solicitado de mala fe por el tercero con interés directo en las resultas del proceso para asimismo perpetrar actos de competencia desleal, en la medida en que “MARSHAL” es una marca ampliamente conocida en el extranjero y asociada de manera exclusiva a ella, con la cual se identifican cigarrillos.

Arguyó que la palabra “MARSHAL” es arbitraria con respecto a los productos que identifica; y que teniendo en cuenta que PRONALCI S.A.S. es una empresa productora y comercializadora de productos derivados del tabaco, a su juicio, era evidente que tenía conocimiento de la existencia de productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza marcados con la marca “MARSHAL”, los cuales ella ha comercializado en el segmento de cigarrillos desde hace más de 20 años.

Manifestó que no puede llamarse una coincidencia creativa al hecho de que el tercero haya optado justamente por la palabra “MARSHALL” para amparar de cigarrillos y tabaco, máxime si se tiene en cuenta que solo se adicionó una letra “L” a la expresión “MARSHAL”, que conceptual y fonéticamente no implica ninguna modificación sustancial, pero sí genera 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión respecto de su marca “MARSHAL”, la cual es conocida mundialmente. Adujo que con la solicitud de registro de la marca cuestionada se pretendía aprovechar de su esfuerzo comercial que ha llevado a cabo por más de 20 años para lograr un posicionamiento internacional de su marca “MARSHAL”.

Resaltó que es titular de la marca “MARSHAL” en países como Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Chile, China, Palestina, Estados Unidos, Etiopía, Haití, India, Islandia, Israel, Laos, Mongolia, Omán, Sudán y Yemen. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que de los elementos fácticos esbozados en la demanda no se logran desvirtuar en la más mínima forma la ilegalidad de los actos acusados, ya que no estableció de manera clara y concisa las razones por cuales manifiesta que existió vulneración del artículo el artículo 137 de la Decisión 486, pues de la sola mención de 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la norma jurídica presuntamente vulnerada, no se puede colegir mucho menos demostrar su quebrantamiento. II.-2. La sociedad PRONALCI S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que los supuestos indicios, a los que hace referencia el demandante, se derivan de presuntas prácticas desleales o actos que generen confusión, manifestación que, a su juicio, no tiene base lógica y real que pruebe en la presente instancia dicha manifestación. Alegó que si bien es cierto que la actora es titular de la marca “MARSHAL” en otros países, también lo es que fue propietaria de ésta en Colombia; sin embargo, la SIC mediante la Resolución núm. 74608 de 4 de octubre de 2018 canceló totalmente dicho registro, por lo que a ella, como solicitante de dicha cancelación, le asistía un derecho preferente para obtener el registro como marca de dicho signo. Alegó que no es cierto que pretenda aprovecharse del esfuerzo comercial realizado por la sociedad CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD., ya que ni siquiera ha participado en el 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mercado colombiano identificando cigarrillos o derivados del tabaco identificados con la marca objeto de controversia, de manera que no se puede hablar de competencia desleal si ni siquiera ha existido competencia. Señaló que la solicitud de registro de la marca cuestionada “MARSHALL” fue un hecho lícito realizado de conformidad con la Decisión 486 y amparado bajo la presunción de la buena fe, por lo cual, a su juicio, de ninguna manera constituyó un acto de competencia desleal ni de mala fe.

Hizo hincapié en que la actora pretende, con la presente demanda, subsanar el olvido de una marca que no fue utilizada, tal y como quedó señalado por la SIC en la Resolución núm. 74608 del 4 de octubre de 2018, mediante la cual canceló totalmente por no uso el registro que tenía en Colombia de la marca “MARSHAL”. II.-3. La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma,5 guardó silencio. 5 Índice 8 del expediente digital. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 21385 de 15 de junio de 2019 y 16895 de 14 de abril de 2020, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MARSHALL” (nominativa) a nombre de la sociedad PRONALCI S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Al respecto, adujo que no puede llamarse una coincidencia creativa al hecho de que PRONALCI S.A.S. haya optado justamente por esa palabra para la identificación de cigarrillos y tabaco; y que, en 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co este contexto, habría que preguntarse por qué se decidió por la expresión “MARSHAL” con una letra “L” adicional que conceptual y fonéticamente no implica ninguna modificación sustancial, pero que sí busca generar confusión con respecto de una marca que es conocida a nivel mundial y se asocia a productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que PRONALCI S.A.S., en un afán por posicionar sus productos, en detrimento del valor de recordación del público sobre sus productos, de manera desleal solicitó la marca en referencia para introducir al mercado local productos marcados por dicho signo, de manera fraudulenta, a su juicio, con el fin de impedir la operación directa de su legítimo titular en Colombia.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que la actora no logró demostrar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso haya incurrido en actos de mala fe o competencia desleal al solicitar el registro de la marca cuestionada “MARSHALL”. IV.3.- La sociedad PRONALCI S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se ratificó en lo expuesto en su escrito de 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intervención, pues sostuvo que su actuar estuvo conforme a derecho al solicitar, en primera medida, la cancelación de la marca que no se encontraba en uso, esto es “MARSHAL” y, una vez emitida dicha resolución, presentó la solicitud de registro de la misma, siguiendo lo previsto bajo lo que se conoce como principio universal del derecho de la buena fe.

Señaló que la actora bien pudo haber presentado oposición durante el trámite de registro de la marca cuestionada, sin embargo, no lo hizo. IV.3.- La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, ya que, a su juicio, con la comercialización de los productos que se identifican con la marca “MARSHALL” se estaría consolidando un acto desleal.

Mencionó que la conducta desleal alegada que se viene perpetuando en el mercado por la comercialización de los productos que se identifican con la marca “MARSHALL” cuya nulidad se solicita, ha venido generando un desequilibrio en el mercado, tal como lo ha sostenido la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI- -, mediante informe de “Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que lo anterior permite evidenciar una ventaja competitiva derivada del mejoramiento de la posición en el mercado mediante la infracción de ciertas normas que influye en el ánimo concurrencial de los participantes; y que está permitiendo al titular de la marca “MARSHALL” apalancar su actividad económica o comercial en comparación con la de ella.

Señaló que si se otorga el registro del signo distintivo solicitado, “MARSHALL” se estaría poniendo en inminente riesgo de violación al derecho de información al que debe tener el público consumidor y al derecho de seguridad, toda vez que un signo destinado a identificar un producto que esta de manera irregular en el mercado y que no cumple con normas para su comercialización, obtendría los derechos inherentes al registro, lo que facilitaría su comercialización en el territorio, a pesar de ignorar las disposiciones mínimas para ser apto al público y ofrecerse en el mercado.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 397, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, indicó que en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que el signo distintivo cuestionado tiene la distintividad necesaria para ser registrado como marca, por lo que resulta identificable frente a los productos que ampara, de manera que el consumidor puede diferenciar a primera vista que se trata de una marca asociada a un origen empresarial determinado.

Alegó que la marca que la actora aduce es titular en varios países, contiene elementos gráficos diferentes, que en nada se asemejan a la marca aquí cuestionada “MARSHALL”. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto. […] 1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Esta denegación procede de oficio y a pedido de parte. […] 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 267-IP-2022. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente. 1.5.

Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. 1.6.

Dicho en otros términos, el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal es razón suficiente para denegar la solicitud de registro del signo distintivo, y la existencia de mala fe en dicho propósito es causal suficiente para anular el registro ya otorgado, de ser el caso. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 21385 de 15 de junio de 2019 y 16895 de 14 de abril de 2020, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “MARSHALL”, a la sociedad sociedad PRONALCI S.A.S. para distinguir “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora existían indicios razonables que le permitían inferir a la entidad demandada que con la solicitud de registro de la marca 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada “MARSHALL” se estaba consolidando un acto de competencia desleal.

Indicó que el signo distintivo cuestionado “MARSHALL” fue solicitado de mala fe por el tercero con interés directo en las resultas del proceso para asimismo perpetrar actos de competencia desleal, en la medida en que “MARSHAL” es una marca ampliamente conocida en el extranjero y asociada de manera exclusiva a ella, con la cual se identifican cigarrillos.

Por su parte, la SIC adujo que de los elementos fácticos esbozados en la demanda no se logra desvirtuar en la más mínima forma la ilegalidad de los actos acusados, ya que no se estableció de manera clara y concisa las razones por cuales manifiesta que existió vulneración del artículo el artículo 137 de la Decisión 486, pues de la sola mención de la norma jurídica presuntamente vulnerada, no se puede colegir mucho menos demostrar su quebrantamiento.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues alegó que los supuestos indicios, a los que hace referencia el demandante, se derivan de presuntas prácticas desleales o actos que generen confusión, manifestación que, a su 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co juicio, no tiene base lógica y real que pruebe en la presente instancia dicha manifestación. Expresó que si bien es cierto que la actora es titular de la marca “MARSHAL” en otros países, también lo es que fue propietaria de ésta en Colombia, sin embargo, la SIC mediante la Resolución núm. 74608 del 4 de octubre de 2018 canceló totalmente dicho registro, por lo que a ella, como solicitante de dicha cancelación, le asistía un derecho preferente para obtener el registro como marca de dicho signo. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 267-IP-2022, en la cual estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 137 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

Al respecto, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […]”. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, el tercero con interés directo en las resultas del proceso incurrió en mala fe y actos de competencia desleal, al solicitar el registro como marca del signo “MARSHALL”.

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 20109: “[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. ….

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.10 También ha manifestado lo siguiente: 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00209-01. 10 Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”11 Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 12para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada “MARSHALL”, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar si: i) de los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente existen indicios de que dicha solicitud se se efectuó con la intención de perpetuar actos de competencia desleal; y ii) si existió mala fe por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 11 Proceso 3-IP-99 12 Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;” 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, a saber: “[…] 1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Esta denegación procede de oficio y a pedido de parte. […] 1.4. Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente. 1.5. Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. […]” (Destacado fuera de texto) En ese orden de ideas, de los documentos allegados al expediente, la Sala destaca los siguientes13:.- Copia de los certificados de registro de las marcas “MARSHAL” núms. 1531167 y 1559555 expedidos por el Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio de China, para 13 Índices núms. 2 y 12 del expediente digital. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza..- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm. 139498-C expedido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de la República de Bolivia, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza..- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm. 659271 expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza..- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm. 2036943 expedido por la Oficina de Marcas de India, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza..- Copia de los certificados de registro de las marcas “MARSHAL” núms. 1434915 y 1289516 expedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de México, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm. expedido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza..- Copia de 33 documentos comerciales emitidos por CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. por concepto de venta de cigarrillos a clientes de países como Colombia, Panamá y Belice, en 2019, los cuales se relacionan a continuación: 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se destaca que los documentos expedidos con destino a Colombia y Belice se encuentran escritos en inglés o contienen expresiones en mandarín; y, adicionalmente, éstos no cuentan con una traducción al castellano. En efecto, los únicos documentos que se encuentran en castellano son las declaraciones de movimiento comercial expedidas en la República de Panamá..- Resolución núm. 74608 del 4 de octubre de 2018, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la SIC, en la que se canceló totalmente el registro núm. 493579 correspondiente a la marca mixta 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MARSHAL”, que identificaba productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era el señor TAI KWONG STEPHEN CHAN, por las siguientes razones: “[…] Caso concreto Habiendo verificado que el procedimiento de notificación se ajustó a los requerimientos legales, se advierte que el término para contestar la acción de cancelación venció sin que el titular del registro hubiese dado respuesta.

En consecuencia, al no haberse dado contestación a la acción de cancelación aportando las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca o el motivo justificado para su desuso, se procederá a su cancelación total, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”.

Sea lo primero advertir que los documentos comerciales que se encuentran escritos en inglés con algunos caracteres en mandarín no pueden ser valorados, por cuanto se encuentran en idioma diferente al castellano sin contar con traducción oficial. Ciertamente, el artículo 251 del Código General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 202014, al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, de los demás documentos aportados al expediente, la Sala no encontró probado que el comportamiento del tercero con interés 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que la actora no aportó suficientes pruebas que demostraran la configuración de una conducta desleal.

En efecto, la mayoría de los documentos aportados por la actora demuestran la titularidad del registro de la marca “MARSHAL” en países como Chile, Bolivia, India, China, Nicaragua, entre otros; sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que PRONALCI S.A.S. tuviese la intención de que la solicitud de la marca se haya efectuó con la intención de perpetuar actos de competencia desleal o que ésta se haya presentado con mala fe.

Es de resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de octubre de 201715, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto, lo siguiente: “[…] Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008- 00405-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. […]”. (Destacado fuera de texto). En este punto la Sala llama la atención del hecho relativo a que la marca “MARSHAL”, que se encontraba registrada en Colombia, para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, ni siquiera era propiedad de la actora, sino del señor TAI KWONG STEPHEN CHAN; y que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en atención a lo previsto el artículo 165 de la Decisión 486, presentó una acción de cancelación por no uso en contra de dicho registro, el cual fue cancelado totalmente a través de la Resolución núm. 74608 de 2018, razón por la cual se le habilitó el uso del derecho preferente para solicitar el registro como marca de un signo idéntico al que fue cancelado.

En efecto, una vez consultado el Sistema de Propiedad Intelectual SIPI de la SIC, la Sala advierte que la sociedad PRONALCI S.A.S. obtuvo el registro de la marca “MARSHAL” (mixta)16 mediante la Resolución núm. 37093 de 9 de julio de 2020. Es por ello que, contrario a lo afirmado por la actora, la sociedad PRONALCI S.A.S. al momento de solicitar la marca cuestionada 16 Se destaca que dicho registro es diferente a la marca objeto de controversia en el caso sub examine, esto es, “MARSHALL” (nominativa). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MARSHALL” no incurrió en conductas desleales, sino que, por el contrario, presentó una solicitud de registro de una marca similar a la cual ya tenía registrada, esto es, “MARSHAL”. De igual manera ocurre con la presunta mala fe alegada por la actora, pues la Sala considera que la actora tampoco probó que la sociedad PRONALCI S.A.S. haya obrado con actos contrarios a la buena fe, pues como ya se dijo, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

En efecto, la SIC se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en dicha disposición, por cuanto no se probó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso hubiera actuado de manera contraria, esto es, de mala fe, que como bien lo señaló esta Sección, en sentencia proferida el 11 de febrero de 201017, y como ya se dijo, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

Así lo expresó la Sala en la precitada sentencia: “[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020010029901. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307).

El subrayado es ajeno al texto. Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite […]”.

(Destacado fuera de texto.) Así las cosas, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “MARSHALL”, para la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de PRONALCI S.A.S., por no estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, así como las evidencias aportadas por la actora, que únicamente demuestran una titularidad de registro de la marca “MARSHAL” en otros países, son más que suficientes para determinar la inexistencia 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla. Ahora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que la marca cuestionada se deriva del derecho preferente al haber obtenido la cancelación de la marca “MARSHAL” de propiedad el señor TAI KWONG STEPHEN CHAN.

Al respecto, en la interpretación prejudicial 514-IP-2016, se indicó lo siguiente: “[…] 3.2. En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en el artículo 168 de la Decisión 486. Dicha disposición señala lo siguiente: […] 3.3. A la luz de lo mencionado en el artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registro. […] 3.5.

Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. 3.6.

Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolución favorable, el derecho a ser el titular directo de la marca cancelada, ya que debe someterse al proceso normal de registro. […]” (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se desprende que quien haya logrado obtener la cancelación total de un registro marcario a través de la acción de cancelación por no uso, le asiste un derecho preferente para solicitar el registro de esa misma marca que canceló, siempre y cuando lo ejerza en el tiempo y en la forma establecidos. Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al tercero con interés directo, ya que: i) la marca objeto de controversia “MARSHALL” (nominativa) no es idéntica a la marca cancelada “MARSHAL” (mixta), pues adiciona una “L” en su denominación y suprime totalmente la parte gráfica; y ii) como ya se dijo, ya había obtenido el registro de una marca idéntica a la cancelada, esto es, “MARSHAL” (mixta) identificada con el certificado de registro núm. 660396, haciendo uso del derecho preferente, siendo ésta diferente a la aquí cuestionada.

Finalmente, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S., presentó argumentos en sus alegatos de conclusión que no fueron puestos de presente en el momento en que se le corrió traslado para contestar la demanda, pues guardó silencio en esa oportunidad 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procesal. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito de contestación de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio18. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la marca solicitada “MARSHALL” no se encuentra incursa en causal alguna de irregistrabilidad; que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al concederla para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a los doctores PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS y SANTIAGO MÁRQUEZ ROBLEDO 18 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como apoderados, respectivamente, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con los poderes y documentos anexos visibles en los índices 40 y 42 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 40 del expediente digital. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: TENER al doctor SANTIAGO MÁRQUEZ ROBLEDO como apoderado de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 42 del expediente digital.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 17 de octubre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.