CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020160046800 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Obiprosa Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: AirTemp S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Obiprosa Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 7226 de 19 de febrero de 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Obiprosa Colombia S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 7226 de 19 de febrero de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa “ATMOSPHER”, que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad AirTemp S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 7226 de Febrero 19 de 2016, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución No. 82662 del 21 de Octubre de 2015, y en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad OBIPROSA COLOMBIA S.A. y concedió el registro de la marca ATMOSPHER (N), para identificar productos comprendidos en la Clase 11 Internacional, a favor de la sociedad AIR TEMP S.A.S., dentro del expediente administrativo No. 15-090554.
SEGUNDA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se DECLARE la nulidad del registro de la marca nominativa ATMOSPHER, para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional Niza, concedido a favor de la sociedad AIR TEMP S.A.S., y por tanto, se ORDENE la Cancelación del respectivo Certificado de Registro.
TERCERA: Que se comunique la decisión a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 4.1.
Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 22 de abril de 2015 el registro como marca del signo nominativo “ATMOSPHER”, para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Que la referida solicitud se publicó el 19 de mayo de 2015 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 727, siendo objeto de oposición por la parte demandante con base en su marca “ATTMOSFERAS” con registro núm. 356548. 4.3.
Que la directora de signos distintivos por medio de la Resolución núm. 82662 de 21 de octubre de 2016, declaró fundada la oposición y negó el registro como marca del signo nominativo “ATMOSPHER”, para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 82662 de 21 de octubre de 2016 4.5.
Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 7226 de 19 de febrero de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante; ii) revocar la Resolución núm. 82662 de 21 de octubre de 2016; y iii) conceder el registro de la marca nominativa “ATMOSPHER”, para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 134,135, 136, 150,155 y 190 a 200 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. Los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política. 5.3. Los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011. Concepto de la violación 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 6.
La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Falsa motivación 6.1. Adujo que el acto acusado está falsamente motivado pues la parte demandante omitió pronunciarse de fondo, en aspectos como la similitud de la marca concedida con los signos previamente registrados, lo cual era relevante y necesario al interior del tramite administrativo, y que de haberse realizado, habría tenido como consecuencia, una decisión diferente al interior de dicho trámite.
Infracción de las normas en que debió fundarse. 6.2. Indicó que la parte demandada no efectuó un adecuado análisis de los argumentos expuestos durante la actuación administrativa ni el acervo probatorio obrante al interior del expediente, lo cual constituye una indebida aplicación de los preceptos constitucionales y legales. Violación por indebida aplicación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000. 6.3.
Mencionó que la marca nominativa “ATMOSPHER” no cumple los requisitos establecidos por la normatividad para ser protegido como marca, pues se trata de un signo que no es susceptible de registro, en razón a su semejanza con la marca previamente registrada “ATTMOSFERAS”. Violación por indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.4.
Sostuvo que las marcas “ATMOSPHER” y “ATTMOSFERAS” comparten una estructura ortográfica y fonética semejante, configurándose una situación de confusión inminente en caso de coexistir en el mercado. 6.5. Adujo que desde el punto de vista ideológico, las marcas cotejadas hacen referencia a la palabra atmósfera, generándose una identidad frente a este aspecto. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 6.6.
Mencionó que si bien los productos identificados por las marcas enfrentadas se encuentran en diferentes clases, éstos presentan una relación directa y, como consecuencia de ello, son conexos competitivamente, en particular, por tener la misma finalidad. 6.7. Recordó que es titular de varias marcas con la denominación “ATTMOSFERAS” no solo en Colombia, sino en países como Panamá y Venezuela. 6.8.
Indicó que es titular de una familia de marcas en cuyo elemento principal es la expresión ATTMOSFERAS. Violación por indebida aplicación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 6.9. Manifestó que la parte demandada no realizó un adecuado estudio de irregistrabilidad, incumpliendo con ello el procedimiento establecido en la Decisión de 2000 y la normatividad vigente en materia de propiedad industrial.
Violación por indebida aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 6.10. Argumentó que la parte demandada no previó que la parte demandante tenia derechos previamente adquiridos, los cuales debieron prevalecer al momento de decidir sobre la concesión del registro, situación que inevitablemente causará un riesgo de confusión entre el público consumidor.
Violación por indebida aplicación del artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 6.11. Indicó que adquirió el derecho de utilizar la expresión “ATTMOSFERAS” como nombre comercial, dado el uso que le ha dado desde el año 2004, situación que desconoció la parte demandada al momento de conceder el registro marcario objeto de controversia.
Violación por indebida aplicación del artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 6.12. Arguyó que la parte demandada, al momento de conceder el registro de la marca “ATMOSPHER”, desconoció el uso real, efectivo y constante de su enseña comercial ATTMOSFERAS y con ello no tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000.
Violación del artículo 13 de la Constitución Política. 6.13. Argumentó que la parte demandada al expedir el acto acusado no solo violó la ley, sino que al inaplicar esta, vulneró el derecho a la igualdad, al darle un trato discriminatorio a la parte demandante y un trato preferente al tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Violación del artículo 29 de la Constitución Política. 6.14. Sostuvo que en el presente asunto se violó el debido proceso, al resolver el conflicto marcario con base en simples apreciaciones y presunciones, sin asidero factico alguno, tiñendo de ilegalidad el procedimiento administrativo. Violación del artículo 61 de la Constitución Política. 6.15.
Anotó que con la concesión de registro, la parte demandada violó el artículo 61 de la Constitución Política, al otorgar un derecho a un tercero y, con ello, vulneró sus derechos preferentes de propiedad industrial. Violación del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011 6.16. Señalo que la parte demandada, al momento de decidir, no tuvo en cuenta los antecedentes relevantes, comoquiera que desconoció que tenía derechos adquiridos sobre el signo “ATTMOSFERAS” como marca, nombre y enseña comercial.
Violación del artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 6.17. Sostuvo que se violó el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011, porque en el acto acusado no se decidieron todas las cuestiones planteadas por el recurrente. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1.
Afirmó que el acto acusado no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, lo establecido en la Constitución Política. 7.2. Adujo que el acto acusado fue debidamente motivado, conforme a su naturaleza, a las normas aplicables y a la discrecionalidad del funcionario que la expidió. 7.3.
Indicó que ser titular por varios años de una marca, si bien le otorga derechos sobre la misma, no le confiere el poder de impedir todos los registros que por sola su denominación sean similares. 7.4. Sostuvo que la marca cuestionada es susceptible de representación gráfica, es perceptible y distintiva de forma intrínseca como extrínseca. 7.5.
Anotó que existen diferencias entre las marcas cotejadas, en lo relacionado a su composición vocálica y consonántica, que hacen que de una u otra forma ortográfica y fonética sean diametralmente diferentes. 7.6. Agregó que frente al argumento de la parte demandante de que la expresión utilizada por el solicitante en el registro controvertido no es de fantasía porque se refiere a la “atmósfera”, es preciso señalar que en tanto la significación de la denominación no se relaciona con los productos que pretende identificar y en tal sentido a pesar de ser una denominación comúnmente conocida, no es usada para estos productos, lo que perfectamente permite su registro en titularidad de una persona. 7.7.
Resaltó frente al argumento de la parte demandante de que es titular de una familia marcaria, que genera el derecho de impedir el registro de marcas similares, que este resultaría valido, siempre y cuando se trate de productos complementarios 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 o cuya finalidad sea la misma o similar, situación que no se configura en el presente caso al no existir conexión competitiva. 7.8.
Sostuvo que la existencia de un nombre comercial o una enseña comercial no determina que por ese hecho se deba negar un registro de una marca, si el mismo a pesar de su uso no genera riesgo de confusión alguno, en tanto que las actividades que se pretenden amparar con estos no son competitivamente conexas con los productos que se pretenden amparar con la marca solicitada. 7.9.
Señaló que el acto acusado atendió los postulados constitucionales, legales y supranacionales, en especial, el respeto al debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad industrial de la parte demandante y los demás intervinientes en la actuación administrativa, fundamentando sus decisiones con la debida motivación aplicable en la materia, y abordando las cuestiones jurídicas planteadas por los intervinientes, a pesar que fueran desfavorables en derecho a la parte demandante.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal4. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 14 de noviembre de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad. 4 Cfr. Folio 86 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 Interpretación Prejudicial 10.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025, determinó: (i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado; ii) adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022, 208-IP-2020, 151-IP- 2020, 115-IP-2021, 173-IP-2019 y 285-IP-2021 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; iii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iv) corrió traslado para alegar; y v) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.
La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 10.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 11. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 Competencia de la Sala 13.
De conformidad con el artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 15.
El acto acusado es el siguiente: 15.1. La Resolución núm. 7226 de 19 de febrero de 2016, expedida por la superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante; ii) revocar la Resolución núm. 82662 de 21 de octubre de 2016 y iii) conceder el registro de la marca nominativa “ATMOSPHER”, para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
El problema jurídico 16. De acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, el problema jurídico consiste en determinar: 16.1. Si la Resolución núm. 7226 de 19 de febrero de 2016, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “ATMOSPHER”, al tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica "aparatos de calefacción", productos de la Clase 11 de 5 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a), 150, 155 literal d), 190 a 200 y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. 16.2.
En este sentido, se analizará en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca mixta “ATTMOSFERAS”, con registro marcarlo núm. 356548, que identifica "Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, productos de hormigón para arquitectura", productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; 16.3.
En segundo lugar, si la parte demandada realizó correctamente el examen de registrabilidad; 16.4. En tercer lugar, si la parte demandante es titular del nombre y la enseña comercial ATTMOSFERAS y, en caso afirmativo, desde cuando tiene derecho exclusivo sobre los mismos, si su uso ha sido continuo e ininterrumpido, si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado y si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y el nombre y la enseña comercial protegidos. 16.5.
En cuarto lugar, si la parte demandada vulneró el debido proceso de la parte demandante dentro de la expedición del acto administrativo acusado; y 16.6. En quinto lugar, si el acto administrativo acusado se encuentra incurso en las causales de falsa motivación y falta de motivación. 17. La Sala precisa no se incluirán en el problema jurídico los artículos 134 y 135 literal b), de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que no está en discusión el concepto de marca ni sus requisitos, ni si la marca está incursa en una causal de irregistrabilidad absoluta. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 18.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena6, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20007 de la Comisión de la Comunidad Andina8.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9 6 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 7 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 8 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 9 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 20.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 22.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 23.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 24.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 25.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 26. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-202011, 151-IP-202012, 115-IP-202113, 173- IP-201914 y 285-IP-202115 27. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 28. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200016: “[…] 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los 11 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 12 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4385 de 14 de diciembre de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 13 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 14 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5069 de 3 de noviembre de 2022 y en el Indice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5070 de 3 de noviembre de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 16 Interpretación Prejudicial 208-IP-2020 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […].”. 29.
En cuanto al artículo 155 de la Decisión 486 de 200017: “[…] 3. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio […] 3.54. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. […]”. 30.
Frente a los artículos 190 a 193 de la Decisión 486 de 200018: “[…] 4. El nombre comercial. Características y su protección […] 4.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como « cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.» […] 4.13 Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 5.
La enseña comercial y su ámbito de protección […] 5.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la 17 Interpretación Prejudicial 151-IP-2020. 18 Interpretación Prejudicial 115-IP-2021. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. […] 5.4. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario.
La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado.
Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. […]”. 31.
En lo que respecta los artículos 193 a 200 de la Decisión 486 de 200019: “[…] 2.4. Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes pueden otorgar un registro de nombre comercial que asimismo puede ser objeto de una de las formas de extinción de registro establecidas para las marcas, así por ejemplo una forma de extinción del derecho sobre un nombre comercial, a pesar de no estar regulado de manera taxativa, es la acción de nulidad, la cual puede invocarse a través de los recursos administrativos en fase nacional y supletoriamente en las disposiciones aplicables a las marcas. […]”. 32.
Respecto del artículo 224 de la Decisión 486 de 200020: “[…] 5. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina […] 5.19. La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir calidad si su titular no realiza acciones conducentes a mantener la calidad del producto o servicio, promover su publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular. […]”. 19 Interpretación Prejudicial 173-IP-2019 20 Interpretación Prejudicial 285-IP-2021 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.
Conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 34.
De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: Marca cuestionada ATMOSPHER (nominativa) Titular: AIR TEMP S.A.S. Certificado núm: 533151 Clase 11: “aparatos calefacción” Marca previamente registrada ATTMOSFERAS (mixta) Titular: OBIPROSA COLOMBIA S.A., Certificado núm: 356548 Clase 19: “materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betun; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, productos de hormigón para arquitectura.”. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 36.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre una marca nominativa y una mixta. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 37.
De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 38.
Esta Sección21, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”22. 39.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando 21 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”23. 40.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”24. 41. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa “ATMOSPHER”, concedida para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 42.
Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 24 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente.
No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto. El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate.
A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.). (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.
Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”. 43. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. b) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. c) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 44.
Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca nominativa y una marca mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 45.
En este sentido, la Sala considera que, observando la marca nominativa “ATMOSPHER” concedida y la marca mixta “ATTMOSFERAS”, previamente registrada, en su conjunto, resulta evidente que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores y, al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 46. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”25.
(Destacado fuera del texto). Comparación Ortográfica 47. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 48.
La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 A T M O S P H E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA A T T M O S F E R A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 49.
La Sala advierte que la marca mixta previamente registrada “ATTMOSFERAS” está compuesta de una palabra, con cuatro (4) vocales (A-0-E-A), siete (7) consonantes (T-T-M-S-F-R-S) mientras que el signo distintivo solicitado “ATMOSPHER” está compuesto por tres (3) vocales (A-E-0) y seis (6) consonantes (T-M-S-P-H-R). 50. Sobre este asunto, la Sala encuentra que si bien es cierto que ambas marcas varían en cuanto su la composición, respecto del número de sílabas, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes.
Ello, debido a que el signo solicitado reproduce siete letras A-T-M-O-S-E-R de las 11 que conforman a la marca previamente registrada, sin que la supresión de la segunda letra “T” en la primera sílaba y el intercambio en la terminación de “FERAS” por “PHER” sea suficiente para diferenciarlas. 51. Por lo tanto, la Sala considera que la marca cuestionada no cuenta con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada.
Comparación Fonética 52. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ATMOSPHER – ATTMOSFERAS - ATMOSPHER – ATTMOSFERAS ATMOSPHER – ATTMOSFERAS - ATMOSPHER – ATTMOSFERAS ATMOSPHER – ATTMOSFERAS - ATMOSPHER – ATTMOSFERAS ATMOSPHER – ATTMOSFERAS - ATMOSPHER – ATTMOSFERAS 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 53.
Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser similar, pues hay una reproducción de varias de las letras que conforman a la marca previamente registrada, sin incluir elementos adicionales que otorguen distintividad a su conjunto. 54. Además, vale la pena destacar que la pronunciación de las raíces de las marcas enfrentadas es idéntica, ya que coinciden en la partícula “ATMOS”, por lo que la entonación y el sonido que generan es altamente similar.
Comparación Ideológica 55. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”26, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 56.
Al respecto, la Sala considera que aunque las expresiones “ATMOSPHER” y “ATTMOSFERAS” no corresponden exactamente a palabras del idioma español, su raíz proviene de la palabra “atmósfera”, de uso común y comprensible para el consumidor en Colombia. En ese sentido, su significado es fácilmente reconocible, lo que permite concluir que deben ser entendidas como expresiones locales.
Por lo tanto, desde la perspectiva ideológica o conceptual, evocan la misma idea, lo cual refuerza el riesgo de confusión. 57. Sobre el particular, cabe señalar que a esta misma conclusión llegó la Sala en sentencia de 15 de agosto de 201927, en la que se analizó la confundibilidad del signo allí solicitado, “ATTMOSFERAS”, frente la marca previamente registrada “ATMOSPHERE JEANS SPORT”. 58.
En efecto, en esa oportunidad, la Sala consideró lo siguiente: 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 27 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de agosto 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00387-00. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 “[…]Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.
La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: […] En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo registrado con posterioridad está conformado por una sola expresión (ATTMOSFERAS) que tiene once (11) letras, con cuatro (4) vocales y siete (7) consonantes, la marca opositora ATMOSPHERE JEANS SPORT, es de naturaleza compuesta: tiene tres (3) palabras y veintiún (21) letras.
De lo anterior, la Sala encuentra que si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, en primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce la denominación de la marca registrada, esto es, ATTMOSFERAS, expresión de mayor fuerza en el registro marcario, sin que las expresiones JEANS SPORT logren desvirtuar tal confusión. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.
Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: ATTMOSFERAS - ATMOSPHERE JEANS SPORT ATTMOSFERAS - ATMOSPHERE JEANS SPORT ATTMOSFERAS - ATMOSPHERE JEANS SPORT ATTMOSFERAS - ATMOSPHERE JEANS SPORT Ciertamente, los signos guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones de mayor fuerza y relevancia en los signos en conflicto, esto es, ATTMOSFERAS - ATMOSPHERE se pronuncian similarmente.
Si bien las expresiones JEANS SPORT le imprimen a la marca registrada una sonoridad distinta, no es posible refutar que existe una semejanza fonética entre las expresiones ATTMOSFERAS y ATMOSPHERES la cual, por lo demás, no se diluye con el sufijo de esta última. […]”. 59. En suma, la Sala considera que, al existir semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas enfrentadas, sin que en el sigo solicitado se incluyan elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 60.
Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 61.
Según lo previsto en el inciso 2º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 62.
Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201828, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 63.
En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.
Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 “[…] 3.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre si.
En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad. […]”. 64.
En el caso sub examine, la marca nominativa “ATMOSPHER”, registrada por el del tercero con interés directo en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] aparatos calefacción […]”. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 65.
Por su parte, la marca mixta “ATTMOSFERAS” previamente registrada por la parte demandante en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, identifica los siguientes productos: “[…] materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betun; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, productos de hormigón para arquitectura […]”. 66.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo distintivo cuestionado en la Clase 11 y los productos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, aunque no pertenecen a la misma Clase de la citada Clasificación, pertenecen al mismo género, esto es, productos para el hogar; se comercializan en los mismos establecimientos, esto es, almacenes de grandes superficies y almacenes para el hogar; y presentan un uso conjunto, ya que en diferentes tipos de construcciones inmobiliarias se requiere tanto de aparatos de calefacción como de materiales de construcción no metálicos, y, además, para la instalación de dichos aparatos de calefacción, normalmente se requiere de una pared de hormigón para su disposición. 67.
También se advierte que el consumidor podría creer erróneamente que los productos cotejados tienen el mismo origen empresarial, lo cual genera indudablemente un riesgo de asociación en el consumidor medio. 68. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201529, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015.
Núm. único de radicación 2008-00065-00. C.P. María Elizabeth García González. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]”. 69.
Por lo tanto, en el presente asunto, la Sala considera que existe una conexión entre los productos de las clases 11 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se presenta complementariedad entre éstos, al estar destinados a la misma actividad económica de construcción y equipamiento de inmuebles como edificios y viviendas. 70.
Sobre lo anterior, los consumidores pueden establecer una relación entre estos productos, porque pueden ser comprados o instalados al mismo tiempo, o estar relacionados con el mismo proyecto de construcción de inmuebles. 71. En este sentido, un consumidor durante la construcción de una vivienda o un edificio puede al mismo tiempo comprar materiales de construcción y adquirir sistemas de calefacción. En muchos casos, los consumidores adquieren productos de ambas clases simultáneamente o en un corto período de tiempo, especialmente, durante la construcción o remodelación de un edificio o vivienda. 72.
En efecto, el asfalto y los productos de hormigón son materiales que se utilizan para construir pisos, paredes o techos, en los que normalmente se instalan estos aparatos (de calefacción). 73. También se advierte que las construcciones transportables también necesitan sistemas de calefacción en su interior. 74. Asimismo, como ya se dijo, en la instalación de productos de calefacción se pueden utilizar productos como materiales de construcción no metálicos. 75.
Aunado a lo anterior, los productos de las Clases 11 y 19 pueden ser ofrecidos 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 en almacenes especializados de construcción como ferreterías o almacenes de superficie. 76. Igualmente, se observa que tienen los mismos canales comercialización y medios de publicidad, influyendo dicha situación en la asociación que hagan los consumidores sobre el origen empresarial. 77.
Así las cosas, al verificarse el cumplimiento de los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, por lo que se podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. 78. Por lo tanto, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial. 79.
En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular. 80.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. 81. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca posteriormente registrada, y al existir con las marcas previamente registradas similitud, así como conexidad competitiva de los productos y servicios que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 81.1.
Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala se releva de pronunciarse respecto de los demás cargos, esto es, la violación de los artículos 150,155 y 190 a 200 de la Decisión 486 de 2000; los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política; y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011.
Conclusión 82. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa “ATMOSPHER”, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con la marca mixta “ATTMOSFERAS” que identifica productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas. 83.
En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 7226 de 19 de febrero de 2016, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “ATMOSPHER” para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160046800 SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se cancele el registro de la marca mixta “ATMOSPHER” con certificado núm. 533151, para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.