CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicado: 11001-03-24-000-2021-00016-00 Demandante: CONSITEX S.A. Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: Concesión de registro marcario Auto que decreta pruebas y fija el litigio1 Encontrándose el presente proceso pendiente de fijar nueva fecha para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 20212, el cual regula la figura de la sentencia anticipada, indicando lo siguiente: «[…] Se podrá dictar sentencia anticipada: 1.
Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito […]».
(negrillas fuera del texto) En el anterior contexto, el Despacho procederá a emitir un pronunciamiento en relación: i) con las pruebas aportadas y solicitadas por las partes dentro del proceso, y ii) con la fijación u objeto del litigio. 1 El expediente fue remitido al Despacho el 6 de febrero de 2023. 2Por medio del cual se adicionó el artículo 182A del CPACA. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2021-00016-00 Demandante: Consitex S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I. Decreto de pruebas Se tendrán como pruebas -en cuanto fueren conducentes y por el valor que les corresponda en derecho- los documentos aportados por las partes e intervinientes, tanto en la demanda como en las contestaciones realizadas a la misma.
I.1. La solicitud de pruebas de la parte demandante La apoderada judicial de la sociedad demandante, dentro del libelo de demanda no presentó solicitud de decreto de pruebas, por lo que no hay lugar a realizar ningún otro pronunciamiento en esta materia. I.2. La solicitud de pruebas de la parte demandada El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el escrito de contestación de la demanda, solicitó tener como pruebas los documentos obrantes en el expediente administrativo No. SD2018/0043169, el cual ya obra en el expediente digital3 y las que el Despacho considerara pertinentes decretar y practicar de oficio.
I.3. La solicitud de pruebas de la tercera interesada El señor Carlos Alejandro Gómez Pedreros, a pesar de haber sido notificado en debida forma no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda, tal y como consta en los índices 21 a 24 del expediente digital, por lo que tampoco hay lugar a realizar pronunciamiento alguno en esta materia.
II. Fijación del litigio El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la expedición de las Resoluciones Nos. 1653 de 13 de marzo de 2019 y 69562 de 4 de diciembre de 2019, por medio de las cuales concedió el registro de la marca nominativa «PHILIPPE ZK ZEICHNA», para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, llegó a quebrantar lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y h), 137, 172, 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se realizó presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes referida, al desconocer que dicho signo es similarmente confundible, genera riesgo de asociación y tiene conexidad competitiva con las marcas «ERMENEGILDO ZEGNA» (nominativas), clases 25 y 35, registros 353.965 y 282260, y «ZEGNA» 3 Los antecedentes administrativos se encuentran en el índice 27 del expediente digital. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2021-00016-00 Demandante: Consitex S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (nominativa), clase 25, registro 228124, registradas previamente a nombre de la sociedad Consitex S.A. Concretamente la parte actora formuló como cargo de violación el relacionado con el desconocimiento de las normas superiores en las cuales debían fundarse los actos administrativos acusados, para lo cual señaló lo siguiente: 1.
Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto: (i) La Superintendencia de Industria y Comercio «dejó de aplicar dicha normatividad, lo que la llevó a considerar que la marca PHILIPPE ZK ZEICHNA tenía la necesaria distintividad para permitir su registro»; (ii) Entre las marcas en conflicto existen semejanzas de tipo visual, ortográfico, fonético y conceptual, capaces de generar riesgo de asociación y/o confusión en el público consumidor;
(iii) «Las letras CH incorporadas en la parte central del apellido ZEICHNA, no confieren fuerza distintiva al signo cuyo registro se otorgó en los actos acusados, porque en el conjunto se diluye y pasa desapercibida para los consumidores que ya conocen la marca ZEGNA», y (iv) «las marcas en conflicto se encuentran en el mismo mercado y por ende, entre ellas se presenta una conexidad competitiva directa que potencializa el riesgo de confusión y de asociación que puede generarse frente a los consumidores». 2.
Violación del literal h) del artículo 136 y de los artículos 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que: (i) la autoridad administrativa «no valoró en su exacta dimensión el conflicto que genera el registro del signo PHILIPPE ZK ZEICHNA para los signos ERMENEGILDO ZEGNA, ZEGAN y Z ZEGNA, notoriamente conocidos y no evaluaron TODOS los RIESGOS contra los cuales se protege a los SIGNOS NOTORIOS», y (ii) la SIC «realizó un cotejo superficial de los signos notorios ERMENEGILDO ZEGNA, Z ZEGNA y ZEGNA y el signo solicitado PHILIPPE ZK ZEICHNA, que se aparta de la protección especial que la ley establece para los signos distintivos notoriamente conocidos, pues les dio el tratamiento de una marca común». 4 Radicado: 11001-03-24-000-2021-00016-00 Demandante: Consitex S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.
Violación de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto: (i) la autoridad administrativa desconoció que «lo que pretende el señor CARLOS ALEJANDRO GOMEZ PEDREROS [con el registro de la marca concedida] es aprovecharse del buen prestigio del que gozan las marcas ERMENEGILDO ZEGNA Y ZEGNA», y (ii) la SIC omitió el hecho de que «la solicitud de registro de la marca PHILIPPE ZK ZEICHNA se hizo consciente bajo el convencimiento de imitar las marcas ERMENEGILDO ZEGNA, Z ZEGNA y ZEGNA, de propiedad de mi representado, así como sus prestaciones mercantiles».
Aunado a lo anterior, y en atención a que no se plantearon excepciones previas y no existen pruebas pendientes por practicar, el Despacho estima pertinente prescindir de la realización de la audiencia inicial y de la audiencia de pruebas contenidas en los artículos 180 y 181 del CPACA. III. Interpretación prejudicial Se pone de presente que si bien la etapa procesal que debe surtirse con posterioridad a la fijación del litigio y al decreto de pruebas, es la etapa de alegatos, lo cierto es que, en tratándose de procesos de propiedad intelectual, la etapa siguiente es la de la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que, una vez quede en firme el presente proveído se ordenará a la Secretaría de esta Sección que remita nuevamente el expediente al Despacho para el gestionamiento de dicho trámite.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E:
PRIMERO: DAR aplicación al artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 y, en consecuencia, PRESCINDIR tanto de la audiencia inicial como de la audiencia de pruebas de que tratan los artículos 180 y 181 del CPACA, conforme con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: TENER como pruebas en cuanto fueren conducentes y por el valor que les corresponda en derecho, los documentos aportados con el libelo introductorio y la contestación de la demanda presentada por la entidad demandada.
TERCERO: FIJAR el objeto del litigio en los términos del literal II de la presente decisión. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2021-00016-00 Demandante: Consitex S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: TENER al doctor Jaime Alberto David Londoño como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio -entidad demandada-, conforme al poder que obra en el expediente digital.
QUINTO: En firme la presente decisión, REMITIR el expediente al Despacho a efectos de realizar la solicitud de interpretación prejudicial.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Consejero Ponente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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