1 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2010-00209-00 Demandante: SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Servicios Para Medios de Pago S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones 43430 de 28 de agosto de 2009, 57402 de 11 de noviembre de 2009 y 66352 del 23 de diciembre de 2009, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca mixta «AVANSIS» a favor del señor Julián Barberi García, para distinguir productos en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo. 2 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. I.- ANTECEDENTES 1.
La demanda La sociedad Servicios para Medios de Pago S.A., a través de apoderada, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “(1) Que se declare nula la resolución número 43430 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de Agosto de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca AVANSIS (Mixta), en la Clase 9 solicitada por el señor JULIAN BARBERI GARCIA. (2) Que se declare nula la resolución número 57402 dictada por el Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 11 de Noviembre de 2009, por medio de la cual se confirmó la resolución número 43430 del 28 de Agosto de 2009.
(3) Que se declare nula la resolución número 66352 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 23 de Diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó la resolución 8636 del 26 de Marzo de 2008 y se declaró agotada la vía gubernativa. (4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A., se ordene lo siguiente: a. Que se declare fundado el escrito de oposición presentado el 6 de Abril de 2009 por la Sociedad SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. b. Que se niegue la solicitud de registro de la marca AVANSIS (Mixta) en la Clase 9 Internacional a nombre de JULIAN BARBERI GARCIA, por no lo cumplir con el requisito de distintividad, por ser similarmente confundible con la marca ADVANTIS No. 238509 previamente registrada y de propiedad de SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A., para productos en la clase 9. c. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca AVANSIS (Mixta) en la Clase 9 Internacional a favor de JULIAN BARBERI GARCIA.” 1 1 Folio 66 del expediente. 3 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. 1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. El 24 de diciembre de 2008 el señor Julián Barberi García solicitó el registro de la marca «AVANSIS» (mixta) para amparar “programas de computador”, esto es, productos que están comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.2.
El 27 de febrero de 2009 se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 601, bajo el número de publicación 2740. Seguido a esto, y dentro del término legal establecido la sociedad Servicios Para Medios de Pago S.A., presentó escrito de oposición contra la solicitud en mención con fundamento en la existencia previa de la marca «ADVANTIS» (nominativa), registrada bajo el certificado número 238.509 en Clase 9 Internacional.
De otra parte, la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., (ISA S.A. E.S.P.), presentó escrito de oposición a la solicitud con fundamento en la existencia previa del lema comercial «AVANZA» asociado a la marca notoria «ISA», con certificado de registro número 371317. 1.2.3. La División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la resolución 43430 del 28 de agosto de 2009, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca «AVANSIS» (mixta), a favor del señor Julián Barberi García, para distinguir “programas de computador”, productos comprendidos en la Clase 9 Internacional. 1.2.4.
Contra la resolución en mención las entonces opositoras interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante la resolución 57402 del 11 de noviembre de 2009, en el sentido de confirmar la decisión adoptada. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la resolución 66352 del 23 de diciembre de 2009, en la que también se confirmó en todas sus partes la decisión impugnada. 4 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. 1.3.
Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con los actos controvertidos la entidad demandada vulneró las siguientes normas: el literal a) del artículo 136 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. En relación con el primero explicó que la marca solicitada carece de distintividad frente a la registrada, lo cual genera un inevitable riesgo de confusión en el público consumidor puesto que ambas marcas son comercializadas de la misma forma, en el mismo mercado y están dirigidas al mismo tipo de usuario.
Y en relación con el segundo señaló que las marcas enfrentadas presentan amplias semejanzas entre sí desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, lo cual genera confusión entre el público consumidor y pone de presente que la marca «AVANSIS» (mixta) no cumplía con el requisito de distintividad. II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1.
Mediante auto de 27 de julio de 20102, el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda presentada por la sociedad Servicios Para Medios de Pago S.A., interpretándola como de simple nulidad de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, y ordenó la notificación y el traslado correspondientes a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas.
Igualmente ordenó la notificación al señor Julián Barberi García y a la sociedad Interconexión Eléctrica E.S.P, así como al Ministerio Público. 2 Folio 92 a 94 del expediente. 3 Artículo 172.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.[…]” 5 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. 2.2. De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no es cierto que las marcas confrontadas sean similarmente confundibles, pues de la simple visión en conjunto se puede evidenciar que están compuestas por grafemas distintos y que la marca previamente registrada se caracteriza porque incluye la letra `D´, sumado a la terminación `TIS´, de manera que la expresión está compuesta por tres sílabas con las combinaciones AD-VAN-TIS. 2.2.2.
El señor Julián Barberi García y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. fueron debidamente notificados de la admisión de la demanda. Sin embargo, no allegaron escrito de contestación. III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. Mediante auto de 23 de noviembre de 2012 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 3.2.
La sociedad demandante presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda.4. 3.3. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación e insistió en la legalidad de los actos demandados y del estudio de cotejo marcario aplicado al caso. 3.4. El señor Julián Barberi García, la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal. 4 Folio 153 del expediente. 6 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. IV.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial5 núm. 268-IP-2015. V. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de febrero 19 de 2021, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 238509, correspondiente a la marca nominativa «ADVANTIS», de propiedad de la sociedad Servicios para Medios de Pago S.A. A partir de ello, se encontró que la referida marca fue cancelada por no uso desde el 27 de marzo de 2012, como consecuencia de la acción promovida por el señor Juan Pablo Cadena Sarmiento.
De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 23 y el 25 de marzo de 2021, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación6. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20197, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 6.2.
Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a 5 Folios 182-188 del expediente. 6 Anotaciones números 45 y 51 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca «ADVANTIS», que se identificaba con el certificado 238509, que había sido otorgada a favor de la sociedad Servicios Para Medios de Pago S.A., y con base en la cual la actora promovió la demanda que aquí se resuelve, fue cancelada por no uso desde el 27 de marzo de 2012, decisión que adoptó la SIC a través de la resolución 17727 de esa fecha.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 26 de junio de 2001 hasta el 27 de marzo de 2012, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI8 de la entidad demandada, así: En ese sentido, conviene recordar que la figura de la cancelación de registro marcario por no uso se encuentra prevista en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 y procede cuando, sin motivo justificado, la 8 Índice 47 del Sistema de gestión Documental SAMAI 8 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular o por quien éste autorice para ello, durante los 3 años anteriores a la fecha en la que se instaure la acción de cancelación. La citada norma señala: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”. Así, debe resaltarse que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito consiste en que, ante la falta de uso del registro marcario durante los tres años anteriores, hay lugar a su cancelación, de manera que la oficina nacional competente podrá dejarlo sin efecto jurídico y en ese caso, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 172-IP-2015.
Así pues, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ADVANTIS» (nominativa) que motivó la presentación de esta demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido en la norma comunitaria andina. 9 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. En ese orden, la Sala advierte que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para dar aplicación a la regla prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que indica: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […].” Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo de 18 de febrero de 20219, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja10.
En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo11, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables 9 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 10 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 11 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 10 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada12.
De conformidad con la norma comunitaria transcrita es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.
Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia13.
En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó la cancelación por falta de uso del registro de la marca «ADVANTIS» (nominativa) que había sido concedida a favor de la aquí demandante y sustentaba su pretensión de que se declara la nulidad del registro de la marca mixta «AVANSIS» circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.
En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 13 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 11 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A. 6.4.
Reconocimiento de personería En atención al poder radicado junto con los alegatos de conclusión presentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala reconocerá personería al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez como apoderado judicial de dicha entidad, en los términos y para los fines del poder a él conferido, que obra a folio 165 del expediente físico.
Con lo anterior, entiéndanse terminadas las facultades reconocidas a la abogada Jazmín Rocío Soacha, quien fue reconocida como apoderada judicial de la parte demandada mediante auto de 2 de diciembre de 2011. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: RECONOCER al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el poder a él otorgado. Con lo anterior, entiéndase por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Jazmín Rocío Soacha, quien fue reconocida como apoderada judicial de la parte demandada mediante auto de 2 de diciembre de 2011. 12 Radicado: 11001 0324 000 2010 00209 00 Demandante: Servicios para medios de pago S.A.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.