11001032400020160041900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS "YOMPI" y “YUPI”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 92190 de 26 de noviembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio72.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 7 de noviembre de 2014, la sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “YOMPI”, para identificar productos comprendidos en la Clase 293 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra del registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a la familia de marcas “YUPI”, previamente registradas a su favor en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 25460 de 25 de mayo de 2015 la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] derivados lácteos como leche, yogurt, kumis bebidas lácteas en las que predomine la leche, bebidas a base de leche que contienen frutas, bebidas a base de leche que contienen zumo de frutas, productos lácteos, bebidas compuestas principalmente de leche […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “YOMPI”, para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada disposición la sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 92190 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “YOMPI”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicha sociedad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto dicha entidad no realizó el estudio de confundibilidad entre las marcas enfrentadas. Manifestó que en la expresión objeto de controversia el elemento preponderante es el denominativo, ya que no es de aquellas que gozan de un arte por sí mismo distintivo. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que si bien es cierto que la marca “YOMPI” presenta variaciones al disgregarse al ser analizada en conjunto frente a la familia de marcas notorias “YUPI” se genera un impacto similar, pues la estructura que las compone, el inicio de las palabras, la terminación y el orden de las vocales es semejante.

Sostuvo que el consumidor al encontrarse con un producto identificado con la expresión “YOMPI”, lo asociaría directamente con los elementos que ampara la familia de marcas “YUPI”. Señaló que al ser pronunciados los signos distintivos enfrentados se genera un sonido similar, dado que comparten la misma sílaba tónica (“PI”), la estructura ortográfica e igual orden de letras; y que los únicos cambios generados no son estructurales.

En efecto, dicha semejanza puede apreciarse a partir del siguiente ejercicio: “YOMPI”-“YUPI”-“YOMPI”-“YUPI”,”YOMPI”-“YUPI”-”YOMPI”-“YUPI” “YOMPI”-“YUPI”-“YOMPI”-“YUPI”,”YOMPI”-“YUPI”-”YOMPI”-“YUPI” “YOMPI”-“YUPI”-“YOMPI”-“YUPI”,”YOMPI”-“YUPI”-”YOMPI”-“YUPI” “YOMPI”-“YUPI”-“YOMPI”-“YUPI”,”YOMPI”-“YUPI”-”YOMPI”-“YUPI” Indicó que aunado al hecho de que las marcas confrontadas coinciden en el mismo tipo de productos que identifican, la finalidad, el 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor al que van dirigidos, los canales de publicidad y los medios de comercialización son los mismos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Indicó que las marcas enfrentadas presentan diferencias en cuanto a la composición ortográfica de los elementos adicionales de la misma, ya que la solicitada se conforma de 5 letras y las previamente registradas únicamente de 4; y que, adicionalmente, cuentan con raíces distintas (YOM-YU) que permiten su diferenciación e individualización en el mercado.

Manifestó que desde el punto de vista fonético también se presentan diferencias ostensibles, ya que la marca cuestionada cuenta con una secuencia vocálica y consonántica diferente, así como distinto número de sílabas frente a las marcas previamente registradas. II.2. La sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. 5 Folios 45 y 47 del cuaderno físico principal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de esta, consiste en determinar si la Resolución núm. 92190 de 26 de noviembre de 2015, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “YOMPI”, a nombre de la sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A., para distinguir 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que la marca cuestionada “YOMPI” comprende gran parte de las letras que conforma sus marcas previamente registradas “YUPI”, lo cual conlleva que entre el público consumidor se genere confusión. Señaló que el signo distintivo solicitado “YOMPI” contiene semejanzas visuales, ortográficas y características relevantes 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fonéticas que causarían un riesgo de confusión en el consumidor, frente a su familia de marcas “YUPI”.

IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que, contrario a lo expuesto por la actora, entre las marcas enfrentadas no existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. Ello, por cuanto presentan diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y gráfico dadas las diferencias que se presentan en las raíces de cada marca, esto es, “YOM” en “YOMPI” y “YU” en “YUPI”.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente 7 Proceso 53-IP-2023. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160041900 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 391-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023 y 5187 del 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 92190 de 26 de noviembre de 2015, concedió el registro de la marca mixta “YOMPI” a la sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A., para amparar los siguientes productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] derivados lácteos como leche, yogurt, kumis bebidas lácteas en las que predomine la leche, bebidas a base de leche que contienen frutas, bebidas a base de leche que contienen zumo de frutas, productos lácteos, bebidas compuestas principalmente de leche […]”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, si bien es cierto que la marca “YOMPI” presenta variaciones al disgregarse, al ser analizada en conjunto frente a la familia de marcas notorias “YUPI” se genera un impacto similar, pues la estructura que las compone, el inicio de las palabras, la terminación y el orden de las vocales es semejante.

Sostuvo que el consumidor al encontrarse con un producto identificado con la expresión “YOMPI”, lo asociaría directamente con los elementos que ampara la familia de marcas “YUPI”. Por su parte, la SIC señaló que las marcas enfrentadas presentan diferencias en cuanto a la composición ortográfica de los elementos adicionales de la misma, ya que la solicitada se conforma de 5 letras y las previamente registradas únicamente de 4; y que, adicionalmente, cuentan con raíces distintas (YOM-YU) que permiten su diferenciación e individualización en el mercado.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 10 MARCA MIXTA CUESTIONADA11 10 De conformidad con la Solicitud de Registro de Marca radicado ante la SIC, visible en el anexo núm. 1., la frase “YOGURT ENTERO CON DULCE CON CEREAL” es explicativa. 11 Folio 84 del cuaderno físico núm. 1. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co YUPI MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADA12 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “YOMPI”, como lo es la cuestionada, con unas marcas nominativas y mixtas “YUPI”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se 12 Folio 85 del cuaderno físico núm. 1. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “YOMPI” y “YUPI”, respecto 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “YOMPI” se conforma por una (1) palabra, dos (2) sílabas (YOM-PI), tres (3) consonantes (Y-M-P), dos (2) vocales (O- I), mientras que la marca previamente registrada, “YUPI”, está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas (YU-PI), dos (2) consonantes (Y-P) y dos (2) vocales (U-I).

En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, la marca solicitada cuenta con una raíz diferente “YOM”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la expresión cuestionada “YOMPI”, frente a las marcas opositoras “YUPI”, que en su inicio cuentan con la partícula “YU” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio con la expresión “YOM” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, el vocablo “YOM” de la expresión cuestionada, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”13.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la sílaba “YOM”, que hace parte de la marca cuestionada, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara. Adicionalmente y contrario a lo afirmado por la actora, la sílaba tónica en las marcas enfrentadas “YOMPI” y “YUPI” no recae en el radical “PI”, sino en las partículas “YOM” y “YU”, respectivamente.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI - YOMPI – YUPI – YOMPI - YUPI YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI - YOMPI – YUPI – YOMPI - YUPI YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI - YOMPI – YUPI – YOMPI - YUPI YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI - YOMPI – YUPI – YOMPI - YUPI De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.14 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas opositoras “YUPI”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española15, significa “[…] 1. interj.

U. para expresar júbilo. […]”. 14 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 15 https://dle.rae.es/predictivo, Consultado el 8 de febrero de 2024. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la palabra “YOMPI”, que hace parte de la marca cuestionada, es de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano16.

En este sentido, la Sala estima que la expresión “YOMPI” es de fantasía debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano; y aunque la palabra “YUPI”, de las marcas previamente registradas, sí lo tiene las mismas no pueden cotejarse desde el punto de vista ideológico o conceptual por ser la primera de fantasía. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de 16 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “YOMPI” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “YUPI”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “YUPI” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección17, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376. Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. Ahora, cabe señalar que la actora señaló que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “YUPI”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “YUPI” en el sistema SIPI18 de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP, que funge en el presente proceso como actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA CLASE 18 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 25 de jubnio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 02104189 YUPI LIZA'S 29 SEPT. 2033 29 92151638A YUPI 14 DIC. 2032 29 9218045029 YUPI´S 02 ABR. 2032 29 9218368329 YUPI 05 MAY. 2032 29 14277357 YUPI NACHOS 12 MAY. 2025 29 15002316 YUPI MANI 05 JUN. 2025 29 15002361 YUPI CHEESE 31 JUL. 2025 29 15250864 YUPI BOCADOS 28 MAR. 2026 29 15250988 YUPI BOCA2 28 MAR. 2026 29 16076340 YUPI 24/7 19 DIC. 2026 29 14100072 YUPI TATTOO 18 DIC. 2024 29 14138013 YUPI EQUILIBRI 29 DIC. 2024 29 14138027 YUPI ORIGEN 15 DIC. 2024 29 14138051 YUPI ORGANIC 15 DIC. 2024 29 14138077 YUPI ORGANIX 12 MAR. 2025 29 16163345 VIVE LA VIDA YUPI 02 FEB. 2027 29 16172612 YUPI 11 MAY. 2027 29 14193136 YUPI POPS 31 AGO. 2025 29 14211351 YUPI ROSKOTAS 29 JUL. 2025 29 14244401 YUPI ORYGEN 30 JUN. 2025 29 SD2016/0026357 YUPI CUIDA-T + 15 MAR. 2028 29 SD2017/0058194 YUPI PALOMITAS 25 MAY. 2028 29 SD2018/0079204 SOMOS YUPI MOMENTOS NATURALES 11 MAY. 2027 29 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SD2018/0092836 YUPI PALOMITAS 09 NOV. 2029 29 SD2019/0054415 YUPI POPS 25 ENE. 2030 29 SD2019/0107008 YUPI NUTRITOS 07 SEPT. 2030 29 SD2020/0051538 YUPI KASERITAS 15 JUN. 2031 29 SD2020/0051532 YUPI KASERITAS 16 JUL. 2031 29 SD2020/0109395 YUPI RIZADAS 04 OCT. 2031 29 SD2021/0070460 YUPI TOSTI NACHOS PARA DIPPEAR 16 MAY. 2032 29 SD2022/0071923 YUPI CRISPY 30 ENE. 2033 29 SD2022/0109841 YUPI GOLPE CON TODO 17 OCT. 2033 29 Como se puede advertir, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “YUPI”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien es cierto que la expresión “YUPI” hace parte de una familia de marcas, también lo es que, como se determinó anteriormente, entre la marca cuestionada y 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas previamente registradas no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “YOMPI”, para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00419-00 Actora: FERRIS ENTERPRISES CORP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.