CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: NBA Properties Inc. Tema: Registro como marca del signo “OKC THUNDER” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 28880 de 9 de junio de 20091, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “OKC THUNDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad NBA Properties Inc. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. El ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1. Se declare la nulidad de la resolución 28880 de 09 de junio de 2009 de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concedió el registro de la marca comercial OKC THUNDER para distinguir productos de la clase 25 internacional. 2.
Como efecto de la petición 1 anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro No. 382387, asignado a la marca OKC THUNDER, para distinguir productos de la clase 25 internacional. 3. En firme la providencia que disponga la nulidad de la resolución 28880 de 09 1 Folios 27 a 28 y 71 a 72 C pp.
“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 6 a 19 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de junio de 2009, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca OKC THUNDER, para distinguir productos de la clase 25 internacional y la cancelación del registro No. 382387 asignado al producto mencionado ordénese el archivo correspondiente previas las anotaciones de rigor […]”3 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez solicitó el registro como marca del signo nominativo “THUNDER”5, para identificar los productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] blue jeans, camisas, camisetas, pantalones, zapatos, cinturones y accesorios de vestir en la línea femenina y masculina, así como infantil […]”. 4.
Sostuvo que, de acuerdo con la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009, la sociedad NBA Properties Inc. registró la marca mixta “OKC THUNDER” para distinguir productos de la misma clase 256, estos son: “[…] ropa, en particular calcetería, calzado, zapatos para básquetbol, pantalones para básquetbol, camisetas, camisas, camisetas polo, pantalones de sudadera, pantalones, tops, jerseys, pantalonetas, piyamas, camisetas deportivas, camisetas para rugby, suéteres, cinturones, corbatas, camisas de noche, sombreros, cachuchas, visores, calentadores, pantalones calentadores, camisetas / tops calentadores, chaquetas, chaquetas resistentes al viento, gabardinas, abrigos, baberos no de papel, bandas para la cabeza, muñequeras, delantales, ropa interior, boxers, slacks, tapones para los oídos, guantes, mitones, bufandas, camisetas tejidas y de punto, vestidos de jersey, vestidos, vestidos y uniformes para animadoras (cheerleaders), trajes de baño, vestidos de baño, bikinis, tankinis, nadadores, bañadores, pantalonetas para tablas, trajes húmedos, protectores para playa, protectores para vestidos de baño, envolturas para vestidos de baño, sandalias, sandalias para playa, gorras para playa, visores para el sol, gorros de baño, artículos novedosos para la cabeza con peluca […]”. 5.
Finalmente, indicó que, frente a la anterior solicitud, el demandante no presentó oposición al registro. 3 Folios 7 y 8 C pp. 4 Folios 8 a 10 P pp. 5 Certificado 266.248 Versión 8. 6 Certificado 382.387 Versión 9. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebranta la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150.
I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “OKC THUNDER” a la sociedad NBA Properties Inc. sin considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “THUNDER” del ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8.
Explicó que la semejanza se basa en el hecho de que las marcas confrontadas contienen la expresión “THUNDER”, por lo que existía una similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica. Agregó que la partícula “THUNDER” no era genérica o de uso común y las letras “OKC” no le aportan distintividad. 9. En ese contexto, concluyó que la marca acusada “[…] reproduce en forma detallada todos y cada uno de los elementos que componen el corazón o parte esencial y distintiva de la marca previamente registrada […]”, por lo que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad, desconociendo el artículo 150 ibidem.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio8 10. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue debidamente motivada por lo que no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11.
Sostuvo que la marca mixta “OKC THUNDER” está conformado por un elemento nominativo que es el prevalente, en el que se encuentra las letras “OKC” que, junto con la expresión “THUNDER” le otorga distintividad. 7 Folios 13 a 17 del C pp. 8 Folios 41 a 55 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.
Finalmente, resaltó que el sentido del acto administrativo del que se deriva la inconformidad de la parte demandante, obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad de la marca solicitada por la sociedad NBA Properties Inc. II.2. Intervención de la sociedad NBA Properties Inc.9 13. La sociedad NBA Properties Inc. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la marca mixta "OKC THUNDER" tiene la capacidad de distinguir los productos de la clase 25, toda vez que, las letras “OKC” no era una expresión caprichosa, sino la abreviatura de “Oklahoma City” que, junto con la expresión “THUNDER” en español significa “Los truenos de Oklahoma City”, el cual es reconocido por ser un equipo profesional de baloncesto americano de la NBA, lo que causa diferencias visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto. 14.
En ese sentido, aseguro que los consumidores, al elegir bienes de dicha marca, lo relacionan con un equipo de baloncesto profesional americano de la NBA. 15. Concluyo que la parte demandante tomó únicamente la expresión “THUNDER” sin tener presente la partícula “OKC” y los elementos visuales solicitados por la NBA Properties Inc. III.
TRÁMITE DEL PROCESO 16. El ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez presentó demanda de nulidad relativa el 25 de enero de 201310, en contra de la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 17. Mediante auto de 20 de mayo de 201511, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad NBA Properties Inc. El 14 de julio de 201512, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 18.
Por auto de 20 de enero de 201613, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 4 de marzo de 201614. 19. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se tuvo por contestada la demanda por la sociedad NBA Properties Inc., se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó 9 Folios 84 a 99 del C pp. 10 Folio 6 C pp. 11 Folios 29 a 31 C pp. 12 Folio 31 vto.
C pp. 13 Folio 79 C pp. 14 Folios 103 a 117 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio oficiar a la SIC para que allegara copia del expediente administrativo 2002034481, dentro del cual se tramitó el registro de la marca “THUNDER”. 20.
Mediante auto de 15 de diciembre de 201715, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 239-IP-2018 de 28 de junio de 201916, en la que interpretó el artículo 136 literal a) y de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.
Respecto del artículo 135 literal b) no se pronunció por cuanto la controversia no trata sobre la distintividad intrínseca de la marca. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales se interpretará el 136 Literal a de la Decisión 486 por ser procedente.
No procede la Interpretación del Artículo 135 Literal b) por no tratarse en la controversia la distintividad intrínseca de la marca. De oficio se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, por se un asunto controvertido dentro del proceso el examen de registrabilidad. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Signos conformados por idioma extranjero. 4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.
E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 15 Folios 122 y vto. C pp. 16 Folios 136 a 147 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si el signo OKC THUNDER (mixto) y la marca THUNDER (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. […] b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el producto de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado OKC THUNDER (mixto) y la marca THUNDER (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado OKC THUNDER (mixto) y la marca THUNDER (denominativa). 3.
Signos conformados por idioma extranjero. 3.1. En atención a que el signo solicitado OKC THUNDER (mixto) y la marca registrada THUNDER (denominativa) se encuentran conformados por la palabra THUNDER, que en inglés significa TRUENOS, y el significado solicitado posee la expresión OKC, la cual representa una abreviatura de un equipo de baloncesto llamado OKLAHOMA CITY THUNDER, en español TRUENOS DE OKLAHOMA CITY, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 3.2.
Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. […] 4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. 4.1. En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. […] 4.6.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría queda afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. 4.7.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]” (mayúscula y negrilla del original). 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 22.
Por auto de 18 de diciembre de 201917, se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. 23.
En el término para alegar de conclusión, el ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez18, la SIC19 y la sociedad NBA Properties Inc. 20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 24. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo mixto “OKC THUNDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NBA Properties Inc. 26.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “OKC THUNDER” concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NBA Properties Inc. y la marca nominativa “THUNDER” de la parte demandante para la misma clase, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000. 27.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. 17 Folio 149 C pp. 18 Folios 156 a 161 C pp. 19 Folios 162 a 165 C pp. 20 Folios 170 a 184 C pp. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3. La identificación de los actos demandados 28. El ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez solicita se declare la nulidad de la Resolución 28880 de 9 de junio de 200922, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “OKC THUNDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad NBA Properties Inc., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 29. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo mixto “OKC THUNDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] ropa, en particular calcetería, calzado, zapatos para básquetbol, pantalones para básquetbol, camisetas, camisas, camisetas polo, pantalones de sudadera, pantalones, tops, jerseys, pantalonetas, piyamas, camisetas deportivas, camisetas para rugby, suéteres, cinturones, corbatas, camisas de noche, sombreros, cachuchas, visores, calentadores, pantalones calentadores, camisetas / tops calentadores, chaquetas, chaquetas resistentes al viento, gabardinas, abrigos, baberos no de papel, bandas para la cabeza, muñequeras, delantales, ropa interior, boxers, slacks, tapones para los oídos, guantes, mitones, bufandas, camisetas tejidas y de punto, vestidos de jersey, vestidos, vestidos y uniformes para animadoras (cheerleaders), trajes de baño, vestidos de baño, bikinis, tankinis, nadadores, bañadores, pantalonetas para tablas, trajes húmedos, protectores para playa, protectores para vestidos de baño, envolturas para vestidos de baño, sandalias, sandalias para playa, gorras para playa, visores para el sol, gorros de baño, artículos novedosos para la cabeza con peluca […]”. 30.
A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca nominativa “THUNDER” del demandante y la marca mixta “OKC THUNDER” concedida a la sociedad NBA Properties Inc., tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la Interpretación 239-IP-2018 de 28 de junio de 2019, en la que interpretó el artículo 136 literal a) y de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.
Y no se pronunció sobre el artículo 135 literal b) por cuanto la controversia no trata sobre la distintividad intrínseca de la marca. 32. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación del mismos adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso era 22 Folios 27 a 28 y 71 a 72 C pp.
“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio similarmente confundible su marca “THUNDER”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem23. 33.
En efecto, la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “OKC THUNDER” (mixta), clase 25, no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas ortográficas, fonéticas, conceptuales o ideológicas con su marca “THUNDER”, en la misma clase. 34. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto al artículo 135 literal b) ejusdem, será excluido de la controversia. 35.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.
IV.4.1. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 31 de octubre de 2024. Rad.: 2016 – 00515. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 37.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de NBA Properties Inc.25 (Mixta) Registro 382.387 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: NBA Properties Inc. Marca previamente registrada por el demandante26 “THUNDER” (Nominativo) Registro 266.248 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Jorge Iván Salazar Ramírez 38.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “OKC THUNDER”, cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con la marca nominativa “THUNDER”, previamente registrada por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de 25 Folios 25 y 26 C pp. 26 Consulta realizada el 21 de enero de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 39.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 40. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 41.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 42.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”27. 43.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “OKC THUNDER” (mixta) y “THUNDER” (nominativa), ambas de la clase 25, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.
Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 44.
Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada O K C T H U N D E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marca previamente registrada T H U N D E R 1 2 3 4 5 6 7 45.
De la revisión de las marcas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, por cuanto comparten la expresión “THUNDER” como base de su estructura, con la diferencia en que la marca cuestionada incluye las letras “OKC” al inicio de “THUNDER”, la cual no es significativa para su diferenciación; dado que la fuerza distintiva recae en la expresión “THUNDER la cual es reproducida en la marca cuestionada. 46.
Se resalta que, en sentencia de 9 de julio de 202028, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 47. Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca cuestionada “OKC THUNDER” no cuenta con elementos suficientes que la doten de una carga semántica 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009 – 00118. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada, “THUNDER”. 48.
En relación con la similitud fonética, también existe pronunciación similar, toda vez que, aunque “OKC THUNDER” tiene una variación inicial y la sílaba tónica recae en “THUN”, se reproduce la expresión previamente registrada lo que las hace fonéticamente similares. A pesar de que la marca cuestionada incluye el acrónimo “OKC”, como se apreció con antelación, es claro que en ella no recae la fuerza distintiva. 49.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: OKC THUNDER – THUNDER - OKC THUNDER – THUNDER – OKC THUNDER OKC THUNDER – THUNDER - OKC THUNDER – THUNDER – OKC THUNDER OKC THUNDER – THUNDER - OKC THUNDER – THUNDER – OKC THUNDER OKC THUNDER – THUNDER - OKC THUNDER – THUNDER – OKC THUNDER 50.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que ambas marcas comparten la expresión “THUNDER”, la que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202429, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2016 – 00126. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 52. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 53.
Se observa que la partícula “THUNDER”, si bien es cierto que se encuentra escrita en inglés, no sirve de raíz equivalente30 a su traducción en castellano “Trueno” máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escucha diferente, razón por la cual, en este caso, no puede tratarse como si fuese una expresión local, por lo que resultan de fantasía. 54.
Ahora, tal como lo señaló la sociedad NBA Properties Inc., la partícula “OKC” no tiene un significado conceptual propio en el idioma español31, sin embargo, corresponde a un acrónimo que refiere al nombre de un estado Estados Unidos, “Oklahoma City” o de un equipo de baloncesto el cual no es comúnmente conocido o utilizado por un consumidor colombiano y, como se dijo, anteriormente, en ella no recae la fuerza distintiva de la marca cuestionada. 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014 – 00418. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 31 https://dle.rae.es/foam?m=form. Consultado el 16 de enero de 2025. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 55.
Al respecto, esta sección32 ha considerado que un acrónimo “[…] es la unión de palabras y no el significado del término en sí mismo y, por el otro, el consumidor no asociará la denominación de la marca con el significado de las palabas que individualmente consideradas componen el acrónimo […]”. En ese sentido, el acrónimo “OKC” carece de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que resulta ser una expresión de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque. 56.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “OKC THUNDER” del tercero con interés en el resultado del proceso y “THUNDER” de la parte demandante, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 57. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y las previamente registradas a favor de la demandante. 58.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 59. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201833 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 23 de mayo de 2024. Rad.: 2021 – 00453. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 60. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 61.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 62. En el caso sub-lite, la expresión cuestionada “OKC THUNDER” fue solicitada para proteger los siguientes productos del nomenclador clase 2534, estos son: “[…] ropa, en particular calcetería, calzado, zapatos para básquetbol, pantalones para básquetbol, camisetas, camisas, camisetas polo, pantalones de sudadera, pantalones, tops, jerseys, pantalonetas, piyamas, camisetas deportivas, camisetas para rugby, suéteres, cinturones, corbatas, camisas de noche, sombreros, cachuchas, visores, calentadores, pantalones calentadores, camisetas / tops calentadores, chaquetas, chaquetas resistentes al viento, gabardinas, abrigos, baberos no de papel, bandas para la cabeza, muñequeras, delantales, ropa interior, boxers, slacks, tapones para los oídos, guantes, mitones, bufandas, camisetas tejidas y de punto, vestidos de jersey, vestidos, vestidos y uniformes para animadoras (cheerleaders), trajes de baño, vestidos de baño, bikinis, tankinis, nadadores, bañadores, pantalonetas para tablas, trajes húmedos, protectores para playa, protectores para vestidos de baño, envolturas 34 Certificado 382.387 Versión 9. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para vestidos de baño, sandalias, sandalias para playa, gorras para playa, visores para el sol, gorros de baño, artículos novedosos para la cabeza con peluca […]”. 63.
La marca previamente registrada, “THUNDER", para identificar los productos de la clase 2535 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] blue jeans, camisas, camisetas, pantalones, zapatos, cinturones y accesorios de vestir en la línea femenina y masculina, así como infantil […]”. 64. Al comparar los productos de “OKC THUNDER” con los productos protegidos por “THUNDER”, la Sala observa que comparten la misma categoría y cumplen con el criterio sustancial de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 65.
En cuanto a la sustituibilidad, los productos identificados por "OKC THUNDER" y "THUNDER" incluyen ropa y accesorios similares, como camisas, camisetas, pantalones, zapatos y cinturones. Estas categorías cubren necesidades básicas y comunes de vestimenta, lo que las hace fácilmente sustituibles. 66. La presencia de artículos idénticos refuerza la percepción de intercambiabilidad, ya que los consumidores pueden optar por cualquiera de las marcas para satisfacer una necesidad funcional específica. 67.
En efecto, los productos de camisas, camisetas, pantalones, zapatos, cinturones y accesorios de vestir de la clase 25 de la parte demandante son intercambiables con los productos calzado, zapatos, pantalones, camisetas, camisas, camisetas polo, pantalones de sudadera, pantalones, camisetas deportivas, camisetas para rugby, cinturones, camisas de noche, pantalones calentadores, camisetas, bandas para la cabeza, muñequeras, delantales, tapones para los oídos, guantes, mitones, bufandas, camisetas tejidas.
Cada uno satisface una necesidad igual en el mercado y, por ende, es posible que el consumidor los perciba como alternativas equivalentes que puedan satisfacer el mismo fin. 68. Respecto a la complementariedad, se pone de presente que los productos de la clase 25 de las marcas confrontadas se apoyan de forma recíproca, esta relación es suficiente para establecer una conexión competitiva.
Muchas prendas y accesorios amparados por ambas marcas son complementarios en un contexto de vestimenta, tal es el caso de los cinturones y los pantalones, las camisas y las chaquetas, los zapatos y los calcetines. 69. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
En efecto, los productos de “OKC THUNDER” podrían ser indispensables para los productos de “THUNDER” en un sentido tal que el consumidor 35 Certificado 266.248 Versión 8. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 70.
Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación natural en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en tiendas especializadas de ropa o accesorios, plataformas de e- commerce o grandes almacenes, aumentando el riesgo de asociación. 71. La similitud en los productos y su finalidad aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que "OKC THUNDER" y "THUNDER" son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.
Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos de “OKC THUNDER” y los productos de “THUNDER” provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten una raíz similar, el consumidor informado no distingue que los productos de la marca demandante no se relacionan directamente con los productos de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 72.
En virtud de lo expuesto, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de ambas marcas provienen del mismo titular. 73. Ciertamente, el consumidor podría erróneamente suponer que los productos identificados con esas expresiones provienen de fabricantes relacionados económicamente. 74.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201536, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 75.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse la nominativa previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales37: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 76. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por la conexión existente entre los productos analizados. 77.
Aunado a ello, el acto acusado no tiene de una adecuada motivación al no reflejar un análisis riguroso del examen de registrabilidad exigido por el artículo 150 ibidem. En particular, la resolución no evaluó correctamente las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas en conflicto ni el impacto de estas en la percepción del público consumidor, lo cual vulnera el principio de motivación que deben cumplir los actos administrativos, afectando el derecho de defensa de la parte demandante. 78.
Así, la Sala considera que al existir semejanza entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada y conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los productos protegidos por ellas, la marca en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado. 79. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca "OKC THUNDER" para amparar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009, expedida por la SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo mixto “OKC THUNDER” para distinguir productos 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 80.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 382.387 asignado a la marca “OKC THUNDER”, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00 Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.