11001032400020190007000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Koninklijke Douwe Egberts B.V. Tema: Registro como marca del signo “JACOBS” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 1 y 75930 de 8 de octubre de 20182 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…]1.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 35706 del 20 de Junio de 2017 mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio negó el registro de la marca JACOBS (Nominativa) en la clase 30 internacional en favor de Jacobs Douwe Egberts DE GmbH. 2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 75930 del 8 de Octubre de 2018, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto por Jacobs Douwe Egberts DE GmbH y se confirmó la decisión de rechazo de la marca JACOBS (Nominativa) contenida en la Resolución 35706 del 20 de Junio de 2017. 1 Folios 39 a 41C pp.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 33 a 38 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 21 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada JACOBS (Nominativa) en la clase 30 internacional de la clasificación internacional de Niza en favor de Jacobs Douwe Egberts DE GmbH. 4.

Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúsculas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.

El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Koninklijke Douwe Egberts B.V. registró la marca nominativa “JACOBS DOUWE EGBERTS”6 para identificar productos de las clases 7ª, 11, 21, 29, 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] (7) Distribuidores automáticos de bebidas o alimentos; aparatos dispensadores termorregulados de bebidas en forma de distribuidores automáticos; molinillos de café eléctricos.

(11) Aparatos dispensadores termorregulados de comidas y bebidas, que no sean distribuidores automáticos; aparatos eléctricos para preparar café o té. (21) Tazas de café y de té; vasos de papel o plástico; tazas; tazas de doble pared; vasos para beber café y té; servicios de té (vajilla); servicio de café (vajilla); servicios para leche o nata; bandejas de servicio; molinillos de café accionados manualmente; cafeteras no eléctricas; cafeteras no eléctricas; filtros de café no eléctricos; filtros de café y sus soportes, que no sean de papel, en cuanto partes de cafeteras no eléctricas; filtros de té; coladores de té; teteras; hervidores no eléctricos para el té; teteras no eléctricas; cajas de café y de té (vajilla); botellas aislantes; frascos; recogegotas.

(29) Leche y productos lácteos; bebidas lácteas; bebidas en las que predomina la leche; leche en polvo; sucedáneos de la leche instantánea para bebidas; sucedáneos de la leche y de productos lácteos. (30) Café; café en envases filtrantes; cápsulas de café; café en monodosis; café instantáneo; bebidas a base de café; sucedáneos del café; extractos de café; esencias de café; aromatizantes de café; té; té instantáneo; bebidas a base de té; sucedáneos del té; extractos de té; esencias de té; aromatizantes de té; té helado; infusiones de hierbas (que no sean para uso médico); infusiones a base de té, hierbas, frutas, especias o aromatizantes o de una combinación de estos productos, que no sean para uso médico; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate y extractos de chocolate en polvo, granulado y en 4 Folio 3 C pp. 5 Folio 4 C pp. 6 Certificado 529.328 Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio forma líquida para hacer bebidas; azúcar; miel; edulcorantes naturales; helados; hielo; sucedáneos del café; café helado.

(32) Aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; bebidas isotónicas; esencias para la preparación de bebidas sin alcohol; bebidas que contienen soja […]” 4. Manifestó que, el 12 de octubre de 2016, la sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH solicitó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos de la clase 307, estos son: “[…] café, extractos de café, sucedáneos del café, bebidas a base de café o de sucedáneos del café; cacao, chocolate, productos a base de chocolate, bebidas a base de cacao; té; azúcar […]”. 5.

Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 781 de 13 de enero de 2017, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 6. Anotó que, a través de la Resolución 35706 de 20 de junio de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos de la mencionada clase 30, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación. 7.

Aseveró que, mediante la Resolución 75930 de 8 de octubre de 2018, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 35706. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamento de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con la marca “JACOBS DOUWE EGBERTS”, que ampara productos de la misma clase. 7 Folio 32 C pp.

Versión 10. 8 Folios 8 a 18 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 10. Explicó que, a su juicio, los signos distintivos cotejados son diferenciables desde los criterios visuales, fonéticos y gramaticales. Es así como “[…] la pronunciación […] resulta distinta, toda vez que su terminación es diametralmente disímil, donde la marca citada de oficio como fundamento de negación posee diversas vocales y consonantes, que generan un sonido totalmente diferente y claramente diferenciable […] se observa que […] la marca citada de oficio está acompañada de los vocablos DOUWE EGBERTS, elementos nominativos importantes […]”. 11.

Manifestó que la SIC ha permitido la coexistencia pacífica de otras marcas registradas que, en su parte denominativa, incluyen la expresión JACOB, como lo son: DON JACOBO, JACOBINO, LA JACOBA, DON JACOBO POSTRES Y PONQUES, JACOBS CREEK, JACOBS CREEK WINEMAKERS, SINCE 1874 JACOBS CREEK y JACOBSENS OF DENMARK. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.

Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13.

Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. Ello, en tanto que reproduce casi la totalidad de la marca previamente registrada y existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados. 14. Sostuvo, frente a la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, que “[…] no puede aducir el demandante la inaplicación de lo dispuesto en dicha norma comunitaria, pues estos, hacen parte de la definición de marca, son elementos que claramente fueron tenidos en cuenta, pues de no ser así, esta entidad no hubiese procedido a realizar el cotejo con la marca registrada […]”. 15.

Advirtió que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados comoquiera que son idénticos, específicamente en aquellos presentes en la clase 30 del nomenclátor internacional. II.2. Intervención de Koninklijke Douwe Egberts B.V10 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que no deseaba hacerse parte dentro del proceso. 9 Folios 126 a 143 C pp. 10 Índice 67 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.

TRÁMITE DEL PROCESO 17. La sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 8 de febrero de 201911 en contra de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 y 75930 de 8 de octubre de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18. Por auto de 3 de mayo de 201912 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio. 19.

Mediante autos de: i) 5 de marzo de 202013 se vinculó a la sociedad Koninklijke Douwe Egberts B.V.; y ii) 7 de diciembre de 2020, 8 de abril de 2021 y 16 de septiembre de 202114 se ordenó notificar a su representante. 20. Por auto de 18 de junio de 202115 se resolvió abstenerse de acceder al desistimiento de la demanda presentado por la parte demandante. 21.

A través de providencias de 8 de marzo de 2022 y 25 de marzo de 202216 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 20 de mayo de 202217. 22. En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes; ii) fijó el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, así como unos certificados de registro de unas marcas, y la Secretaría de la Sección Primera los incorporó al expediente del proceso18; y iv) se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 23.

Mediante auto de 1° de agosto de 202219 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 349-IP-2022 de 20 de junio de 202320 dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente: 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 98 y 99 C pp. 13 Folio 156 C pp. 14 Folios 170 y 175 C pp. 15 Folios 176 y 177 C pp. 16 Índices 70 y 76 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índice 86 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 87 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índices 92 y 93 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 101 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] C. NORMAS OBJETO DE CONSULTA PREJUDICIAL 1.

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 […] 136 (literal a) […] de la Decisión 486. […] [1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca […] [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. [2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca […] [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. […] [3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”21.

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486. […] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]. […] 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 21 Interpretación 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]”22 (mayúscula y negrilla del original). 25.

Mediante auto de 31 de julio de 202323 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 26. En el término para alegar de conclusión, las partes demandante y demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 y 75930 de 8 de octubre de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca al signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH. 29.

La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “JACOBS” solicitado para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional 22 Interpretación 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 23 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de Niza y la marca nominativa “JACOBS DOUWE EGBERTS”25 que identifica productos de las de las clases 7ª, 11, 21, 29, 30 y 32, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 134 ibidem. 30.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 26 y 75930 de 8 de octubre de 201827 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH.

IV.4. Análisis del caso concreto 32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos de la clase 3028, estos son: “[…] café, extractos de café, sucedáneos del café, bebidas a base de café o de sucedáneos del café; cacao, chocolate, productos a base de chocolate, bebidas a base de cacao; té; azúcar […]”. 33.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado es registrable. Ello toda vez que, a su juicio, no es semejante ortográfica y fonéticamente a la marca previamente registrada. Asimismo, adujo que la parte demandada ha registrado otras marcas con la denominación JACOB, por lo que han coexistido pacíficamente en el mercado. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial prejudicial 349-IP-2022 de 20 de junio de 202329, dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 35.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo 25 Certificado 529.328 Versión 10. 26 Folios 39 a 41C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 27 Folios 33 a 38 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 28 Folio 32 C pp.

Versión 10. 29 Índice 101 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que el signo solicitado no resultaba similarmente confundible con la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, alegó que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. 36.

Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 37. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es la siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor30: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo solicitado por la parte demandante31 JACOBS (nominativo) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso32 JACOBS DOUWE EGBERTS (nominativo) Clases 7ª, 11, 21, 29, 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 40.

Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 41.

Sobre el particular, la Sala advierte que la expresión “JACOB” que hace parte del signo y la marca resulta ser de uso común en la clase 30 del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados33: “JACOB” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. POSTRES Y PONQUES DON JACOBO INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DON JACOBO S.A.S. 30 341.218 LA JACOBA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA UNION NARINO SIGLA ASPROUNION 30 385.822 31 Folio 32 C pp. 32 Folio 36 C pp. 33 Consulta realizada el 19 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Jacobsens of Denmark JACOBSENS BAKERY LTD 30 508.434 42.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que34: “[…] El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva […]”. 43. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra “JACOB” en el signo y la marca previamente registrada es de uso común para la clase 30, como se expuso supra, así como para las clases 7ª, 11, 21, 29 y 32, al existir conexidad competitiva entre los productos reivindicados en estas. 44.

Es decir que, por un lado, productos tales como: los distribuidores automáticos y aparatos dispensadores termorreguladores de bebidas, y los molinillos de café eléctricos (7); los aparatos eléctricos para preparar café (7); y tazas y vasos para beber café (21), son conexos con el café, sus cápsulas y envases filtrantes, el café instantáneo y bebidas a base de café (30).

Ello, en tanto que son elementos que se utilizan conjuntamente para preparar y beber el café, por lo que son complementarios, asimismo se publicitan y adquieren a través de los mismos canales. 45. Y, por el otro, los productos de leche y bebidas lácteas, así como las bebidas que contiene soja (29 y 32), son un insumo para bebidas a base de café, té, cacao y chocolate (30), por lo que también son complementarios. 46.

De allí que la expresión “JACOB”, en principio, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, por lo que debería ser excluida del cotejo. No obstante, no es posible su exclusión comoquiera que, por un lado, es sobre esta denominación que recae el litigio y, por el otro, si exclusión fracciona el signo y lo reduce al punto de hacer imposible hacer una comparación. 47.

No ocurre lo mismo con las expresiones “DOUWE” y “EGBERTS” que hacen parte de la marca previamente registrada, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para las clases 7ª, 11, 21, 29, 30 y 32. 48. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo “JACOBS” y la marca en conflicto “JACOBS DOUWE EGBERT” del tercero con interés en el resultado del proceso, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial 611-IP – 2019. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 49.

Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado J A C O B S 1 2 3 4 5 6 Marca previamente registrada J A C O B S D O U W E E G B E R T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 50.

De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que, el signo solicitado es una reproducción de la marca registrada, lo que permite concluir que existen similitudes entre las mismas. 51. En efecto, el signo solicitado está compuesto por 1 palabra, 6 letras, 2 sílabas (JA- COBS), 4 consonantes “J-C-B-S” y 2 vocales “A-O”, mientras que la marca registrada consta de 3 palabras, 17 letras, 6 sílabas (JA-COBS-DOU-WE-EG-BERT), 10 consonantes “J-C-B-S-D-W-G-B-R-T” y 7 vocales “A-O-O-U-E-E-E”.

En particular, “JACOBS” corresponde exactamente a la primera palabra de la marca “JACOBS DOUWE EGBERT”, sin que el signo solicitado incorpore elementos adicionales que permitan distinguirlo o conferirle un carácter autónomo o distintivo frente a la marca previamente registrada. Esta reproducción, en ausencia de otros componentes que modifiquen la percepción del consumidor, permite evidenciar el riesgo de confusión. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 52.

Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202035, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, criterio que se prohíja en el caso sub examine. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 53. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, en tanto el signo solicitado “JACOBS” constituye una reproducción exacta del primer componente de la marca previamente registrada “JACOBS DOUWE EGBERT”.

Esta identidad en la secuencia de letras y sílabas implica que, al ser pronunciado, el signo solicitado genera una impresión auditiva idéntica a la palabra inicial de la marca compuesta, sin que existan elementos adicionales que alteren, modifiquen o eliminen dicha percepción. 54. La ausencia de variaciones en las vocales, consonantes o estructura silábica, así como la falta de adición de prefijos, sufijos u otros elementos que introduzcan diferencias sonora, impide que el consumidor promedio perciba una diferenciación clara entre los signos al ser pronunciados. 55.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS – JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS – JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS – JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS – JACOBS – JACOBS DOUWE EGBERTS 56.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que el signo y la marca contienen la expresión “JACOBS”, la cual corresponde a un nombre propio. Y, por el otro, la marca contiene las expresiones DOUWE y EGBERTS las cuales no contienen un significado en castellano, por lo que son consideradas como de fantasía. 57.

La Sala precisa que la utilización del nombre “JACOBS” por parte de la solicitante refleja, en principio, un vínculo con un nombre propio que podría corresponder a la identidad personal o comercial de un individuo. No obstante, tal circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión derivado de la 35 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio reproducción ortográfica y fonética de un elemento que ya ha sido registrado como marca por un tercero. En efecto, como lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el hecho de que un signo coincida con un nombre propio no le confiere automáticamente carácter distintivo ni excluye su eventual confundibilidad con marcas preexistentes en el mercado. 58.

Sobre el particular, para la Sala resulta pertinente traer a colación lo que ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]”. 59. En tratándose de nombres propios la Sala en la sentencia de 12 de febrero de 201537 precisó lo siguiente: “[…] 7.3.

Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su 36 Interpretación prejudicial 232-IP-2022. 37 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Rad.: 2010-00150-00. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […] La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso […]”. 60.

En el caso sub examine, el signo solicitado “JACOBS” reproduce íntegramente el primer componente de la marca previamente registrada “JACOBS DOUWE EGBERT”, sin adicionar elementos que le otorguen suficiente diferenciación en el mercado. En consecuencia, su uso como marca no permite establecer una individualización de los productos, razón por la cual el riesgo de confusión se mantiene. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 61.

Aunque es cierto que los nombres propios pueden registrarse como marcas, tal posibilidad está condicionada a que el signo en su conjunto sea distintivo y no coincida con marcas ya registradas, especialmente cuando se trata del mismo sector económico o del mismo tipo de productos. En este caso, “JACOBS” carece de elementos adicionales que diluyan su similitud con la marca previamente registrada y, por tanto, no puede beneficiarse de un registro independiente. 62.

En consecuencia, el hecho de que “JACOBS” corresponda a un nombre propio no es suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión. Tal riesgo se evidencia aún más si se tiene en cuenta que dicha expresión constituye el núcleo identificador de la marca previamente registrada. 63. Adicionalmente, debe destacarse que el signo solicitado presenta una capacidad distintiva débil, en tanto “JACOBS” es un nombre propio ampliamente utilizado y registrado dentro del mercado de alimentos y bebidas, sector al que pertenecen los productos objeto de análisis, como se preció líneas atrás. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando un nombre propio constituye una palabra de uso común en una determinada clase, su registrabilidad como marca exige la incorporación de elementos adicionales que le otorguen singularidad y eviten el riesgo de confusión. 64.

Ahora, como la marca previamente registrada está compuesta por expresiones que carecen de un significado en castellano, tales como “DOUWE” y “EGBERT”, y que han sido creadas por el ingenio humano, se trata de un conjunto marcario de fantasía. Por esta razón, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no es posible realizar un cotejo entre los signos comparados, ya que el signo solicitado “JACOBS” sí posee un contenido conceptual identificable, esto es, al corresponder a un nombre propio, mientras que el resto de los elementos que integran la marca registrada no tienen un significado reconocible en el idioma español ni evocan ideas específicas para el consumidor medio. 65.

Es así como, esta Sala, en sentencia de 2 de mayo de 202538, la cual se prohíja en cuanto a su criterio, al realizar el cotejo entre un signo que reproducía la denominación de la marca previamente registrada, la cual correspondía a un nombre propio, consideró lo siguiente: “[…] para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas.

Ahora bien, si bien es cierto que la palabra ALDO resultaría ser débil por ser un nombre propio, también lo es que el signo solicitado no se encuentra acompañado de otros elementos adicionales que le den la suficiente distintividad y le permitan convivir pacíficamente con otras marcas. 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Rad.: 2011-00393-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón (E2). 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La Sala, en sentencia de 8 de junio de 201639, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[…] Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 2015 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00150-00, Actora: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), en la que esta Sección señaló que el nombre propio “ALDO” es de naturaleza débil y, por ende, inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario, cuando dicha expresión no está acompañada de elementos adicionales que la doten de la suficiente distintividad para convivir pacíficamente con otras marcas.

Ello es lo que ocurre en este caso, pues la marca “ALDO”, cuestionada, no está acompañada de ningún elemento adicional que le imprima distintividad […]” (negrilla fuera de texto). 66. En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud ortográfica y fonética entre el signo y la marca previamente registrada. 67.

Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 68. La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 69.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201840 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2016, número único de radicación 2008-00122-00, C.P. María Elizabeth García González. 40 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 70. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 71.

Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 72. En el caso sub examine, el signo nominativo “JACOBS” fue solicitado para distinguir productos de la clase 3041, estos son: “[…] café, extractos de café, sucedáneos del café, bebidas a base de café o de sucedáneos del café; cacao, chocolate, productos a base de chocolate, bebidas a base de cacao; té; azúcar […]”. 41 Folio 32 C pp.

Versión 10. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 73. Por su parte, la marca previamente registrada nominativa “JACOBS DOUWE EGBERTS”42, al momento de la solicitud del signo, reivindicaba productos de las clases 7ª, 11, 21, 29, 30 y 32, a saber: “[…] (7) Distribuidores automáticos de bebidas o alimentos; aparatos dispensadores termorregulados de bebidas en forma de distribuidores automáticos; molinillos de café eléctricos.

(29) Leche y productos lácteos; bebidas lácteas; bebidas en las que predomina la leche; leche en polvo; sucedáneos de la leche instantánea para bebidas; sucedáneos de la leche y de productos lácteos. (30) Café; café en envases filtrantes; cápsulas de café; café en monodosis; café instantáneo; bebidas a base de café; sucedáneos del café; extractos de café; esencias de café; aromatizantes de café; té; té instantáneo; bebidas a base de té; sucedáneos del té; extractos de té; esencias de té; aromatizantes de té; té helado; infusiones de hierbas (que no sean para uso médico); infusiones a base de té, hierbas, frutas, especias o aromatizantes o de una combinación de estos productos, que no sean para uso médico; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate y extractos de chocolate en polvo, granulado y en forma líquida para hacer bebidas; azúcar; miel; edulcorantes naturales; helados; hielo; sucedáneos del café; café helado.

(32) Aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; bebidas isotónicas; esencias para la preparación de bebidas sin alcohol; bebidas que contienen soja […]” 74. Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 75.

En cuanto a la sustituibilidad o intercambiabilidad, la Sala observa que algunos de los productos de la clase 30, identificados en los términos expuestos anteriormente, cumplen una función análoga, por lo que se puede afirmar que un consumidor elegiría indistintamente entre los productos de las marcas para satisfacer una misma necesidad.

Ello, en tanto que, por un lado, existe identidad entre el café y té, respecto de ambos signos distintivos. 42 Certificado 529.328 Versión 10. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 76. Y, por el otro, los productos son sustituibles en la medida en que un consumidor que desea consumir café o té, en caso de no encontrarlo disponible, podría consumir infusiones de hierbas, bebidas a base de cacao o chocolate, dado que sacian una misma necesidad, a saber, consumir bebidas a base de diferentes plantas para conseguir efectos estimulantes, digestivos o de bienestar. 77.

Ahora bien, respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que esta implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En la práctica barista o de la preparación del té, es común que se utilicen materiales e insumos comprendidos en las clases 7ª, 11, 21, 29 y 32. 78.

Por ejemplo, los aparatos dispensadores termorregulados de bebidas en forma de distribuidores automáticos y molinillos de café eléctricos (7); aparatos eléctricos para preparar café o té (11); tazas y vasos de café y de té; vajilla para el servicio de café y té; cafeteras, teteras y filtros (21); leche y productos lácteos (29); azúcar; miel; edulcorantes naturales; helados; hielo;

(30) y bebidas que contienen soja (32), sirven para crear diferentes preparaciones de café y té, generando una relación de interdependencia entre dichos tipos de productos en la percepción del consumidor. 79. En consecuencia, se considera que existe una relación directa o indirecta con los productos amparados por la marca previamente registrada y el signo solicitado, en tanto permite concluir que existe una relación de complementariedad que puede inducir al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial. 80.

En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por los signos, toda vez que comparten finalidades, en tanto, como se indicó supra, pueden utilizarse en la práctica barista y de preparación del té. Igualmente, se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como restaurantes y cafeterías.

Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 81. En conclusión, la conexidad entre los productos identificados por los signos, sumada a la coincidencia en su denominación, incrementa sustancialmente la posibilidad de que el consumidor medio considere que el signo “JACOBS” y la marca “JACOBS DOUWE EGBERTS” corresponden a líneas de productos de una misma empresa o a marcas relacionadas comercialmente. 82.

Así, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a la semejanza mencionada anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de las marcas confrontados provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 83.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201543, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 84.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales44: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 85. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el signo y las marcas analizadas son confundibles, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 86.

Ahora, la Sala resalta que la parte demandante argumentó que, a su juicio, la SIC ha permitido la coexistencia pacífica otras marcas registradas que, en su parte denominativa, incluyen la expresión JACOB, como lo son: DON JACOBO, JACOBINO, LA JACOBA, DON JACOBO POSTRES Y PONQUES, JACOBS CREEK, 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio JACOBS CREEK WINEMAKERS, SINCE 1874 JACOBS CREEK y JACOBSENS OF DENMARK. 87.

Al respecto, se considera que el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina. En ese sentido, el estudio de registrabilidad de la marca negada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos que pudieran ser idénticos o similares.

IV.5. Conclusión 88. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “JACOBS” para los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. 89. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 90. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00 Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.