CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial en ejercicio de la acción de nulidad, instauró la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. - IMPOBE S.A., con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 55670 de 26 de diciembre de 2008 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Duna Enterprises S.L.
ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 18 de febrero de 2011, el apoderado judicial de la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A IMPOBE S.A., en adelante IMPOBE S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo que se interpretará como de nulidad absoluta consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] Declarar la nulidad de la Resolución 55670 del 28 de diciembre del año 2.008, proferida dentro del expediente 06 094337 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y Comercio – la Nación, mediante la cual se concede a DUNA ENTERPRISES S.L, sociedad comercial con domicilio en BILBAO ESPAÑA, el registro de la marca “GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION”, MIXTA, para distinguir productos de la Clase 9 Internacional.
Consecuencialmente ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 370986 de la marca “GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION”, para distinguir los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
Condenar en costas a la accionada. […]». I.2. Los hechos Manifestó que la Sociedad Duna Enterprises S.L. solicitó el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION» (Mixta) para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 569.
Expresó que mediante la Resolución núm. 55670 del 26 de diciembre de 2008, la SIC concedió el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION» (Mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Duna Enterprises S.L., quedando agotada así la vía gubernativa. Finalmente, puso de presente que la sociedad Duna Enterprises S.L concedió licencia de uso de la marca registrada a la sociedad Italian Beauty Ltda. I.3.
Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con la expedición de los actos administrativos demandados se violaron los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro el registro de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Duna Enterprises S.L. Expresó que el signo «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION» (Mixto) no cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro, ya que ninguna de las palabras que lo compone es reivindicable y protegible.
Señaló, además que la marca registrada es descriptiva y evocativa y, por lo tanto, carece de distintividad. Indicó que uno de los principales requisitos para determinar si una expresión pueda ser utilizada como marca es que no induzca en engaño al público consumidor, lo que en el caso concreto no lo hace con uno de los elementos sino con todos, ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos. Sostuvo que la expresión «professional» es un término absolutamente irregistrable por ser descriptivo y/o evocativo de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Adujo que la sociedad Duna Enterprises S.L actuó de mala fe al engañar y hacer creer a los consumidores que el origen de los productos que ampara la marca cuestionada es italiano, además porque entrenaba a sus vendedores para que ofrecieran sus productos de esa manera creando al consumidor el convencimiento de la procedencia italiana. 66.
Sustentó la mala fe de la titular de la marca controvertida en que previo al registro de la misma tramitó procesos ejecutivos y penales, amen que, con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación de la marca por no uso ante la SIC. Finalmente, afirmó que dicha sociedad perpetuó actos de competencia desleal al solicitar el registro de la marca.
ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que, con la expedición de la resolución acusada por parte de la SIC, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en esta decisión, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.
Inicialmente, la entidad demandada propuso la excepción de caducidad de la acción, para lo cual expresó que, siendo el acto administrativo demandado de carácter particular, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento y no la de nulidad simple consagrada en el artículo 84 del CCA. Puso de presente, que siendo la acción procedente la de nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debió ser presentada el 21 de mayo de 2009, lo cual no ocurrió, pues esta fue presentada en el Consejo de Estado el 24 de febrero de 2011.
De otro parte, en cuanto al fondo del asunto manifestó que como se evidencia a lo largo de la actuación administrativa, el análisis de confundibilidad se realizó teniendo en cuenta el conjunto marcario, lo permite entender que goza de las características de originalidad y fantasía, haciéndolo distintivo dentro del mercado. Indicó que la marca concedida es claramente distinguible, toda vez que se refiere a productos con características particulares que no son comunes en el área andina o en productos competidores.
Respecto al cargo relacionado con la violación del artículo 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, advirtió que la SIC a la fecha del registro, no tenía indicios razonables que le permitieran inferir que el registro se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y mucho que se haya realizado de mala fe.
Finalmente, expresó que el demandante no mencionó cual sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria de acuerdo a lo consagrado en la Ley 256 de 1996, ni la persona natural o jurídica que lo perpetró, tampoco los efectos reales del acto considerado desleal, la existencia pasada, presente o futura, de acción alguna en tal sentido.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DUNA ENTERPRISES S.L. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso, propuso la excepción «de indebida identificación de la acción impetrada y los fines que persiguen lo mismo», indicando que las pretensiones de la demanda no corresponden a una acción de nulidad simple, sino a una de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el término para interponerla ha caducado.
En lo relacionado con un presunto acto de mala fe al efectuar el registro, afirmó que el demandante era consciente y conocedor de su calidad de importador y distribuidor de la marca objeto de la demanda, lo cual no le hacía titular del derecho frente a la marca, y como consecuencia de ello derivar una supuesta mala fe del tercero interviniente.
Expresó que la expresión Ga.ma Italy Professional Laser Ion no obedece de forma directa y clara a características propias de productos como aparatos o dispositivos calentados eléctricamente, tales como pinzas, tenacillas, planchas y plaquetas para rizar, encrespar, alisar y trenzar el cabello, rizadores o encrespadores del cabello calentados eléctricamente.
Asimismo, adujo que «[…] que si no existe una conexidad entre las características propias del lugar indicado y el producto para el cual se solicita protección, el signo se convierte en registrable, como sucedió frente al caso en estudio, en efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión Italy en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión, a cualidades propias del producto derivadas del lugar de origen, nótese, como Italia no es una zona geográfica, que se caracterice o individualice de forma particular por su producción de los productos antes señalados, más aún si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos de la marca en mención, los cuales le otorgan suficiente distintividad […]».
Por último, indicó que no encontró prueba alguna de la cual se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal por parte de la sociedad Duna Enterprises S.L.. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 220-IP-2014 de fecha 24 de junio de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen.
Considero que las normas aplicables y sujetas a la interpretación judicial son los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000. En lo relacionado con la interpretación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, consideró que el mismo no resultaba aplicable al caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…]
PRIMERO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar en el mercado.
El Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar.
SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION es descriptiva en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, debe establecer si las palabras GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION son de uso común, genéricas o descriptivas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo del signo.
TERCERO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
CUARTO: El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.
QUINTO: Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos.
El Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por ninguna persona o en su defecto que ya existía en el mercado por un tercero competidor. […]”.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 30 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, la entidad demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Publico no se pronunciaron en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2.
La clase de acción incoada En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario. 29.
Al respecto, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado. 30.
Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. 31.
En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 172 inciso 1 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad a la de nulidad absoluta de que trata el referido.
V.3. Excepción de caducidad 32. Los apoderados de la parte demandada y del tercero interviniente propusieron la excepción de caducidad de la acción, argumentando que la acción procedente en el presente proceso era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad, por lo que esta debió ser presentada antes de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA, lo cual no ocurrió. Refirieron que, como quiera que la fecha para presentar la demanda venció el 21 de mayo de 2009, este plazo feneció conforme a lo establecido en el artículo 136 del CCA, pues fue presentada el 24 de febrero de 2011.
Sobre este asunto, la Sala recuerda que, como indicó en el acápite anterior, la acción procedente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados es la de nulidad absoluta, en tanto se está demandando la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Por lo tanto, al haberse invocado como vulnerados algunos literales del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, concluye la Sala que en el sub examine se está frente a una acción de nulidad absoluta descrita en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la cual no prescribe, tal y como lo dispone la norma en comento que a la letra señala: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
Así pues, la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandante y el tercero interviniente no está llamada a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva. V.4. El problema jurídico La sociedad IMPOBE S.A., solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 55670 de 26 de diciembre de 2008, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION» (mixta) registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que las palabras que la conforman son descriptivas de la clase para la cual se concedió el registro, y que además de ello, se induce en error al consumidor al simular que los productos que ampara la marca registrada son de origen italiano, unido a que existió mala fe y competencia desleal al solicitar el registro.
V.5. - Las causales de irregistrabilidad en estudio 39. Las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los literales e y i del artículo135, y los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo contenido es del siguiente tenor: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
(…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. V.13. El caso concreto 40. La sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. - IMPOBE S.A., por medio de apoderado judicial presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 55670 de 26 de diciembre de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Duna Enterprises S.L. El signo registrado es el siguiente: Como primer cargo, la parte actora afirmó que la SIC al conceder el registro de la marca controvertida violó los literales e) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que la marca es descriptiva y, por lo tanto, carece de distintividad.
Aunado a ello señaló que la misma contiene algunas expresiones que determinan la procedencia geográfica de los productos que amparan y otras que no son reivindicables ni protegibles. Para resolver, la Sala pone de presente, en primer lugar, que la marca objeto de análisis se concedió para amparar productos que pertenecen a la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y específicamente los siguientes: «aparatos o dispositivos calentados eléctricamente tales como pinzas, tenacillas, planchas y plaquetas para rizar, encrespar, alisar, y trenzar el cabello; rizadores o encrespadores del cabello calentados eléctricamente».
Dicho lo anterior, resulta claro que, para un consumidor promedio, el signo «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION» no representa la idea de una plancha o dispositivo para el arreglo del cabello. En efecto, no obedece de forma directa y clara a características propias de los productos que se pretenden amparar. Cabe resaltar que la norma comunitaria se refiere a los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas como aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o servicios que buscan identificar, lo cual no sucede en el caso de autos.
Ahora bien, la parte actora expresó que el signo cuestionado determina la procedencia geográfica de los productos que ampara y, por lo tanto, induce en error y engaño al público consumidor. Consideró que el consumidor podría incurrir en error al pensar que los productos que ampara la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION» son fabricados en Italia por lo que resulta procedente abordar el alcance de los signos engañosos por el lugar de procedencia. Sobre el particular, resulta oportuno traer a colación lo que ha dicho el Tribunal de Justicia: «[…] El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen.
Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. […] Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.
(Subraya la Sala) En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 […] Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: * Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. * Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. * Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de […] determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular […]» Sobre las indicaciones geográficas como signos engañosos que podrían llevar a confusión al consumidor, el Tribunal de Justicia ha dejado considerado que: «[…] 1.5.
El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.
El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. 1.6. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinadas productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]» (destaca y resalta la Sala).
En la interpretación prejudicial que hizo el Tribunal de Justicia en el presente proceso sostuvo en relación con la indicación de procedencia: «[…] El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva.
En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado […]» (subraya y resalta la Sala Así pues, la jurisprudencia andina, que ha prohijado esta Sala, señala que la marca que se compone de forma exclusiva de un signo equivalente a una indicación de procedencia es irregistrable por el engaño o el riesgo de confusión que podría causar en el consumidor, al creer que está adquiriendo un producto fabricado, elaborado o producido en determinado lugar, lo que eventualmente haría inclinar su intención de compra.
Empero, el Tribunal ha precisado que, aunque la marca incluya en su denominación el nombre de un lugar, ciudad o ubicación geográfica que evoque el lugar de procedencia de los productos que ampara, puede registrarse si está acompañada de otros signos o elementos que la hagan distinguible, siempre que cumpla con los demás requisitos que la norma andina señala para ello.
Ahora bien, el obstáculo para el registro de estas marcas surge cuando su denominación incluye una indicación geográfica o de procedencia que haga pensar al consumidor esa procedencia sin que ello corresponda a la realidad; ello por cuanto se incurría en una conducta engañosa hacia el consumidor al inducirlo en error, en especial cuando los productos que tienen ese origen son reconocidos nacional o internacionalmente y que son apetecidos bien por su calidad, sus diseños u otras características que atraen al consumidor y hacen inclinar ostensiblemente su intención de compra, situación que ocurre frecuentemente con los perfumes, las carteras, ciertas marcas de ropa, zapatos, joyas, etc.
Ante esta situación, el Tribunal se refiere al concepto del «carácter engañoso relativo», es decir, que el carácter de irregistrable de una marca en cuya denominación se incluye un lugar de procedencia o una indicación geográfica no es absoluto porque la configuración del engaño dependerá de los productos o servicios que la marca ampara. Del concepto de engaño relativo que se indica en la jurisprudencia citada, se puede colegir que la inclusión de una denominación de procedencia o geográfica en una marca no resulta engañosa cuando, por la indicación de un lugar la misma no destaca la calidad, el costo, o algunas propiedades de los productos que ampara y que harían inclinar la intención de compra del consumidor.
La Sala destaca que en lo que se refiere a la procedencia de los productos, el engaño ocurre cuando el signo provoca distorsión en la realidad en relación con el lugar de producción o fabricación, por el aprovechamiento que del prestigio de esa procedencia pueda tener el empresario. Así, en el presente caso pese a que los productos de belleza italianos no son desconocidos en el ámbito comercial, lo cierto es que no se caracterizan por tener un renombre que trascienda las fronteras, de manera que pueda predicarse el aprovechamiento de una marca que incluya su supuesto origen.
Para la Sala el signo en comento no provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. Aunado a ello, los productos que la marca ampara no generan engaño en relación con su procedencia, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la parte actora en su libelo introductorio.
Nótese que la expresión ITALY se encuentra acompañada de otras palabras que le otorgan distintividad, por lo que al no ser una marca que designe exclusivamente o describa un lugar de origen, la misma puede susceptible de registro. En efecto, siguiendo las indicaciones del Tribunal de Justicia, el análisis de registrabildiad debe tener en cuenta el conjunto marcario, el cual para el caso de autos es el que le otorga distintividad al mismo, contrario a lo afirmado por la parte actora.
Otro aspecto que se debe analizar en punto a determinar si la inclusión de la expresión ITALY dentro de la nominación de la marca cuestionada es relevante para el consumidor y, por lo tanto, se le estaría engañando respecto a la procedencia de los productos que ella ampara. A este propósito es menester recordar con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, en un signo denominativo compuesto, la primera palabra es la que genera mayor recordación en el consumidor medio: «[…] Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor […]» (resaltado original) En el sub examine la extensión del conjunto marcario «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION», hace que sea la primera palabra la que genere la mayor recordación; en efecto, en el mercado el consumidor medio conoce comúnmente esta marca como «GA.MA» y, por lo tanto, puede decirse que la expresión «ITALY» es secundaria para el consumidor.
Por lo tanto, no le asiste razón al actor al señalar que la inclusión de la palabra ITALY en el conjunto marcario representa un engaño para el consumidor, porque la expresión que genera mayor recordación en el consumidor medio es la primera palabra, esto es GA.MA y es la que permite que a los consumidores reconocerla en el mercado. De otra parte, el demandante argumentó la violación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a que el registro del signo se realizó de mala fe por parte de la sociedad Duna Enterprises S.L., no solo porque la inclusión de la indicación geográfica en su de nominación daba a entender que los productos que amparaba eran fabricados en Italia sino también en tanto que, en su criterio, entrenaba a sus vendedores para que ofrecieran sus productos de esa manera creando con el consumidor el convencimiento de la procedencia italiana.
El actor sustentó la mala fe de la titular de la marca controvertida en que previo al registro de la misma tramitó procesos ejecutivos y penales, “amen que, con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación de la marca por no uso ante la SIC”. Al respecto, dentro de la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia hizo en el presente proceso sostuvo: «[…] El Juez Consultante deberá tomar en cuenta “los indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable […]» El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, indica: «Artículo 172.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca» (subraya la Sala). Sobre la mala fe, el Tribunal de Justicia ha dicho: «[…] La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley.
Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.
(Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 6 de agosto de 2004). En cuanto a la “mala fe”, ese Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.
(Proceso 3-IP-99, marca: LELLI, publicado en la Gaceta Oficial Nº 461, de 2 de julio de 1999). Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo. (Proceso 3-IP-99, ya citado) […]» El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares como por todas las autoridades públicas.
En el caso de autos, la Sala no encuentra los indicios razonables que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable. Tampoco obran en el plenario medio probatorio que permitan concluir que dicho registro se realizó por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. Cabe resaltar que el actor no demostró que la sociedad solicitante tuvo la intención o de la conciencia de violar una disposición legal, o causar un perjuicio injusto o ilegal, como se precisó con antelación. Respecto de la carga de prueba cuando se alega que un tercero obró de mala fe, el Tribunal de Justicia ha dicho que «[q]uien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo […]». La Sala pone de presente que si bien es cierto que la actora manifestó: «[d]e conformidad con el acuerdo celebrado entre nuestra representada y los abogados TRIANA URIBE MICHELSEN y MONICA WOLF WASSERMAN apoderados en Colombia y España de la sociedad DUNA ENTERPRISES, domiciliada en Panamá y España, manifestó a su despacho que DESISTO de la oposición presentada contra el registro de la marca en referencia […]», también lo es que no se anexó el acuerdo que se refiere en el referido desistimiento y que de la simple referencia del mismo no se puede concluir que se le obligó o constriñó a desistir de la oposición presentada.
De lo expuesto se infiere que, habiendo desistido de la oposición en sede administrativa, la demandante era consciente de la posibilidad que existía de que se concediera la marca, por lo que no le es dable ahora, en sede jurisdiccional argumentar actos de mala fe. Igual suerte corre el argumento relacionado a que a la parte actora se le obligó a renunciar a la solicitud de cancelación de la marca objeto de análisis, afirmación que no tiene sustento en el plenario y del cual se puede desprender un acto de mala fe.
La parte actora señala que posterior al registro, IMPOBE S.A., demandó a la sociedad DUNA ENTERPRISES por competencia desleal y publicidad engañosa con argumentos similares a los expuestos en la demanda. Sobre el particular, la Sala pone de presente que se trata de demandas presentadas con posterioridad al acto de registro, lo cual las torna en improcedentes para corroborar esa clase de actos; no debe olvidarse que los actos administrativos se juzgan de conformidad con las circunstancias fácticas y jurídica vigentes al momento de su expedición. Así pues, los actos y hechos a los que puede atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado deben ser anteriores a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no ha hechos sobrevinientes, como lo pretende la parte demandante.
Finalmente, y en cuanto a la presunta vulneración del artículo 137 de la Decisión 486, la Sala advierte que la parte actora no mencionó cuál sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria y, mucho menos, sustento su proposición jurídica. En efecto, tal y como lo sostuvo el apoderado del tercero con interés en las resultas del proceso, la parte actora no señaló la persona natural o jurídica que presuntamente perpetró esa clase de actos, tampoco los efectos reales y las consecuencias de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior y de la revisión del plenario, la Sala tampoco encuentra elementos probatorios de los cuales se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal por parte de la sociedad Duna Enterprises S.L. De conformidad con los argumentos precedentes, se encuentra que la actora no probó la mala fe y, menos aún, los actos de competencia desleal.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el registro cuya nulidad se pretende se encuentra caducado, la Sala considera que se deben negar las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la entidad demandada y el tercero interviniente.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado P(DYD)