11001032400020190029000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. TESIS: EL LEMA COMERCIAL “ENERGÍA DISPONIBLE” NO ES DISTINTIVO PARA AMPARAR SERVICIOS DE LA CLASE 40 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE DESCRIBE DE MANERA DIRECTA UNA PROPIEDAD O FINALIDAD ESENCIAL DE LOS SERVICIOS QUE DISTINGUE.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 13608 de 26 de febrero de 2018, "Por la cual se niega un registro", expedida por el Director de Signos 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 12851 de 9 de mayo de 2019, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE”, asociado a la marca previamente registrada “TEBSA”, de su propiedad. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 17 de febrero de 2017 presentó solicitud de registro del lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE”, para identificar servicios 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 402 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, asociado a la marca de su propiedad “TEBSA” que ampara servicios de la misma Clase. 2 El signo fue solicitado para distinguir: “[…] Servicios de producción y generación de energía, alquiler de equipos generadores de energía, consultoría en generación de energía eléctrica, consultoría en producción de energía eléctrica, ensamble de materiales por cuenta de terceros, generación de energía hidroeléctrica, procesamiento y transformación de energía, producción de energía eléctrica, producción de energía hidroeléctrica, servicios de generación de energía, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, generación de energía eléctrica con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, producción de energía generado por centrales eléctricas, producción de energía generada por centrales nucleares, generación de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de energía de las olas, producción de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, generación de electricidad a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, información y asesoramiento de generación de electricidad a partir de la energía de las olas, información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, producción y procesamiento de combustibles y otras fuentes de energía, procesamiento de gas, alquiler de soldadores de gas, licuefacción de gas de petróleo, licuefacción de gas natural, procesamiento de gas natural, servicios de licuefacción de gas natural, tratamiento de pozos de gas y de petróleo, producción de electricidad, alquiler de aparatos de soldadura eléctrica, alquiler de generadores eléctricos, alquiler de máquinas soldadoras eléctricas, alquiler de soldadores eléctricos, consultoría en generación de energía eléctrica, consultoría en producción de energía eléctrica, generación de energía eléctrica con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, producción de energía generada por centrales eléctricas, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para dispositivos médicos, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para teléfonos móviles, fabricación por encargo de componentes eléctricos para dispositivos de comunicación, generación de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, producción de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [apd], ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [pda], generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, información y asesoramiento en materia de generación de electricidad a partir de la energía de las olas, información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz, producción de electricidad a partir de energía undimotriz eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, aplicación por encargo de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes al desgaste en sustratos metálicos, orgánicos y minerales, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, aplicación según especificaciones de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes al desgaste en sustratos metálicos, orgánicos y minerales, generación de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, generación de energía eléctrica a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de energía con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, tratamiento de residuos industriales para captar carbono, tratamiento de residuos industriales para retener carbono, refinación de combustibles, reelaboración de combustible nuclear, servicio de tratamiento de combustibles, suministro de información sobre el reprocesamiento de combustible nuclear, producción y procesamiento de combustibles y otras fuentes de energía, reprocesamiento de combustible nuclear y suministro de información al respecto, tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales, destrucción de residuos, incineración de residuos, reciclaje de residuos, tratamiento de residuos, destrucción de residuos y desechos, incineración de residuos y desechos, incineración y 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3°- Señaló que el Director de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución núm. 13608 de 2018, estimó, de oficio, que el lema comercial solicitado “ENERGÍA DISPONIBLE”, en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, guardaba relación directa con los servicios que pretendía amparar, toda vez que era eminentemente descriptivo, razón por la cual denegó el registro como lema comercial del signo solicitado, a su favor. 4º- Manifestó que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 12851 de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: destrucción de residuos, reciclaje de residuos y desechos, suministro de información sobre el reciclaje de residuos, tratamiento de residuos peligrosos, tratamiento de residuos tóxicos, tratamiento de residuos industriales para captar carbono, tratamiento de residuos tóxicos, tratamiento de residuos industriales para retener carbono, tratamiento de residuos y sustancias nocivas, procesamiento y reciclaje de residuos y basura, reciclaje de residuos y suministro de información al respecto, tratamiento de residuos en el ámbito del control de la contaminación medioambiental, generación de energía hidroeléctrica, producción de energía hidroeléctrica, servicios de tratamiento de aguas residuales, tratamiento del agua, alquiler de equipos de tratamiento del agua, suministro de información sobre el tratamiento del agua, tratamiento y depuración del agua, tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales, servicios de tratamiento de suelos, desechos y agua [servicio de recuperación medioambiental], tratamiento de agua y suministro de información al respecto. […]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, dichos actos fueron expedidos con falsa motivación y con clara infracción de las normas en las que debieron fundarse.

Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que los lemas comerciales fortalecen la distintividad de los productos y/o servicios que pretende amparar determinado signo, toda vez que son elementos complementarios cuya función es distinguirlo de otros en el mercado, motivo por el cual estas expresiones son conocidas como “marcas asociadas”, que siguen la suerte de la principal, destinadas a reforzar y realzar su publicidad, las cuales deben contar con suficiente capacidad distintiva, con el fin de no generar confusión entre los consumidores.

Adujo que el lema comercial solicitado, “ENERGÍA DISPONIBLE”, en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con la función individualizadora y complementaria para la cual fue creada, por cuanto no es una expresión descriptiva que indique exclusivamente cualidades o características de los servicios que pretende identificar. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido una regla simple, que permite determinar si un signo es descriptivo de los productos y/o servicios que pretenda amparar.

Al respecto sostuvo: “[…] uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “de tal manera que la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo, por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación […]”4.

Adujo que al aplicar el anterior lineamiento jurisprudencial y realizar la pregunta ¿cómo es? a cada uno de los servicios que pretende amparar el lema solicitado, ninguno corresponde a la expresión “ENERGÍA DISPONIBLE”. Agregó que la SIC disgregó la frase “ENERGÍA DISPONIBLE” y determinó sesgadamente que el signo era descriptivo, toda vez que consideró que el término “DISPONIBLE” describía las características de la “ENERGÍA”. 4 Proceso 3-IP-95 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que el lema comercial solicitado, “ENERGÍA DISPONIBLE”, es evocativo de los servicios que pretende amparar, toda vez que exige al consumidor hacer uso de la imaginación para lograr deducir la relación existente entre ellos.

Sostuvo que la entidad demandada ha concedido otros lemas comerciales que contienen la expresión “ENERGÍA”, para distinguir servicios en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como “ENERGÍA PARA LA VIDA” y “ENERGÍA EN ACCIÓN”, por lo que no existen motivos razonables para haber denegado su signo “ENERGÍA DISPONIBLE”; y que dicha situación evidencia un trato desigual que vulnera sus derechos al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y eficacia que deben regir las actuaciones administrativas.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 80 del CPACA y 29 de la Constitución Política, habida cuenta que no resolvió las peticiones que fueron elevadas, pues de haberlo hecho hubiese concluido que el lema “ENERGÍA DISPONIBLE” no estaba inmerso en alguna causal de irregistrabilidad. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó que el lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” cuenta con la suficiente capacidad distintiva para que proceda su registro, por cuanto está directamente asociado con la marca “TEBSA”, de su propiedad, la cual es altamente reconocida a nivel nacional y permite a los consumidores identificar el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, toda vez que constantemente encontrará en el mercado energético la marca “TEBSA-ENERGÍA DISPONIBLE”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado “ENERGÍA DISPONIBLE” carece de distintividad, puesto que describe directamente los servicios que pretende identificar en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que el lema comercial cuestionado responde a la pregunta de ¿cómo es? el servicio, pues las expresiones “ENERGÍA DISPONIBLE” consisten en una característica propia de los servicios de generación de energía, esencial para éstos y esperada por el consumidor para su adquisición, esto es, que la energía esté disponible para su uso, de suerte que al encontrarse de frente con esa frase no tendrá que hacer algún esfuerzo para conocer dicha cualidad. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el signo solicitado está conformado por los términos “ENERGÍA DISPONIBLE”; que la primera palabra “ENERGÍA” es como tal el servicio que la actora pretende identificar con el lema comercial; y la segunda, “DISPONIBLE”, es la información del servicio, la cual guarda estrecha relación con lo que se quiere ofrecer.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el lema comercial objeto de controversia no consiste en una expresión que informe cualidades o características de los servicios que pretende identificar en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que, por el contrario, es evocativa respecto de la idea de que los servicios permitirán obtener energía, creando con ello un proceso de análisis para el consumidor.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que el signo cuestionado no puede ser registrado para distinguir servicios de la citada Clase 40, por cuanto carece de la fuerza distintiva intrínseca 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesaria, teniendo en cuenta que es descriptivo respecto de los mencionados servicios.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 81 solicitó acceder a las súplicas incoadas, toda vez que el lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” da la idea al consumidor que existe un producto (sic), en este caso, la “ENERGÍA”, que es suministrada por TEBSA S.A., que se encuentra lista para utilizarse o que es posible disponer de ella.

Sostuvo que en lo que concierne a la palabra “ENERGÍA”, se puede apreciar que al formular la pregunta ¿cómo es?, si bien en principio puede tenerse como un término descriptivo, de todas maneras, es posible observar que el mismo no describe o permite entender directamente alguna cualidad o calidad de los servicios que la empresa TEBSA S.A. ofrece en la Clase 40 de Niza.

Que, en cuanto a la palabra “DISPONIBLE”, al hacer la pregunta ¿cómo es?, viene a la mente el concepto de que esos productos (sic) de la Clase 40, o mejor aún los bienes y servicios ligados a la producción de energía que TEBSA S.A. ofrece, se encuentran listos 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para utilizarse o que es posible disponer de ellos en cualquier momento.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “ […] 1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. 1.1. En el proceso interno TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. solicitó el registro del lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE”.

En tal sentido, corresponde analizar la definición de un lema comercial, y cómo le es aplicable la norma comunitaria sobre marcas. 1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. […] 1.4.

En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 212-IP-2019. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486). 1.5.

El tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de perceptibilidad. 2.

Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas. 1.1. En el proceso la SIC alegó que el lema comercial solicitado a registro ENERGÍA DISPONIBLE estaría conformado por denominaciones descriptivas, por lo que resulta pertinente desarrollar el presente tema. 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […] 2.5.

No obstante si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.

Marcas evocativas […] 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuere proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 13608 de 26 de febrero de 2018 y 12851 de 9 de mayo de 2019, denegó el registro del lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE”, a la actora, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de producción y generación de energía, alquiler de equipos generadores de energía, consultoría en generación de energía eléctrica, consultoría en producción de energía eléctrica, ensamble de materiales por cuenta de terceros, generación de energía hidroeléctrica, procesamiento y transformación de energía, producción de energía eléctrica, producción de energía hidroeléctrica, servicios de generación de energía, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, generación de energía eléctrica con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, producción de energía generado por centrales eléctricas, producción de energía generada por centrales nucleares, generación de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co energía de las olas, producción de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, generación de electricidad a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, información y asesoramiento de generación de electricidad a partir de la energía de las olas, información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, producción y procesamiento de combustibles y otras fuentes de energía, procesamiento de gas, alquiler de soldadores de gas, licuefacción de gas de petróleo, licuefacción de gas natural, procesamiento de gas natural, servicios de licuefacción de gas natural, tratamiento de pozos de gas y de petróleo, producción de electricidad, alquiler de aparatos de soldadura eléctrica, alquiler de generadores eléctricos, alquiler de máquinas soldadoras eléctricas, alquiler de soldadores eléctricos, consultoría en generación de energía eléctrica, consultoría en producción de energía eléctrica, generación de energía eléctrica con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, producción de energía generada por centrales eléctricas, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para dispositivos médicos, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para teléfonos móviles, fabricación por encargo de componentes 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eléctricos para dispositivos de comunicación, generación de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, producción de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [apd], ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [pda], generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, información y asesoramiento en materia de generación de electricidad a partir de la energía de las olas, información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz, producción de electricidad a partir de energía undimotriz eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, aplicación por encargo de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes al desgaste en sustratos metálicos, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co orgánicos y minerales, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, aplicación según especificaciones de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes al desgaste en sustratos metálicos, orgánicos y minerales, generación de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, generación de energía eléctrica a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de energía con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, tratamiento de residuos industriales para captar carbono, tratamiento de residuos industriales para retener carbono, refinación de combustibles, reelaboración de combustible nuclear, servicio de tratamiento de combustibles, suministro de información sobre el reprocesamiento de combustible nuclear, producción y procesamiento de combustibles y otras fuentes de energía, reprocesamiento de combustible nuclear y suministro de información al respecto, tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales, destrucción de residuos, incineración de residuos, reciclaje de residuos, tratamiento de residuos, destrucción de residuos y desechos, incineración de residuos y desechos, 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incineración y destrucción de residuos, reciclaje de residuos y desechos, suministro de información sobre el reciclaje de residuos, tratamiento de residuos peligrosos, tratamiento de residuos tóxicos, tratamiento de residuos industriales para captar carbono, tratamiento de residuos tóxicos, tratamiento de residuos industriales para retener carbono, tratamiento de residuos y sustancias nocivas, procesamiento y reciclaje de residuos y basura, reciclaje de residuos y suministro de información al respecto, tratamiento de residuos en el ámbito del control de la contaminación medioambiental, generación de energía hidroeléctrica, producción de energía hidroeléctrica, servicios de tratamiento de aguas residuales, tratamiento del agua, alquiler de equipos de tratamiento del agua, suministro de información sobre el tratamiento del agua, tratamiento y depuración del agua, tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales, servicios de tratamiento de suelos, desechos y agua [servicio de recuperación medioambiental], tratamiento de agua y suministro de información al respecto. […]”, por estimar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, esto es, por cuanto era descriptiva respecto de los servicios que pretendía identificar.

A juicio de la actora, el lema comercial solicitado, “ENERGÍA DISPONIBLE”, en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumple con la función individualizadora y complementaria para la cual fue creada, por cuanto no es una expresión descriptiva que indique exclusivamente cualidades o características de los servicios que pretende identificar.

Agregó que el lema comercial solicitado, “ENERGÍA DISPONIBLE”, es evocativo de los servicios que pretende amparar, toda vez que exige al consumidor hacer uso de la imaginación para lograr deducir la relación existente entre ellos. Por su parte, la SIC alegó que el lema comercial cuestionado responde a la pregunta de ¿cómo es? el servicio, pues las expresiones “ENERGÍA DISPONIBLE” consisten en una característica propia de los servicios de generación de energía, esencial para éstos y esperada por el consumidor para su adquisición, esto es, que la energía esté disponible para su uso, de suerte que al encontrarse de frente con esa frase, no tendrá que hacer algún esfuerzo para conocer dicha cualidad.

Sostuvo que el signo solicitado está conformado por los términos “ENERGÍA DISPONIBLE”; que la primera palabra, “ENERGÍA”, es como tal el servicio que la actora pretende identificar con el lema comercial; y la segunda, “DISPONIBLE”, es la información del servicio, la cual guarda estrecha relación con lo que se quiere ofrecer. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal e), y 1759 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

En ese orden de ideas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. […]”. Para ello, el Tribunal trajo a colación lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 160-IP-2011, en la que se indicó que comoquiera que el lema 9 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal, para tratar el tema de la aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial es accesorio a una marca, se debe tener en cuenta lo siguiente: “[ ] - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486) […]”. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta el lema comercial en conflicto, así: ENERGÍA DISPONIBLE (LEMA COMERCIAL NOMINATIVO CUESTIONADO)10 En lo referente a lemas comerciales nominativos, se seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal, en relación con el análisis de las causales de irregistrabilidad. 10 Folio 41 del cuaderno principal. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo dispuesto en los artículos 175, 176 y 177 de la Decisión 486, el lema comercial se traduce como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca; su solicitud de registro deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; no podrán registrarse los que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas; y deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo11.

Ahora, en atención a lo establecido en el artículo 179 ibidem, la normativa que regula el registro de marcas, en lo pertinente, es aplicable a la de los lemas comerciales. En este orden de ideas, los requisitos para la concesión de las marcas y los criterios de comparación entre éstas también son aplicables a los lemas comerciales. Por lo tanto, la Sala procederá a examinar los lineamientos establecidos por el Tribunal para tratar el tema de los requisitos de registrabilidad de 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-004220-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas, que resultan aplicables a los lemas comerciales, como lo es el aquí cuestionado.

Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si el citado lema comercial “ENERGÍA 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DISPONIBLE” es evocativo respecto de los servicios que identifica o si, por el contrario, resulta descriptivo.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 200812, en la que esta Sección se refirió a la marca descriptiva y evocativa, de la siguiente manera: “[…] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio (folio 200).

Destaca que, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia (subraya la Sala).

Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio, entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva. Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara.

Pero si se trata de una cualidad 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2002-00279-01. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad.

Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione. Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto.

De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable […]” (Resaltado fuera de texto)”. Cabe señalar que la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.

Al efecto, expresó: “[…] 3.1. (…) Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.2.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.3 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. [ ]” (Destacado fuera de texto). En el caso sub examine, el lema comercial "ENERGÍA DISPONIBLE”, fue solicitado para distinguir los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] Servicios de producción y generación de energía, alquiler de equipos generadores de energía, consultoría en generación de energía eléctrica, consultoría en producción de energía eléctrica, ensamble de materiales por cuenta de terceros, generación de energía hidroeléctrica, procesamiento y transformación de energía, producción de energía eléctrica, producción de energía hidroeléctrica, servicios de generación de energía, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, generación de energía eléctrica con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, producción de energía generado por centrales eléctricas, producción de energía generada por centrales nucleares, generación de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de energía de las olas, producción de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, generación de electricidad a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, información y asesoramiento de generación de electricidad a partir de la energía de las olas, información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, producción y procesamiento de combustibles y 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otras fuentes de energía, procesamiento de gas, alquiler de soldadores de gas, licuefacción de gas de petróleo, licuefacción de gas natural, procesamiento de gas natural, servicios de licuefacción de gas natural, tratamiento de pozos de gas y de petróleo, producción de electricidad, alquiler de aparatos de soldadura eléctrica, alquiler de generadores eléctricos, alquiler de máquinas soldadoras eléctricas, alquiler de soldadores eléctricos, consultoría en generación de energía eléctrica, consultoría en producción de energía eléctrica, generación de energía eléctrica con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, producción de energía generada por centrales eléctricas, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para dispositivos médicos, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para teléfonos móviles, fabricación por encargo de componentes eléctricos para dispositivos de comunicación, generación de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, producción de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [apd], ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [pda], generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, información y asesoramiento en materia de generación de electricidad a partir de la energía de las olas, información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz, producción de electricidad a partir de energía undimotriz eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de electricidad a partir de energía solar, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, aplicación por encargo de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes al desgaste en sustratos metálicos, orgánicos y minerales, generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, aplicación según especificaciones de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes al desgaste en sustratos metálicos, orgánicos y 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co minerales, generación de electricidad a partir de energía eólica, producción de electricidad a partir de energía eólica, generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar, generación de energía eléctrica a partir de la energía de las olas, eólica y solar, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar, generación de energía con captación de carbono, producción de energía eléctrica con retención de carbono, tratamiento de residuos industriales para captar carbono, tratamiento de residuos industriales para retener carbono, refinación de combustibles, reelaboración de combustible nuclear, servicio de tratamiento de combustibles, suministro de información sobre el reprocesamiento de combustible nuclear, producción y procesamiento de combustibles y otras fuentes de energía, reprocesamiento de combustible nuclear y suministro de información al respecto, tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales, destrucción de residuos, incineración de residuos, reciclaje de residuos, tratamiento de residuos, destrucción de residuos y desechos, incineración de residuos y desechos, incineración y destrucción de residuos, reciclaje de residuos y desechos, suministro de información sobre el reciclaje de residuos, tratamiento de residuos peligrosos, tratamiento de residuos tóxicos, tratamiento de residuos industriales para captar carbono, tratamiento de residuos tóxicos, tratamiento de residuos industriales para retener carbono, tratamiento de residuos y sustancias nocivas, procesamiento y reciclaje de residuos y basura, reciclaje de residuos y suministro de información al respecto, tratamiento de residuos en el ámbito del control de la contaminación medioambiental, generación de energía hidroeléctrica, producción de energía hidroeléctrica, servicios de tratamiento de aguas residuales, tratamiento del agua, alquiler de equipos de tratamiento del agua, suministro de información sobre el tratamiento del agua, tratamiento y depuración del agua, tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales, servicios de tratamiento de suelos, desechos y agua [servicio de recuperación medioambiental], tratamiento de agua y suministro de información al respecto. […]”.

La Sala observa que en el lema comercial registrado, el elemento predominante y único es el nominativo, dado que está conformado o 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compuesto por las palabras o los términos que constituyen la frase “ENERGÍA DISPONIBLE”.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “ENERGÍA”, de la siguiente manera13: “[…] 2. f. Fís. Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, y que se mide en julios. (Símb. E). […]”. Por su parte, el término “DISPONIBLE”, significa14: “[…] 1. adj. Dicho de una cosa: Que se puede disponer libremente de ella o que está lista para usarse o utilizarse. […]”.

En ese sentido, el lema objeto de controversia es un conjunto de palabras o términos que conforman una frase, las cuales denotan o dan la idea a la persona que las lee, que el servicio, esto es, la producción y generación de energía ofrecido por la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. está disponible o lista para utilizarse. 13 https://dle.rae.es/energía. Consultado el 27 de noviembre de 2023. 14 https://dle.rae.es/disponible Consultado el 27 de noviembre de 2023. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo expuesto, la Sala considera que el signo “ENERGÍA DISPONIBLE” es un conjunto de palabras o términos que conforman una frase que se componen de las palabras “ENERGÍA” y “DISPONIBLE”, las cuales denotan o dan la idea, a la persona que las lee, como ya se dijo, de que el servicio de producción, generación y distribución de energía estará disponible o listo para su uso, de manera que resulta evidente para la Sala que dicho significado podrá ser entendido por cualquier persona.

Ahora, para fijar la descrpitividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine la Sala considera que ante la pregunta de cómo es el servicio que se pretende registrar, es evidente que “ENERGÍA DISPONIBLE” describe los servicios pertenecientes a la Clase 40 de la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se trata de que el servicio de producción, generación y distribución de energía que se ofrece siempre estará listo para su uso o utilización, lo cual resulta ser completamente descriptivo de todas las características del servicio. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los servicios enunciados con el signo “ENERGÍA DISPONIBLE”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el servicio; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el servicio que este distingue, de manera que tampoco se trata de una marca evocativa.

En efecto, la Sala advierte que la frase “ENERGÍA DISPONIBLE” hace alusión al sistema de confiabilidad del sistema eléctrico en Colombia, el cual se ha relacionado directamente con la posibilidad de contar con la generación suficiente para poder atender la demanda de energía eléctrica de los usuarios, lo que quiere decir, en otras palabras, que el consumidor tenga energía disponible.

Aunado a lo anterior, se estima que la referida frase es usual para los servicios que comprenden la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que dicha finalidad o característica se podría atribuir a cualquiera de los servicios antes enunciados. También se advierte que el signo cuestionado carece de distintividad, en la medida en que la frase “ENERGÍA DISPONIBLE” puede referirse 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a un centro donde el usuario puede entender que cualquier servicio que se preste de energía estará disponible para él, lo que conllevaría al consumidor a no diferenciar entre un servicio u otro.

En ese sentido, el signo solicitado no posee la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del servicio que realmente desea adquirir, por lo que al no ser distintivo tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la actora, consistente en la presunta violación del artículo 29 de la Constitución Política y 80 del CPACA, la Sala considera que la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados15, como en efecto lo realizó mediante los actos administrativos acusados, llegando a la conclusión acertada de que el lema comercial cuestionado resultaba descriptivo respecto de los servicios que pretendía identificar en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

De ahí que no hubiera podido llegar a conclusión diferente, esto es, que carecía de la distintividad intrínseca necesaria para poder ser registrado. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe poner de presente que la Interpretación Prejudicial 282-IP-2017 enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como frente a decisiones emanadas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso concreto;

“es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.” Y en lo que respecta al argumento de la actora consistente en que los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201616, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200917 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra la configuración de los presupuestos de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC al denegar el sigo cuestionado “ENERGÍA DISPONIBLE” y estimar que éste resultaba descriptivo respecto de los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme se puso de presente en párrafos anteriores.

Así las cosas, al no poseer el signo solicitado “ENERGÍA DISPONIBLE” la condición de “distintividad” necesaria, la Sala concluye que no se violó la norma comunitaria invocada por la actora, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00290-00 Actora: TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.