Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad Número único de radicación: 11001032400020080017200 Demandante: Industrias Romi S/A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Mercados Romi S.A. Asunto: Resuelve sobre un recurso de súplica interpuesto contra un auto que negó unas solicitudes probatorias AUTO INTERLOCUTORIO La Sala procede a resolver el recurso de súplica interpuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso contra el auto1 proferido el 27 de agosto de 20212, por medio del cual se resolvieron las solicitudes probatorias.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación. I.

ANTECEDENTES Demanda 1. Industrias Romi S/A.3 presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la acción de nulidad5, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 18651 de 26 de junio de 2007, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 29597 de 18 de septiembre de 2007, 1 La providencia fue proferida por la Consejera Sustanciadora, Doctora Nubia Margoth Peña Garzón. 2 Cfr. Índice 53 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 3 Por intermedio de apoderada. 4 Cfr. Folios 31 a 42 5 Prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 40773 de 30 de noviembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ROMI, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Mercados Romi S.A. 3.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de diciembre de 20096: i) admitió la demanda, la cual fue notificada, en debida forma, a la parte demandante, al Superintendente de Industria y Comercio y al Ministerio Público; ii) vinculó a Mercados Romi S.A., como tercero con interés directo en las resultas del proceso, el cual se notificó en debida forma; iii) ordenó, por Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, fijar en lista; y iv) solicitó a la parte demandada el envío de los antecedentes administrativos de los actos acusados. 4.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 7 de abril de 20117, presentó demanda de reconvención. 5. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de junio de 20128, rechazó la demanda de reconvención. Providencia objeto de recurso de súplica 6.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de agosto de 20219, resolvió las solicitudes probatorias de las partes e intervinientes, en el sentido de negar unas solicitudes del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en los siguientes términos: “[…] 1. Frente al interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad actora, solicitado en el numeral 5.2 “Interrogatorio de parte”, del acápite de pruebas 6 Cfr. Folio 69 a 70 7 Cfr. Folios 147 a 152 8 Cfr. Folios 234 a 237 9 Cfr. Índice 53 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contenido en el escrito de intervención del tercero con interés directo en las resultas del proceso, visible a folio 163 del expediente, para que declare sobre los hechos y excepciones concernientes al presente proceso, el Despacho considera que dicha prueba carece de utilidad, pues para ello resulta suficiente el relato que se hizo de los mismos en el escrito de la demanda y sus contestaciones, además de las pruebas documentales que ya se aportaron al expediente. 2.

Frente a los testimonios de los señores SOLITA ARANGO DE FIGUEROA, LUZ HELENA SINISTERRA DE CADAVID, ROSALBA DE SARMIENTO y HUGO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, solicitados en el numeral 5.3 “Testimonios”, del acápite de pruebas contenido en el escrito de intervención del tercero con interés directo en las resultas del proceso, visible a folios 163 y 164 del expediente, para que informen sobre las circunstancias de tiempo, personas, modo, lugar y medios en que se ha desarrollado su relación comercial con la sociedad MERCADOS ROMI S.A., el Despacho considera que dicha prueba carece de utilidad y pertinencia, habida cuenta que para ello resultan suficientes las documentales que ya se aportaron al expediente, particularmente las certificaciones que evidencian la existencia de relaciones comerciales con sus proveedores y los artículos y publicaciones con lo que se pretende demostrar la historia y desarrollo de su objeto social como cadena de tiendas en formato supermercado; y por cuanto no resultan relevantes para el proceso, pues la controversia planteada en la demanda no gira alrededor de la notoriedad, uso o desuso de las marcas, -temas que no son abordados en los actos administrativos demandados-, sino a la presunta existencia de un riesgo de asociación o confundibilidad por compartir o no los mismos canales de comercialización con la marca previamente registrada por la actora, es decir, una supuesta vinculación de los productos y servicios amparados con las marcas en conflicto. 3.- Frente a la solicitud de oficiar a la Cámara de Comercio de Bogotá, con el objeto de que remita copia de los registros que dan cuenta de su existencia y actividades comerciales, con indicación expresa acerca de la fecha de inicio de sus actividades empresariales y, en particular, de las sociedades que se fusionaron para crear a MERCADOS ROMI S.A., en el año 2002, con el objeto de demostrar el uso de la marca y la existencia de establecimientos de comercio registrados desde 1976 en Colombia, el Despacho considera que dicha prueba carece de utilidad, puesto que para ello resultan suficientes las documentales que se aportaron al expediente, en especial el certificado de existencia y representación legal visible a folios 170 a 172 y los artículos y publicaciones que pretenden demostrar la historia y desarrollo de su objeto social como cadena de tiendas en formato supermercado.

Además de lo señalado, el Despacho considera que dicha prueba documental carece de pertinencia, pues el objeto de la misma, esto es, demostrar el uso de la marca y la existencia de establecimientos de comercio del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es irrelevante para el proceso, en el entendido de que dicha circunstancia no es objeto de controversia ni se ha puesto en duda con los argumentos de la demanda. 4.- Frente a la solicitud de oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que remita copia del acto administrativo que aprobó la fusión de las distintas sociedades de responsabilidad limitada en la sociedad Mercados Romi S.A., el Despacho considera que dicha prueba documental carece de pertinencia, pues no tiene relación alguna con el objeto de la litis, aunado a que el solicitante no explicó su finalidad. 5.- Frente a la solicitud de oficiar a la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO y a la Cooperativa de Tiendas – COORATIENDAS, con el objeto de que informen sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar, personas y medios en que se ha desarrollado su relación comercial con la sociedad MERCADOS ROMI S.A., el Despacho considera que dicha prueba carece de utilidad y pertinencia por los mismos argumentos indicados en el numeral 2 del literal B de la presente providencia. 6.- Frente a la inspección judicial en las dependencias de la sociedad actora, solicitada en el numeral 5.5 “inspección judicial con exhibición de 4 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos”, del acápite de pruebas contenido en el escrito de intervención del tercero con interés directo en las resultas del proceso, visible a folio 165 del expediente, con el objeto de establecer la veracidad de los hechos de la demanda y de las excepciones y la magnitud de sus actividades comerciales en ejercicio o uso de la marca “ROMI” que está registrada bajo el número 187.973 en la clase 7º Internacional, el Despacho considera que dicha prueba carece de utilidad, puesto que para ello resultan suficientes las documentales que ya obran en el expediente.

Igualmente, el Despacho considera que la referida prueba es impertinente, dado que en este proceso resulta irrelevante demostrar la “magnitud de las actividades comerciales en ejercicio o uso de la marca ROMI” cuando lo que se discute o debate es la vinculación o no de los productos y servicios amparados con las marcas en conflicto y su comercialización o no en los mismos canales […]”.

Recurso de súplica y su fundamento 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 6 de septiembre de 202110, interpuso recurso de reposición contra el auto que resolvió las solicitudes probatorias, el cual fue interpretado por el Despacho sustanciador como recurso de súplica, mediante auto de 25 de marzo de 202211.

El recurso se presentó con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación12: “[…] 1. Respecto al interrogatorio de parte. Para la tercera interviniente MERCADOS ROMI S.A., si presenta utilidad manifiesta el interrogatorio de parte de la demandante para dilucidar los alcances de los hechos y las pretensiones de la demanda, es decir, con las preguntas que formule el despacho, y el suscrito apoderado, se dejarán claras las diferencias entre los productos que comercializa la empresa demandante con los servicios identificados con la marca ROMI de propiedad de mi mandante, por la cual fueron enlistadas en categorías diferentes (7 y 35, respectivamente) y tienen diferente comercialización en el mercado. 2.

Respecto a los testimonios solicitados. Para la tercera interviniente MERCADOS ROMI S.A., si presentan utilidad, pertinencia y relevancia manifiesta los testimonios solicitados ya que guardan relación con el objeto del proceso para establecer las formas diferentes de comercialización que tienen la demandante y la tercera interviniente, respecto a las diferencias palmarias de los productos de la primera y los servicios de la segunda ya que, además, los proveedores son testigos de primera mano de la forma en que mi mandante desarrolla su objeto social y la explotación que hace de la marca ROMI dentro del contexto de los supermercados de pequeña escala. 3.

Respecto al oficio dirigido a la Cámara de Comercio de Bogotá. Para la tercera interviniente MERCADOS ROMI S.A., si presenta utilidad manifiesta el oficio a la Cámara de Comercio de Bogotá porque se busca demostrar que la recurrente ha explotado continuamente su marca dentro de la clase 35 como servicios de supermercado, y que ninguna de las sociedades que se fusionaron para su creación han desarrollado el objeto social de la demandante, ni tienen relación alguna con la clase 7 que comercializa productos de maquinaria. 4.

Respecto al oficio dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio. Para la tercera interviniente MERCADOS ROMI S.A., si presenta pertinencia manifiesta el oficio a la Superintendencia de Industria y Comercio porque se pretende demostrar que las sociedades fusionadas nunca desarrollaron actividades que tengan que ver 10 Cfr. Índice 66 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 11 Cfr. Folios 70 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 12 Cfr. folios 287 a 288. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la clase 7 de la clasificación de Niza, y por lo cual no existe riesgo de asociación o confundibilidad entre el objeto social y la marca inscrita de la demandante con el objeto social y la marca inscrita de MERCADOS ROMI S.A. 5.

Respecto al oficio dirigido a FENALCO y COORATIENDAS. Para la tercera interviniente MERCADOS ROMI S.A., si presenta utilidad y pertinencia manifiesta el al oficio a FENALCO y COORATIENDAS porque precisamente se trata de identificar y diferenciar las formas en que comercializan sus productos y servicios la demandante y MERCADOS ROMI S.A., por lo tanto, es indispensable conocer cómo desarrolla su objeto social y la forma en que comercializa sus productos dentro del mercado, y el papel económico que desarrolla en el mismo. 6.

Respecto a la inspección judicial con exhibición de documentos. Para la tercera interviniente MERCADOS ROMI S.A., si presenta utilidad y pertinencia manifiesta la inspección judicial con exhibición de documentos de la actividad comercial de la demandante porque “la precisión del concepto de confundibilidad implica afinidad en el sentido marcario”, por lo cual, del simple cotejo de la actividad comercial que desarrolla Industrias Romi S.A. queda evidenciado que su objeto social y la explotación de su marca están orientadas a mercados totalmente diferentes a los que tiene por objeto MERCADOS ROMI S.A. pues ante la clientela no se presenta ningún grado de asociación en sus canales de comercialización por ser esta última dedicada a la prestación de servicios de supermercado que no genera ninguna vinculación con la marca o productos de maquinarias específicas a los que se dedica la demandante. […]”.

Traslado del recurso 8. La Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación corrió traslado del recurso de súplica, el 16 de septiembre de 202113. 9. La parte demandante, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 19 de septiembre de 202114, manifestó lo siguiente: “[…] tenemos que las pruebas solicitadas por el tercero con interés legítimo efectivamente no gozan de pertinencia ni de utilidad, ya que la comparación de las marcas debe hacerse de acuerdo con la información que repose en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad demandada, frente a los elementos nominativos y gráficos de las marcas, así como también respecto a la descripción de los productos y servicios que cada una de ellas ampare.

Para lo cual no es necesario demostrar por parte de MERCADOS ROMI S.A. el cumplimiento de su objeto social, su importancia y desempeño en el mercado nacional, su relación con proveedores, entre otros, porque dichos hechos no son objeto del litigio, que se circunscribe a lo cobijado por los derechos de Propiedad Industrial. En consecuencia, las pruebas solicitadas, fueron negadas con ajuste a las normas de propiedad industrial.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la Consejera Ponente no conceder el recurso de reposición interpuesto y sustentado por el tercero con interés legítimo MERCADOS ROMI S.A. por improcedente, y en todo caso, mantener la decisión de negar las pruebas solicitadas por el tercero con interés legítimo por impertinentes e inútiles […]” 13 Cfr. Índice 65 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 14 Cfr. Índice 66 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES 10. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes partes: i) la competencia; ii) la procedencia y oportunidad del recurso de súplica; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo sobre el régimen probatorio; v) el marco normativo sobre el interrogatorio a instancia de parte; vi) el marco normativo sobre la prueba testimonial; vii) el marco normativo sobre la inspección judicial; y viii) el análisis del caso en concreto.

Competencia 11. Visto el artículo 183 del Código Contencioso Administrativo15, sobre el recurso de súplica; se concluye que esta Sección es competente para resolver el recurso que interpuso la parte demandante, con exclusión del Consejero que hubiere proferido el auto objeto del recurso. Procedencia y oportunidad del recurso de súplica 12.

Visto el artículo 183 del Código Contencioso Administrativo, sobre el recurso de súplica, y atendiendo a que: i) el presente asunto se trata de un proceso que se tramita en única instancia; ii) por medio del auto objeto de recurso se negaron unas solicitudes probatorias, lo cual corresponde a una decisión de naturaleza interlocutoria; iii) el auto suplicado se notificó por estado el 1.o de septiembre de 2021; y iv) la parte demandante interpuso el recurso el 6 de septiembre de 2021. 13.

La Sala considera, en primer lugar, que el recurso de súplica es procedente, toda vez que se interpuso contra el auto por medio del cual se negaron unas solicitudes probatorias, el cual es un auto interlocutorio; y, en segundo lugar, que se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley, toda vez que el término de ejecutoria del auto suplicado corrió entre el 2 de septiembre de 2021 al 6 de septiembre de 2021, fecha esta última en la cual se interpuso el recurso.

Problema jurídico 14. Le corresponde a la Sala determinar si, en el caso sub examine, es procedente negar unas solicitudes probatorias con fundamento en la carencia de utilidad y pertinencia y, en ese sentido, si el auto por medio del cual se negaron las solicitudes 15 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co probatorias contenidas en los numerales 5.2., 5.3, 5.4. y 5.5 del capítulo de pruebas de la demanda debe confirmarse, reformarse o revocarse.

Marco normativo sobre el régimen probatorio 15. Vistos los artículos 168 del Código Contencioso Administrativo, sobre las pruebas admisibles en los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 174, 175, 177, 178, 179 y 18116 del Código de Procedimiento Civil, sobre necesidad de la prueba, medios de prueba, carga de la prueba, rechazo in limine, prueba de oficio y a petición de parte, y el juez que debe practicar las pruebas.

Marco normativo sobre el interrogatorio a instancia de parte 16. Visto el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, sobre el interrogatorio a instancia de parte, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. Marco normativo sobre la prueba testimonial 17.

Vistos los artículos 219 y 220 ibidem sobre la petición, el decreto y la práctica de la prueba testimonial, cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba. Cumplido lo anterior, se ordenará la citación de los testigos y se señalará fecha y hora para la audiencia en que deban recibirse las declaraciones.

Marco normativo sobre la inspección judicial 18. Visto el artículo 244 ibidem, sobre procedencia de la inspección judicial, “[…] para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, el examen judicial de personas, lugares, cosas o documentos. […] El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso […]” 16 Aplicables en virtud de los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre régimen probatorio y aspectos no regulados; en concordancia con lo establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 625 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”, sobre tránsito de legislación, en virtud del cual, “[…] si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la legislación anterior hasta que el juez las decrete, inclusive […]”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso en concreto 19.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre el régimen probatorio, el interrogatorio a instancia de parte, la prueba testimonial y la inspección judicial. 20. Atendiendo a que, en el caso sub examine: i) el Despacho Sustanciador negó las solicitudes probatorias del tercero con interés directo en las resultas del proceso relacionadas en los numerales 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. del acápite de pruebas de la contestación de la demanda; consistentes en un interrogatorio a instancia de parte, unos testimonios, unos documentos y una inspección judicial; y ii) el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso con fundamento en los argumentos señalados supra; la Sala procederá a resolver el problema jurídico definido supra.

Respecto del interrogatorio a instancia de parte 21. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la contestación de la demanda, argumentó que solicitaba el interrogatorio “[…] con el fin de que deponga sobre los hechos y las excepciones que constituyen el objeto de la controversia judicial […]”; y en el recurso indicó que el objeto es “[…] dejar claras las diferencias entre los productos que comercializa la empresa demandante con los servicios identificados con la marca ROMI de propiedad de mi mandante, por la cual fueron enlistadas en categorías diferentes (7 y 35, respectivamente) y tienen diferente comercialización en el mercado […]”. 22.

Previo al análisis correspondiente, la Sala recuerda que el objeto de la prueba debe ser definido desde el mismo momento de la solicitud probatoria, debido a que es con base en dicha manifestación que se analiza la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, por lo que no es procedente ampliar el objeto de la prueba ni mucho menos modificarlo en el recurso que se interponga, toda vez que, de aceptarlo, se analizaría la solicitud probatoria desde una perspectiva diferente afectando el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes. 23.

En este orden de ideas, la Sala considera que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en el recurso interpuesto, modificó el objeto de la solicitud probatoria, en la medida en que, con la contestación de la demanda, lo limitó a los hechos, los cuales corresponden a la actuación administrativa; y, en el recurso, indicó que era para conocer las diferencias entre los productos y servicios 9 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de cada una de las marcas, así como la comercialización de los mismos, lo cual, como puede observarse, no se encuentra comprendido en la solicitud inicial. 24.

La Sala precisa que, a diferencia de la solicitud probatoria consistente en la práctica de unos testimonios, como se explicará infra, en donde la manifestación realizada en el recurso sobre el objeto de la prueba no amplía ni modifica la solicitud original; el objeto de la solicitud probatoria consistente en interrogatorio a instancia de parte si presenta una modificación en el recurso interpuesto, motivo por el cual la Sala, para efectos del respectivo análisis, tendrá en cuenta el objeto indicado en la solicitud probatoria presentada en la contestación de la demanda del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 25.

Así las cosas, atendiendo a que los hechos determinados en la demanda se circunscriben a la actuación administrativa y que el tercero con interés directo en las resultas del proceso en la contestación de la demanda, en relación con los mismos, sostuvo que “[ ] el actor describe la cronología de los actos administrativos, haciendo algunas citas parciales de los mismos […]”17. 26.

La Sala considera que la solicitud probatoria no cumple con el requisito de utilidad, como quiera que los hechos que se determinaron corresponden a lo sucedido en la actuación de la administración, lo cual se puede corroborar, en primer lugar, con los antecedentes administrativos, en segundo lugar, con los actos acusados en donde se describen los hechos desde la solicitud de registro; y, en tercer lugar, ni la parte demandada ni el tercero con interés directo en las resultas del proceso desconocieron algún hecho, por lo que no se encuentran en discusión y, en ese sentido, no es necesario decretar pruebas sobre los mismos. 27.

En ese orden de ideas, la Sala considera que en el expediente obran pruebas suficientes para dilucidar la ocurrencia o no de los hechos narrados. Asimismo, considera importante recordar que únicamente los hechos son susceptibles de ser probados, por lo que no es de recibo el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en cuanto a que el objeto de la prueba es dilucidar las pretensiones de la demanda. 28.

Es así como la Sala advierte que le asiste razón al Despacho Sustanciador cuando consideró que “[…] dicha prueba carece de utilidad, pues para ello resulta suficiente el relato que se hizo de los mismos en el escrito de la demanda y sus contestaciones, además de las pruebas documentales que ya se aportaron al expediente […]”. 17 Cfr. Folio 153 10 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión de negar la solicitud probatoria contenida en el numeral 5.2 del acápite de pruebas de la contestación de la demanda del tercero con interés directo en las resultas del proceso. Respecto de la prueba testimonial 30. La Sala, de la revisión de la solicitud probatoria, considera que el tercero con interés directo en las resultas del proceso cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que indicó el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunció sucintamente el objeto de la prueba, esto es, “[…] que informen sobre las circunstancias de personas, tiempo, modo, lugar y medios en que se ha desarrollado la relación comercial […]”. 31.

Aunado a lo expuesto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en el recurso interpuesto, preciso que los testimonios “[…] guardan relación con el objeto del proceso para establecer las formas diferentes de comercialización que tienen la demandante y la tercera intervinientes, respecto a las diferencias palmarias de los productos de la primera y los servicios de la segunda […]”. 32.

Verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y precisado lo anterior, la Sala considera que cuando el tercero con interés directo en las resultas del proceso indicó que el objeto de la prueba testimonial era que se informara sobre las circunstancias de personas, tiempo, modo, lugar y medios en que se ha desarrollado la relación comercial, comprende las formas de comercialización de los servicios, aspecto que fue precisado en el recurso interpuesto, por lo que el objeto de la prueba no se modificó en el recurso interpuesto. 33.

En este orden de ideas, la Sala considera que la solicitud probatoria cumple con los requisitos previstos en la ley porque el poder “[…] establecer las formas diferentes de comercialización […]”, tiene una relación directa con uno de los criterios que deben ser analizados y tenidos en cuenta al momento de determinar si entre los productos o servicios existe conexidad competitiva, esto es, los canales de distribución o de comercialización. 34.

Asimismo, la Sala considera que cumple con el requisito de utilidad, en la medida en que se encuentra en controversia la existencia o no de la conexidad competitiva y si bien existen pruebas documentales que indican algún tipo de relación comercial entre el tercero con interés directo en las resultas del proceso y 11 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus clientes y proveedores, estas pruebas no profundizan sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de dichas relaciones, por lo que los testimonios son útiles en tal respecto. 35.

Al respecto, la Sala considera importante precisar que las certificaciones aportadas pueden demostrar la existencia de relaciones comerciales, pero no determinan con detalle las formas diferentes de comercialización de los productos y servicios que identifican cada una de las marcas, como es el caso de las que indican que son proveedores de empaques, bolsas, publicidad o papelería, o la relacionada con estados financieros; por lo que la Sala no comparte el argumento del Despacho Sustanciador relacionado con el hecho que “[…] resultan suficientes las documentales que ya se aportaron al expediente, particularmente las certificaciones que evidencian la existencia de relaciones comerciales con sus proveedores […]”. 36.

No obstante, la Sala considera que le asistió razón al Despacho Sustanciador cuando indicó que las pruebas con las que “[…] pretende demostrar la historia y desarrollo de su objeto social como cadena de tiendas en formato supermercado […] no resultan relevantes para el proceso, pues la controversia planteada en la demanda no gira alrededor de la notoriedad, uso o desuso de las marcas […]”; sin embargo, tal situación no implica que los testimonios solicitados no deban ser decretados, en la medida en que tienen un objeto diferente, como se expuso supra. 37.

Por las razones expuestas, la Sala revocará el auto en este aspecto y, en su lugar, decretará la solicitud probatoria contenida en el numeral 5.3 del acápite de pruebas de la contestación de la demanda del tercero con interés directo en las resultas del proceso, consistente en los testimonios allí relacionados y, en ese sentido, ordenará al Despacho Sustanciador que disponga lo pertinente para la práctica de los mismos.

Respecto de los “oficios” solicitados con destino a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco y a la Cooperativa de Tiendas – Coratiendas 38. Atendiendo a que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó como pruebas oficiar a diferentes entidades, la Sala considera importante, antes de analizar cada solicitud, recordar que, en el caso sub examine, la controversia radica en determinar si la marca mixta ROMI concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante los actos acusados, para 12 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina18, en adelante la Decisión 486, esto es, si existe riesgo de confusión o de asociación entre dicha marca y la marca ROMI, que identifica productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 39.

Frente a la solicitud de oficiar a la Cámara de Comercio para que remita la copia de los registros “[…] que dan cuenta de la existencia y actividades comerciales de la sociedad Mercados Romi S.A. […] para demostrar que mi mandante ha usado la marca y tiene establecimientos de comercio registrados desde 1976 en Colombia […]”19, la Sala considera que la prueba es impertinente, en la medida que no tiene relación con el objeto del litigio, esto es, el posible riesgo de confusión o de asociación entre las marcas.

En este orden de ideas, no es relevante para el proceso la fecha de inicio de las actividades comerciales del tercero con interés directo en las resultas del proceso ni las diferentes fusiones o modificaciones societarias que ha realizado ni el efectivo uso que haga de su marca y mucho menos si tiene o no establecimientos de comercio registrados y desde qué fecha; comoquiera que dichos hechos no influyen en el estudio de confundibilidad de las marcas enfrentadas y no van a permitir identificar si se cumplen o no los supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad. 40.

En relación con la solicitud de oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que aportara “[…] copia del acto administrativo que aprobó la fusión de las distintas sociedades de responsabilidad limitada en la sociedad Mercados Romi S.A. […]”20 y aunque en la solicitud no se indicó el objeto de la prueba, la Sala considera que es impertinente, en la medida que no tiene relación con el objeto de la controversia, esto es, determinar si entre las marcas existe algún riesgo de confusión o de asociación. La aprobación que pudo impartir la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de una integración empresarial es un hecho independiente y sin relación alguna con las marcas de los intervinientes en el presente proceso y la cobertura de las mismas en cuento a los productos o servicios, según sea el caso. 41.

La Sala advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso en el recurso interpuesto indicó que el objeto de la prueba es “[…] demostrar que 18 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 19 Cfr. Folio 165 20 Ibidem 13 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las sociedades fusionadas nunca desarrollaron actividades que tengan que ver con la clase 7 de la clasificación de Niza, y por lo cual no existe riesgo de asociación o confundibilidad entre el objeto social y la marca inscrita de la demandante con el objeto social y la marca inscrita de Mercados Romi S.A. […]”. 42.

Al respecto, la Sala recuerda que el objeto de la prueba debe indicarse desde la solicitud misma y no en el momento en que se interpone el recurso, como se expuso supra, porque es en dicho momento en donde el juez o magistrado ponente determinará si la solicitud probatoria cumple con los requisitos previstos en la ley y, en ese sentido, el análisis que debe realizarse por la Sala corresponde a los elementos que se presentaron en la solicitud probatoria. 43.

No obstante, la Sala considera necesario precisar que, en los asuntos relativos a propiedad industrial, en especial, cuando se analiza la confundibilidad entre dos signos o marcas, no debe confundirse el objeto social que desarrollen los titulares o solicitantes de los registros marcarios con la cobertura misma de las marcas. En este sentido, de conformidad con el Código de Comercio, el objeto social corresponde a las actividades que realizará la persona jurídica, mientras que, en los términos de la Decisión 486 la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Así las cosas, al momento de determinar si existe conexidad competitiva entre dos marcas, se deben analizar los productos y servicios que identifica cada una, según sea el caso, de conformidad con los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que han sido acogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado; y no dependerá del objeto social de cada uno de sus titulares. 44.

Finalmente, en cuanto a las solicitudes de oficiar a la Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco para que “[…] informe sobre las circunstancias de personas, tiempo, modo, lugar y medios en que se ha desarrollado la relación comercial con mi mandante […]” y a la Cooperativa de Tiendas – Coratiendas para que “[…] informe sobre las circunstancias de personas, tiempo, modo, lugar y medios en que se ha desarrollado la relación comercial (con) los socios de mi mandante […]”, el tercero con interés directo en las resultas del proceso indicó que el objeto es “[…] identificar y diferenciar las formas en que comercializan sus productos y servicios la demandante y MERCADOS ROMI S.A., […]”, por lo que la Sala reitera las consideraciones expuestas supra en relación con la prueba testimonial y, en ese sentido, considera que cumplen los requisitos previstos en la ley, en la medida en que identificar las formas en que se comercializan los 14 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos y servicios de las marcas de las cuales son titulares la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso tiene relación con el objeto de la litis, comoquiera que corresponde a un criterio que se debe tener en cuenta cuando se estudia la conexidad competitiva. 45.

Por las razones expuestas, la Sala revocará parcialmente el auto en este aspecto y, en su lugar, decretará la solicitud probatoria contenida en el numeral 5.4 del acápite de pruebas de la contestación de la demanda del tercero con interés directo en las resultas del proceso, únicamente las relacionadas con la Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco y la Cooperativa de Tiendas – Coratiendas y, en ese sentido, ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación que realice las gestiones pertinentes para el recaudo de la prueba, advirtiendo que las expensas que se requieran deberán ser asumidos por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Respecto de la inspección judicial 46. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la contestación de la demanda, solicitó “[…] decretar una inspección judicial, con exhibición de los documentos que guarden relación con los hechos de la demanda y las excepciones, en las dependencias de la sociedad demandante, con el fin de establecer su veracidad y específicamente cuál es la magnitud de sus actividades comerciales en ejercicio o uso de la marca ROMI que está registrada […]”21.

A su vez, en el recurso interpuesto señaló que “[…] del simple cotejo de la actividad comercial que desarrolla industrial Romi S.A. queda evidenciado que su objeto social y la explotación de su marca están orientadas a mercados totalmente diferentes a los que tiene por objeto MERCADOS ROMI S.A. pues ante la clientela no se presenta ningún grado de asociación en sus canales de comercialización por ser esta última dedicada a la prestación de servicios de supermercado que no genera ninguna vinculación con la marca o productos de maquinaria específicas a los que se dedica la demandante […]”22. 47.

El Despacho Sustanciador consideró que la prueba carecía de utilidad y pertinencia por cuanto, por un lado, las pruebas documentales son suficientes para la acreditación de dichos hechos y, por el otro, la magnitud de las actividades comerciales en ejercicio o uso de la marca ROMI es irrelevante, “[…] cuando lo que 21 Cfr. Folio 165 22 Cfr. Índice 62 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se discute o debate es la vinculación o no de los productos y servicios amparados con las marcas en conflicto y su comercialización o no en los mismos canales. […]” 48.

La Sala considera que la solicitud probatoria es impertinente, comoquiera que no tiene relación con el objeto de la controversia, comoquiera que “[…] la magnitud […]” de las actividades comerciales de la parte demandante “[…] en ejercicio o uso de la marca ROMI […]” no permitirá determinar la existencia o no de un riesgo de confusión o de asociación entre las dos marcas objeto de análisis, para lo cual se deben aplicar los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado.

En este sentido, para el análisis que deberá realizar la Sala en la oportunidad procesal correspondiente se tendrán en cuenta las coberturas de las respectivas marcas, esto es, los productos o servicios que identifica cada una de ellas, y el desarrollo del objeto social o el uso o no uso de la misma no corresponde a un criterio o factor para determinar la confundibilidad alegada en el escrito de la demanda. 49.

En este orden de ideas, la Sala confirmará el auto en relación con la decisión de negar la solicitud probatoria, contenida en el numeral 5.5. del capítulo de pruebas de la contestación de la demanda, consistente en una inspección judicial con exhibición de documentos. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, III.

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el auto proferido el 27 de agosto de 2021, por medio del cual el Despacho Sustanciador resolvió las solicitudes probatorias de las partes e intervinientes, en relación con las solicitudes probatorias de los numerales 5.3. y 5.4. (parcial) del acápite de pruebas de la contestación de la demanda del tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de la esta providencia; y, en su lugar: 1.1.

DECRETA R la solicitud probatoria contenida en el numeral 5.3 del acápite de pruebas de la contestación de la demanda del tercero con interés directo en las resultas del proceso, consistente en los testimonios allí relacionados y, en ese sentido, ordenar al Despacho Sustanciador que disponga lo pertinente para la práctica de los mismos. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020080017200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.

DECRETA R la solicitud probatoria contenida en el numeral 5.4 del acápite de pruebas de la contestación de la demanda del tercero con interés directo en las resultas del proceso, únicamente las relacionadas con la Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco y la Cooperativa de Tiendas – Coratiendas y, en ese sentido, ordenar a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación que realice las gestiones pertinentes para el recaudo de la prueba, advirtiendo que las expensas que se requieran deberán ser asumidos por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el auto proferido el 27 de agosto de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el expediente del proceso de la referencia al Despacho de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Salvamento parcial de voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.