CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020090058700 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Merck KGaA Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés directo en las resultas del proceso: Laboratorios Chalver de Colombia S.A. y Schwarz Pharma A.G. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Merck KGaA contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8961 de 26 de febrero de 2009, 21085 de 29 de abril de 2009 y 27139 de 29 de mayo de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Merck KGaA, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 cual se interpreta como de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8961 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 21085 de 29 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 27139 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa “NEUROPRON” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 3.1. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 8961 del 26 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MERCK KGaA y se concedió el registro de la marca NEUROPRON, a favor de la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. para identificar productos de la clase 5 internacional. 3.2.

Que declaren la NULIDAD de la Resolución 21085 del 29 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 8961 del 26 de febrero de 2009, confirmándola. 3.3. Que declaren la NULIDAD de la Resolución No. 27139 del 29 de mayo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 8961 del 26 de febrero de 2009, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa. 3.4.

A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro No. 381920, asignado a la marca NEUROPRON, por cuanto, adelanto desde ya, se trata de un signo que no es suficientemente distintivo y que no cumple con las condiciones establecidas en 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para convertirse en marca. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 25 de junio de 2008, el registro como marca del signo nominativo “NEUROPRON”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la referida solicitud se publicó el 29 de agosto de 2008 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 595, siendo objeto de oposición por la parte demandante con base en su marca “NEUROBION” registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y por la sociedad Schwarz Pharma A.G. con base en su marca “NEUPRO” que ampara productos de la Clase 5ª, ibidem. 4.3.

Que la jefe de la división de signos distintivos por medio de la Resolución núm. 8961 de 26 de febrero de 2009, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca nominativa “NEUROPRON”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Que la parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra la Resolución núm. 8961 de 26 de febrero de 2009. 4.5.

Que la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 21085 de 29 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8961 de 26 de febrero de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, a través de la Resolución núm. 27139 de 29 de mayo de 2009, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8961 de 26 de febrero de 2009.

Normas violadas 4 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Adujo que la marca nominativa “NEUROPRON” es confundible con la marca “NEUROBION” de la cual es titular, al existir mayores semejanzas que diferencias entre ellas, lo que podría generar confusión en el público consumidor. 6.2. Indicó que si bien la expresión NEURO es de uso común, la marca nominativa “NEUROPRON” no puede acceder al registro marcario, porque en su conjunto resulta confundible con la marca “NEUROBION” previamente registrada. 6.3.

Recalcó que si bien la expresión NEURO es de uso común en la conformación de marcas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, las terminaciones de las marcas cotejadas son también similares, por lo que son confundibles. 6.4. Adujo que la parte demandada olvida que los signos en conflicto no solo comparten el prefijo NEURO, sino que también comparten la terminación ON. 6.5.

Sostuvo que las marcas “NEUROPRON” y NEUROBION” identifican los mismos productos, de modo que es inevitable el riesgo de confusión. 6.6. Manifestó que en el presente caso se cumplen las dos condiciones establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la marca “NEUROPRON” no es registrable. Contestación de la demanda 5 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 7.

La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Afirmó que los actos acusados no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 7.2. Adujo que si bien las marcas nominativas NEUROPRON y NEUROBION presentan similitudes en el prefijo de cada una de estas, lo cual es usual en la clase a la que pertenecen, tal situación no las hace susceptibles de generar confusión o inducir en error al publico consumidor, pues la marca solicitada está acompañada de las vocales y consonantes que le otorgan suficiente distintividad a los productos que se pretenden amparar. 7.3.

Indicó que el aspecto fonético resulta diferenciador, sin que pueda señalar que ocasionan un alto riesgo de confusión al consumidor. 7.4. Sostuvo que al no existir confusión respecto de la conformación de la marca, resulta innecesario hacer algún pronunciamiento respecto de la relación de los productos que buscan amparar cada una de las marcas.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Laboratorios Chalver de Colombia S.A. 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda en forma extemporánea3. Auto de pruebas 9. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2019, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Interpretación Prejudicial 3 Cfr. folio 264 6 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 10. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2019, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 41-IP-2020 de 25 de agosto de 2021, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, de los cuales únicamente se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 por ser pertinente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no es objeto de controversia el concepto de marca ni sus requisitos. […]”. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del trámite y vinculación de un tercero 13. El Magistrado Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 6 de marzo de 2024, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, vinculó a Schwarz Pharma A.G., como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Alegatos de conclusión 14. El Despacho sustanciador mediante auto de 22 de mayo de 2025 de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal. 16. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 17. La sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó lo siguiente: 17.1.

Indicó que los actos administrativos acusados fueron expedidos en estricto cumplimiento de la normatividad vigente en nuestro país para los temas relacionados con Propiedad industrial, especialmente, en lo que a asuntos marcarios respecta. 17.2. Mencionó que los actos administrativos que le concedieron el registro de la marca “NEUROPRON” no vulneraron el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la misma cuenta con la suficiente capacidad distintiva para identificar productos y servicios en el mercado nacional. 17.3.

Indicó que la marca “NEUROBION” registrada por la parte demandante, es una marca débil, pues está constituida por una expresión de uso común para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es NEURO. 17.4. Expresó que es evidente que la expresión NEURO es empleada ampliamente en la denominación de artículos farmacéuticos y, por lo tanto, no susceptible de apropiación en exclusiva; y que entre las partículas PRON y BION, se distingue claramente cada una, pues la segunda presenta un sonido más gutural y realmente más sonoro que la marca registrada. 17.5.

Adujo que no hay similitudes, ni confusión entre los signos cotejados, el signo solicitado tiene identidad propia, y no es confundible con la marca opositora, ni con ningún otro signo distintivo, por tanto, nada obsta para que se proceda a su registro. 18. La sociedad Schwarz Pharma A.G tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público 19. El Agente del Ministerio Público consideró que, como resultado del estudio de similitudes marcarias, es evidente que ambas marcas son disímiles tanto a nivel 8 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 fonético, como conceptual, de manera que la marca “NEUROPRON” no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad alegada por el demandante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación 41-IP-2020 de 25 de agosto de 2021; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 21. De conformidad con el artículo 128 numeral 7.º4 del Código Contencioso Administrativo5, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 3086 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 138 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 22.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 4 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 5 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 6 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 8 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 Los actos acusados 23.

Los actos acusados son los siguientes: 23.1. La Resolución núm. 8961 de 26 de febrero de 2009, expedida por la jefe de la división de signos distintivos, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “NEUROPRON”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 23.2. La Resolución núm. 21085 de 29 de abril de 2009, mediante la cual la jefe de la división de signos distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8961 de 26 de febrero de 2009. 23.3.

La Resolución núm. 27139 de 29 de mayo de 2009, mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8961 de 26 de febrero de 2009. El problema jurídico 24. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 24.1.

Si las Resoluciones núms. 8961 de 26 de febrero de 2009, 21085 de 29 de abril de 2009 y 27139 de 29 de mayo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca nominativa “NEUROPRON” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 24.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de asociación o de confusión entre la marca concedida y la marca opositora, de naturaleza nominativa “NEUROBION”, que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 24.3.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por no ser objeto de controversia el concepto de marca ni sus requisitos, por lo que se excluirá del problema jurídico a resolver y la Sala se relevará de realizar su estudio. 25.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena10, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200011 de la Comisión de la Comunidad Andina12. 10 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 12 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina13 27.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina14. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere 13 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 14 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 41-IP-2020 de 25 de agosto de 2021 34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro NEUROPRON (denominativo) y la marca registrada NEUROBION (denominativa) resultarían confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro NEUROPRON (denominativo) y la marca NEUROBION (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro NEUROPRON (denominativo) y la marca NEUROBION (denominativa). 3.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 3.1 En el proceso interno se indicó que el término NEURO es débil por presuntamente ser de uso común, toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen. En atención a ello, el Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema. […] 3.6.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 3.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […].”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 35. Conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 Análisis del caso concreto 36.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37. La marca solicitada y la marca previamente registrada son como se muestran a continuación: Marca cuestionada NEUROPRON (nominativa) Titular: Laboratorios Chalver de Colombia S.A. Certificado núm.: 381920 Clase 5: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicida y herbicidas.” Marca previamente registrada NEUROBION (nominativa) Titular: Merck KGaA Certificado núm.: 39671 Clase 5: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para emplastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Productos comprendidos en la clase 05 del decreto 755 de 1972.”. 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 39.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los 15 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección15, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”16. 41.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”17. 42.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”18. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa “NEUROPRON”, concedida para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 15 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 18 Ibidem. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 44. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales 17 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”. 45.

La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 46.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre marcas denominativas, se tendrán en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, en los siguientes términos: “[…] En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son 18 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 47.

Adicionalmente, en el caso concreto, se analizará si la expresión NEURO es de uso común. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 48. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen19. 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 49.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201420, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 50.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202121, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 51.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”22. 52.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”23.

(Destacado fuera del texto) 53. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección24, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 54.

De conformidad con lo expuesto, respecto de la expresión NEURO es preciso señalar que al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 55. Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada25.

En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición del acto acusado: 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 23 Ibidem. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 25www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el9 de junio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE NEUROTOP TQ BRANDS S. DE R. L. 274222 5ª NEUROSAN COMERCIALIZADORA NEUROSAN LTDA 254583 5ª NEURONTIN ST INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC 264053 5ª NEUROGABIN P&G HEALTH GERMANY GMBH 273429 5ª NEURONOX MEDY-TOX, INC. 302833 5ª NEUROPLUS SAN FAUSTO S.A. 317279 5ª 56.

La Sala considera que la partícula NEURO, presente en la composición de las marcas cotejadas es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, no puede ser excluida comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario y fraccionaría los signos distintivos enfrentados. 57. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa “NEUROPRON, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la marca nominativa “NEUROBION”, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 58. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 59.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA N E U R O P R O N 22 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA N E U R O B I O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. La Sala advierte que la marca nominativa previamente registrada “NEUROBION” está compuesta de una palabra, con cinco (5) vocales (E-U-O-I-O) y cuatro (4) consonantes (N-R-B-N); mientras que la marca posteriormente registrada “NEUROPRON” está compuesta por una palabra, con cuatro (4) vocales (E-U-O-O) y cinco (5) consonantes (N-R-P-R-N). 61.

Con base en lo anterior, se evidencia que las marcas cotejadas comparten la partícula NEURO de uso común y, por lo tanto, inapropiable en exclusiva por una sola persona. 62. La Sala encuentra que las denominaciones en conflicto tienen un grado de distintividad débil, de manera que resulta necesario analizar la marca en su conjunto y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 63.

En efecto, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en la partícula NEURO: i) la marca previamente registrada “NEUROBION” contiene en su terminación la partícula BION; y ii) la marca posteriormente registrada está acompañado en su final de la expresión PRON, lo que le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 64.

En efecto, la partícula BION de la marca previamente registrada y la partícula PRON de la marca cuestionada, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que genera una estructura ortográfica disímil, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca posteriormente registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la 23 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 normatividad andina.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que la partícula NEURO es de uso común para los productos de la citada Clase 5ª. Comparación Fonética 65. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: NEUROBION- NEUROPRON- NEUROBION- NEUROPRON NEUROBION- NEUROPRON- NEUROBION- NEUROPRON NEUROBION- NEUROPRON- NEUROBION- NEUROPRON NEUROBION- NEUROPRON- NEUROBION- NEUROPRON 66.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles en su terminación, lo que permite que se diferencien fonéticamente una de la otra y que se generen una impresión distinta en el público consumidor 67. En efecto, la Sala advierte que el hecho de que la terminación de la marca previamente registrada empiece por la letra “B” genera que se forme un fonema consonántico bilabial sonoro, mientras que la marca cuestionada, al contar con una letra “P” en el inicio de su última sílaba, forma un fonema consonántico oclusivo bilabial sordo, lo que refuerza las diferencias fonéticas entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica 68. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”26, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 69.

Sobre el particular, la Sala advierte que el término “NEURO” presente en las marcas enfrentadas, según el Diccionario de la Real Academia, significa: “[…] elem. compos. Significa 'nervio' o 'sistema nervioso'. Neurotomía, neurobiología. […]”. 70. Ahora, la Sala también advierte que si bien es cierto que ambas marcas comparten el prefijo “NEURO”, también lo es que las terminaciones “BION” y “PRON” permiten diferenciarlas ideológicamente. 71.

En efecto, la expresión “BION” puede evocar ideas relacionadas con la vida o lo biológico, en especial porque el producto amparado por la marca “NEUROBION” está compuesto por vitaminas del complejo B; en cambio, “PRON” puede sugerir acción, como ocurre con palabras como “pronóstico” o “pronto”. En este sentido, una se puede relacionar con el apoyo biológico y nutricional, “BION”, y otra con el efecto terapéutico, “PRON” 72.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre la marca nominativa “NEUROPRON” y la marca nominativa “NEUROBION” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 73. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca nominativa “NEUROPRON” y la marca opositora “NEUROBION” de la que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 74.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca nominativa “NEUROPRON” y la marca nominativa “NEUROBION”, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca nominativa “NEUROPRON” no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro.

Conclusión 75. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca nominativa “NEUROPRON”, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa “NEUROBION”, cuyo titular es la parte demandante. 76.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 8961 de 26 de febrero de 2009, 21085 de 29 de abril de 2009 y 27139 de 29 de mayo de 2009 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020090058700 TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) Salva voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.