11001032400020200031900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: MAKARIZA S.A.S. TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “TIPIKO”, SOLICITADO POR LA ACTORA Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “TIPICÓ”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MAKARIZA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 5774 del 11 de abril de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio1; y 1En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 69592 de 4 de diciembre de ese año, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo “TIPIKO”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 24 de octubre de 2018 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “TIPIKO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Barritas rellenas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos de chocolate; chocolate; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche [bebida]; chocolate en polvo; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; fondue de chocolate; frutos secos recubiertos de 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, el señor RAINIER OMAR LEAL DÍAZ formuló oposición en contra del mencionado signo, por estimar que era similarmente confundible con su marca previamente registrada, “TEPIKO”, que también distingue productos en la citada Clase 30. 3º- Que mediante la Resolución núm. 5774 del 11 de abril de 2019, el Director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por el señor RAINIER OMAR LEAL DÍAZ y denegó el registro como marca del signo mixto “TIPIKO”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar de oficio que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada, “TIPICÓ”, a nombre de la sociedad INVERSIONES LATAM GROUP S.A., que ampara productos comprendidos en la misma Clase 30. 4º- Sostuvo que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la chocolate; masa para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; masas congeladas para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; mousse de chocolate; pasta de chocolate; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pepitas de chocolate; postres de chocolate; productos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tartas; siropes de chocolate; tabletas de chocolate; trufas de chocolate; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; bebidas a base de té con sabor a frutas; bebidas de cacao, preparadas; bebidas de café, preparadas. […]”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resolución núm. 69592 del 4 de diciembre de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida aplicación, toda vez que entre las expresiones enfrentadas “TIPIKO” y “TIPICÓ” no existen semejanzas que puedan inducir a error al público consumidor.

Adujo que la letra “K”, que hace parte del signo cuestionado “TIPIKO”, es suficiente para diferenciarla ortográfica y fonéticamente de la marca previamente registrada, “TIPICÓ”, pues goza de un importante y notable impacto visual para el consumidor promedio, dado su escaso uso en el lenguaje castellano. Señaló que la letra “O” del registro previo “TIPICÓ” resalta las diferencias entre el signo y marca cotejados, dado que cuenta con una tilde que le imprime un acento a dicha expresión y que lo dota de una 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pronunciación diferente en relación con el signo cuestionado “TIPIKO”, pues este último tiene la sílaba tónica en la primera sílaba “TI”.

Indicó que el signo y marca objeto de controversia cuentan con terminaciones diferentes (“KO” – “CÓ”), por lo que la fuerza que se incorpora en la pronunciación del acento de cada palabra hace que su sonido final sea diferente. Mencionó que no es dable comparar ideológicamente los signos distintivos bajo estudio, en la medida en que la expresión “TIPIKO” debe considerarse como de fantasía, ya que constituye una elaboración de su ingenio e imaginación. Trajo a colación los procesos 54-IP-2019 y 13-IP-97, emanados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para indicar que la entidad demandada, a su juicio, erró al no realizar un examen de registrabilidad según los criterios fijados por dicha Corporación. Concluyó que el signo “TIPIKO” no es semejante desde los puntos de vista ortográfico, fonético ni ideológico con la marca previamente registrada “TIPICÓ”, dado que se escriben de forma distinta, se pronuncian de manera diferente y son expresiones de fantasía. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que al comparar el signo cuestionado “TIPIKO” y la marca previamente registrada “TIPICÓ” se advierten semejanzas desde los puntos de vista ortográfico y fonético, puesto que ambos conjuntos producen la misma impresión al leerse a viva voz y pronunciarlos.

Manifestó que los productos que amparan las expresiones confrontadas pertenecen a la misma Clase, esto es, a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la conexidad competitiva, a su juicio, es evidente. II.-2. La sociedad INVERSIONES LATAM GROUP S.A. y el señor RAINER OMAR LEAL DIAZ, terceros con interés directo en las 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma5, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 8 de julio de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 Índice 12 del expediente digital. 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que, del cotejo entre las expresiones “TIPIKO” y “TIPICÓ” se obtiene que cinco (5) de las seis (6) letras que contienen cada una son idénticas, no siendo esta situación suficiente razón para afirmar que exista una semejanza ortográfica en grado de confusión entre las mismas, toda vez que, la letra “K” que se incorpora en signo cuestionado “TIPIKO”, en contraste con la letra “C” de la marca previamente registrada “TIPICÓ”, goza de un importante y notable impacto visual para el consumidor promedio, esto por su escaso uso en el lenguaje castellano. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Al respecto, sostuvo que el signo solicitado “TIPIKO” no tiene la suficiente fuerza distintiva extrínseca para ser registrado como marca, pues al compararlo con la marca previamente registrada “TIPICÓ”, se advierte que se presentan semejanzas que pueden generar confusión en el mercado.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 168, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el signo solicitado “TIPIKO” comparte iguales raíces y terminaciones (“TI” y “C/KO”) con la marca previamente registrada “TIPICÓ”. Manifestó que al ser pronunciadas las expresiones enfrentadas generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados; y que la única diferencia radica en el reemplazo de la letra “C” por una “K”, elemento que no genera algún nivel diferenciador meritorio, de manera que resultan similarmente confundibles.

IV.-4. El señor RAINIER OMAR LEAL DÍAZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que los argumentos con los que pretende desvirtuar la presunción de legalidad, que ampara a los actos administrativos acusados, carecen de sustento, puesto que la entidad demandada actuó ciñéndose a las disposiciones legales y doctrina vigente en relación con la irregistrabilidad de marcas semejantes o iguales a otras previamente registradas.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de 8 Proceso 182-IP-2021. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b).

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] c) si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión 3.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 5774 del 11 de abril de 2019 y 69592 del 4 de diciembre de ese año, denegó el registro como marca del signo mixto “TIPIKO” a la actora, para amparar comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta “TIPICÓ”, previamente registrada a favor de la sociedad INVERSIONES LATAM GROUP S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y que, entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, entre las expresiones enfrentadas “TIPIKO” y “TIPICÓ” no existen semejanzas que puedan inducir a error al público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1519 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: 9 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “TIPICÓ”, como lo es la previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo mixto, “TIPIKO”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 10 Folio 8 del cuaderno físico principal. 11 Folio 8 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marca mixtos, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, en cuanto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TIPIKO” y la marca previamente registrada “TIPICÓ”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión solicitada reproduce la mayoría de letras contenidas en la marca previamente registrada “TIPICÓ” y que la única diferencia radica en la adición de una tilde la última letra “O” y en el intercambio de la letra “C” por una “K”, en el signo controvertido.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca opositora está compuesta por una consonante diferente, esto es, la letra “C” y cuenta con una tilde en la última letra “O”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabras, secuencia vocálica (I-I-O) e iguales raíces (“TIP”), lo que lleva a que el signo cuestionado “TIPIKO” no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las expresiones que integran el signo y marca enfrentados; y aunque la marca opositora tiene una letra diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada, esto es, la consonante “K”, ello no resulta ser una variación determinante por cuanto generan el mismo impacto sonoro, al pronunciarse de manera idéntica las letras “C” y “K”.

Igualmente, ocurre con la supresión de la tilde en la última letra “O” del signo cuestionado, pues dicha diferencia no es lo sustancialmente diferente para provocar un efecto sonoro diverso frente a la marca previamente registrada, al sonar de manera idéntica las demás letras que conforman a las expresiones confrontadas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ - TIPIKO -TIPICÓ En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que los términos “TIPIKO” y “TIPICÓ” son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano12, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto13.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 12 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “TIPIKO”, y “TIPICÓ” sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 13 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212- 00055-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201814 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “TIPIKO” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 30: “[…] Barritas rellenas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos de chocolate; chocolate; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche [bebida]; chocolate en polvo; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; fondue de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; masa para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; masas congeladas para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; mousse de chocolate; pasta de chocolate; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pepitas de chocolate; postres de 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co chocolate; productos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tartas; siropes de chocolate; tabletas de chocolate; trufas de chocolate; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; bebidas a base de té con sabor a frutas; bebidas de cacao, preparadas; bebidas de café, preparadas.. […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada “TIPICÓ”, distingue los siguientes productos:.- Clase 30: “[ ] Helados […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindican el signo cuestionado y la marca previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del Nomenclátor, tienen igual finalidad, en cuanto su objeto es alimentar a los seres humanos; pueden presentar un uso complementario o conjunto; pertecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentados15.

En efecto, la Sala considera que los helados que identifica la marca previamente registrada, pueden tener como ingrediente principal el chocolate, producto que pretende amparar el signo cuestionado, de lo que se advierte un uso conjunto y complementario; asimismo, se evidencia que un consumidor al intentar adquirir un helado y encontrarse con la indisponibilidad de éste podría sustituirlo fácilmente por una barra de chocolate o por una bebida a base de chocolate, por lo que también se evidencia que dichos productos son sustitutos entre sí. 15 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2009-00155- 00, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta.

En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial.

Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la semejanza antes anotada, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201516, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “TIPICÓ”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales17: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relativo a que la entidad demandada, a su juicio, erró al no realizar un examen de registrabilidad según los criterios fijados por el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales 54-IP-2019 y 13-IP-97, la Sala considera que, por el contrario, la SIC, en aplicación a los parámetros y reglas fijados por dicha Corporación, fue que llegó a la acertada decesión de determinar que el signo cuestionado “TIPIKO” era similarmente confundible con la marca previamente registrada “TIPICÓ” y que, por lo tanto, lo procedente era denegar su registro al estar incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 17 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “TIPICÓ”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00319-00 Actora: MAKARIZA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.