CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 130429 DE LA MARCA MIXTA “TEJA MOORE”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 19 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA PARTE ACTORA NO PROBÓ QUE LA FALTA DE USO SE HAYA DEBIDO A UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 71694 de 29 de noviembre de 2013, “Por la cual se decide la cancelación de un registro por no uso de la marca”, expedida por la directora de Signos Distintivos de 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 15046 de 3 de marzo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la solicitud de cancelación total por no uso de la marca comercial “TEJA MOORE” (mixta), en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 130429. 3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 10 de septiembre de 2012, la sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A. presentó acción de cancelación por no uso contra su marca “TEJA MOORE”, que distinguía productos comprendidos en la Clase 191 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 1 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Agregó que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta en la que allegó las pruebas correspondientes que demostraban que no había podido hacer uso de su marca durante el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y el 10 de septiembre de 2012, debido a razones de fuerza mayor. 3°: Que mediante la Resolución núm. 71694 de 29 de noviembre de 2013 la directora de Signos Distintivos de la SIC canceló totalmente, por no uso, el registro de la marca “TEJA MOORE”, para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 15046 de 3 de marzo de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486; 42 y 80 del CPACA; y 13, 29 y 61 de la Constitución Política, por cuanto incurrió en: i) falsa motivación y violación al debido proceso y las normas en que debía fundarse, al pasar por alto las pruebas aportadas en el trámite administrativo que demostraban que le impidió por fuerza mayor y 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso fortuito usar dentro del período comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y 10 de septiembre de 2012, productos identificados con la marca “TEJA MOORE”.

Arguyó que no le fue posible comercializar productos con la marca “TEJA MOORE” dentro del período comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y 10 de septiembre de 2012, por cuanto en el inmueble en el que funcionaba su fábrica fue expropiado por el Estado, en el que había operado por más de 50 años, lo que la obligó a trasladar sus operaciones a otro Municipio y, en consecuencia, a tramitar nuevos permisos ambientales, la construcción de una edificación, entre otros, para continuar con el objeto de la sociedad.

Que las pérdidas ocasionadas con la cancelación del registro de la marca cuestionada “TEJA MOORE” ascienden al valor total de $42.066.250.000, ya que tuvo que abrir una nueva fábrica sin marca reconocida, por lo que es imprescindible que se le indemnicen los perjuicios ocasionados. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 48 y 50 de la Ley 1116 de 2006, que disponen que frente a las limitaciones de los actos de las sociedades en liquidación judicial no sólo quedan disueltas, sino que resultan imposibilitadas para seguir 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desarrollando su objeto social; y que si bien es cierto que continúan con capacidad jurídica, también lo es que ésta se limita única y exclusivamente a desarrollar actos tendientes a la inmediata liquidación de su patrimonio.

Indicó que dicha entidad no tuvo en cuenta las limitaciones respecto de la capacidad jurídica de la sociedad solicitante LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., desconociendo que se trataba de una persona jurídica en liquidación; que única y exclusivamente podía hacer lo que la Ley y sus estatutos le permitieran; y que al encontrarse en trámite de liquidación judicial, tenía una capacidad restringida y solamente podía realizar actos tendientes a la inmediata cancelación de su patrimonio y no solicitudes de cancelación o registros marcarios.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. En efecto, señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria y la doctrina sobre ese asunto. 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que no es cierto que en los actos acusados haya omitido pronunciarse respecto del argumento de la fuerza mayor o caso fortuito.

Por el contrario, destacó que en dichas resoluciones dejó claro que el proceso de expropiación del inmueble donde se ubicaba el predio y fabricaban los productos que identificaba con la marca “TEJA MOORE” se llevó a cabo en el año 2008, esto es, un año antes del período relevante para demostrar el uso de dicho registro, por lo que no encontró probadas las razones que justificaran la fuerza mayor, ya que la demandante tardó alrededor de 4 años sin comercializar y/o poner a disposición la marca objeto de controversia al público consumidor.

Advirtió que, adicionalmente, a la actora se le pagó una considerable suma de dinero por la expropiación de dicho inmueble, de manera que sí contaba con los recursos necesarios para reiniciar su actividad y no lo hizo o, por lo menos, no allegó pruebas y argumentos que explicaran dicha situación. Sostuvo que tampoco es cierto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cuente con capacidad para iniciar una acción de cancelación por no uso, ya que la norma comunitaria, prevé que únicamente se requiere de una persona con interés legítimo, entendiéndose como cualquier persona que en el 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenamiento jurídico encuentre que una marca no está siendo utilizada, con la finalidad de evitar el abuso de un monopolio legal concedido sobre la marca, mediante el incumplimiento de la carga de uso que impone la Decisión 486.

Manifestó que, por lo anterior, aunque una empresa se encuentre en liquidación, si tiene conocimiento de la vulneración al régimen jurídico, puede actuar en la protección de éste, ya que si se acogiera la tesis de la actora, aparecerían situaciones absurdas como, por ejemplo, que una sociedad en liquidación no pueda denunciar un delito del cual tuviera conocimiento o fuese víctima solo por el hecho de no encontrarse dentro de los actos tendientes a su liquidación. Insistió en que no tiene sentido exigir una capacidad jurídica especial para poder defender el ordenamiento jurídico en general, más aún cuando anteriormente, en ejercicio de sus facultades, ha determinado que el interés jurídico para solicitar la cancelación de un registro marcario se configura con el solo interés de defender el ordenamiento jurídico comunitario.

Manifestó que la demandante confunde la no valoración probatoria con el hecho de no compartir la valoración realizada por ella, ya que sí se pronunció respecto de las pruebas allegadas en el trámite 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo, que solo permitían concluir que la actora no hizo uso durante el período relevante de la marca objeto de cancelación “TEJA MOORE”.

Que el argumento de fuerza mayor fue desestimado en el sentido de que si a pesar de que sí es cierto que estuvo sujeta a una expropiación, ésta se realizó en el año anterior al inicio del período relevante y que por la misma recibió una indemnización cuantiosa, esto es, de $ 18.402.595.262, por lo que con ese monto recibido pudo haber iniciado la explotación de la marca dentro de los tres años siguientes a dicha expropiación, evitando así la cancelación de la marca.

Agregó que, en todo caso, pudo haber licenciado la marca o haber autorizado a un tercero de manera temporal la explotación de la marca objeto de controversia para asegurar la imposibilidad del proceder de la cancelación de su registro. Que ninguna de las anteriores acciones fue adelantada por la actora, de tal manera que, a su juicio, es evidente que el hecho de no haber explotado la marca comercialmente es totalmente imputable a su titular. 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó que: i) no se demostró el uso de la marca “TEJA MOORE” durante el período relevante, ni que su falta de uso se debiese a un caso fortuito o fuerza mayor; y ii) que el hecho de encontrarse en liquidación la solicitante de la cancelación de dicha marca no obsta para que la misma tenga un interés legítimo en la cancelación del registro.

II.-2. La sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma3, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 19 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, en su calidad de actora, así como la apoderada de la parte demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el 3 Folios 234 y 241 del cuaderno núm. 2. 4 En adelante CPACA. 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 71694 de 29 de noviembre de 2013 y 15046 de 3 de marzo de 2014, mediante las cuales se canceló por no uso la marca “TEJA MOORE” (MIXTA), en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo titular la actora, por solicitud de la sociedad LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE S.A. EN LIQUIDACIÓN, tercero con interés directo en las resultas del proceso, incurrió en violación de la norma superior, falsa y falta de motivación, violación del debido proceso, violación al principio de legalidad y confianza legítima, lo que conllevó, a juicio de la actora, la trasgresión de lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486; 42 y 80 del CPACA; 13, 29 y 61 de la Constitución Política; y 48 y 50 de la Ley 1116 de 2006.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Finalmente, las partes no manifestaron encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que los medios de prueba allegados dentro del trámite administrativo demuestran que existió un caso de fuerza mayor y caso fortuito que la eximía de demostrar el uso de la marca cuestionada “TEJA MOORE”. Alegó que la SIC dio trámite a una acción de cancelación propuesta por una sociedad en liquidación cuya capacidad jurídica estaba 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co limitada única y exclusivamente a desarrollar actos tendientes a la inmediata liquidación de su patrimonio; y que desconoció los argumentos de defensa desarrollados en los escritos de contestación a la acción de cancelación y recurso de apelación, formulados por ella, los cuales estaban sustentados como una causal eximente para la procedencia de la cancelación, en tanto que las explicaciones dadas encuadraban, a su juicio, perfectamente en fuerza mayor y caso fortuito.

IV.2- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 336, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, según el material probatorio no logró probar el uso de la marca mixta “TEJA MOORE”, pues se evidenció que entre el 10 de septiembre de 2009 y el 23 de enero de 2012, momento en el que se llevó a cabo el proceso de expropiación, pasaron 2 años y 4 meses, período durante los cuales la sociedad titular del registro no estaba impedida para usar su marca, pues el motivo justificado alegado aún no se había presentado, de manera que la sociedad demandante debía demostrar los tres años durante los cuales debía probarse el uso.

Agregó que únicamente se pudo establecer que apenas en los últimos ocho meses se vieron afectados por la causal de justificación 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alegada, existiendo la obligación de la parte actora de probar el uso real y efectivo de la totalidad de los tres años antes a la apertura de la acción de cancelación de su marca por no uso.

IV.3- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que de la lectura del artículo 165 de la Decisión 486 no se advierte que ésta exija alguna habilitación expresa para solicitar la cancelación de una marca; y que, adicionalmente, en el ordenamiento jurídico colombiano no es necesario entrar a demostrar la existencia de habilitación para actuar en pro de la defensa de ese ordenamiento.

Que, por lo anterior, cualquier persona interesada podía presentar la acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca objeto de controversia, sin más calificación, como lo pretende hacer ver la actora. Adujo que la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO no utilizó la marca “TEJA MOORE” durante los tres años anteriores a la fecha en que se dio inicio a la acción de cancelación; y que tanto en el escrito de la demanda como en aquellos presentados en el proceso administrativo de cancelación, la sociedad demandante no 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co discutió el no uso de la marca por el término indicado, sino que solo trata de justificar su no uso sin que se puedan apreciar los elementos propios de configuración de la fuerza mayor.

Llamó la atención del hecho de que en Colombia las sociedades comerciales tienen personalidad jurídica hasta tanto culmine su etapa liquidataria; que en el presente asunto la SOCIEDAD LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE S.A. EN LIQUIDACIÓN presentó la acción de cancelación sin que la etapa liquidataria hubiese culminado, es decir, aun contaba con capacidad jurídica; que en este país no se prohíbe a las empresas en liquidación poner en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de irregularidades o delitos que puedan comprometer el ordenamiento jurídico; y que la Decisión 486 en su artículo 165 es clara en indicar que la cancelación de una marca se hace a solicitud de persona interesada cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Señaló que el hecho de haber sido expropiado el predio donde fabricaba los productos identificados con la marca objeto de controversia y haber trasladado sus operaciones a otro municipio no es suficiente para configurar la causal de fuerza mayor o caso 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fortuito puesto que la actora contaba con recursos económicos suficientes pagados por el Estado a título de indemnización, por lo que no es dable esgrimir que en un término tan amplio la demandante omitió cumplir con sus obligaciones andinas como propietaria de un registro marcario.

Aclaró que el proceso de expropiación administrativa comenzó en el año 2008, es decir, un año antes de que empezara a correr los tres años consecutivos anteriores a la solicitud de cancelación de la marca por su no utilización. Que, por lo anterior, debió demostrar el uso del signo distintivo entre el 10 de septiembre de 2009 y el 10 de septiembre de 2012, en relación con cada producto para el que se concedió el registro, hecho que no ocurrió, con lo que está sustentada la cancelación efectuada por la SIC, pues la sociedad titular del registro marcario tardó unos cuatro años sin comercializar sus productos sin justificación válida.

Mencionó que la actora, producto de dicha expropiación, recibió a título de indemnización una suma de dinero por valor de más de DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS, concretamente $18.402.595.262 M/cte., los cuales le fueron efectivamente pagados por el Estado, por lo que, a su juicio, esa suma de dinero no solo 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumplía con estrictez los parámetros de resarcimiento del daño que se pretendió, sino que también le otorgó a la actora suficiente recursos económicos para continuar con su actividad de uso y explotación de la marca “TEJA MOORE”.

Recordó que para que la fuerza mayor o caso fortuito sea aceptada, debe demostrarse que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente, imprevisible e insuperable, situaciones éstas que no se presentaron en el caso sub examine. Que sería forzoso concluir que durante tres años consecutivos la expropiación de la cual fue sujeto la actora haya sido insuperable, pues, insistió, en que contaba con suficientes recursos económicos para realizar todas las actividades tendientes a continuar y garantizar el uso y explotación de la marca “TEJA MOORE” durante el tiempo exigido por la Decisión 486.

Expresó que en el presente asunto la negligencia de la actora produjo las consecuencias de la cancelación total de la marca, por lo que dicha actuación no produjo ni podía producir un daño cuyo resarcimiento mereciera ese antiguo titular. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.4- En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020140061000, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. 5 Proceso 36-IP-2023. 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 71694 de 29 de noviembre de 2013 y 15046 de 3 de marzo de 2014, canceló totalmente, por no uso, la marca “TEJA MOORE” (mixta), registrada con el certificado de registro núm. 130429, cuyo titular era la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, para distinguir los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos […]”, al estimar que no se demostró el uso real y efectivo de esa expresión, en la cantidad y modo requeridos, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos que distingue y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Al respecto, la actora alegó que no le fue posible comercializar productos con la marca “TEJA MOORE”, dentro del período comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y 10 de septiembre de 2012, por cuanto en el inmueble en el que funcionaba su fábrica fue expropiado por el Estado, en el que había operado por más de 50 años, lo que la obligó a trasladar sus operaciones a otro Municipio y, en consecuencia, a tramitar nuevos permisos ambientales, la 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co construcción de una edificación, entre otros, para continuar con el objeto de la sociedad.

Indicó que la entidad demandada omitió pronunciarse sobre la capacidad jurídica de la sociedad solicitante LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., desconociendo que se trataba de una persona jurídica en liquidación; que única y exclusivamente podía hacer lo que la Ley y sus estatutos le permitieran; y que al encontrarse en trámite de liquidación judicial, tenía una capacidad restringida y solamente podía realizar actos tendientes a la inmediata cancelación de su patrimonio y no solicitudes de cancelación o registros marcarios.

Por su parte, la SIC sostuvo que no es cierto que en los actos acusados haya omitido pronunciarse respecto del argumento de la fuerza mayor o caso fortuito. Por el contrario, destacó que en dichas resoluciones dejó claro que el proceso de expropiación del inmueble donde se ubicaba el predio y fabricaban los productos que identificaba con la marca “TEJA MOORE” se llevó a cabo en el año 2008, esto es, un año antes del período relevante para demostrar el uso de dicho registro, por lo que no encontró probadas las razones que justificaran la fuerza mayor, ya que la demandante tardó 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alrededor de 4 años sin comercializar y/o poner a disposición la marca objeto de controversia al público consumidor.

Advirtió que, adicionalmente, a la actora se le pagó una considerable suma de dinero por la expropiación de dicho inmueble, de manera que sí contaba con los recursos necesarios para reiniciar su actividad y no lo hizo o, por lo menos, no allegó pruebas y argumentos que explicaran dicha situación. Sostuvo que tampoco es cierto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cuente con capacidad para iniciar una acción de cancelación por no uso, ya que la norma comunitaria, prevé que únicamente se requiere de una persona con interés legítimo, entendiéndose como cualquier persona que en el ordenamiento jurídico encuentre que una marca no está siendo utilizada, con la finalidad de evitar el abuso de un monopolio legal concedido sobre la marca, mediante el incumplimiento de la carga de uso que impone la Decisión 486.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 36-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio interpretativo contenido en la Interpretación 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Prejudicial núm. 426-IP-20226, en la que se interpretaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023. 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […]”.

Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si el no uso de la marca “TEJA MOORE” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación7, se encontraba justificada al haberse configurado el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

En ese sentido, para resolver el caso concreto, la Sala encuentra oportuno referirse a (i) la procedencia de la cancelación de marcas por no uso; (ii) las pruebas de uso de las marcas; y (iii) las causales de improcedencia de la acción de cancelación de marcas por no uso. 7 La solicitud de cancelación de la marca “TEJA MOORE” fue presentada el 10 de septiembre de 2009. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto de la procedencia de la cancelación de marcas porno uso, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En relación con la cantidad de los productos o servicios comercializados, es del caso traer a colación la sentencia de 15 de diciembre de 20178, en la que esta Sección señaló lo siguiente: “[…] Y con relación a la cantidad de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló: “2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00. 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. […] 2.8. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. 2.9. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” […] Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente […]”.

Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisamente, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: “[…] 2.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 2.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 2.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.

Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 2.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Adicionalmente, para que resulte procedente la acción de cancelación de una marca por no uso, el Tribunal ha señalado que se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos procesales y probatorios: “[…] a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no pueda ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención en registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha fecha. c) Falta de uso de la marca: Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”9.

(resaltado de la Sala) Sin perjuicio de lo anterior, cuando el titular demuestre que la falta de uso de la marca se debió, entre otras razones, a fuerza mayor o caso fortuito, no se podrá cancelar la marca mientras subsistan dichas condiciones que le impiden hacer uso de ella. En ese orden, el artículo 165 de la Decisión 486 señala que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, lo cual implica que el titular del registro marcario debe probar el uso de la misma dentro de dicho período.

Precisado lo anterior, la Sala se referirá inicialmente respecto del argumento de la actora referente a que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no se encontraba legitimado para presentar la acción de cancelación por no uso y, posteriormente, se abordará el tema de la justificación del no uso de la marca objeto de controversia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 9 Interpretación Prejudicial 27-IP-2022 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del interés para solicitar la cancelación por no uso, esta Sección en sentencia de 17 de septiembre de 201510 precisó lo siguiente: “[…] Para resolver el asunto objeto de estudio, la Sala considera necesario analizar el cargo de falta de legitimación para solicitar la cancelación por no uso.

Así pues, la Sala encuentra que de conformidad con la normativa andina, cualquier persona que acredite un interés, se encuentra legitimada para solicitar ante las autoridades nacionales competentes la cancelación por no uso de una marca registrada. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación. Teniendo en cuenta que la sociedad Calzado Atlas Ltda., es titular de la marca ATLAS para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la sociedad Calzado Atlas Ltda., para solicitar la cancelación por no uso del registro del cual es titular la sociedad Paños Atlas S.A. […]” (Destacado fuera de texto).

Ciertamente, de conformidad con la normativa andina, cualquier persona interesada que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciar el trámite y solicitar, ante la autoridad competente, la cancelación por no uso de una marca registrada. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de septiembre de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008- 00235-00. 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicho interés se traduce en la intención de proteger el ordenamiento jurídico comunitario, ya que con el registro de una marca surge la obligación de su uso efectivo en el mercado, de manera que cualquier persona natural o jurídica que tenga conocimiento de una marca que no es usada efectivamente puede presentar una acción de cancelación por no uso.

Lo anterior quiere decir que la simple afirmación de que una marca no está siendo utilizada en el mercado, es suficiente para calificar al accionante como persona interesada y así lo señaló la Interpretación Prejudicial 438-IP-2019: “[…] Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. […]”. Por ello, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A. EN LIQUIDACIÓN para solicitar la cancelación por no uso del certificado marcario núm. 130429, toda vez que la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciarla, presupuesto que se cumple en el presente caso, en razón a que se demostró la intención de proteger el ordenamiento jurídico comunitario pues, como ya se dijo, cualquier 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co persona natural o jurídica que tenga conocimiento de una marca que no es usada efectivamente puede presentar una acción de cancelación por no uso.

Así las cosas, la Sala considera que independientemente del hecho de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso se encuentre en proceso de liquidación o no, nada le impide poner en conocimiento ante la entidad demandada que una marca no está siendo utilizada, lo que conlleva que su titular se encontrara incumpliendo con el deber de hacer uso significativo de ésta en el mercado.

Adicionalmente, la Sala considera que si bien es cierto que cuando una sociedad se encuentra en proceso liquidatario únicamente puede llevar a cabo acciones tendientes a la liquidación del patrimonio, también lo es que verificado el sistema SIPI de la SIC, el tercero con interés directo en las resultas del proceso había intentado en múltiples ocasiones obtener el registro de la marca “MOORE” para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, pero ésta le había sido negada por resultar similarmente confundible con la marca aquí objeto de controversia “TEJA MOORE”.

También se advierte que mediante auto de 23 de enero de 201211, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite 11 Folios 75 a 77 (vuelto 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de liquidación judicial de la sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A. EN LIQUIDACIÓN y le ordenó llevar a cabo acciones tendientes a la liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos.

Por lo anterior, la Sala considera que el hecho de procurar obtener el registro de la marca bajo la cual comercializaban sus productos y que para ello era necesario obtener la cancelación del registro de una marca que resultaba similarmente confundible a la suya, ya que ésta impedía su concesión, no persigue otro fin distinto a la de la conservación de uno de los mayores activos que puede tener una empresa, esto es, el registro de su marca.

De allí que tampoco se advierta vulneración alguna a los artículos 48 y 50 de la Ley 1116 de 2006. Así las cosas, teniendo en cuenta que se cumple el primer presupuesto para la procedencia de la acción de cancelación por no uso, esto es que la acción se presente por una persona que acredite tener interés, la Sala procederá a examinar las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si, en efecto, existió o no un caso fortuito o fuerza mayor que le impidió a la actora hacer uso de la marca “TEJA MOORE” para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, es decir, en el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y el 10 de septiembre de 2012, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca las siguientes: - Certificado expedido por la señora LUZ MARINA ROJAS MURCIA, obrando como revisora fiscal de la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, de fecha 6 de agosto de 2014, en la que certifica que por concepto de inversión en la compra de terreno, construcción, adquisición de maquinaria, gastos de desmontaje, traslado y montaje de la planta de dicha compañía desde junio de 2008 hasta diciembre 31 de 2013, los gastos ascienden a los siguientes valores: 12 “[…] que los gastos de desmonte, traslado y montaje, incurridos desde junio del año 2008 hasta diciembre 31 de 2013, ascienden a la suma de CINCO MIL VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($5.020.520.718). […]”. - Copia de la Resolución núm. 1306 de 6 de mayo de 2008, “Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por 12 Folio 148 del cuaderno físico núm. 1. 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, mediante la cual se ordenó lo siguiente13: - Copia del registro de importación en línea expedido por el Ministerio de Industria y Comercio, de fecha noviembre de 2012, en la que se advierte que el importador es la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO por valor de USD $ 381.210, para los siguientes productos14: “[…] 13 Folios 19 a 22 del cuaderno físico núm. 1. 14 CD visible a folio 261 del cuaderno físico principal. 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”. - Copia de la Resolución núm. 000385 de 201015, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, mediante la cual se autorizó a la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO a desarrollar un proyecto comercial e industrial en la Finca la Lucha, ubicada en el municipio de Tubará, Atlántico.16 - Copia del contrato de opción de compra de la unidad funcional productiva utilizada para la manufactura de ladrillos de arcilla, de fecha 31 de octubre de 2012, suscrito entre la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO y CERÁMICA VIRGEN DE LA ENCARANCIÓN S.L.17 Sea lo primero advertir que tanto el contrato de opción de compra suscrito entre las sociedades TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO y CERÁMICA VIRGEN DE LA ENCARANCIÓN S.L. como la copia del registro de importación en línea, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio, no pueden ser tenidos en cuenta comoquiera que éstos resultan extemporáneos al ser expedidos con 15 Día y mes ilegibles. 16 Folios 26 a 33 del cuaderno físico núm. 1. 17 Folios 26 a 33 del cuaderno físico núm. 1. 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posterioridad al período relevante comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y el 10 de septiembre de 2012, ya que éstos tienen fechas de octubre y noviembre de 2012, respectivamente.

Ahora, en cuanto a las demás pruebas allegadas la Sala estima que éstas no demuestran la afirmación de la actora relativa a que el no uso se debió a motivos de fuerza mayor o caso fortuito, por cuanto dichas causales aplican, única y exclusivamente cuando se presenta un acontecimiento inesperado no atribuible al titular de la marca. Y conforme al artículo 165 de la Decisión 486, las causales de fuerza mayor o caso fortuito deben ser demostradas.

Dicha norma, prevé: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. […] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]” (Destacado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca, por no uso, le corresponde a la 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actora, en su condición de titular del registro; y como tal estaba obligada a demostrar “de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación18, a través de los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación19.

De lo expuesto, resulta evidente que la actora no logró demostrar que la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, esto es, a acontecimientos externos que justifiquen la ausencia de uso, habida cuenta que si bien es cierto que el inmueble en el cual operaba la actora para la fabricación de productos identificados con la marca “TEJA MOORE” fue objeto de expropiación, también lo es que ésta ocurrió en el año 2008, esto es, un año antes inclusive de que empezara a contabilizarse el término de los 3 años para demostrar el uso de ésta. 18 Esta Sección en la sentencia de 26 de abril de 2013 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C. P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-00285- 01) consideró que “[…] para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: […] que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación […]”. 19 Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00). 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la Sala considera que aunque dichas pruebas demuestran que la falta de uso sí se debió a un acontecimiento externo, ajeno a la voluntad de la demandante, como titular de la marca, las mismas no acreditaron que dicho acontecimiento se haya extendido a través de los tres años que comprendieron el período dentro del cual debía demostrar el uso de la marca objeto de cancelación. Al respecto, cabe señalar que la Sala en sentencia de 27 de junio de 202420, respecto de la justificación para la falta de uso referente a la fuerza mayor o caso fortuito, precisó lo siguiente: “[…] De la lectura de la norma comunitaria se establece que procede la cancelación de la marca cuando el no uso de la marca no este justificado.

Por ende, la entidad competente solamente deberá tener en cuenta el tiempo de no uso sin justificación, puesto que darle una interpretación distinta a la norma transcrita haría inane la comprobación de los motivos de justificación para su no uso (fuerza mayor o el caso fortuito). Por lo mismo, admitir una tesis contraria implicaría reducir el tiempo que la norma confiere al titular de la marca para acreditar su uso real y efectivo y conjurar la procedencia de la cancelación de la marca por no uso, propiciando un escenario favorable para el solicitante de la cancelación de la marca para lograr su objetivo.

En efecto, el sentido normativo del artículo citado pone de presente que, si el titular de la marca logra demostrar el uso o una justificación para la falta de utilización en algún momento de los tres años anteriores a la iniciación de la acción a los que se refiere la norma, no hay lugar a cancelar el registro de la marca. Dicho de otro modo, para que opere la cancelación por falta de uso, debe comprobarse la ausencia de la marca 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2012-00127-00 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el mercado durante los tres años consecutivos anteriores a la iniciación de la acción de cancelación sin que medie motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca. […]”.

(Destacado fuera de texto). Lo anterior, quiere decir que ese evento de fuerza mayor o caso fortuito debe presentarse en algún momento dentro de los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación por no uso, situación que no se presentó en el caso sub examine, ya que el suceso que alegó la actora que justificó el no uso de la marca “TEJA MOORE”, esto es, la expropiación del predio donde se ubicaba la fábrica en la que operaba la actora ocurrió en el 2008, esto es, un año antes de que empezara a contarse los tres años anteriores a la fecha de la presentación de la acción de cancelación, de manera que no hacía parte del período relevante.

El único documento que sí se encontró que hace parte del período relevante es la Resolución núm. 000385 de 2010, en la que se habilitaba a la actora a desarrollar su proyecto industrial en el Municipio de Tubará, Atlántico, de manera que la Sala no encuentra justificado el porqué de la tardanza en volver a empezar a usar y explotar su marca “TEJA MOORE”, para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que la compensación económica que recibió por la expropiación fue suficientemente cuantiosa para retomar su actividad. 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Todo lo anterior significa que teniendo la calidad de titular de la marca “TEJA MOORE” y a la vez la obligación de probar el uso de la marca para que no fuera cancelada, la actora no cumplió con esa carga y como consecuencia de ella se imponía la obligación de la SIC de cancelar totalmente el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la Clase 19.

Finalmente, la actora también alegó que se vulneraron los artículos 42 y 80 del CPACA; y 13, 29 y 61 de la Constitución, ya que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, violación al debido proceso y violación al principio de legalidad y confianza legítima, pues, a su juicio, la SIC pasó por alto las pruebas aportadas en el trámite administrativo que demostraban que le impidió por fuerza mayor y caso fortuito usar dentro del período comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y 12 de septiembre de 2012, productos identificados con la marca “TEJA MOORE”.

Al respecto, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201621, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200922 para la configuración de la causal de nulidad de falsa motivación, en el que se señaló lo siguiente: 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997- 00374-01(15797) 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber cancelado totalmente la marca cuestionada “TEJA MOORE”, teniendo en cuenta que no allegó pruebas que demostraran que la justificación para su no uso se debió a motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

Y el hecho de haber llegado a esa conclusión, no desconoce su debido proceso ni vulnera los principios de legalidad y confianza legítima, ya que el registro de la marca cuestionada fue cancelado totalmente conforme a las normas pertinentes sobre la materia, máxime si se tiene en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar 43 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares23, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en dicha normativa24; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras cancelaciones marcarias, la jurisprudencia25 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la parte actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “TEJA MOORE” (MIXTA), identificada con el certificado de registro núm. 130429, bajo la titularidad de la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, para amparar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00. 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 45 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00 Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.