CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020090006000 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Cultivos y Semillas El Aceituno Limitada Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Societé Des Produits Nestlé S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Cultivos y Semillas El Aceituno Limitada contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15118 de 19 de mayo de 2008, 25954 de 25 de julio de 2008 y 29594 de 20 de agosto de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 1. La sociedad Cultivos y Semillas El Aceituno Limitada, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15118 de 19 de mayo de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 25954 de 25 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la jefe de la división de signos distintivos y la Resolución núm. 29594 de 20 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de una marca FIGURATIVA que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Societé Des Produits Nestlé S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] Primero: Que se declare la nulidad de la resolución número 15118 de fecha 19 de mayo de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos, la cual concede el registro de la marca FIGURATIVA a favor de la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, Segundo: Que se declare la nulidad de la resolución número 25954 de fecha 25 de julio de 2008, mediante la cual se confirma la resolución número 15118 de mayo 19 de 2008.

Tercero: Que se declare la nulidad de la resolución número 29594 de agosto 20 de 2008 mediante la cual se confirma la resolución número 15118 de mayo 19 de 2008. […]” Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante. 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 4.1.

Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de una marca “FIGURATIVA” para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Que la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, siendo objeto de oposición por la parte demandante con base en sus marcas mixtas “ACEITUNO” registradas en las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Que la jefe de signos distintivos por medio de la Resolución núm.15118 de 19 de mayo de 2008, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “FIGURATIVA” para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Que la parte demandante presentó recurso de reposición y apelación contra la Resolución núm. 15118 de 19 de mayo de 2008. 4.5.

Que la jefe de signos distintivos por medio de la Resolución núm. 25954 de julio 25 de 2008 resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15118 de 19 de mayo de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.6. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, a través de la Resolución núm. 29594 de 20 de agosto de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15118 de 19 de mayo de 2008.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 5.1. Estima como vulnerados los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, indicando, como concepto de la violación del artículo 134 de la decisión 486 de 2000 que la marca “FIGURATIVA” no cumple con el requisito de distintividad, 4 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 ya que es idéntica a la marca “ACEITUNO” de su propiedad, la cual ampara productos de las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2..

Con referencia al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, explicó que la marca previamente registrada “ACEITUNO” es mixta, donde su elemento predominante es el grafico, ya que por su tamaño y ubicación es el que genera recordación en el consumidor. 5.3. Indicó que las marcas cotejadas presentan una clara confusión visual, ya que las dos tienen un gráfico en el cual predomina un racimo de trigo, sin que la marca cuestionada se encuentre acompañada de algún otro elemento que permita diferenciarla de la marca previamente registrada. 5.4.

Mencionó que las dos marcas evocan exactamente el mismo concepto que es una planta de trigo, lo que necesariamente lleva al consumidor a pensar que se trata de un mismo empresario. 5.5. Expresó que las dos marcas protegen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que determina que es imposible su coexistencia en el mercado.

Contestación de la demanda 6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Indicó que la marca “FIGURATIVA” cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues es perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica. 6.2.

Señaló que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa. 6.3. Afirmó que los signos confrontados comparten una característica que evoca una rama de árbol, no siendo este el elemento suficiente para generar riesgo de 5 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 confusión en el mercado, pues cada una de las marcas confrontadas cuentan con elementos que permiten hacerlas disimiles visualmente, y por ello, que no sean semejantes o idénticas. 6.4.

Adujo que en el presente caso es claro que al no presentar identidad los signos confrontados, no es necesario que se analice la relación de sus productos, pues estos pueden coexistir en el mercado. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 7. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.

Mencionó que la marca “FIGURATIVA” tiene la vocación para identificar los productos de la clase 30 e identificar el origen empresarial, pues es un conjunto marcario compuesto por elementos gráficos que no se relacionan directa o esencialmente con los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.2. Adujo que la figura concedida como marca no es la forma usual de un producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no queda duda alguna de que esta marca sí goza de la distintividad intrínseca requerida para ser reconocida y registrada como marca. 7.3.

Expresó que no existe confusión entre los signos, dado que la marca “FIGURATIVA” carece de denominación, en tanto en la marca mixta “ACEITUNO” lo que predomina es la parte denominativa. 7.4. Argumentó que las marcas enfrentadas no confundirían al consumidor, ya que cada una de ellas tienen rasgos que las caracterizan y las diferencian entre sí. 7.5.

Indicó que el único elemento en común entre las marcas cotejadas es una pieza de material vegetal, que no puede ser monopolizada por titular de marca alguno. 7.6. Señaló que es titular de una marca figurativa semejante a la que ahora solicita, por lo que esta debe ser considerada como una marca derivada. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 Interpretación Prejudicial 8.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 83-IP-2017 de 7 de julio de 2017, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Sala consultante solícita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

No procede la interpretación del Artículo 134 precitado, toda vez que no ha sido materia controvertida durante el procedimiento administrativo qué signos son aptos para constituir una marca. 3. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la referida Decisión, toda vez que dicha causal de irregistrabilidad es materia controvertida. […]”. 9.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador mediante auto de 6 de noviembre de 2014, resolvió sobre las solicitudes probatorias de las partes e intervinientes; y mediante auto de 13 de enero de 2025, decretó la reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador mediante auto de 12 de febrero de 2025: i) corrió traslado para alegar; e ii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. 11.1. La parte demandante proceso guardó silencio en esta etapa procesal. 11.2. La parte demandada proceso guardó silencio en esta etapa procesal. 11.3.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 Concepto del Ministerio Público 12. El agente del Ministerio Público consideró que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee vocación de prosperidad, lo que obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. 13.

El Despacho sustanciador, mediante auto 12 de marzo de 2025, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 361352 de la marca “FIGURATIVA” que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y de los registros marcarios 151846 y 198567 de la marcas mixtas “ACEITUNO” que identifican productos de las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 14.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial 83-IP-2017 de 7 de julio de 2017; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. De acuerdo con el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo3, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 3 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 8 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 80 de 12 de marzo de 20195, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 18. Los actos acusados son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 15118 de 19 de mayo de 2008, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca “FIGURATIVA” para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2.

La Resolución núm. 25954 de julio 25 de 2008, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15118 de 19 de mayo de 2008 y concedió el recurso de apelación. 18.3. La Resolución núm. 29594 de 20 de agosto de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15118 de 19 de mayo de 2008 El problema jurídico 19.

De acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, el problema jurídico consiste en determinar: 19.1. Si las resoluciones núms. 15118 de 19 de mayo de 2008, 25954 de 25 de julio de 2008 y 29594 de 20 de agosto de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca 5 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 “FIGURATIVA” para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solamente interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó el artículo 134 ibidem, teniendo en cuenta que no se está discutiendo si el signo no es apto para constituir marca, por lo que no se incluirá en el problema jurídico. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados.

Interpretación Prejudicial 83-IP-2017 de 7 de julio de 2017 22. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1 En el proceso interno se discute si la marca figurativa solicitada es confundible o no con las marcas ACEITUNO (mixtas), por lo que resulta pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.7. En conclusión, en el caso en análisis se deberá verificar si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 2.

Comparación entre marcas mixtas y figurativas 2.1. En el presente caso, el signo solicitado es figurativo y contra dicho registro se opuso el titular de las marcas ACEITUNO (mixtas), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Conexión competitiva entre los productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Considerando lo expuesto por las partes, dado que el signo solicitado pretende identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada base de la oposición identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada. […] 3.5.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 4. Marca derivada 4.1. Dado que Nestlé alega que ya es titular de una marca figurativa y que el signo solicitado sería una marca derivada, corresponde abordar este tema. […] 4.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 5.

Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones 5.1. En atención a que Nestlé alega que ya es titular de una marca registrada con anterioridad, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 […] 5.11.

En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar Íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […]”.

Análisis del caso concreto 23. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 24. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: Marca cuestionada Figurativa Titular: Société des Produits Nestlé S.A. Certificado núm: 361352 Clase 30: “café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; sustitutos del café, extractos de sustitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de sustitutos del café; chicoria; te, extractos de te, preparaciones y bebidas hechas a partir de te; te helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, caramelos, azúcar; goma de mascar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas 12 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 heladas, cremas heladas, postres helados, yoghurts helados; productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yoghurts helados; miel y substitutos de la miel; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas; sándwich; mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles; salsas; salsa de soya; ketchup; productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsas para ensaladas, mayonesa; mostaza; vinagre.”.

Marcas previamente registradas ACEITUNO (mixta) Titular: Cultivos y Semillas el Aceituno Limitada Certificado núm: 151846 Clase 30: “café te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú sucedáneos del café harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” ACEITUNO (mixta) Titular: Cultivos y Semillas el Aceituno Limitada Certificado núm: 198567 Clase 31: “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta. se excluye expresamente: aceitunas y su árbol y el árbol conocido como aceituno..” 25.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y figurativas. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Aplicación del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 26.

Precisado lo anterior, y antes de proceder a realizar el cotejo entre la marca concedida y las marcas previamente registradas, la Sala precisa que, de conformidad con lo previsto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 20006, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 27.

Esta Sección, mediante sentencia de 24 de enero de 20087, respecto de la declaración de nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, consideró que: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Asimismo, consideró que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 28.

Asimismo, esta Sección, en la sentencia de 21 de febrero de 20198, en relación a la aplicación y el alcance de lo previsto en el inciso 4. ° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, consideró que: “[…] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de 6 La aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486, se limita únicamente a la acción de nulidad relativa y de nulidad absoluta establecidas en el citado artículo.

Es decir, que no aplica para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en la legislación nacional. Considerando nos encontramos ante una acción de nulidad relativa, es claro que el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable en el caso sub examine. 7 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020090062200 14 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. […]” (Destacado fuera del texto) 29. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros.

En este sentido, cuando estos derechos dejan de existir, desaparece el interés de la parte demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha considerado esta Sección9: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020120011500 15 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 30. Por lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que: i) la acción se interpretó como acción de nulidad relativa; y ii) que la marca previamente registrada “ACEITUNO” núm. 151846 que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 28 de febrero de 2024, como consta en el reporte del estado actual de registro, visible en el índice 55 del aplicativo web “SAMAI”. 31.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de esta Sección, en relación a la aplicación de la regla prevista en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a la marca citada supra, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, dicha marca previamente registrada, en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, no se encuentran vigente. 32.

Así, respecto de la marca previamente registrada y mencionada supra, y, debido a su caducidad, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable en el caso sub examine. En consecuencia, la Sala considera que, de conformidad con lo previsto en norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca “FIGURATIVA”.

Análisis de los supuestos normativos 33. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 34.

Esta Sección10, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”11. 35.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”12. 36.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”13. 37. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca “FIGURATIVA”, concedida para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 38.

Para tal efecto, se efectuará el cotejo entre la marca “FIGURATIVA” y la marca mixta “ACEITUNO” registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 39. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca figurativa, como lo es la posteriormente registrada, frente a una mixta, previamente registrada por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en la de naturaleza mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el 10 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 13 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 lugar del consumidor para que observe cada uno de los signos en conjunto, sin escindir las partes que los componen, de manera sucesiva y no simultánea, con el fin de determinar cuál de ellos es el que se capta con mayor facilidad y se recuerda en el mercado. 40.

Mencionado lo anterior, vale la pena señalar que esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de 201614 precisó el concepto de marcas figurativas y mixtas, así: “[…] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas […]” (Resaltado fuera del texto). 41.

Se tiene, entonces, que la marca mixta se compone de un elemento denominativo y uno gráfico; para el caso en estudio, la marca previamente registrada está conformada, en su elemento denominativo, por la palabra “ACEITUNO” y, en su parte gráfica, por el diseño de un rectángulo que contiene una rama con siete hojas que descansan en otro rectángulo de menor tamaño en la que se encuentra la expresión “ACEITUNO”. 42.

Por su parte, la marca “FIGURATIVA” se compone por un rectángulo dispuesto horizontalmente que termina en prolongaciones laterales curvas en su extremo 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00237-00. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 derecho, donde se plasma una figura circular que contiene un elemento con forma que es conocido como “chulo” sobre el cual se encuentra la figura de una rama con siete hojas reivindicando cada uno los elementos del conjunto los colores verdes claro, negro, verde oscuro, blanco y amarillo. 43.

Ahora bien, realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en la marca mixta previamente registrada “ACEITUNO.” predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su prestador por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. 44. Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca previamente registrada encuentra su fuerza distintiva en la palabra y en su conjunto pronunciable, no así en el gráfico consistente en una rama con siete hojas. 45.

En efecto, el consumidor de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, sabe qué está adquiriendo por la denominación del producto que distingue la marca previamente registrada y no lo identifica por la rama con siete hojas, porque de la configuración de la marca, observada en su conjunto, prevalece el elemento denominativo y no el gráfico. 46.

En este sentido, al ser el elemento denominativo el predominante en la marca mixta “ACEITUNO”, se descarta la confusión frente a la marca FIGURATIVA posteriormente registrada, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica consistente la figura de una rama con siete hojas. 47.

Sobre el particular, esta Sección, al resolver casos similares al aquí analizado, ha establecido que no es dable considerar que se presenta confundibilidad entre una marca mixta y una figurativa, cuando en la primera de ellas predomina el elemento denominativo. 48. En efecto, esta Sala en sentencia de 22 de octubre de 2015, precisó: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) solicitada y la marca previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los 19 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Ahora, al ser el elemento denominativo el predominante entre el signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, se descarta la confusión y, por ende, la irregistrabilidad frente a la marca “FIGURATIVA” (gráfica) de DISEÑO DE CINTA, de la actora, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica […]” (Destacado de la Sala).15 49.

Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la parte demandada al conceder la marca “FIGURATIVA” para amparar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. 50.

Por último, al no existir confundibilidad entre la marca “FIGURATIVA” y la marca mixta “ACEITUNO”, la Sala no se pronunciará respecto del argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso relacionado a que la marca posteriormente registrada es derivada. 51. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 15118 de 19 de mayo de 2008, 25954 de 25 de julio de 2008 y 29594 de 20 de agosto de 2008.y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA: 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de octubre de 2025, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00051-00.

Reiterada en sentencia de 27 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación11001-03-24-000-2012-00113-00. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020090006000 PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 respecto de la marca “ACEITUNO” con certificado de registro núm. 151846 que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.