CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Laboratorios América S.A. Tema: Registro del signo “AMERICAN GENERICS” (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 20101, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad American Generics S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad American Generics S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.

Que declare la nulidad de la Resolución 12522 del 4 de marzo de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución No. 23732 del 24 de septiembre de 2004 de la Directora de Signos Distintivos dentro del expediente No. 02-69449 de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada una oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A., y negó el registro del signo AMERICAN GENERICS, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional. 2.

Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene a la División 1 Folios 7 a 10 y 154 a 157 C pp. “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 11 a 22 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de Signos Distintivos de la SIC conceder el registro de la marca AMERICAN GENERICS, dentro del expediente No. 02-69449, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional. 3.

Que se ordene la publicación de la sentencia […]” (mayúscula y negrilla del original)3. I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, American Generics S.A. solicitó el registro como marca del singo nominativo “AMERICAN GENERICS”, para identificar los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto son, “[…] comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos […]”. 4.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, Laboratorios América S.A. presentó oposición, por cuanto había registrado previamente la marca nominativa “AMERICA” para los productos de la clase 5ª5 del mencionado nomenclátor6, esto es, “[…] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para emplastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos […]. 5.

Anotó que, mediante la Resolución 23732 de 24 de septiembre de 2004, la directora la división de signos distintivos de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “AMERICAN GENERICS”7 a la sociedad American Generics S.A., para identificar los servicios de la clase 35 y que, contra dicha decisión, la sociedad opositora presentó recursos de reposición y apelación. 6.

Mencionó que, mediante la Resolución 5035 de 28 de febrero de 2006 la directora la división de signos distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 23732 en el sentido de confirmarla. Sin embargo, a través de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 2010, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 23732, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A. y negó el registro del signo. 3 Folio 13 C pp. 4 Folios 13 a 14 C pp. 5 Certificado de registro número 164.658. 6 Versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Folios 84 a 91 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad American Generics S.A., sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “AMERICA” de la sociedad Laboratorios América S.A., que protege productos de la clase 5ª. 9.

Subrayó que, en el presente asunto se solicitó el registro del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” en la clase 35 y no en la clase 5ª, donde el primero identifica servicios de “[…] comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad relacionada, en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos […]”, mientras que el segundo se refiere a “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”. 10.

En ese sentido, aseguró que no había riesgo de confusión por cuanto la marca que negó la SIC identificaba servicios y no productos, de manera que, el público en general no confundiría un medicamento de la marca “AMERICA”, con un servicio de comercialización denominado “AMERICAN GENERICS”, toda vez que el primero es de carácter tangible, mientras que el segundo es intangible. 11.

Mencionó que, en las clases 5ª y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, las expresiones “AMERICA” y “AMERICAN” debe reputarse como palabras de uso común, toda vez que existe un gran número de marcas que las contienen. 12. Aunado a lo anterior, señaló que la SIC no podía referirse a la sentencia del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2008, dentro del proceso 11001032100020020032201, a través de la cual declaró la nulidad de las Resoluciones 43429 de 21 de diciembre de 2001 y 8919 de 20 de marzo de 2002, mediante las cuales la SIC concedió la marca mixta “AMERICAN GENERICS” para distinguir productos de la clase 5ª, toda vez que, “[…] las decisiones judiciales recaen sobre hechos particulares y concretos, y no 8 Folios 14 a 20 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pueden extenderse a casos distintos y mucho menos considerarse en casos como el que nos ocupa, cuyas circunstancias varían sustancialmente […]”. 13.

Agregó que, desde el 18 de marzo de 2005, la demandante es titular de la marca mixta “AMERICAN GENERICS”9 en la clase 35 del mencionado nomenclátor, lo que demostraba que ha coexistido pacíficamente con la marca “AMERICA” durante más de 5 años sin que hubiera riesgo de confusión, por cuanto la primera representa servicios y la segunda productos. 14.

De igual manera, puso de presente que ha explotado el nombre comercial “AMERICAN GENERICS” de forma pública y habitual, lo cual ha sido reconocido por la SIC en la Resolución 18001 de 30 de mayo de 2001. 15. Así las cosas, concluyó que el signo nominativo “AMERICAN GENERICS” era apto para distinguir servicios de la clase 35 y no era confundible con la marca nominativa “AMERICA” de la sociedad Laboratorios América S.A., por lo que la resolución demandada debe ser anulada.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que el signo negado para registro “AMERICAN GENERICS” guarda semejanzas respecto de la marca opositora “AMERICA” ortográfica y fonéticamente, en tanto que comparten el vocablo “AMERICA”, sin que la partícula “GENERICS” en el signo cuestionado resulte suficiente para que el consumidor logre diferenciarlas al momento de adquirir los productos y servicios que identifican en cada caso. 17.

Explicó que, de concederse el registro como marca del signo cuestionado, resultaría evidente el riesgo de confusión directa que se puede generar en el consumidor, al tiempo que se verían afectados los intereses de la sociedad opositora Laboratorios América S.A. 18. Mencionó que los productos y servicios que distinguen el signo y la marca confrontada guardan relación, en tanto que el primero de ellos pretende amparar servicios de exportación, distribución, comercialización, importación, mercado y otras actividades relacionadas con productos farmacéuticos, y a su vez, la marca de la opositora identifica, precisamente, productos farmacéuticos genéricos como el metronidazol, entre otros y, en consecuencia, se dirigen al mismo mercado. 9 Certificado de registro número 355.265. 10 Folios 183 a 189 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 19.

Agregó que el consumidor puede confundirse al encontrar en el mercado con productos y servicios identificados con expresiones similares, pues se trata de un mismo grupo de productos y servicios, lo que resulta suficiente para negar el registro como marca del signo “AMERICAN GENERICS” solicitado por la demandante, al encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.2. Intervención de la sociedad Laboratorios América S.A. 20. La sociedad Laboratorios América S.A. a pesar de haber sido notificada en debida forma11, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 21. La sociedad American Generics S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 1° de julio de 201012, en contra de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 201013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 22.

Mediante auto de 15 de diciembre de 201014, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorios América S.A. En auto de 26 de marzo de 201215, se comisionó al Tribunal Administrativo de Antioquia para que notificara el auto admisorio a la sociedad antes mencionada.

El 23 de agosto de 201216, se fijó en lista el proceso por el término de 10 días. 23. Por auto de 23 de noviembre de 201217, se reconoció personería al abogado de la SIC y se tuvo por contestada la demanda. A través de autos de 30 de septiembre de 201318, se solicitó interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, se suspendió el proceso y se dio apertura a la etapa probatoria. 24.

Mediante interpretación prejudicial 128-IP-2016 de 26 de agosto de 201619, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina excluyó del análisis el artículo 134 e interpretó de oficio los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 11 Folio 177 C pp. 12 Folio 22 C pp. 13 Folios 7 a 10 y 154 a 157 C pp. “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 14 Folios 25 a 26 C pp. 15 Folio 162 C pp. 16 Folio 182.

C pp. 17 Folio 197 C pp. 18 Folios 199 a 200 y 201 C pp. 19 Folios 236 a 253 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2000, el primero relacionado con los signos débiles. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

El Juez consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no procede la interpretación solicitada por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca. 2. Este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio el Literal a) del Artículo 136 y el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el riesgo de confusión con una marca previamente registrada, así como si la marca constituye un signo débil.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple. 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

Marca débil. 4. Conexión competitiva entre las Clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas. 6. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial. 7. Coexistencia de hecho de marcas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) y la marca AMERICA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabllidad prevista en su Literal a) […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

En tal sentido, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5 En consecuencia, teniendo en cuenta las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concrete se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMERICA, es necesario que se proceda a compararlas teniendo en cuenta que están conformadas únicamente por elementos denominativas, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativas, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos. que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios. que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 2.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirían una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativa con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grade de debilidad.

En este case, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMERICA. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender c6mo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil 3.1. En el presente caso se alegó que la marca denominativa AMERICA debe considerarse como una marca débil, en tanto que ya existen registradas un gran número de marcas que contienen las expresiones AMERICA, AMERICAN o AMER en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.4. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.5.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedir el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que Io doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente. 4.

Conexión competitiva entre las Clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En el presente proceso se discute si existe o no conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado AMERICAN GENERICS y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada AMERICA. En ese sentido, resulta necesario analizar dicho tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regia de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, as! como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consume de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma ciase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma ciase no resulta determinantes para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De alii que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regia general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. […] 6.

Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial 6.1. En el presente caso se alegó que la explotación de la marca solicitada AMERICAN GENERICS (denominativa) se ha hecho de manera pública y habitual al amparo del nombre comercial reconocido por la SIC mediante Resolución 18001 del 30 de mayo de 2001. 6.2. Al respecto, este Tribunal ha señalado que si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.

El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo y autónomo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros. 7.

Coexistencia de hecho de marcas 7.1. En el presente caso se ha señalado que la marca AMERICA, base de la oposición, ha coexistido con la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) por más de 5 años, lo que demuestra que al momento de emitir la resolución que denegó el registro de la AMERICAN GENERICS (denominativa), no exista riesgo de confusión del público consumidor con la marca denominativa AMERICA. 7.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 7.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permite el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 7.5 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 7.6.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrir en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. 7.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 7.7.1. Debe ser pacífica. No deben existir reclames privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 7.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 7.7.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consume masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. 7.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 7.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor […]” (mayúscula y negrilla del original). 25. A través de auto de 23 de mayo de 201820, se requirió a la sociedad American Generics S.A. para que realizara el pago a la SIC de las copias auténticas de los antecedentes de la marca mixta “AMERICAN GENERICS” dentro del expediente 02- 20 Folios 255 y vto.

C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 098451 y los antecedentes del nombre comercial “AMERICAN GENERICS” depositado ante esa entidad bajo el número 9141 de 1994. 26. Finalmente, mediante auto de 17 de julio de 201821, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto.

En el término para alegar de conclusión, American Generics S.A.22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Laboratorios América S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CAMBIO DE CONSEJERO PONENTE 27. Realizadas las intervenciones precitadas, el expediente pasó al despacho del Consejero de Estado ponente, doctor Oswaldo Giraldo López, el 27 de agosto de 2018. 28.

El Consejero ponente, presentó el proyecto de sentencia a consideración de la Sala el 26 de septiembre de 2024; sin embargo, la ponencia no obtuvo la mayoría requerida en la Sala de 24 de octubre del mismo año y, en consecuencia, mediante auto de 25 de octubre de 202424, se dispuso que el expediente pasara al Consejero de Estado que sigue en turno. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.

Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 12825 del CCA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201926, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. V.2.

La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A., y se negó el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN 21 Folio 261 C pp. 22 Folios 262 a 275 C pp. 23 Folios 276 a 278 C pp. 24 Índice 69 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad American Generics S.A. 31.

La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “AMERICAN GENERICS” solicitado para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad American Generics S.A. y la marca nominativa “AMERICA” para distinguir productos en la clase 5ª del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de Laboratorios América S.A., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134, 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 32.

Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación del acto administrativo demandado; (ii) el análisis del caso concreto y; (iii) la conclusión. V.2.1. La identificación del acto demandado 33. La sociedad American Generics S.A. solicita se declare la nulidad de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 201027, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios América S.A. y negar el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

V.3. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante el acto administrativo acusado negó el registro como marca al signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se relacionan con “[…] comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos […]”. 35.

A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios de la clase 35, sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “AMERICA” de la sociedad Laboratorios América S.A., que protege productos de la clase 5ª28, esto es “[…] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para emplastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos […]. 27 Folios 7 a 10 y 154 a 157 C pp.

“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 28 Certificado de registro número 164.658. Versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 128-IP-2016 de 26 de agosto de 201629, en el que excluyó del análisis el artículo 134 e interpretó de oficio los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, este último relacionado con los signos débiles. 37.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismos adujo que el signo nominativo solicitado para su registro como marca no resultaba similarmente confundible con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, esta es, “AMERICA” por lo que alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136, ejusdem30, tal y como lo puso de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 38.

En efecto, la parte demandante argumentó que los servicios del signo nominativo “AMERICAN GENERICS” de la clase 35, cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las diferencias con la marca nominativa previamente registrada, “AMERICA”, para distinguir productos de la clase 5ª. 39.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto al artículo 134 antes mencionado, será excluido de la controversia. 40. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 29 Folios 236 a 253 C pp. 30 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.1. De la vulneración del literal g) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 41.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor31: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 42.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: Signo cuestionado de American Generics S.A.32 “AMERICAN GENERICS” (nominativa) Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por Laboratorios América S.A.33 “AMERICA” Registro 164.658 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Laboratorios América S.A. 31 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 32 Folios 27 a 28 C pp. 33 Consulta realizada el 7 de noviembre de 2024 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 43.

Una vez verificados el signo y la marca cuestionada, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de nominativas, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad es procedente la aplicación de las reglas de cotejo elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. 44.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “AMERICAN GENERICS”, de la clase 35, así como la marca nominativa “AMERICA” de la clase 5ª, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 45.

Cabe advertir que la parte demandante señaló que las palabras “AMERICAN” y “AMERICA” que integran los signos en controversia son de uso común y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo. 46. En efecto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las expresiones “AMERICAN” y “AMERICA” que hacen parte del signo de la demandante y la marca del tercero con interés en el resultado del proceso son de uso común en las clases 5ª y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición del acto demandado, pues de ser así, aquella debe ser excluida del estudio de confundibilidad. 47.

Sobre el particular, se advierte que las partículas “AMERICAN” y “AMERICA” que integra el signo cuestionado son de uso común para las clases internacionales mencionadas, como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación34: 34 Consulta realizada el 7 de noviembre de 2024 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo consagrado en el artículo 177 del CGP y a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “AMERICAN” CLASE 5ª “ADA ACCEPTED AMERICAN DENTAL ASSOCIATION” AMERICAN DENTAL ASSOCIATION 335.209 “LATIN AMERICAN PHARMACEUTICAL SERVICES - LATAM PS” SOLMEDICAL S.A.S 411.816 “SAM'S CHOICE AMERICAN COLLECTION” WAL-MART STORES, INC. 174.767 “AMERICAN SUN” CORDIRESA S.A. 221.376 “AMERICA” CLASE 5ª “CLINICA LAS AMERICAS” PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. 272.293 “AMERICAVIT” LABORATORIOS AMERICA S.A. 204060 “AMERICAN” CLASE 35 MARCA TITULAR REGISTRO “AMERICANAS.COM” B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 257.964 “LATIN AMERICAN ACCESS” LATIN AMERICAN ACCES, CORP. 262.701 “WWW.AMERICAN-SITES” CORPORATE S.A.S. 259.106 “AMERICAN EXPRESS” AMERICAN EXPRESS COMPANY 266.709 “AMERICANET” AMERICANET LIMITADA - BOGOTANET LTDA 303.118 “CAMBIOS LA AMERICANA” YOLANDA OLARTE VERANO 319.758 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “AMERICA” CLASE 35 MARCA TITULAR REGISTRO “ENLACES AMERICA” INTERNATIONAL ECOMMERCE DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION 231.080 “BBVA AMERICA” BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 242.493 “WWW.AMERICAMODA.COM” FUNDACIÓN INEXMODA 238.717 “WWW.AMERICAMODA.NET” FUNDACIÓN INEXMODA 238.714 “HUB OF THE AMERICAS” COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. COPA AIRLINES 246.046 “AMERICA – 1927” AMERICA DE CALI S.A. - AMERICA S.A. 240.156 “LAS AMERICAS COPA AMERICA PERU 2004” TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. ALVARO AUGUSTO DUQUE 312.941 “SIGMAPRO AMERICAS” SERVICIOS ESPECIALIZADOS SIGMAPRO AMERICAS, S.A. DE C.V. 355.965 “ALEGRIA ACTIVITY AMERICA” E-MOTION ACTIVITY SAS 303.142 “COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE” COFRA HOLDING AG 320.673 “AMERICA INTERACTIVA” CORPORACION AB, S.A. DE C.V. 346.766 “GRASS ROOTS AMERICAS” BITTIME COLOMBIA LTDA 325.128 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “B & M ANALYSTS LATIN AMERICA” ANDRES FELIPE VILLA CORDOBA SANTIAGO ACOSTA MAYA 330.083 “AMERICA DEL SUR” ZU AMERICA DEL SUR LTDA. 335.702 “HOLA AMERICA” CIMA TELECOM, INC 381.702 “COPA AMERICA VENEZUELA 2007” TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. 337.673 “PLAZA DE LAS AMERICAS” CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS P.H. 339.857 48.

Cabe advertir que, de acuerdo con el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 49.

De igual manera, esta Sala35 ha señalado que dicha la expresión “AMERICA” es de carácter descriptiva, teniendo en cuenta que alude al continente americano y puede sugerir que los productos y/o servicios que identifica la marca previamente son originarios de dicho continente, tal y como se observa a continuación: “[…] 80. Al respecto, la Sala considera que la expresión AMERICANA, al ser un término que denota un origen geográfico, es descriptivo de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que un consumidor puede entender que dicho producto proviene de alguna parte de AMÉRICA y, en ese sentido, debe ser excluida del cotejo marcario.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de un término reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: […] 89. La Sala considera que en el caso sub examine la marca PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, guarda similitudes ortográficas con las marcas de la parte demandante que contienen el término AMERICANA; sin embargo, los elementos adicionales que componen las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. Adicionalmente, y dado el carácter 35 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 23 de noviembre de 2023. Rad.: 2012-00194-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud ortográfica únicamente con base en dicho término. […] 91.

La Sala considera que existe similitud fonética únicamente respecto de los términos comunes AMERICANA; sin embargo, los elementos adicionales que componen las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud fonética únicamente con base en dicho término. […] 94.

En ese sentido, la Sala considera que, el caso sub examine, existe similitud conceptual entre los términos PANAMERICANA y todas las marcas que contienen el término AMERICANA, toda vez que ambos términos crean en la mente del consumidor un concepto similar. Sin embargo, los elementos adicionales que componen varias de las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión […]” (negrilla fuera de texto). 50.

Ahora en cuanto a la expresión palabra “GENERICS”, la misma se encuentra escrita en inglés y sirve de raíz equivalente36 a su traducción en castellano “GENÉRICOS”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica. 51. En el contexto de servicios relacionados con la comercialización de fármacos, el término “GENÉRICOS” describe de manera clara y directa uno de los servicios ofrecidos: la comercialización, exportación y mercadeo de productos farmacéuticos, con características comunes a los patentados.

El término no es arbitrario, sino que hace referencia a un componente específico de tipo de medicina que se comercializa. 52. Es por ello que la Sala encuentra que la partícula “GENERICS” es descriptiva dentro del contexto de los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas descriptivas se caracterizan por identificar o llamar la atención sobre características, ingredientes, cualidades o la naturaleza de los productos o servicios que ofrecen. 53.

Nótese, entonces que, si bien es cierto que, en principio, las palabras “AMERICAN”, “GENERICS” y “AMERICA”, que forman parte de las expresiones enfrentadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas resulta imposible hacer una comparación, además que, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso, bajo la premisa que los signos tendrían un grado de distintividad débil, se 36 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio deberá analizar los mismos en su conjunto, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto. 54.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “AMERICAN GENERICS” de la demandante y “AMERICA” del tercero con interés del resultado del proceso, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 55.

Así pues, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontada respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado A M E R I C A N G E N E R I C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Marca previamente registrada A M E R I C A 1 2 3 4 5 6 7 56.

De la revisión de las misma, la Sala no advierte significativas similitudes en sus raíces y terminaciones que pueden inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado “AMERICAN GENERICS” en su conjunto se conforma por 2 palabras, 7 sílabas, 16 letras, 9 consonantes y 7 vocales, mientras que la marca previamente registrada “AMERICA” está compuestas por 1 palabra, 4 sílabas, 7 letras, 3 consonantes y 4 vocales. 57.

Ciertamente, la Sala observa que, las expresiones enfrentadas no guardan similar disposición, así como tampoco idéntica composición vocálica toda vez que el signo cuestionado es “A-E-I-A-E-E-I”, mientras que la de la demandante es “A-E-I-A”. Asimismo, no se encuentra similitud en su raíz y terminación por cuanto la primera es “A-ME-RI-CAN-GE-NE-RICS” y la segunda es “A-ME-RI-CA”, tienen un número de sílabas diferente, así como una secuencia de las consonantes diferente, esto es, “M- R-C-N-G-N-R-C-S” frente a “M-R-C”, lo que lleva a que la marca cuestionada “AMERICAN GENERICS” sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 58.

En sentencia de 9 de julio de 202037, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. 59. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “AMERICAN GENERICS” cuenta con elementos adicionales que lo dotan de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada “AMERICA”. 60.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas también es diferente, debido a que la letra “N” en su terminación y la palabra “GENERICS” le imprime una sonoridad disímil. 61. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS– AMERICA AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS– AMERICA AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS– AMERICA AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS– AMERICA 62.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que las expresiones “AMERICAN” y “GENERICS” son términos que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021 precisó lo siguiente: “[…] 4.2.

Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 37 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”. (negrilla fuera del texto). 63. En ese contexto, se considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española. 64.

En cuanto a la expresión “AMERICAN” si bien es cierto que se encuentra escrita en inglés, sirve de raíz equivalente38 a su traducción en castellano AMERICANO, proveniente o pertenece al conjunto de los países americanos, esto es, “natural de América”39, también lo es que debe tratarse como si fuese una expresión local. 65. En lo atinente a la palabra “GENERICS”, como se precisó líneas atrás, la misma también se encuentra escrita en inglés y sirve de raíz equivalente40 a su traducción en castellano “GENÉRICOS”, razón por la cual, en este caso, igualmente debe tratarse como si fuese una expresión local. 66.

En efecto, se observa que la palabra “GENÉRICOS” se refiere “[…] adj. Común a varias especies. SIN.: común, general, colectivo, global, universal. ANT, particular, específico, individual […]”41. 67. Así pues, la expresión “AMERICAN GENERICS”, en su conjunto, se refiere a servicios de comercialización de productos genéricos de origen americano, mientras que la expresión “AMERICA” solo denotaría perteneciente a los países americanos, ya que únicamente hace relación al origen geográfico sin añadir una connotación adicional. 68.

Por lo anterior, se concluye que no existen similitudes ortográficas, fonéticas, ideológicas o conceptuales entre la marca cuestionada y las previamente registradas. 69. Finalmente, la Sala estima que le asiste la razón a la parte demandante en cuanto señaló que la SIC no podía en su decisión referirse a la sentencia proferida por esta Sección el 21 de febrero de 200842, toda vez que, si bien en dicha oportunidad se analizaron las expresiones “AMERICAN GENERICS” y “AMERICA”, se trata de otros registros marcarios, ambos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, y en esta decisión se está considerando que la expresión “AMERICA” no puede ser apropiada en exclusiva por ningún empresario en el 38 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 39 https://dle.rae.es/americano. Consultado el 7 de noviembre de 2024. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00.

MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 41 https://dle.rae.es/gen%C3%A9rico. Consultado el 7 de noviembre de 2024. 42 Folios 127 A 151 C pp. Proceso 11001032100020020032201. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio mercado Colombiano y que la misma puede ser objeto de registro cuando se encuentre acompañada de otro elemento distintivo. 70.

En suma, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), es decir, que existan similitudes entre el signo y la marca cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor, así como el argumento de la demanda relacionado con el uso del nombre comercial “AMERICAN GENERICS” por parte de la sociedad American Generics S.A. V.4.

Conclusión 71. La Sala considera que la decisión de la SIC de negar el registro de la marca “AMERICAN GENERICS” para los servicios de la clase 35 no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y con ello se vulneró lo dispuesto en los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 72. Por lo anterior, se accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de Resolución 12522 de 4 de marzo de 2010, expedida por la SIC, por medio de las cual negó el registro como marca al signo nominativo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en consecuencia, la demandada deberá conceder el registro marcario, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 12522 de 4 de marzo de 2010, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la sociedad American Generics S.A. el registro como marca del signo nominativo “AMERICAN GENERICS”, para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00370-00 Demandante: American Generics S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.