11001032400020120012700 — Consejo de Estado

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1 www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con Interés: SANFORD COLOMBIA S.A. Tesis: Es nula la resolución que canceló por no uso la marca «MONGOL», puesto que el tiempo en el cual la marca acusada no fue usada por un motivo justificado no debe tenerse en cuenta para contabilizar el periodo de 3 años anteriores a la solicitud de cancelación en el que se evalúa la falta de uso, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1, en contra de la resolución núm. 58315 del 26 de octubre de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio2 revocó las resoluciones números 50252 de 30 de septiembre de 2009 y 3746 de 28 de enero de 2010 y, en su lugar, canceló por no uso el registro de la marca la marca nominativa “MONGOL”, concedido para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Folios 161 a 188 del expediente físico 2 En adelante SIC.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co I.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S, a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes3: “II PRETENSIONES 2.1 Sírvase DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. No. 58315 26 de octubre de 2011, emitida por la Delegatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual: 2.3.1 Se REVOCA totalmente la Resolución No. 50252 de 30 de septiembre de 2009, por medio de la cual se negó totalmente la cancelación de la marca MONGOL (Nominativa), para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. (antes E.U.); 2.3.2 Se CANCELA la marca MONGOL (Nominativa), para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. (antes E.U.); y 2.3.3 Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa 2.2.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio lo siguiente 2.4.1 (sic) Que se DECLARE la ILEGALIDAD y por ende la NULIDAD de la Resolución No. No. 58315 de 26 de octubre de 2011, por ser contraria las disposiciones de la Decisión 486 de 2000; y como consecuencia, 2.4.2 (sic) Que se ORDENE a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la Resolución No. No. 58315 de 26 de octubre de 2011; 2.3.

Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio RESTABLECERLE el derecho de exclusiva a la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. (antes E.U.) sobre la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional, certificado No. 249339. 2.4. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; 2.5 Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y 2.6 Que se CONDENE en costas a la parte demandada” 3 Folios 162 a 163 del expediente físico Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3 www.consejodeestado.gov.co 1.2.

Fundamentos de hecho 1.2.1 Mediante resolución núm. 42860 de 20 de diciembre de 2001 la SIC concedió el registro de la marca “MONGOL” (Nominativa) para distinguir productos4 de la clase 16 de la Calificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. en liquidación obligatoria y a la cual le correspondió el certificado de registro núm. 249339.

El 6 de marzo de 2008, la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. (antes Octavio Paredes E.U) compró varios activos de Industria Colombiana de Lápices S.A. en liquidación obligatoria, entre ellos, la titularidad de la marca nominativa “MONGOL” antes mencionada. 1.2.2. Mediante escrito presentado el día 25 de febrero de 2009, la sociedad Sanford Colombia S.A. promovió la acción de cancelación marcaria con el fin de que se cancelara el registro de la marca nominativa “MONGOL”, para ese entonces de propiedad de la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. 1.2.3.

Mediante oficio núm. 06637 del 10 de junio de 2009, la SIC admitió y corrió traslado de la acción de cancelación promovida por Sanford Colombia S.A. a la titular de la marca nominativa “MONGOL”, con el fin de que esta aportara pruebas de uso de la marca en el mercado andino en los tres años anteriores al inicio de dicho trámite, esto es, en el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2006 y el 25 de febrero de 2009. 1.2.4.

La sociedad demandante contestó la acción de cancelación por no uso en el término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000. En el escrito invocó una causa de fuerza mayor y aportó pruebas con las que, a su juicio, se demostraba el uso de la marca en el mercado colombiano durante el período que le correspondía. 4 El registro marcario fue otorgado para distinguir: “PAPEL Y ARTÍCULOS DE PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE CARTÓN;

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4 www.consejodeestado.gov.co 1.2.5. Mediante resolución núm. 50252 de 30 de septiembre de 2009 la SIC negó la solicitud de cancelación total por no uso promovida por Sanford Colombia S.A. contra el certificado de registro núm. 249339 correspondiente a la marca nominativa “MONGOL”.

La decisión se fundó en que, para el período en que se debía probar el uso de la marca, la sociedad titular se encontraba en estado de liquidación obligatoria, circunstancia que la demandada consideró como de fuerza mayor que le imposibilitaba usar la marca. 1.2.6. La sociedad Sanford Colombia S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución núm. 50252 de 30 de septiembre de 2009, alegando que el proceso de liquidación obligatoria no es un argumento suficiente para que se configure la causal de fuerza mayor o caso fortuito prevista como excepción al deber de usar comercialmente la marca “MONGOL” (Nominativa). 1.2.7.

Mediante resolución núm. 3746 de 28 de enero de 2010 la SIC resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la resolución núm. 50252 de 30 de septiembre de 2009 y concedió el recurso de apelación. 1.2.8. A través de la resolución núm. 58315 de 26 de octubre de 2011 la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar lo decidido en la resolución núm. 50252 de 30 de septiembre de 2009.

Como fundamento de la decisión la demandada dijo que la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. no probó el uso de la marca durante el periodo comprendido entre el 06 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009 (once meses y diecinueve días) y ello constituía razón suficiente para cancelar totalmente el certificado de registro núm. 249339, correspondiente a la marca “MONGOL” (Nominativa), otorgado para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Calificación Internacional de Niza. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que la decisión adoptada por la SIC vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, con fundamento en lo siguiente: Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5 www.consejodeestado.gov.co 1.3.1.

Indicó que artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a tres eventos en los cuales la obligación de uso se suspende con justa causa y se hace imposible cancelar el derecho de exclusiva a su titular. En esa línea, afirmó que los escenarios que justifican el no aplicar la sanción de cancelación por no uso son los siguientes: (i) en el periodo de gracia, que corresponde a los tres primeros años consecutivos a la fecha de concesión del registro marcario, que están destinados a que el titular desarrolle todas las actividades necesarias para poner en el comercio los productos o servicios identificados con la marca;

(ii) cuando se demuestra el uso de la marca dentro de los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación iniciada por un tercero; y (iii) cuando media una situación de fuerza mayor, caso fortuito o una circunstancia que justifique el no uso, caso en el cual debe suspenderse automáticamente el cómputo del término para demostrar el uso.

Bajo los anteriores criterios, la demandante afirmó que la SIC desconoció los eventos descritos al expedir el acto acusado pues canceló el registro de su marca “al considerar que once meses y diecinueve días son suficientes para demostrar el uso de la marca, cuando la ley señala tres años”5. Así, reprochó la conclusión de la SIC según la cual la sanción de cancelación era procedente porque no se probó el uso real, serio y efectivo de la marca dentro de ese periodo de tiempo – inferior a un año-.

Aseveró que la SIC canceló el registro de la marca como consecuencia de una errada interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, puesto que: (i) la demandada realizó una interpretación subjetiva del término o periodo para demostrar el uso, pues redujo el término legal de tres años al de once meses y diecinueve días; (ii) omitió por completo la situación de fuerza mayor que suspende el cómputo del periodo durante el cual debe probarse el uso de la marca, a pesar de reconocer su existencia; y, (iii) desconoció el periodo de gracia de tres años al que tiene derecho la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. por haber adquirido una marca que se encontraba en una situación especial desde la fecha en que su registro fue 5 Folio 268 del cuaderno principal.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6 www.consejodeestado.gov.co concedido, esto es, que estaba embargada en el proceso de liquidación obligatoria de su titular y, por ende, fuera del comercio sin poder cumplir su función económica. 1.3.2.

De otra parte, la demandante recordó que el 25 de febrero de 2009 la sociedad Sanford Colombia S.A. presentó acción de cancelación por no uso en contra de la marca “MONGOL” (nominativa), certificado núm. 249339, por lo que el periodo durante el cual se debía probar el uso correspondía al comprendido entre el 25 de febrero de 2006 y el 25 de febrero de 2009 (tres años consecutivos precedentes a la solicitud de la acción de cancelación).

Explicó que la prueba de uso durante ese lapso debía ser aportada por los dos titulares del registro marcario en ese periodo, así: • La sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. en Liquidación Obligatoria, desde el 21 de diciembre de 2001 hasta el 06 de marzo de 2008. • La sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S., desde el 06 de marzo de 2008 hasta el 25 de febrero de 2009.

En ese orden, destacó que la primera titular de la marca en cuestión se encontraba en proceso de liquidación obligatoria para el momento en que la SIC concedió a su favor el registro de la marca “MONGOL” (nominativa), hecho que condujo a que sobre la marca recayera una medida cautelar. Al respecto explicó que el proceso de liquidación obligatoria conlleva el embargo, avalúo y secuestro de los bienes susceptibles del deudor, por lo que se impone una medida cautelar que impide cualquier desmedro o enajenación no autorizado por la comunidad de acreedores que coloque en riesgo el pago de las obligaciones del deudor.

A su juicio, la situación descrita afectó los activos intangibles como las marcas de la Industria Colombiana de Lápices S.A. en Liquidación Obligatoria, pues quedaron fuera del comercio con ocasión a la medida cautelar, lo que imposibilitó al liquidador realizar actos de comercio. Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co En ese orden, indicó que la justificación para el no uso existió desde el momento en el que se concedió el registro de la marca nominativa “MONGOL” y hasta la fecha en que la medida cautelar fue levantada, en virtud de la trasferencia autorizada a favor de la sociedad hoy Eberhard Faber de Colombia S.A.S., esto es, el 6 de marzo de 2008.

Insistió en que la marca en disputa solo comenzó a cumplir su función económica, libre de gravámenes, desde esa fecha, pues fue entonces cuando se iniciaron las labores comerciales para establecer un plan de mercadeo, ventas y de negocio para cumplir con su obligación de uso de la marca dentro del mercado colombiano. Así, destacó que mientras desarrollaba dicho plan, pasados once meses y diecinueve días de la liberación de la marca, esto es, dentro de lo que considera el periodo de gracia, la sociedad Sanford Colombia S.A. inició sin éxito una acción de cancelación contra la misma marca.

Con todo, en el año 2005 la mencionada sociedad presentó una nueva acción de cancelación por no uso con el fin de aprovechar el cambio de titular y el lapso que se requiere para preparar un producto y ofrecerlo al mercado y, en definitiva, obtener de forma hábil y temeraria la cancelación del registro para conseguir el registro de la marca a su favor. 1.3.3.

Sobre la contabilización del anotado período de gracia manifestó que durante el primer periodo (25 de febrero de 2006 hasta 6 de marzo de 2008) la marca no podía ser cancelada debido a la existencia de fuerza mayor que justificaba su no uso. En ese orden, planteó que el período de gracia que establece la norma comunitaria, durante el cual no hay lugar a cancelar la marca, se debe contabilizar a partir del momento en el que Eberhard Faber de Colombia S.A.S adquirió la titularidad sobre la marca cuestionada, pues dicha figura debe entenderse como el lapso de 3 años a partir de la fecha de concesión del registro en el que exista libre disposición de sus facultades.

Así, afirmó que “los tres años que establece la norma andina para demostrar el uso de la marca y enervar la cancelación por no uso deben contarse a partir del 06 de marzo de 2008, fecha en la cual la marca por primera vez puede cumplir con su función económica, lo que implica de suyo que solo a Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8 www.consejodeestado.gov.co partir del 06 de marzo de 2011 podría ser admisible la acción de cancelación por no uso, dado que los tres años se cumplen en esta fecha, no por virtud del cambio de titular sino por virtud de la extinción de la causa que justificaba el no uso y el paso de los tres primeros años de desarrollo normal de la marca (sin medidas cautelares que impidieran su uso)”6.

Por ello, aseveró que el hecho de que la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. en liquidación obligatoria no hubiere presentado pruebas frente a la acción de cancelación promovida por Sanford Colombia S.A. en 2009, no podía conllevar a la cancelación del registro, mucho menos si era de conocimiento de la SIC que dicha sociedad se encontraba en un proceso de liquidación. 1.3.4.

En línea con lo dicho, recordó que, según el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una situación de fuerza mayor o caso fortuito suspende o interrumpe el término de tres años al que se refiere el artículo 165 de la Decisión 486 como el plazo durante el cual se debe demostrar el uso de la marca, en la acción de cancelación por no uso.

De esta forma, si en dos de esos tres años se logra probar una causal de justificación, el término se interrumpe por esos dos años y el plazo reinicia cuando se sepa que se superó la causal que justificaba el no uso. Así las cosas, refirió que la SIC entendió que los tres años anteriores a la iniciación de la acción de cancelación trascurrieron entre el 25 de febrero de 2006 y el 25 de febrero de 2009, pero, en realidad, no puede tenerse en cuenta el lapso de dos años y diez días.

Por ello, adujo que no era de recibo la tesis de la SIC “que sostiene que el tiempo de once meses y diecinueve días (desde el 06 de marzo de 2008 hasta el 25 de febrero de 2009) es suficiente para probar el uso de la marca, y al no probarse sino la intención de comercializar la marca por parte del nuevo titular, la cancelación resultaba procedente”7.

Para el demandante, dicha decisión es arbitraria e injustificada y la ubica en desventaja significativa, pues resultó sancionada con la cancelación de su marca por no lograr demostrar un uso real y efectivo en 6 Folio 172 del cuaderno principal. 7 Folio 180 del cuaderno principal. Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9 www.consejodeestado.gov.co tan solo once meses y diecinueve días, siendo que los demás agentes económicos gozan de tres años para ello.

Por último, la parte actora solicitó acusado como medida cautelar la suspensión provisional del acto demandado. II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 27 de julio de 20128, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas.

Igualmente ordenó la notificación a la sociedad Sanford de Colombia S.A. como tercero con interés directo y al Ministerio Público. De otra parte, en la providencia se negó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado9, decisión que fue confirmada por la Sala al resolver el recurso de súplica mediante providencia del 24 de enero de 201310 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC El apoderado judicial de la SIC, mediante escrito del 20 de marzo de 201411, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, el acto administrativo acusado se ajustó plenamente a derecho. Señaló que, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, para que opere la cancelación del registro de una marca es necesario que esta no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años 8 Folios 230 a 237 del expediente físico 9 Folios 230 a 233 del expediente físico 10 Folios 261 a 268 del expediente físico 11 Folios 276 a 290 del expediente físico Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10 www.consejodeestado.gov.co consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. De otra parte, refirió que el registro de una marca es una de las expresiones del derecho de uso exclusivo y otorga la facultad al titular de disponer de la misma.

De conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, dicha potestad de disposición, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Con relación a los cargos de la demanda, adujo que del análisis probatorio efectuado se encontró que la demandante no logró probar “el uso de la marca “MONGOL” (nominativa), durante el periodo relevante correspondiendo entre el 6 de marzo de 2008 y el 25 de febrero de 2009”12.

Reseñó que la demanda se fundamentó, en síntesis, en un reproche sobre la aplicación del criterio temporal previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, porque la accionante considera que no estaba obligada a probar el uso durante los últimos tres años, sino que solamente le era exigido tal demostración a partir de la fecha en la que adquirió la titularidad de la marca, esto es, el 6 de marzo de 2008.

Con todo, frente al argumento de la fuerza mayor y caso fortuito, dijo que no era admisible considerar que el término previsto en el artículo 165 de la Decisión 486 pudiera hacerse extensible al nuevo titular de la marca, porque el hecho de que exista una cesión de la marca no justifica su no uso. Mucho menos si se tiene en cuenta que, como “era previsible el hecho de que el nuevo titular estaba adquiriendo una marca no usada, con el riesgo latente de una acción de cancelación por no uso, este podía tomar medidas necesarias para iniciar con la comercialización inmediata del producto para enervar cualquier posibilidad de cancelación del registro”13.

Planteó que, de acuerdo con el criterio del Tribunal “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”14. Por lo 12 Folio 279 del cuaderno principal. 13 Folio 280 del cuaderno principal. 14 Folio 288 del expediente físico..

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11 www.consejodeestado.gov.co tanto, cuando fue adquirida la titularidad de la marca “MONGOL” por la demandante, se debía reanudar el computo de tiempo establecido en la norma comunitaria, sin lugar a admitir que la causal que cobijaba a la sociedad que con anterioridad poseía el registro de la marca pueda cubrir de manera excepcional a la nueva titular del registro.

Finalmente, propuso la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Expresó que la demandante se notificó de la Resolución 58315 el 23 de noviembre de 2011, por lo que el término para presentar oportunamente la demanda feneció el 23 de marzo de 2012. Sin embargo, como la demanda fue presentada el 29 del mismo mes y año, adujo que operó la caducidad. 2.2.2.

Sociedad Sanford Colombia S.A. La sociedad Sanford Colombia S.A., mediante escrito del 20 de marzo de 201415, contestó la demanda señalando lo siguiente: Explicó que los términos de cómputo para demostrar el uso de la marca no podían considerarse suspendidos al momento de la adquisición de la marca “MONGOL” con certificado de registro núm. 249339, puesto que la demandante no podía desconocer que estaba adquiriendo una marca no usada y que ello implicaba el riesgo latente de que prosperara una acción de cancelación por no uso en su contra.

Adujo que, si se compra cualquier activo tangible o intangible con una carga como hipoteca, prenda o defecto, la adquisición no suprime dicha carga. En esa medida, dijo que a partir del momento en que la demandante adquirió la marca, es decir el 06 de marzo de 2008, el registro se encontraba expuesto a cancelaciones por no uso habida cuenta de que (i) para ese entonces ya habían pasado más de tres años desde su concesión, y (ii) a partir de esa misma fecha se levantaba la supuesta justificación por no uso que recaía sobre la marca “MONGOL”, en atención a la cesión de su titularidad.

Por ende, la demandante tenía pleno conocimiento de que debía hacer uso de la 15 Folios 295 a 304 del expediente físico. Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12 www.consejodeestado.gov.co marca de manera inmediata, pero incluso pasados once meses y diecinueve días no tomó acciones orientadas a ello a pesar de que, teniendo en cuenta el tipo de producto que distingue la marca, dicho lapso era prudencial y suficiente y no requería de actividades complejas para su oferta en el comercio.

Finalmente, puso de presente que el artículo 165 de la Decisión 486 no establece que la acción de cancelación marcaria deba presentarse tres años después de que se celebre una cesión de derechos, ni que la acción de cancelación tendrá efecto solo tres años después del levantamiento de la causal de justificación. Por ello, estimó que la SIC no se equivocó al concluir que la causal de exoneración de fuerza mayor, por la liquidación de la primera titular, no era aplicable a la demandante en tanto nuevo titular. 2.2.3.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. Mediante auto del 28 de marzo de 201716 el entonces magistrado sustanciador ordenó correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión. 3.1.1 La sociedad demandante, mediante escrito de 18 de abril de 201717, reiteró los argumentos presentados en la demanda. 3.1.2.

La SIC18 presentó escrito 28 de abril de 2017, en el que reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. 3.1.3. La sociedad Sanford de Colombia S.A.19, reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda y señaló estar de acuerdo con el argumento planteado por la SIC en la contestación de la demanda, relativo a la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción. 16 Folio 376 del expediente físico. 17Folios 377 a 385 del expediente físico. 18 Folios 394 a 398 del expediente físico. 19 Folios 386 a 393 del expediente físico.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13 www.consejodeestado.gov.co IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 516-IP-201520, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que son aplicables al caso particular.

A juicio de dicha Corporación, resultaba pertinente la interpretación solicitada del artículo 165 y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: i) De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento; ii) Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación; iii) Falta de uso de la marca; iv) Efectos de la cancelación de la marca por no uso; v) De la prueba de uso de la marca; vi) Motivos justificantes para el no uso de la marca.

Distinción entre fuerza mayor y caso fortuito. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. El acto acusado Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución núm. 58315 del 26 de octubre de 201121, a través de la cual la SIC revocó las resoluciones que negaron la cancelación por no uso de la marca nominativa “MONGOL”, concedida para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y en su lugar, canceló el registro de la marca en la acción promovida por la sociedad Sanford S.A. 5.2.

Normativa aplicable De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las 20 Folios 360 a 374 del expediente físico. 21 Folio 8 a 16 del expediente físico. Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14 www.consejodeestado.gov.co normas aplicables en este caso son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.

Las normas en cita son del siguiente tenor: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” 5.3.

Problemas jurídicos En primer lugar y, de conformidad con la contestación de la demanda presentada por la SIC, le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15 www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho formulada por la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. en contra de la resolución 58315 de 26 de octubre de 2011.

En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, la Sala deberá establecer si la decisión de cancelar por no uso el registro de la marca nominativa objeto del presente asunto, adoptada por la SIC en el acto acusado tras concluir que el demandante no había acreditado el uso de la marca cuestionada dentro de los tres años precedentes a la iniciación de la acción de cancelación por no uso, vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 y si ello acarrea la nulidad de la resolución 58315 de 26 de octubre de 2011.

Si la respuesta al anterior cuestionamiento es afirmativa, le corresponderá a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que restablezca a la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. el derecho de exclusividad sobre la marca “MONGOL”, concedida a su favor para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado de registro núm. 249339. 5.4.

Análisis del asunto 5.4.1 De la caducidad de la acción En atención a lo planteado por la SIC, le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada en contra de la resolución núm. 58315 del 26 de octubre de 2011. Para el efecto, conviene traer a colación las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de conformidad con la normativa comunitaria y la jurisprudencia aplicable.

Al respecto, la Sala recuerda que el ordenamiento jurídico admite tres tipos acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos en materia de registros marcarios, a saber: Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16 www.consejodeestado.gov.co i) La acción de nulidad absoluta cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) La de nulidad relativa cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente previstas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento se estableció frente a los actos que denieguen una marca o cancelen un registro por no uso. Ahora bien, en el asunto bajo examen, el acto administrativo acusado corresponde a la resolución núm. 58315 del 26 de octubre de 2011, la cual fue notificada de conformidad con la certificación expedida por la SIC así: “RECURSO DE APELACION REVOCA Y CANCELA LA MARCA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 58315 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2011, NOTIFICADA POR INTERNET EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL DOCTOR DARIO CARDENAS NAVAS Y POR INTERNET EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL DOCTOR JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO, QUEDANDO EN FIRME DEBIDAMENTE EJECUTORIADA POR ENCONTRARSE AGOTADA LA VIA GUBERNATIVA.” 22 De otra parte, se advierte que la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2012 en la secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado de conformidad con el sello de presentación personal visible a folio 188 del expediente físico. 22 Folios 6 y 7 del expediente cuaderno principal.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17 www.consejodeestado.gov.co En ese orden, el término de cuatro meses establecido en el numeral 2 del artículo 136 del CCA para la presentación oportuna de la demanda corrió desde el día hábil siguiente a la notificación del acto acusado.

Así, en el asunto examinado, el término de cuatro meses empezó a contabilizarse desde el jueves 24 de noviembre de 2011 y se extendía, inicialmente, hasta el 24 de marzo de 2012. Con todo, como este último correspondió a un día inhábil, por ser un sábado, el término se extendió hasta el día hábil siguiente, esto es, hasta el lunes 26 de marzo de 2012, fecha en la que efectivamente se presentó la demanda.

Por lo anterior y como quiera que la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho se presentó en término, la Sala encuentra que no operó la caducidad de la acción presentada por la parte actora y, en consecuencia, procederá con el estudio de fondo de los cargos planteados en el escrito de la demanda. 5.4.2. De los cargos de nulidad invocados por la demandante La sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. fundamentó su demanda en la tesis conforme la cual la SIC interpretó de manera errada el artículo 165 de la Decisión 486 al cancelar el registro de la marca nominativa “MONGOL”, concedido para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza23.

Ello, por cuanto, a juicio de la demandante, únicamente le asistía la obligación de demostrar el uso real y efectivo de la marca a partir del momento en el que adquirió su titularidad, esto es, el 6 de marzo de 2008, por lo que desde entonces contaba con el periodo de gracia a que se refiere la mencionada disposición. De otra parte, en criterio de la accionante la SIC no podía tener en cuenta el tiempo durante el cual el primer propietario del registro marcario no hizo uso de la marca en el mercado, por cuanto este se encontraba amparado por una justa causa por la cual no hizo uso de la marca en el mercado. 23 Correspondientes a “PAPEL Y ARTÍCULOS DE PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE CARTÓN;

IMPRESOS, DIARIOS Y PERIÓDICOS, LIBROS; ARTÍCULOS DE ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS, PAPELERÍA, MATERIAS ADHESIVAS (PARA PAPELERÍA); MATERIALES PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); NAIPES; CARACTERES DE IMPRENTA; CLISES.” Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18 www.consejodeestado.gov.co En orden a resolver el caso concreto, la Sala encuentra oportuno referirse a (i) la procedencia de la cancelación de marcas por no uso;

(ii) las pruebas de uso de las marcas, y (iii) las causales de improcedencia de la acción de cancelación de marcas por no uso. 5.4.2.1. El Tribunal Andino de la Comunidad Andina ha establecido que la concesión de un registro marcario confiere a su titular no solo el derecho sino la obligación de usar la marca de manera regular y efectiva, pues de lo contrario puede llegar a cancelarse su registro.

En el mismo sentido, esta Sección ha explicado: “El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado.

El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario, así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica.

Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia”24 (se resalta). En concordancia con dicha tesis, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 señala que cualquier persona que acredite interés se encuentra legitimada para solicitar, ante las autoridades nacionales competentes, la cancelación por no uso de un registro marcario, cuandoquiera que ella no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la solicitud de cancelación. 5.4.2.2.

Ahora bien, frente al uso de la marca, la Decisión 486 determina en su artículo 167 que este podrá acreditarse “mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.”. 24 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2000, Rad.: Sociedad C.A. Cigarrería Bigott Sucesores, Rad.: 110010324000199503448-01, M.P. Manuel Urueta Ayola.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19 www.consejodeestado.gov.co Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación entregada para el presente proceso25 señaló que se debe tener en cuenta en cada caso particular y concreto la naturaleza de los productos y servicios y la manera como aquellos se comercializan en el mercado, pues los que son de consumo masivo y venta libre se comercializan comúnmente en supermercados de cadena, en tiendas por departamentos e incluso en plazas y en pequeños establecimientos de comercio, en tanto que los productos y servicios catalogados como bienes de capital o como bienes suntuarios26 suelen comercializarse bajo catálogo, de manera personalizada o por conducto de tiendas altamente especializadas y en volúmenes que si bien no suelen ser muy importantes en cuanto al número de operaciones realizadas, resultan altamente representativos desde el punto de vista económico en razón de su elevado precio.

Además, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: i) que la utilización del signo distintivo es frecuente y representativa, en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; ii) que el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; y iii) que el uso de la marca registrada se haya dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. En ese orden, para que resulte procedente la acción de cancelación de una marca por no uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha señalado que se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos procesales y probatorios: “a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no pueda ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá 25 Folios 368 a 369 del expediente físico. 26 Los “bienes de capital” son aquellos factores de producción constituidos por inmuebles, maquinarias, herramientas, equipos e instalaciones de cualquier género, que junto con otros factores, como el capital, el trabajo y los insumos, se destinan a la producción de bienes de consumo.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20 www.consejodeestado.gov.co demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención en registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha fecha. c) Falta de uso de la marca: Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”27.

(resaltado de la Sala) 5.4.2.3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el titular demuestre que la falta de uso de la marca se debió, entre otras razones, a fuerza mayor o caso fortuito, no se podrá cancelar la marca mientras subsistan dichas condiciones que le impiden hacer uso de ella. En ese orden, el artículo 165 de la Decisión 486 señala que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, lo cual implica que el titular del registro marcario debe probar el uso de la misma dentro de dicho período. 5.4.3.

Caso concreto Como se ha dicho, en el presente proceso la discusión versa en torno a la forma en la que ha de contabilizarse el tiempo de tres años consecutivos anteriores a la fecha de solicitud de cancelación de la marca pues, en el asunto que se examina, durante dicho periodo fueron varios los titulares del registro marcario y existieron lapsos en el que el no uso estuvo justificado, según lo reconoció la autoridad demandada. 27 Interpretación Prejudicial 27-IP-2022 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21 www.consejodeestado.gov.co 5.4.3.1.

Por lo anterior, la Sala considera necesario realizar las siguientes precisiones frente al registro de la marca nominativa “MONGOL”, con certificado de registro 24933928. El primer titular de la marca fue la Compañía Industria Colombiana de Lápices S.A., la cual se encontraba en un proceso de liquidación obligatoria desde el año 1999 que le impedía hacer uso de la marca concedida, tal y como lo expuso la SIC en la en la resolución 50252 de 30 de septiembre de 200929, así: “La Superintendencia de Industria y Comercio, ha entendido que cuando una sociedad se encuentra en Liquidación Obligatoria se ve imposibilitada para desarrollar su objeto social, y, por ende, para usar su marca, razón por la cual se convierte en una causal que justifica el no uso de la marca.

Al respecto, en la Resolución No. 019005 de 14 de julio de 2006, estableció lo siguiente: "(…) se torna evidente la imposibilidad que el asiste a una sociedad en estado de liquidación para continuar desarrollando su objeto social por expresa disposición legal, lo que implica la suspensión de sus operaciones, salvo aquellas dirigidas a la conservación y recuperación de sus activos, razón esta que nos lleva a considerar que si la sociedad no se encuentra desarrollando el objeto social, el uso de sus derechos marcarios, también se encuentra suspendido.

La marca como activo que es debe conformar la masa de la liquidación con destino al pago de las acreencias del empresario insolvente, lo que implica que los derechos de disposición sobre la misma quedan igualmente en suspenso hasta tanto no se determine lo concerniente sobre su venta, la que teniendo en cuenta las previsiones legales relacionadas con la venta de los bienes del deudor, debe ser efectuada previo el levantamiento de las medidas cautelares que sobre ella pesen, actos sobre el cual no existe pronunciamiento alguno emitido por parte de la Superintendencia de Sociedades y del cual tenga conocimiento esta Entidad.” El segundo titular de la marca es la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. aquí demandante, la cual adquirió la marca desde el 6 de marzo de 2008 y, desde entonces, frente al uso de la marca no pesaba ningún impedimento para su uso.

Ahora bien, la fecha de presentación de la acción de cancelación por no uso fue el día 25 de febrero de 2009, es decir, que el periodo de tres años precedentes se debía contar desde el 25 de febrero de 2006. 28 El resultado de la consulta realizada se encuentra visible en el siguiente vínculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638524912639169886 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 29 Mediante la cual se confirmó en sede de reposición la negación de la cancelación por no uso de la marca nominativa “MONGOL” Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22 www.consejodeestado.gov.co Bajo el anterior contexto se puede advertir por la Sala que, en el período de los tres años precedentes a la solicitud de cancelación, la marca objeto de estudio fue de propiedad de dos sociedades durante los siguientes periodos: • Del 25 de febrero de 2006 al 5 de marzo de 2008, esto es, durante el lapso de 2 años y 11 días, fue de propiedad de la Compañía Industria Colombiana de Lápices S.A., la cual se encontraba en una situación que fue reconocida por la SIC como una justificación para el no uso de la marca. • Del 6 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009, es decir, durante 11 meses y 19 días, fue de propiedad de la aquí demandante.

Correlativamente, la Sala puede establecer que dentro de los tres años precedentes a la solicitud de cancelación por no uso, existió un periodo de no uso con justificación, así: Tres años precedentes Fecha de solicitud de cancelación Del 25 de febrero de 2006 al 24 de febrero de 2009 25 de febrero de 2009 Periodo de no uso Con justificación Sin justificación Desde el 25 de febrero de 2006 hasta el 5 de marzo de 2008 (2 años y 10 días) Desde el 6 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009 (11 meses y 19 días) Teniendo en cuenta lo anterior la Sala procederá a estudiar los cargos expuestos por la parte actora en los siguientes términos: 5.4.3.2.

En síntesis, la parte actora fundamentó su demanda en el argumento según el cual si bien la acción de cancelación marcaria por no uso fue promovida el 25 de febrero de 2009, la SIC no podía considerar que los tres años anteriores a la iniciación de dicha acción, a los que se refiere el artículo 165 de la Decisión 486, trascurrieron entre el 25 de febrero de 2006 y el 25 de febrero de 2009, pues en la valoración del no uso la entidad no Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23 www.consejodeestado.gov.co podía tener en cuenta el lapso de dos años y diez días durante el cual existía una justa causa frente a la falta de uso.

En ese orden la Sala deberá determinar cómo se debe contabilizar el tiempo establecido en la norma comunitaria cuando dentro del término de 3 años anteriores a la solicitud de cancelación de la marca por no uso existen periodos en los cuales la marca no fue usada por una causa justificada. Para el efecto, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, así: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada. […] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” (Subrayas y resaltado de la Sala) De la lectura de la norma comunitaria se establece que procede la cancelación de la marca cuando el no uso de la marca no este justificado.

Por ende, la entidad competente solamente deberá tener en cuenta el tiempo de no uso sin justificación, puesto que darle una interpretación distinta a la norma transcrita haría inane la comprobación de los motivos de justificación para su no uso (fuerza mayor o el caso fortuito). Por lo mismo, admitir una tesis contraria implicaría reducir el tiempo que la norma confiere al titular de la marca para acreditar su uso real y efectivo y conjurar la procedencia de la cancelación de la marca por no uso, propiciando un escenario favorable para el solicitante de la cancelación de la marca para lograr su objetivo.

En efecto, el sentido normativo del artículo citado pone de presente que, si el titular de la marca logra demostrar el uso o una justificación para la falta de utilización en algún momento de los tres años anteriores a la iniciación de la acción a los que se refiere la norma, no hay lugar a cancelar el registro de la marca Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24 www.consejodeestado.gov.co Dicho de otro modo, para que opere la cancelación por falta de uso, debe comprobarse la ausencia de la marca en el mercado durante los tres años consecutivos anteriores a la iniciación de la acción de cancelación sin que medie motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca.

Ahora bien, es importante traer a colación los argumentos planteados por la SIC en el acto acusado, así: “Tenemos entonces que si bien existía una causal de justificación que eximió de probar el uso a la sociedad en liquidación, dicha excepción feneció al momento mismo en que la marca fue trasferida al nuevo titular del registro, el cual se encuentra obligado a demostrar el uso de la marca desde 06 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009 (fecha de presentación de la cancelación por no uso), pues la causal de fuerza mayor ya no resulta extensible al nuevo titular en cuanto este no cuenta con ningún impedimento para iniciar la comercialización de los productos identificados con la marca MONGOL.

Ahora bien, el artículo 165 de la Decisión 486 no contempla la posibilidad de extender un término adicional al nuevo titular del registro por el hecho que medie una cesión de la marca dentro del período en que se debe probar el uso. Por el contrario, el nuevo titular puede enervar la acción de cancelación con pruebas de uso desde el momento en que adquiere el registro hasta la presentación de la demanda de cancelación. Conforme a lo anterior, para este Despacho la situación que se presenta frente a la no comercialización de los productos identificados con el signo MONGOL no puede considerarse como fuerza mayor, por cuanto, atendiendo al plazo que establece el artículo 165 de la Decisión 486 de la CAN para poder iniciar el trámite de cancelación, se considera que el titular del registro cuenta con un plazo prudencial para adelantar todos los trámites necesarios para poner en el comercio los productos que pretende identificar con el signo solicitado, así, tal como se presenta en el presente caso, en tratándose de productos de la clase 16 Internacional, el plazo restante del período relevante es considerado suficiente.

Así, a juicio de esta oficina, sí era previsible el hecho de que el nuevo titular estaba adquiriendo una marca no usada, con el riesgo latente de una acción de cancelación por no uso, este podía tomar las medidas necesarias para iniciar con la comercialización inmediata del producto para enervar cualquier posibilidad de cancelación del registro.” (…)” (subrayás y resaltado de la Sala) De los apartes trascritos del acto acusado se puede advertir que la SIC valoró de manera conjunta dos hechos que son independientes: (i) la transferencia de la marca a un nuevo titular y (ii) la terminación de la causa justificada para su no uso.

Con todo, lo que resulta relevante es el momento en el cual finalizó la causa justificada, puesto que, desde ese entonces es cuando al titular de la marca le asiste la obligación de acreditar su uso real y efectivo. Ahora bien, es importante señalar que en el caso bajo estudio la finalización de motivo de justificación del no uso coincidió con la transferencia de la Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25 www.consejodeestado.gov.co marca a un nuevo titular, situación que no implica que se deba realizar una contabilización diferente del término de tres años establecido en el artículo 165 de la Decisión ibidem.

Ello, por cuanto la disposición comunitaria es clara al determinar que la cancelación de un signo por no uso procede cuando el titular no acreditó el uso real y efectivo dentro de los tres años consecutivos anteriores a su solicitud, lo cual implica que la SIC no cuenta con la facultad de modificar dicho término ni decidir cuál es o no un tiempo prudencial para que el titular de la marca acredite el uso de un signo, como erradamente lo señaló la entidad demandada en el acto acusado.

Por lo tanto, en el caso bajo examen y luego de analizadas las pruebas obrantes en el expediente, ha quedado demostrado que el tiempo durante el cual no se acreditó el uso de la marca sin motivo justificado fue de once meses y diecinueve días, lapso que es claramente inferior al término de tres años establecido en el artículo 165 de la Decisión Ibidem.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no le asistió razón a la SIC al cancelar por no uso el registro de la marca nominativa “MONGOL”, concedida para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, en atención a que resultaba improcedente la cancelación del signo al estar acreditado que el no uso de la marca sin justificación fue durante un lapso inferior al de los tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo ha manifestado esta Sección en sentencia de 4 de noviembre de 202230, así: “Cabe resaltar, además, que en la Interpretación Prejudicial emitida para este asunto, el Tribunal de Justicia fue muy claro en señalar que «para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación».

Por lo tanto, precisó, «basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso».” (Resaltado de la Sala) 30 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN PRIMERA Radicado: 11001-03-24-000-2012-00079-00 Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26 www.consejodeestado.gov.co Por ende, se advierte que, con la expedición de la resolución demandada, se violó lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, se impone declarar la nulidad del acto administrativo que dispuso la cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “MONGOL”, bajo el certificado núm. 249339. 5.4.3.3.

Finalmente, cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás argumentos de demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201631. 5.4.4. Sobre el restablecimiento del derecho La parte actora solicitó como restablecimiento del derecho lo siguiente: “2.3.

Dicho acto fue dictado antes de que se emitiera el acto administrativo acusado en el presente proceso. Ahora bien, la resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 en la que canceló inicialmente el registro por no uso fue revocada directamente por la SIC mediante resoluciones números 19005 de 14 de julio de 200633; 24033 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00, en dicha providencia en la que se precisó lo siguiente: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]” 32 Folios 162 a 163 del expediente físico 33 “Por la cual se decide la revocatoria de un acto administrativo” Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 27 www.consejodeestado.gov.co de 3 de agosto de 200734; y 38323 de 23 de noviembre de 200735.

No obstante, esta Sección en sentencia del 30 de mayo de 202436, resolvió declarar la nulidad de los citados actos administrativos que habían revocado la resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005. En ese orden, la Sala advierte que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que habían revocado directamente la resolución que canceló inicialmente por no uso la marca nominativa “MONGOL”, trae como consecuencia que las situaciones jurídicas se retrotraigan al estado en que se encontraban antes de su expedición, en tanto el acto fue retirado del ordenamiento jurídico con efectos ex tunc.

Por lo tanto, la decisión adoptada a través de la resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, por la cual originalmente se canceló por no uso la nominativa “MONGOL”, quedó en vigor con posterioridad a la declaratoria judicial de nulidad de los actos administrativos que la habían revocado. Por lo tanto, al encontrase en firme el acto administrativo que canceló la marca objeto del presente estudio, expedido con anterioridad a la resolución núm. 58315 del 26 de octubre de 2011 acusada en el presente caso, la Sala concluye que no hay lugar a ordenar el restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que la marca nominativa “MONGOL”, con registro núm. 249.339, se encuentra previamente cancelada, en razón a una solicitud presentada por el tercero con interés en un trámite administrativo anterior e independiente al que fue analizado en la presente providencia y, por ende, no resulta procedente restablecer el derecho de exclusividad de la marca acusada al aquí demandante. 5.5.

Conclusión. Al encontrarse configurada la violación del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la Sala concederá las pretensiones de la demanda y declarará la nulidad de la resolución núm. 58315 del 26 de octubre de 2011, a través de 34 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” 35 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2024, radicación: 11001032400020080016400, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 28 www.consejodeestado.gov.co la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro de la marca nominativa “MONGOL”, concedida para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza por no uso.

No se accederá al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que la marca nominativa MONGOL con registro núm. 249.339, se encuentra cancelada, en razón a una solicitud presentada por el tercero con interés en un trámite administrativo anterior e independiente al que fue analizado en la presente providencia. 5.6.

Condena en costas Por último, la Sala advierte que el demandante solicitó como pretensión que se condenara en costas a la entidad demandada. Al respecto, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP37, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución núm. 58315 del 26 de octubre de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca nominativa “MONGOL” con certificado núm. 249339 para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Calificación Internacional de Niza. 37 Aplicables por la remisión del artículo 267 del CCA.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00127-00 Demandante: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 29 www.consejodeestado.gov.co TERCERO: NO ACCEDER a la pretensión de restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.