CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020150022900 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Pintubler de Colombia S.A. Temas: Cancelación por notoriedad de la marca – Requisitos para que opere la cancelación por notoriedad –Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Reglas de cotejo – Notoriedad – Prueba de la notoriedad de la marca.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Behr Process Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73190 de 3 de diciembre de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 254 a 255. La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 1. Behr Process Corporation en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73190 de 3 de diciembre de 2014 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada asignar nuevamente el registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS para identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 73190 del 3 de diciembre 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio d cual se canceló el registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS bajo expediente N° 09 148117; […]”. 4.
A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.2. Que en consecuencia de lo anterior, se le ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho, asignar nuevamente el número de Certificado de Registro a la marca BEHR PREMIUM PLUS (nominativa) en clase 2, bajo el Expediente N° 09 148117; 2.3.
Que en consecuencia de lo anterior, se le ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 7 3 Cfr. Folios 107 a 127 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folios108 a 109 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 5.
La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Pintubler de Colombia S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó el 28 de noviembre de 2013, la cancelación por notoriedad de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS, de su titularidad, para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.
La solicitud fue admitida el 5 de diciembre de 2013, mediante oficio núm. 22715, y presentó oposición. 5.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 25433 de 22 de abril de 2014, negó la cancelación del registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS. 5.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 25433 de 22 de abril de 2014. 5.5.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 73190 de 3 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 25433 de 22 de abril de 2014 y canceló totalmente el registro de la marca BERH PREMIUM PLUS y extendió la notoriedad de la marca nominativa BLER en el periodo comprendido entre enero de 2010 a diciembre de 2013. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 Normas violadas 6.
La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 6.1 El artículo 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Único cargo: Violación del artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 7.1.
Para que proceda la cancelación por notoriedad de una marca, se deben cumplir dos requisitos: i) que la marca base de la cancelación sea una marca notoria y ii) que haya identidad o semejanza entre el signo cuya cancelación se solicita y la marca notoria. En el presente caso no se cumple el requisito relativo a la identidad o semejanza entre las marcas comoquiera que son totalmente diferentes. 7.2.
La parte demandada, al realizar el cotejo, no cumplió con evaluar todos los elementos del conjunto marcario sin fragmentarlos. 7.3. La parte demandada al realizar el cotejo marcario eliminó dos de las tres palabras que componen la marca cancelada, lo que llevó a concluir, erróneamente, que las marcas cotejadas eran similares. 7.4.
En este sentido, la parte demandada no podía excluir las palabras PREMIUN y PLUS, no solo porque su combinación con una tercera palabra hace la marca completamente distintiva, sino porque es titular de otras marcas registradas en la República de Colombia que contienen esas palabras unidas a otra expresión. 6 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 7.5.
Desde un impacto general, se puede corroborar que las marcas comparadas generan en la mente del consumidor una impresión absolutamente diferente, lo cual debería ser suficiente para concluir que no se cumple con el supuesto fáctico relacionado con que la marca sea similar a la marca notoria. 7.6. Desde el punto de vista fonético las marcas se diferencian pues mientras la marca cancelada está compuesta por tres palabras, la otra marca está compuesta por una sola, unido a que, respecto a su marca, el consumidor va a pronunciar sus tres palabras como un todo, es decir, sin descomponerlas. 7.7.
Respecto de la diferencia ortográfica, entre las marcas BLER y BEHR PREMIUN PLUS hay una diferencia de 12 letras, lo que significa que una es sustancialmente más larga que la otra, generando una diferencia trascendental al momento de realizar el cotejo marcario. 7.8. En lo conceptual, la marca cancelada está compuesta por tres palabras escritas en idioma extranjero, pues el consumidor entiende que se trata de una marca que proviene de un país de habla inglesa, como en efecto ocurre en este caso. 7.9.
En el presente caso existe una ausencia de legitimidad por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso para solicitar la cancelación por notoriedad de su marca, pues no se presenta semejanza entre las marcas BLER y BEHR PREMIUN PLUS. 7.10. Ha existido una coexistencia pacífica entre de las marcas BLER y BEHR PREMIUN PLUS, debido a que estas son totalmente diferentes.
Contestación de la demanda 8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 216 8 Cfr. Folios 198 a 215 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 8.1. La parte demandada no incurrió en infracción o violación alguna de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000 y de las normativas nacionales conexas a la protección. 8.2.
La marca notoria BLER, fundamento de la solicitud de cancelación, fue reconocida comoquiera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, dentro del trámite del procedimiento administrativo, aportó las pruebas conducentes y pertinentes para demostrar la notoriedad, desde la época en que fue solicitado el registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS. 8.3.
Lo anterior, permite demostrar la configuración del primer requisito previsto en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 para que proceda la cancelación de la marca de la parte demandante, a saber, la notoriedad de la marca fundamento de la solicitud de cancelación. 8.4. Las marcas cotejas BEHR PREMIUM PLUS y BLER son similares, lo cual genera un riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores de los productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.5.
La marca objeto de cancelación BEHR PREMIUM PLUS se compone de elementos descriptivos, a saber, PREMIUM y PLUS, pues estas palabras se refieren a una calidad especial del producto ofrecido, además de ser elementos que para cualquier clase del nomenclátor son de uso común y en esa medida deben ser excluidos del cotejo marcario. 8.6.
Teniendo en cuenta que las expresiones PREMIUM y PLUS son de uso común, deben excluirse del cotejo marcario, por lo que este debe efectuarse entre las palabras BEHR y BLER, las cuales coinciden en sus raíces, al iniciar con la misma letra, tienen una sílaba y comparten tres de sus cuatro letras. 8.7. El acento de las marcas cotejadas está en la misma posición, con pronunciaciones muy asimilables, lo que determina la existencia de una similitud fonética entre ellas. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 8.8.
Desde el punto de vista conceptual resultan asimilables, a pesar de que las marcas están compuestas por expresiones en otro idioma diferente al castellano, que no tienen un significado reconocido para el consumidor. 8.9. El segundo presupuesto fáctico previsto para configurarse la cancelación por notoriedad del registro marcario se cumplió. Ello comoquiera que la marca objeto de debate es asimilable con la marca notoriamente reconocida y protegida conforme a lo anteriormente expuesto. 8.10.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso estaba legitimado para presentar la solicitud de cancelación de la marca BEHR PREMIUM PLUS, en tanto cumplió con los requisitos exigidos para solicitarla, como lo son el de ser titular de la marca notoria fundamento de la petición y que su registro marcario es confundible con la marca objeto de la cancelación. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso9, en la contestación de la demanda10, se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante, así: 9.1. Las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo acreditan que marca previamente registrada, de la cual es titular, era notoria al momento en que se solicitó el registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS. 9.2.
Unido a la notoriedad de la marca BLER, existe una semejanza entre esta y la marca BEHR PREMIUM PLUS, tal como lo prevé el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000. 9.3. Las expresiones PREMIUM y PLUS son descriptivas, por lo que carecen de fuerza distintiva y no deben ser tomadas en cuenta al realizar el análisis de confundibilidad de las marcas. 9 Actuando por intermedio de apoderada.
Cfr. Folios 192 a 193, 10 Cfr. Folios 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 9.4. Al comparar las marcas BLER y BHER, se encuentra que: i) sus elementos distintivos coinciden en su inicio y final; ii) tres de las cuatro letras de la marca previamente registrada son integralmente reproducidas en la marca solicitada; y iii) están compuestas de una única palabra de longitud idéntica. 9.5.
En cuanto a la similitud fonética, la marca BERH es similarmente confundible con la marca previamente registrada. Ello comoquiera que: i) tienen el mismo nnúmerode silabas; ii) tienen la silaba tónica altamente similar; iii) tienen una secuencia vocaliza idéntica; y iv) los signos empiezan y terminan con los mismos sonidos (B y R). 9.6.
Las marcas BEHR y BLER resultan similarmente confundibles, y teniendo en cuenta el status de marca notoria de la segunda y la identidad de los productos identificados, son capaces de crear confusión en la mente del consumidor. 9.7. Por concurrir los tres requisitos para cancelar una marca por la notoriedad de otra, fue acertada la decisión de la parte demandada al ordenar cancelar el registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS.
Interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 201611, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 635-IP-2018 de 26 de febrero de 201912, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1.
La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede por ser pertinente. 2. De oficio se procederán a interpretar los Artículos 224 y 228 de la Decisión 4862, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos […]”. 11 Cfr. Folios 248 a 249 12 Cfr. Folios 285 a 297 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 12.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial y reanudación del proceso 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de mayo de 201913: i) decretó la reanudación del proceso, y convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial del 15 de mayo de 201914, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad; consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 14.
La parte demandante15 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 15. La parte demandada16 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso17 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 17.
El Ministerio Público18 guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13 Cfr. Folios 299 a 300 14 Cfr. Folios 311 a 324 15 Cfr. Folios 338 a 344 16 Cfr. Folios 345 a 354 17 Cfr. Folios 326 a 333 18 Cfr. Folio 355 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 635-IP-2018 de 26 de febrero de 2019; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por notoriedad; viii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 19. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 21.
El acto acusado es el siguiente: 21.1 La Resolución núm. 73190 de 3 de diciembre de 201420, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial canceló por notoriedad el registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS. El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en 19 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 20 Cfr. Folios 10 a 26. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 22.1.
Si la Resolución núm. 73190 de 3 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló por notoriedad el registro num. 463.088 de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS para identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera: el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 22.2.
En este sentido, se analizará: 22.3. Si el tercero con interés demostró la notoriedad de las marcas nominativa y mixta BLER con certificados de registro núms. 317528 y 317524 registradas que identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, para las siguientes fechas relevantes: i) el 28 de diciembre de 2009, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS que identifica productos de la Clase 2 de la mencionada Clasificación, con registro núm. 463088, cuyo titular es la parte demandante; y ii) el 28 de noviembre de 2013, fecha de presentación de la solicitud de cancelación por notoriedad radicada por Pintubler de Colombia S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 22.4.
Si existe similitud confundible o identidad entre la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS y las marcas nominativa y mixta BLER que identifican productos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 224 y 228 ibidem. 24.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 26.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 635-IP-2018 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso26: “[…] 1.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 1.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca BLER (mixta) tendría la calidad de notoriamente conocida y, en virtud de ello, se solicitó la cancelación de la marca BEHR PREMIUM PLUS (denominativa), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que este Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 1.5.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. […] 1.15.
Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 1.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca BLER (mixta) era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento de haber solicitado la cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. 2.
Cancelación de una marca por la notoriedad de otra 2.1. Pintubler de Colombia S.A. presentó acción de cancelación contra la marca BEHR PREMIUM PLUS (denominativa) con fundamento en la notoriedad de su marca BLER (mixta), razón por la cual se analizará el presente tema. 22. El Artículo 235 de la Decisión 486 establece que 26 Cfr. Folios 285 a 297 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 "Artículo 235.
Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación provistas en el artículo 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legitimado, cuando esta es idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitar el registro" 2.3.
Como se puede apreciar, para que opere la acción de cancelación por la existencia de una marca notoria, la norma nacional debe contemplar dicha figura y, además, se deben cumplir con los siguientes requisitos (i) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. (ii) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria (iii) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca por virtud de la cual se solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 2.4.
A continuación, analizaremos cada uno de los requisitos expuestos. Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido 2.5. Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal […] Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 2.9 De acuerdo con el Articulo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo […] Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro 2.11.
El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción de cancelación haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. 2.12. Finalmente, a diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es quien tiene la carga de la prueba el uso, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 notoria quien debe probar ante la autoridad de propiedad industrial que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que la otra parte solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, y de acuerdo a la legislación vigente. […]”.
(Destacado fuera del texto) Marco normativo de cancelación del registro marcario por notoriedad 34. Visto el artículo 235 de la Decisión 486, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legitimado, cuando esta es idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitar el registro.
Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 35. Vistos los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 36. Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 37.
Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. 38.
Vistos el artículo 226 de la Decisión 486 de 2000, se entiende como uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 transliteración del signo, susceptibles de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que aplique.
Asimismo, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: i) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; ii) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, iii) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 39.
Visto el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 165 ibidem, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando este corresponda a una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, la cual puede ser solicitada por el titular legítimo de la marca notoria.
En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si, al momento de solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar: i) existía una marca notoriamente conocida y ii) la marca registrada es idéntica o similar a la primera. Acervo probatorio 40. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes: 40.1. 4 fotografías al stand de la sociedad Pintubler de Colombia S.A.27. 40.2. 6 fotografías en donde se ve en las camisetas de deportistas del ciclismo, la marca BLER28. 40.3.
Estudio de mercado nivel nacional realizado por la empresa SMARKEC con fecha de 10 de junio de 201429. 27 Cfr. Folios 8 y 9. Anexo 1. Cuaderno de Antecedentes Administrativos. 28 Cfr. Folios 10 a 12 Anexo 1. Cuaderno de Antecedentes Administrativos. 29 Cfr. Folios 21 a 57 Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 40.4.
Certificación suscrita por José Ibáñez Prieto, revisor fiscal de Pintubler de Colombia S. A., en la cual certifica los ingresos por ventas de la marca BLER, los cuales fueron: i) año 2010: $29.401.507.617; ii) año 2011: $35.269.229.569; iii) año 2012: $ 36.849.911.386; año: 2013 $ 35.655.084.809; y iv) año 2014: $10.283.724.71030. 40.5.
Certificación suscrita por José Ibáñez Prieto, revisor fiscal de Pintubler de Colombia S.A., en la cual se certifica que la empresa desde el año 2007 al 2013, tuvo unas erogaciones por gastos de publicidad y utilidades en estos mismos periodos fiscales. 40.6. 28 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz, etc., de Pintubler de Colombia S.A, desde el mes de enero hasta diciembre del año 201031. 40.7. 27 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz. etc., de Pintubler de Colombia S.A., desde el mes de enero hasta diciembre de 201132. 40.8. 33 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz etc., de Pintubler de Colombia S.A., desde el mes de enero hasta diciembre de 201233. 40.9. 30 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz, etc., de Pintubler de Colombia SA, desde el mes de enero hasta diciembre de 201334. 40.10. 12 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz etc., de Pintubler de Colombia S.A, desde el mes de enero hasta abril de 201435. 30 Cfr. Folio 58.
Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 31 Cfr. Folios 61 a 88 Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 32 Cfr. Folios 89 a 115. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 33 Cfr. Folios 116 a 148. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 34 Cfr. Folios 149 a 178. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 35 Cfr. Folios 179 a 190. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 40.11.
Copia del documento titulado "Análisis de competencia pinturas” para el sector pinturas de enero a octubre de 2013, el cual contiene cifras referentes a: inversión mes a mes y anunciantes pinturas, mix de medios, estacionalidad pinturas, inversión por anunciante pinturas, inversión mes a mes por anunciante pinturas36. 40.12. Estadísticas de popularidad de la marca BLER en internet, con las cuales se busca demostrar que en los últimos meses más de 1000 personas hablaban diariamente de la marca BLER en redes sociales.
Además, afirman que la marca BLER beneficia a más de 4.500 fans en su página de Facebook 37. 40.13. Material impreso conformado por lista de precios de los años 2011 y 2013, anuncios en periódicos y tarjetas de presentación donde se ve la marca BLER38. 40.14. CD-ROM con comerciales y notas comerciales realizadas por la sociedad Pintubler S.A.39.
Análisis del caso concreto 41. De conformidad con las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario por notoriedad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 42. La Sala advierte que, en el caso sub examine, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial, consideró que los requisitos previstos para que opere la acción de cancelación por notoriedad de una marca son los siguientes: “[…] 2.3.
Como se puede apreciar, para que opere la acción de cancelación por la existencia de una marca notoria, la norma nacional debe contemplar dicha figura y, además, se deben cumplir con los siguientes requisitos (i) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. 36 Cfr. Folios 191 a 197. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 37 Cfr. Folios 198 a 200.
Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 38 Cfr. Folios 201 a 208. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 39 Cfr. Folio 209. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 (ii) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria (iii) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca por virtud de la cual se solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. […]”. 43.
En ese sentido, la Sala procederá a verificar los requisitos indicados supra, conforme a lo expuesto en la Interpretación Prejudicial, la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia de esta Sección. Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido 44. El primer requisito para que opere la cancelación por notoriedad, es que una marca concedida sea similar o idéntica una notoriamente conocida.
Con base en lo anterior, solo basta que la marca concedida sea similar o idéntica a la marca notoria previamente registrada. 45. Con el fin de hacer el análisis comparativo, en el caso sub examine,la marca concedida y las marcas nominativa y mixta previamente registradas son las siguientes: MARCA40 BEHR PREMIUM PLUS Titular: Behr Process Corporation Registro: 463088 Clase 2: “colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrimbre t el deterioro de la madera; materias tintoreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. pintoras especialmente base o primera mano para preparar superficies a ser pintadas, pinturas y sellantes de pinturas.” MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS41 BLER Titular: Pintubler de Colombia S.A. 40 Cfr. Folio 23 41 Cfr. Ibidem 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 Certificado núm. 317528 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 317524 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” 46.
Al respecto, en la interpretación prejudicial proferida en el presente proceso, se consideraron las siguientes reglas para efectuar el cotejo marcario: “[…] - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. - El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación - Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. - De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. […]”. 47.
La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 48. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca nominativa, y unas marca nominativa y una mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de las marcas mixtas para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 49.
En este sentido, la Sala considera que, observando las marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que el signo van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el servicio de que se trate.
Además, es el conjunto de palabras que componen las marcas relacionadas supra, las que se fijan en la mente del consumidor y el elemento gráfico que las acompaña, no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 50.
La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas nominativas y mixta, antes de proceder al cotejo42, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”43. 51.
Para tal efecto, la Sala procederá a analizar si las marcas nominativas y mixta, en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir. 52. Por un lado, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.
Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. 53. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica44.
Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”45. 54. Y por el otro, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 44 Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 55. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.
Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”46. 56. En ese sentido, la Sala advierte que en la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS las expresiones PREMIUM y PLUS son de uso común para identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada47.
En efecto las marcas que contenían dichas expresiones se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados, son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MAXIMO PREMIUM TECNIDECOR S.A.S 331685 2 PREMIUM LINE VINILO PLUS PINTURAS TITO PABON PINTURAS TITO PABON SAS 351395 2 COLOR PLUS PREMIUM CÁROL LILIANA NEIRA LUENGAS 407494 2 SUVINIL ACRILICO PREMIUM BASF S.A. 182495 2 BAÑOS Y COCINAS PREMIUM PLUS TECNIDECOR S.A.S. 374339 2 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 47 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 29 de abril de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 SHER TRUCK PLUS SWIMC LLC 390910 2 MASTIC PLUS MEGA ANDINA COMPAÑIA LIMITADA 515785 2 VINIL-PLUS COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S. 195073 2 57.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, respecto de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS, deben excluirse del cotejo marcario las palabras PREMIUM y PLUS, comoquiera que: i) se trata de palabras de uso común para la clase de los productos que ampara; y ii) su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo 58.
Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la marca BEHR, cuyo titular es la parte demandante, y las marcas BLER, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 59. Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente.
Comparación Ortográfica 60. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos distintivos desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 61. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: MARCA POSTERIORMENTE REGISTRADA B E H R 1 2 3 4 MARCAS REGISTRADAS 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 B L E R 1 2 3 4 62.
Dicho lo anterior, encontramos que la marca BEHR está compuesta de una (1) palabra, tiene una (1) sílaba (BEHR), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B-H- R); mientras que las marcas previamente registradas, están compuestas de una palabra, posee (1) una sílaba (BLER), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B- L-R). 63. Al respecto, la Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos tienen la misma extensión y están conformados por igual número de sílabas.
Asimismo, poseen la misma secuencia vocálica. 64. Ahora bien, la Sala precisa que la introducción de la letra H, a modo de sustitución de la consonante L, en la composición ortográfica de la marca posteriormente registrada, no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. 65.
En suma, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas, considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambas, comoquiera que lo único que los diferencia es la sustitución de la consonante L por la H. Comparación Fonética 66. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 67.
La Sala considera que al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica. Así pues, el remplazo de la letra “L” por la “H”, no resulta ser una diferencia suficiente que permita superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad a la marca posteriormente registrada. 68.
La Sala considera que al cambiar las consonantes L por H, en las marcas enfrentadas, no se logra que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la misma extensión y composición vocálica y que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas. En ese sentido, la Sala considera que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas.
Comparación Ideológica 69. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 70. La Sala, tomando en conjunto el signo y las marcas objeto de comparación, BEHR y BLER, considera que son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 71.
Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”48. (Destacado fuera del texto) 72. Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente la palabra BEHR con el término BLER, por cuanto son expresiones de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español.
Por ello, se advierte que, ideológicamente tiene un alto grado de distintividad. 73. En este sentido, la Sala considera que entre las marcas existen similitudes ortográficas y fonéticas, por lo que, el caso sub examine, se subsume en el primer requisito previsto en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000. 74. A esta misma conclusión llegó esta Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202349, al resolver un caso con identidad de partes y en la que se efectuó el cotejo de las marcas BEHR y BLER. 75.
Una vez verificado el cumplimiento del primer requisito para que opere la acción de cancelación por notoriedad de una marca, se entrará a analizar el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000. Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 76. Al respecto, el artículo 235 de la Decisión 486 del 2000 prevé que se encuentra legitimado para interponer la acción de cancelación por notoriedad de una marca quien ostente la calidad de legítimo titular de la marca. 77.
En este sentido, una vez consultados los certificados de registro marcario núms. 317528 y 317524 en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio50, se evidencia que el titular de las marcas mixta y nominativa 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 20160010200, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. 50 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 12 de abril de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 BLER es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, los cuales se encuentras vigentes.
Asimismo, la Sala advierte que fue este quien solicitó la cancelación por notoriedad del registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS. 78. Lo anterior, permite determinar que se encuentra acreditado el requisito relacionado con la legitimidad para solicitar la cancelación de una marca por notoriedad. Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca por virtud de la cual se solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro 79.
Por último, la Sala deberá analizar si las marcas BLER eran notorias al momento en el que se solicitó el registro de la marca nominativa BEHR PREMIUM PLUS. Lo anterior, para determinar si se cumple con lo previsto en el tercer requisito para cancelar la marca por notoriedad. 80. Sobre este asunto, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, se indicó51: “2.11.
El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción de cancelación haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.”, 81. Esta Sala ha considerado52 que con el fin de determinar la notoriedad de una marca se ha de tener en cuenta los aspectos relacionados con: i) su alto y significativo volumen en ventas; ii) la inversión en publicidad y demás gastos institucionales realizados con el fin de posicionar y promocionar la actividad económica dentro del público consumidor y; iii) demás cifras que reflejen número de comercializaciones, ingresos percibidos y gastos promocionales, que memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 51 Cfr. Folio 296 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp.
No. 11001-03-24-000-2008-00229-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 generalmente se encuentran acreditados con la respectiva certificación de revisoría fiscal; elementos estos que, permiten demostrar que un signo distintivo resulta ser notorio. 82. En ese orden de ideas, la Sala considera que, para efectos de probar la notoriedad de las marcas BLER, se deberá realizar el análisis sobre las pruebas que permitan demostrarla en dos momentos: i) la fecha de solicitud de solicitud de la marca BEHR PREMIUM PLUS, 20 de abril de 200953; y ii) la fecha en la que se realizó la solicitud de cancelación del registro marcario por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, 26 de noviembre de 201354. 83.
Inicialmente, la Sala advierte que la parte demandada, mediante la Resolución No. 46037 de 31 de julio de 201255, declaró la notoriedad de la marca BLER para identificar productos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 y que, en el acto acusado en el presente proceso, dicha notoriedad se amplió en el periodo comprendido entre enero de 2010 a diciembre de 2013. 84.
Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos del acto acusado, la Sala advierte que las pruebas presentadas por la parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, dentro del trámite de la acción de cancelación por notoriedad, fueron las siguientes: 84.1. 4 fotografías al stand de la sociedad Pintubler de Colombia S.A.56. 84.2. 6 fotografías en donde se ve en las camisetas de deportistas del ciclismo, la marca BLER57. 84.3.
Estudio de mercado nivel nacional realizado por la empresa SMARKEC con fecha de 10 de junio de 2014, el cual tiene por objetivo realizar un estudio que 53 Cfr. Folio 17 54 Ibidem 55 Cfr. Anexo 1 56 Cfr. Folios 8 y 9. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 57 Cfr. Folios 10 a 12 Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 permita sustentar la notoriedad de la marca BLER, a partir de la conducta del consumidor bajo un enfoque de demanda 58. 84.4.
Certificación suscrita por José Ibáñez Prieto, revisor fiscal de la sociedad Pintubler de Colombia S. A., en la cual certifica los ingresos por ventas de la marca BLER, los cuales fueron: i) 2010: $29.401.507.617; ii) 2011: $35.269.229.569; iii) 2012: $ 36.849.911.386; iv) 2013: $ 35.655.084.809; y iv) 2014: $ 10.283.724.71059. 84.5.
Certificación suscrita por José Ibáñez Prieto, revisor fiscal de Pintubler de Colombia S.A., en la cual se certifica que la empresa desde el año 2007 al 2013, tuvo unas erogaciones por gastos de publicidad y utilidades en estos mismos periodos fiscales. 84.6. 28 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz, etc., de Pintubler de Colombia S.A, desde el mes de enero hasta diciembre del año 201060. 84.7. 27 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz. etc., de Pintubler de Colombia S.A., desde el mes de enero hasta diciembre de 201161. 84.8. 33 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz etc., de Pintubler de Colombia S.A., desde el mes de enero hasta diciembre de 201262. 84.9. 30 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz, etc., de Pintubler de Colombia SA, desde el mes de enero hasta diciembre de 201363. 58 Cfr. Folios 21 a 57 Anexo 1.
Antecedentes Administrativos. 59 Cfr. Folio 58. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 60 Cfr. Folios 61 a 88 Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 61 Cfr. Folios 89 a 115. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 62 Cfr. Folios 116 a 148. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 63 Cfr. Folios 149 a 178. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 84.10. 12 facturas de venta de productos tales como pinturas, esmaltes, vinilos, barniz etc., de Pintubler de Colombia S.A, desde el mes de enero hasta abril de 201464. 84.11.
Copia del documento "Análisis de competencia pinturas” para el sector pinturas de enero a octubre de 2013, el cual contiene cifras referentes a: inversión mes a mes y anunciantes pinturas, mix de medios, estacionalidad pinturas, inversión por anunciante pinturas, inversión mes a mes por anunciante pinturas65. 84.12. Estadísticas de popularidad de la marca BLER en internet, con las cuales se busca demostrar que en los últimos meses más de 1000 personas hablaban diariamente de la marca BLER en redes sociales.
Además, afirman que la marca BLER beneficia a más de 4.500 fans en su página de Facebook 66. 84.13. Material impreso conformado por lista de precios de los años 2011 y 2013, anuncios en periódicos y tarjetas de presentación donde se ve la marca BLER67. 84.14. CD-ROM con comerciales y notas comerciales realizadas por la sociedad Pintubler S.A.68. 85.
Al respecto, la Sala considera que no deben valorarse las siguientes pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso por no contar con documentos o certificación que respalde su veracidad: 85.1. 4 fotografías al stand de Pintubler de Colombia S.A.69. 85.2. 6 fotografías en donde se ve en las camisetas de deportistas del ciclismo la marca BLER70. 64 Cfr. Folios 179 a 190.
Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 65 Cfr. Folios 191 a 197. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 66 Cfr. Folios 198 a 200. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 67 Cfr. Folios 201 a 208. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 68 Cfr. Folio 209. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 69 Cfr. Folios 8 y 9. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 70 Cfr. Folios 10 a 12 Anexo 1.
Antecedentes Administrativos. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 85.3. Copia del documento "Análisis de competencia pinturas” para el sector pinturas de enero a octubre de 2013, el cual contiene cifras referentes a: inversión mes a mes y anunciantes pinturas, mix de medios, estacionalidad pinturas, inversión por anunciante pinturas, inversión mes a mes por anunciante pinturas. 71. 85.4.
Estadísticas de popularidad de la marca BLER en internet con las cuales se busca demostrar que en los últimos meses más de 1000 personas hablaban diariamente de la marca BLER en redes sociales. Además, afirman que la marca BLER beneficia a más de 4.500 fans en su página de Facebook 72. 85.5 CD-ROM con comerciales y notas comerciales realizadas por la sociedad Pintubler S.A.73. 85.6 Al respecto, la Sala considera que las facturas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso cumplen con los requisitos previstos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, al contener la identificación del vendedor y del adquiriente, el número consecutivo, la fecha de expedición, la descripción de los bienes objeto de venta y el valor de la operación. 86.
Teniendo en cuenta las pruebas indicadas supra, con las cuales el tercero con interés directo en el resultado del proceso pretende acreditar la notoriedad su marca BLER, la Sala considera que es posible concluir su amplia difusión, su antigüedad y la gran aceptación entre los consumidores, como se demostrará a continuación. 87. El Revisor Fiscal de la sociedad PINTUBLER S.A.74, certificó ingresos de ventas de la marca BLER en el periodo de los años 2010 a 2013, los cuales fueron: i) 2010: $29.401.507.617; ii) 2011: $35.269.229.569; iii) 2012: $36.849.911.386; y iv) 2013: 35.655.084.809. 88.
Asimismo, el Revisor Fiscal certificó gastos de publicidad y utilidades en el periodo de 2007 a 201375, como se advierte a continuación: 71 Cfr. Folios 191 a 197. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 72 Cfr. Folios 198 a 200. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 73 Cfr. Folio 209. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. 74 Cfr. Folio 58.
Anexo 1. Antecedentes Administrativos 75 Cfr. Folio 19 34 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 MILES AÑO PUBLICIDAD UTILIDAD 2007 721.529 1.185.768 2008 1.063.847 1.630.365 2009 989.797 1.112.622 2010 1.066.020 1.372.015 2011 1.131.459 781.122 2012 966.473 1.695.734 2013 917.173 1.087.589 89.
Respecto a la difusión o promoción de la marca, la Sala considera que con las pruebas aportadas se logró demostrar un alto nivel de inversión en publicidad en el periodo comprendido del año 2007 a 2013, el cual ha permitido posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, y asimismo, promocionar los productos identificados con sus marcas. 90.
Adicionalmente, del estudio de mercado nivel nacional realizado por la empresa SMARKEC76, se advierte un gran nivel de conocimiento y recordación entra los consumidores de la marca BLER en el territorio nacional. 91. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la marca BLER es notoria para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza dentro del periodo comprendido, cumpliéndose así con el tercer requisito previsto en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000. 92.
En ese sentido, esta Sala prohíja lo considerado por esta Sección en la Sentencia de 20 de octubre de 202377, en un proceso en el cual existe identidad fáctica e identidad de partes al del caso sub examine. Conclusión 76 Cfr. Folios 21 a 57. Anexo 1. Antecedentes Administrativos 77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 20 de octubre de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03- 24-000-2015-00228-00 35 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 93.
La Sala considera que, en el caso sub examine, se configuraron los requisitos previstos para la cancelación por notoriedad de la marca BEHR PREMIUM PLUS, por lo que no se declarará la nulidad de la Resolución núm. 73190 de 3 de diciembre de 2014. 94. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara el acto acusado y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado.
Condena en costas 95. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201278, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 78 ” Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 36 Núm. único de radicación: 11001032400020150022900 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.
CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.