11001032400020160054600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Alimentos Finca S.A.S. y Teléfonos de México S.A.B. de C.V. Tema: Registro como marca del signo mixto “FREEGUAU”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra de las resoluciones 85382 de 30 de octubre de 20151 y 33493 de 31 de mayo de 20162 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “FREEGUAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 3.1 Que se declare la NULIDAD de las Resoluciones No 85382 del 30 de octubre de 2015 y 33493 del 31 de mayo de 2016, expedidas por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales negó de oficio el registro de la marca FREEGUAU, para identificar productos y servicios de la clase (sic) 5, 31 y 35 del Nomenclátor internacional, contenidas en el expediente 15 49174, por existir el registro de las marcas GUAU a nombre de la sociedad TELEFONOS 1 Folios 14 a 24 C pp.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 25 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 32 a 51 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio DE MEXICO, S.A.B DE C.V., y SUPER GUAU a nombre de la sociedad ALIMENTOS FINCA S.A.S. 3.2 Que como consecuencia de Io anterior se conceda el signo FREEGUAU tal y como fue solicitado por COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. CIPA S.A. el 04 de marzo de 2015 con el expediente 15 49174 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.3 Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que, el 4 de marzo de 2015, la sociedad Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “FREEGUAU”6 para distinguir productos y servicios de las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 5ª “[…] complementos alimenticios y complementos nutricionales para animales; cultivos y preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; malta para uso farmacéutico; proteínas y complementos de proteínas para animales; collares antiparasitarios para animales; productos para bañar animales; medicinas para animales; tratamientos medicinales para la piel de animales; vacunas para infecciones en pezuñas de animales; vitaminas para animales; anti pulgas para animales; preparaciones de oligoelementos para animales; preparaciones antisépticas para el baño de animales; productos farmacéuticos para animales; estimulantes de alimentación para animales; suplementos medicinales para piensos de animales; suplementos vitaminicominerales, y productos veterinarios. acidificante usado para acidificar el tracto gastrointestinal de animales en el alimento, aditivos medicinales para alimentos de animales; semen de animales y repelentes de animales. fungicidas, herbicidas, insecticidas, parasiticidas, pesticidas, germicidas, [distintas del jabón], rodenticidas, acaricidas, alguicidas, bactericidas, biosidas, callicidas y larvicidas. productos químicos para aplicación forestal […]”.

Clase 31 “[…] alimentación animal, animales vivos, afrecho para la alimentación animal, algarrobilla [alimentos para animales], algas para la alimentación humana o animal, alimentos para pájaros, animales de zoológico, arena aromática para animales domésticos [lechos higiénicos], aves de corral vivas, bebidas para animales de compañía, cebollas frescas, cocos, cítricos frescos, coronas de flores naturales, escarola fresca, flores naturales, granos [cereales], harina de arroz [pienso], huevos de gusano de seda, productos para la cría de animales, semillas [botánica] […]”.

Clase 35 “[…] gestión comercial y administración comercial, compra, venta, importación, exportación y comercialización de animales vivos, alimentación 4 Folio 33 C pp. 5 Folios 33 y 34 C pp. 6 Folios 56 a 58 C pp. Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio animal, animales vivos, afrecho para la alimentación animal, algarrobilla [alimentos para animales], algas para la alimentación humana o animal, alimentos para pájaros, animales de zoológico, arena aromática para animales domésticos [lechos higiénicos], aves de corral vivas, bebidas para animales de compañía, cebollas frescas, cocos, cítricos frescos, coronas de flores naturales, escarola fresca, flores naturales, granos [cereales], harina de arroz [pienso], huevos de gusano de seda, productos para la cría de animales, semillas [botánica]. alimentos para animales; preparación de comida para animales y objetos comestibles y masticables para animales. complementos alimenticios y complementos nutricionales para animales; cultivos y preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; malta para uso farmacéutico; proteínas y complementos de proteínas para animales; collares antiparasitarios para animales; productos para bañar animales; medicinas para animales; tratamientos medicinales para la piel de animales; vacunas para infecciones en pezuñas de animales; vitaminas para animales; anti pulgas para animales; preparaciones de oligoelementos para animales; preparaciones antisépticas para el baño de animales; productos farmacéuticos para animales; estimulantes de alimentación para animales; suplementos medicinales para piensos de animales; suplementos vitaminicominerales, y productos veterinarios. acidificante usado para acidificar el tracto gastrointestinal de animales en el alimento, aditivos medicinales para alimentos de animales; semen de animales y repelentes de animales. fungicidas, herbicidas, insecticidas, parasiticidas, pesticidas, germicidas, [distintas del jabón], rodenticidas, acaricidas, alguicidas, bactericidas, biosidas, callicidas y larvicidas. productos químicos para aplicación forestal […]”. 4.

Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición por parte de terceros. 5. Manifestó que, a través de la Resolución 85352 de 30 de octubre de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “FREEGUAU” para distinguir productos y servicios de las mencionadas clases 5ª, 31 y 35, con fundamento en el cotejo realizado de oficio con las marcas: i) nominativa “GUAU”7 que identifica servicios de la clase 35, cuyo titular es Teléfonos de México S.A.B. de C.V.; y ii) mixta “SUPER GUAU”8 en la clase 31, de Alimentos Finca S.A.S. Frente a esta decisión, Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. interpuso recurso de apelación. 6.

Señaló que, mediante la Resolución 33493 de 31 de mayo de 2016, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la Resolución 85352. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7 Certificado 358243. Versión 8. 8 Certificado 149935. Versión 7. 9 Folios 35 a 50 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7.

La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentra viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “FREEGUAU” en las clases 5ª, 31 y 35, al considerar que era similarmente confundible con las marcas nominativa “GUAU” y mixta “SUPER GUAU”, que amparan respectivamente servicios y productos de las clases 35 y 31 del nomenclátor internacional, desconociendo el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9.

Explicó que la expresión GUAU es de uso común para individualizar productos y servicios dirigidos a los perros, por lo que es débil e inapropiable en exclusiva. Por ello, la SIC realizó un examen de registrabilidad errado “[…] sobre los signos toda vez que, solo se pudiera admitir la confundibilidad de las marcas si la expresión GUAU utilizada por mi mandante estuviera dirigida a productos y servicios sustancialmente diferentes a los que están dirigidos para perros […]”. 10.

Sostuvo que “[…] la marca opositora de oficio GUAU esta concedida para reivindicar productos y servicios de comercialización y publicidad de líneas telefónicas y servicios electrónicos, en su caso la expresión GUAU es totalmente arbitraria toda vez que contiene un significado propio pero nada tiene que ver con los productos que ampara, lo mismo ocurre con la otra marca opositora SUPER GUAU en la clase 31, pues esta pretende reivindicar preparaciones para blanquear, lo cual nada tiene que ver con productos dirigidos a animales, por ello al igual que la otra marca opositora ambas se toman arbitrarias para los productos que amparan […]”. 11.

Advirtió que la SIC, al realizar el cotejo, fraccionó los conjuntos de los signos distintivos, pues separó la parte denominativa de la gráfica, esta última haciéndolos disímiles. Asimismo, indicó que, aunque la marca mixta previamente registrada contenga “[…] huellas de perro en su grafico no significa que esta reivindique productos para este tipo de animales, pues como se puede observar en su expediente, esta reivindica únicamente preparaciones para blanquear […]”. 12.

Resaltó, en cuanto a la conexidad competitiva, que “[…] las prestaciones mercantiles no son las mismas, pues con respecto a la marca opositora de oficio GUAU en clase 35, esta pretende servicios disímiles a los de la marca negada […] la marca que pretende mi mandante va dirigida específicamente a los productos alimenticios y farmacéuticos para animales, de ahí que la publicidad y gestión comercial que pretende van dirigidos a este tipo de empresas; por su lado y muy diferente a Io que pretende mi mandante, el opositor de oficio GUAU si bien reivindica 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicios de la misma clase, hace la aclaración de exactamente qué tipo de publicidad y gestión de negocios empresariales reivindica, incluso utiliza la expresión “tales como” para describir los servicios de comunicaciones, asesoría y organización de negocios.

Los cuales sin lugar a dudas son totalmente disimiles a los servicios de comercialización y venta de alimentos para animales [ ]”. 13. Argumentó que “[…] a pesar de que los signos opositores de oficio contienen la expresión GUAU que tiene un significado propio, esta no identifica las calidades de los servicios y productos, pues no se trata de los productos para los que realmente es débil la expresión GUAU (como Io son los de las clases pretendidas por mi mandante), por ello no se genera riesgo de confusión toda vez que la expresión es utilizada en contextos totalmente disímiles […]”. 14.

Precisó, teniendo en cuenta lo anterior, que los servicios de la clase 35 están dirigidos a consumidores diferentes y se comercializan a través de canales disímiles. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10 15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16.

Señaló que las marcas cotejadas son semejantes debido a que el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento distintivo de las marcas previamente registradas. 17. Explicó que los elementos gráficos en el signo solicitado, el cual corresponde al “logo del canino”, son secundarios en el conjunto, por lo que la expresión “FREEGUAU” es la que predomina. 18.

Manifestó que la coexistencia de las marcas cotejadas en el mercado crearía un riesgo de asociación, donde el consumidor creería erróneamente que está adquiriendo productos o servicios que comparten un mismo origen empresarial. 19. Resaltó que el signo pretende identificar servicios que pertenecen a la misma clase que los servicios distinguidos por la marca “GUAU” con certificado 358243, y que coinciden plenamente en cuanto al servicio de gestión comercial.

Ello comoquiera que la marca registrada protege el servicio de gestión de negocios comerciales de manera general, dentro del cual se encuentran incluidos los servicios particulares de gestión comercial de animales, alimentos y demás productos veterinarios, pretendidos por la marca solicitada. 10 Folios 74 a 87 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.

Contestación de la sociedad Alimentos Finca S.A.S.11 20. La sociedad Alimentos Finca S.A.S., tercera interesada en el resultado del proceso, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas por la parte demandante. 21. Explicó que el signo solicitado está constituido por la expresión “FREEGUAU”, con una grafía particular, sin reivindicación de colores y con la figura de un perro en la parte central superior.

La marca “SUPER GUAU” está conformada por la expresión SUPER, en cursiva, y “GUAU”, en mayor tamaño, “y como elemento central y principal ubicado sobre un fondo de huellas caninas”; y por su parte, la marca “GUAU” es nominativa. 22. Adujo que las marcas cotejadas son confundibles porque comparten la denominación GUAU, la cual genera la mayor recordación, sin que la partícula FREE otorgue distintividad al signo. 23.

Indicó que existe conexidad competitiva respecto de la clase 35, debido a que hay identidad en los servicios de gestión de negocios comerciales y los servicios de importación y exportación. Lo anterior, máxime cuando los servicios que identifica la marca “GUAU” no se encuentran limitados a un determinado ramo de negocio y, por tanto, podrán “materializarse” en cualquier ámbito empresarial. 24.

Manifestó, respecto de los productos en la clase 31, que hay una estrecha relación de complementariedad, pues se trata de productos idénticos y/o relacionados, que suponen un uso complementario, por lo que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad. II.3. Contestación de la sociedad Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 25.

La sociedad Teléfonos de México S.A.B. de C.V., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio12, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 26. La sociedad Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 7 de octubre de 201613 en contra de las Resoluciones 85382 de 30 de octubre de 2015 y 33493 de 31 de mayo de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 27.

Mediante auto de 8 de agosto de 201714 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los representantes de las 11 Folios 93 a 117 C pp. 12 Folio 135 C pp. 13 Índice 1° aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 Folios 59 y 60 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sociedades Alimentos Finca S.A.S. y Teléfonos de México S.A.B. de C.V. El 28 de agosto de 201715 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 28.

A través de providencias de 2 de agosto de 2019 y 17 de febrero de 202016 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 21 de febrero de 202017. 29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara un certificado de vigencia y titularidad de una marca, el cual fue aportado; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 30.

Mediante auto de 30 de junio de 202018 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 175-IP-2020 de 21 de junio de 202119 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem.

Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente. De oficio este Tribunal interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 por ser materia de controversia la conexión entre los productos y servicios que protegen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un 15 Folio 60 vto C pp. 16 Folios 139 y 147 C pp. 17 Folios 157 a 165C pp. 18 Folios 175 a 181 C pp. 19 Índice 48 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 4.Signos conformados por denominaciones de uso común […] 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 4.3 Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposiciones, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 5.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 32.

Mediante auto de 24 de agosto de 202120 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 20 Folio 192 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 33.

En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante21, la SIC22 y Alimentos Finca S.A.S.23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, Teléfonos de México S.A.B. de C.V. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 85382 de 30 de octubre de 2015 y 33493 de 31 de mayo de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro del signo como marca mixta “FREEGUAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 36.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “FREEGUAU” y las marcas: i) nominativa “GUAU” con certificado 358.243, que identifica servicios en la clase 35, de titularidad de Teléfonos de México S.A.B. de C.V.; y ii) mixta “SUPER GUAU” que ampara productos de la clase 31, de titularidad de Alimentos Finca S.A.S.; se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 37.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 38. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 85382 de 30 de octubre de 201525 y 33493 de 31 de mayo de 201626 expedidas por la 21 Índice 57 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 59 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 Índice 58 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25 Folios 14 a 24 C pp.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 26 Folios 25 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “FREEGUAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 39. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “FREEGUAU” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 5ª “[…] complementos alimenticios y complementos nutricionales para animales; cultivos y preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; malta para uso farmacéutico; proteínas y complementos de proteínas para animales; collares antiparasitarios para animales; productos para bañar animales; medicinas para animales; tratamientos medicinales para la piel de animales; vacunas para infecciones en pezuñas de animales; vitaminas para animales; anti pulgas para animales; preparaciones de oligoelementos para animales; preparaciones antisépticas para el baño de animales; productos farmacéuticos para animales; estimulantes de alimentación para animales; suplementos medicinales para piensos de animales; suplementos vitaminicominerales, y productos veterinarios. acidificante usado para acidificar el tracto gastrointestinal de animales en el alimento, aditivos medicinales para alimentos de animales; semen de animales y repelentes de animales. fungicidas, herbicidas, insecticidas, parasiticidas, pesticidas, germicidas, [distintas del jabón], rodenticidas, acaricidas, alguicidas, bactericidas, biosidas, callicidas y larvicidas. productos químicos para aplicación forestal […]”.

Clase 35 “[…] gestión comercial y administración comercial, compra, venta, importación, exportación y comercialización de animales vivos, alimentación animal, animales vivos, afrecho para la alimentación animal, algarrobilla [alimentos para animales], algas para la alimentación humana o animal, alimentos para pájaros, animales de zoológico, arena aromática para animales domésticos [lechos higiénicos], aves de corral vivas, bebidas para animales de compañía, cebollas frescas, cocos, cítricos frescos, coronas de flores naturales, escarola fresca, flores naturales, granos [cereales], harina de arroz [pienso], huevos de gusano de seda, productos para la cría de animales, semillas [botánica]. alimentos para animales; preparación de comida para animales y objetos comestibles y masticables para animales. complementos alimenticios y complementos nutricionales para animales; cultivos y preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; malta para uso farmacéutico; proteínas y complementos de proteínas para animales; collares antiparasitarios 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para animales; productos para bañar animales; medicinas para animales; tratamientos medicinales para la piel de animales; vacunas para infecciones en pezuñas de animales; vitaminas para animales; anti pulgas para animales; preparaciones de oligoelementos para animales; preparaciones antisépticas para el baño de animales; productos farmacéuticos para animales; estimulantes de alimentación para animales; suplementos medicinales para piensos de animales; suplementos vitaminicominerales, y productos veterinarios. acidificante usado para acidificar el tracto gastrointestinal de animales en el alimento, aditivos medicinales para alimentos de animales; semen de animales y repelentes de animales. fungicidas, herbicidas, insecticidas, parasiticidas, pesticidas, germicidas, [distintas del jabón], rodenticidas, acaricidas, alguicidas, bactericidas, biosidas, callicidas y larvicidas. productos químicos para aplicación forestal […]”. 40.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado y las marcas “GUAU” y “SUPER GUAU” no tienen semejanzas que generen riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, en tanto la expresión GUAU es de uso común y débil. Asimismo, los productos y servicios reivindicados son diferentes, por lo que no existe conexidad competitiva. 41.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 175-IP-2020 de 21 de junio de 202127 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 42. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 27 Índice 48 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 43.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 44.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante29 (mixto) Clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 30 GUAU (nominativa) Registro 358243 Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 28 Folios 238 y 239 C pp. 29 Folios 56 a 58 C pp. 30 Versión 8. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por Alimentos Finca S.A.S. 31 (mixta) Registro 149935 Clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 45.

Como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “FREEGUAU” y “SUPER GUAU”, así como la nominativa “GUAU”, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 46.

En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 47.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 48.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”32. 31 Versión 8. 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 49. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial.

Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 50. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 51.

Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas: i) “FREE” que hace parte del signo, resulta ser de uso común en las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor internacional; ii) “SUPER” en la clase 31; y iii) “GUAU” en la clase 31, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados33: “FREE” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. CAREFREE PANTY TANGA Kenvue Inc. 5ª 276229 CAREFREE BLACK JOHNSON & JOHNSON 5ª 248813 FREESET HOECHST GMBH 5ª 255936 FREEDOM ROSEN TANTAU K.G 31 289685 AVI-FREE ALLTECH, INC. 31 364436 INGRID´S FREEDOM ROSEN TANTAU K.G. ROSEN TANTAU 31 372305 DUTY FREE AMERICAS DUTY FREE AMERICAS, INC. 35 273329 FREEWAY HELICE RYD GROUP S.A.S. 35 301717 FREEDAY C.I. TEX DRIE S.A. 35 305762 33 Consulta realizada el 11 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “SUPER” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. SUPER CAN ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA. 31 256340 SUPERTIENDAS DON JUSTO DISTRIBUIDORA DE VIVERES DE COLOMBIA LTDA. DISVICOL LTDA. 31 297616 LA BOLSA SUPERMERCADO JHON JAIRO HENAO ECHEVERRI 31 304461 “GUAU” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. SUPERGUAU VITAL MIZOOCO S.A.S 31 327463 GUAUMOR GABRICA S.A.S. 31 445738 GUAUF! HELADO PARA PERROS JOYFUL PETS SAS 31 534792 52.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 53.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que34: “[…] El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva […]”. 54. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra “GUAU” en el signo y las marcas previamente registradas es de uso común para la clase 31, como se expuso supra, así como para las clases 5ª y 35, al existir conexidad competitiva entre los productos y servicios reivindicados en estas. 55.

Es decir que, por un lado, los productos “[…] complementos alimenticios y complementos nutricionales para animales […]”, son conexos con “[…] afrecho para la alimentación animal, algarrobilla [alimentos para animales], algas para la alimentación humana o animal […]”, en tanto que ambos corresponden a alimentos 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial 611-IP – 2019. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para animales, guardando una relación de género y especie, asimismo se publicitan y adquieren a través de los mismos canales. 56.

Y, por el otro, los productos de “[…] alimentación animal […]”, son conexos con los de servicios de “[…] alimentación animal […]”, en tanto que dicho producto se usa de forma necesaria para la prestación del servicio, por lo que también son complementarios. 57. De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “FREE”, “GUAU” y “SUPER” al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de las clases 5ª, 31 y 35, no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia.

Asimismo, la marca “FREEGUAU” resultaría fraccionada y en la nominativa “GUAU” sería imposible el cotejo. 58. Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “SUPER” Y “FREE” como “GUAU”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “SUPER” y “FREE”, pero se mantuviera el análisis con base en “GUAU”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 59.

Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.

Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 60. En el presente asunto, los vocablos “FREE” y “GUAU” son los únicos elementos que integran el signo solicitado. Ambos comparten una naturaleza débil y común, pero su combinación podría llegar a ser distintiva, por lo que debe ser analizada en su conjunto, tal y como lo exige la jurisprudencia comunitaria.

Excluir uno de ellos, pese a tener igual carácter marcario, desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, más aún cuando el signo en disputa solo puede ser comprendido desde la percepción integral del consumidor. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 61.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 62.

Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado F R E E G U A U 1 2 3 4 5 6 7 8 Marcas previamente registradas G U A U 1 2 3 4 S U P E R G U A U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63.

De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, en tanto que las mismas cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica y vocálica. Ello, por cuanto el signo solicitado está conformado por 1 palabra, 8 letras, 3 consonantes “F-R-G” y 4 vocales “E-E-U-E-U”, mientras que las marcas previamente registradas están compuestas por i) 1 palabra, 4 letras, 1 consonante “G” y 3 vocales “U-A-U”; y ii) 2 palabras, 9 letras, 4 consonantes “S-P-R- G) y 5 vocales “U-E-U-A-U”. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64.

Es así como, aun cuando las marcas comparten el término “GUAU”, debe destacarse que este vocablo es de uso común y posee un carácter débil de oposición desde el punto de vista marcario, por cuanto alude a una expresión que no goza de especial fuerza distintiva en sí misma. 65. En ese contexto, la Sala considera que la marca “FREEGUAU” cuenta con elementos adicionales que le otorgan una carga semántica diferenciadora y suficiente distintividad respecto de las marcas previamente registradas.

En particular, la incorporación del término “FREE”, que, aunque es débil, añade una especificidad que transforma sustancialmente el conjunto marcario, impidiendo su confusión directa con las marcas “GUAU” y “SUPER GUAU”. 66. Por tanto, se concluye que el signo solicitado presenta una configuración ortográfica global que evita cualquier riesgo de confusión con las marcas precedentes, al incorporar un componente adicional que modifica su estructura. 67.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones disímiles, comoquiera la marca concedida introduce una partícula adicional, esta es, “FREE” y que, además, se pronuncia de manera disímil tanto frente a “GUAU” como frente a “SUPER GUAU”, lo que contribuye a descartar cualquier riesgo de confusión. 68.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU - FREEGUAU - GUAU FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU - FREEGUAU -SUPER GUAU 69.

Por ello, la inclusión de la partícula “FREE” en la marca concedida introduce una modificación sustancial en su estructura fonética, al ampliar la extensión de la marca, alterar su ritmo e incorporar una sonoridad más prolongada. Cabe advertir que la pronunciación de las expresiones comparadas no resulta similar, pese a coincidir en el vocablo “GUAU”.

Esta coincidencia no es suficiente para generar confundibilidad, en tanto se trata, como se ha precisado, de un término de uso común y carácter débil desde la perspectiva marcaria. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 70.

Esta Sala, en sentencia de 2 de mayo de 202535, reiterando lo expuesto en la sentencia de 29 de marzo de 201936, y al realizar el cotejo entre una marca que reproducía la denominación de la marca previamente registrada, pero se incluían elementos diferenciadores en su terminación, consideró que: “[…] Es así como, esta Sala, el caso sub examine, considera que la marca cuestionada “BRISA ALVISA” cuenta con un elemento adicional que la dota de una carga semántica particularizadora, a saber, “ALVISA”, expresión en la cual recae su fuerza distintiva, y la cual le otorga suficiente distintividad, diferenciándola de las marcas previamente registradas “BRISA”. […] Esta Sala, en sentencia de 29 de marzo de 2019, al realizar el cotejo entre las marcas “BRISSART” y “BRISA”, consideró que: “BRISSART es una marca simple, estructurada por 8 letras, 2 vocales, 6 consonantes y 2 sílabas y termina en las consonantes “RT”, que contienen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada; mientras que la denominación BRISA también es una marca simple, estructurada por 5 letras, 2 vocales, 3 consonantes y 2 sílabas y termina en la consonante “S” y en la vocal “SA”.

Las consonantes “RT” dotan a la marca solicitada de mayor distintividad dentro de la marca cuestionada […] lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En otras palabras, las consonantes RT de la desinencia de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten vincularlas con un origen empresarial determinado. […] Referente a la similitud fonética, la Sala señala que tienen sílabas tónicas diferentes, debido a que el acento prosódico de “BRISSART” está ubicado en la sílaba “RT”, mientras que el de “BRISA” está en la sílaba “BRI”.

De manera que no existe similitud fonética. Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto tengan terminaciones diferentes, hace que su pronunciación difiera significativamente y lo cierto es que no es sable confundir las marcas cotejadas. Lo anterior en razón de que, al acudir el método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones o desinencias distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables sin que se lleve a entender que identifican un mismo producto o se genere riesgo de confusión indirecta o de asociación”. […] 35 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de mayo de 2025. Rad.: 2018-00020-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de marzo de 2019. Rad.: 2006-00075-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En ese sentido, esta Sala prohíja las manifestaciones supra y considera que la palabra adicional “ALVISA”, que compone la marca concedida, es un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de las marcas “BRISA”, pues altera la terminación de la marca […]” (negrilla fuera de texto). 71.

En ese sentido, esta Sala prohíja las manifestaciones supra y considera que, en la marca concedida la partícula adicional “FREE”, es un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de las marcas previas, pues altera la composición. 72. Ahora bien, respecto de la similitud ideológica la Sala advierte que la marca “GUAU” significa “onomat.

U. para representar el ladrido del perro”37. 73. La marca “SUPER GUAU”38, contiene la denominación supra, más la palabra “SUPER” que significa “Significa 'encima de'. 'preeminencia' o 'excelencia'”39. De allí que se considere evocativa, en tanto sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de productos asociados con perros, transmitiendo así una connotación de superioridad o excelencia en dicha categoría de bienes. 74.

Finalmente, el signo solicitado, además de contener la expresión “GUAU”, está conformada por la palabra en idioma inglés “FREE”. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202440, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].

(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 75. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.

(negrilla fuera del texto). 37 Consultado en https://dle.rae.es/guau. 38 Registro 149935. 39 Consultado en https://dle.rae.es/super-?m=form. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 76.

En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común, descriptivas o genéricas en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 77.

En el caso sub examine, la palabra en inglés “FREE” traduce “gratis”41 la cual se considera que no sirve de raíz equivalente, ni es fonéticamente semejante a la expresión gratis, asimismo, no está acreditado que sea de conocimiento generalizado su traducción en Colombia, por lo que se concluye como una palabra de fantasía para el consumidor medio. 78.

Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que los conceptos descritos supra se encuentran unidos en una sola expresión, por lo que, al no poderse fraccionar, toda vez que cotejo debe hacerse en su conjunto, la Sala considera que “FREEGUAU” es de fantasía que no transmite un concepto conocido o directamente asociado por el consumidor, razón por la cual no es posible realizar una comparación desde este enfoque42. 79.

Ahora, cabe resaltar que esta Sala, en sentencia de 23 de mayo de 202443, donde se estudió unas marcas que contenía la partícula FREE, consideró que: “[…] no existe similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación entre la marca cuestionada “first’z miau’z”, del tercero con interés directo en las resultas del proceso y la marca previamente registrada “freemiau”, teniendo en cuenta el empleo de raíces y terminaciones distintas que le aportan una fuerza distintiva especial. las partículas “free” y “miau”, son de uso común para identificar productos en la clase 31 de la clasificación internacional de Niza […]”. 80.

En ese contexto, y de conformidad con el criterio supra, la Sala concluye que, en el caso sub examine, el signo “FREEGUAU” en conjunto, se diferencia de las marcas previamente registradas “GUAU” y “SUPER GUAU”, al contener elementos adicionales, en los cuales recae la distintividad de la denominación, a saber “FREE”. 81. La Sala precisa que, en su conjunto, la denominación “FREEGUAU” es distintiva, aunque sea débil, en tanto que está compuesta por dos palabras de uso común para las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor internacional.

De allí que, se resalta que no se otorga un derecho sobre las palabras individualmente consideradas, sino sobre el conjunto. 41 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/free. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024.

Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de mayo de 2024. Rad.: 2018-00213-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 82.

Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor, en los términos dispuestos en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

IV.5. Conclusión 83. En ese contexto, con la expedición de los actos acusados se violó lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En particular, la SIC, al expedir los actos acusados, no evaluó correctamente que no existe semejanza entre un signo mixto solicitado y las marcas previamente registradas, ello, teniendo en cuenta que los elementos de los conjuntos marcarios, aun cuando débiles, son registrables.

De allí que el signo solicitado se considera distintivo extrínsecamente. 84. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC debió conceder el registro de la marca mixta “FREEGUAU” para amparar productos y servicios en las clases 5ª, 31 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad solicitante. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 85382 de 30 de octubre de 201544 y 33493 de 31 de mayo de 201645, expedidas por la SIC y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 85.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 85382 de 30 de octubre de 2015 y 33493 de 31 de mayo de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto “FREEGUAU” solicitado para distinguir productos y servicios de las clases 5ª, 31 y 35 de la 44 Folios 14 a 24 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 45 Folios 25 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00546-00 Demandante: Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clasificación Internacional de Niza, a favor de Compañía Industrial de productos agropecuarios S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.