CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: NOVARTIS AG. TESIS: DENIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA.
LA SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE NOVEDAD, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1° Y 2° DE LA DECISIÓN 344. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad NOVARTIS AG contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que denegaron la solicitud de patente de invención denominada “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5- TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 - (2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA”. 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- DEMANDA I.1- La sociedad NOVARTIS AG, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1.
La nulidad de la Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006, mediante la cual se denegó la concesión de la patente de invención denominada “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5- TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA”. 2. La nulidad de la Resolución núm. 1461 de 30 de enero de 2007, que confirmó la anterior decisión. 3.
A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión, a su nombre, de la patente requerida; asimismo, la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso, en la Gaceta para la Propiedad Industrial. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos: 1. Que el día 18 de octubre de 2000 solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente de invención denominada “COMBINACIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS PARA EL CONTROL SIMULTÁNEO DE ECTO Y ENDO-PARÁSITOS, EN GANADO PRODUCTOR Y ANIMALES DOMÉSTICOS”. 2.
Que el 28 de noviembre de ese año, presentó memorial mediante el cual reivindicó prioridad y adjuntó nuevo capítulo reivindicatorio.1 3. Agregó que se efectuaron dos exámenes de forma2, relacionados con los requisitos que debe cumplir la solicitud; y que cumplidas las exigencias legales se ordenó publicar el extracto en la gaceta de propiedad industrial, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 1 Folio 51, anexo 1 2 Folios 49 a 50 y 130, anexo 1 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4. Que mediante comunicado núm. 139673, notificado el 9 de diciembre de 2005, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC le informó que las reivindicaciones 1 a 10 de la invención solicitada se encontraban afectadas en el requisito de novedad respecto del documento D14, considerado como el estado de la técnica, y le concedió un plazo de sesenta días para que corrigiera dicho impedimento, lo cual atendió mediante escrito de 23 de marzo de 2006, en el que modificó las reivindicaciones afectadas y el título original de la invención, por el de “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5- TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA” y anexó un nuevo capítulo reivindicatorio.5 5.
Que con oficio núm. 4577, notificado el 27 de abril de 20066, la SIC le comunicó que la invención solicitada continuaba afectada por el requisito de novedad respecto de las reivindicaciones 1 a 6 frente al documento D1, que hace referencia a los compuestos fluazuron (N- fenil-N’-benzoil-urea) y un parasiticida (milbectina, avermectina, moxidectina, ivermectina, abamectina y doramectina, entre otros), 3 Folios 135 a 137, anexo 1 4 Anterioridad WO9625852, título “Composición para el control de parásitos”, publicado el 29 de agosto de 1996. 5 Folios 144 a 146, anexo 1 6 Folios 150 a 152, anexo 1 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concediéndole, nuevamente, un plazo de sesenta días para que corrigiera las objeciones presentadas. 6. Indicó que mediante memorial de 27 de julio de 20067 respondió a las objeciones señaladas, manifestando que la divulgación general contenida en el documento D1 no destruía la novedad de la invención solicitada, toda vez que esta revela compuestos específicos de ivermectina y fluazuron. 7.
Señaló que a través de la Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente solicitada con fundamento en que la invención “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5- TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 - (2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA” carecía de novedad, toda vez que los elementos que la componen se encontraban divulgados en el estado de la técnica. 8.
Que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, por cuanto estimó que no fue debidamente motivada, habida cuenta que, a su juicio, se realizó un examen erróneo de novedad, dado que los elementos que componen la invención denegada no se encontraban 7 Folios 153 a 159, anexo 1 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de manera específica en el documento D1, determinado como estado de la técnica. 9. Que mediante la Resolución núm. 1461 de 30 de enero de 2007 se confirmó la anterior decisión. I.3- NORMAS CONSIDERADAS COMO VIOLADAS I.3.1- La actora considera que con la expedición de las resoluciones acusadas se violaron, por falta de aplicación, los artículos 29 de la Constitución Política, 35, inciso 1°, y 59 del CCA.
Para tal efecto, señala que se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que los actos demandados carecen de motivación, tanto científica como jurídica. Agrega que se violó de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación seria, adecuada y suficiente de las decisiones de la administración pública, lo que implicó que la SIC no demostrara con argumentos técnicos que la invención solicitada careciera del requisito de novedad; y que la existencia de una revelación específica en el documento D1 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enseñara, de manera expresa, los compuestos revelados en la creación denegada. Estima que la SIC realizó un análisis superficial del requisito de novedad, por cuanto no tuvo presente que la ivermectina, como un derivado de las avermectinas, también presenta subclases de compuestos, razón por la cual debió estudiar si la composición revelada en el estado de la técnica se encontraba presente, de manera expresa, en la invención solicitada.
Aduce que existen evidentes diferencias entre las proporciones y los compuestos revelados en el arte previo respecto a los mencionados en la invención solicitada; y que, además, tampoco existe una divulgación expresa y directa de las composiciones de ivermectina B1b y B1a con fluazuron en D1, demostrándose de esta manera que la creación cumple con el requisito de novedad necesario para que proceda su patentabilidad.
I.3.2- Con la expedición de los actos demandados la SIC violó, por indebida aplicación, los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina8, por cuanto incurrió en un error de hecho respecto de la apreciación de las 8 En adelante Decisión 486 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co circunstancias que, según las normas infringidas, determinan la producción de la invención solicitada. Sostiene que en el caso objeto de estudio, la invención hace referencia a preparaciones veterinarias que contienen una combinación diferente a la del estado de la técnica y que resultan ser elementales para controlar los parásitos en los animales domésticos.
Agrega que las enfermedades producidas por infecciones parasitarias se presentan con más frecuencia en regiones cálidas, donde los animales que habitan en manada con regularidad se infectan de epidemias de helmintos y gusanos, lo cual hace que se debiliten y contraigan parásitos externos como las garrapatas. Señala que atendiendo lo anterior, se hace necesario que concurran nuevas clases de ingredientes que sean iguales a las sustancias activas ya disponibles e inclusive superiores en propiedades biológicas, con el objeto de contrarrestar las enfermedades de tipo parasitario.
Asegura que al comparar los elementos que integran la invención solicitada junto con el capítulo reivindicatorio presentado frente al documento D1, determinado como estado de la técnica, se puede 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evidenciar que no existe revelación alguna sobre las ivermectinas B1b y B1c reivindicadas en la creación en estudio.
Manifiesta que la invención solicitada es novedosa frente a lo revelado en el estado de la técnica, habida cuenta que la estructura de las ivermectinas B1b y B1c, expuesta para participar en las combinaciones junto con el fluazuron, son totalmente diferentes a las divulgadas en la invención que se pretende proteger. Concluye que los escritos que presentó en su debida oportunidad ante la SIC, demuestran que lo expuesto en los conceptos técnicos señalados en los estudios de fondo no hacen una mención expresa y directa de la materia revelada en la invención solicitada, esto es, combinaciones específicas de fluazuron con una de las ivermectinas B1b y B1c.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Superintendencia de Industria y Comercio solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico y añade que en el evento en que los actos acusados se declaren nulos, corresponde a esa entidad, previo cumplimiento de los requisitos de forma y fondo por parte de la solicitante, conceder la patente de invención correspondiente.
Señala que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el examen de fondo permitió demostrar que el objeto de la patente no reúne los requisitos legales previos establecidos para su concesión; y que como se expuso en los actos acusados, el objeto de la solicitud en debate no encuentra diferencia con lo que ya forma parte del estado de la técnica, puesto que en el documento WO 9625852 se persigue la misma solución con composiciones similares.
Alega que los exámenes de fondo realizados permitieron concluir que la invención solicitada no cumple con los requisitos señalados en la normativa marcaria, toda vez que no goza de nivel inventivo, presupuesto necesario para que pueda ser patentada. Advierte que el objeto reivindicado se deriva de forma evidente del estado de la técnica, teniendo en cuenta que una persona normalmente versada en la materia evidenciaría, de forma clara, 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la invención solicitada se encuentra incluida en la anterioridad mencionada, razón por la cual no cumple con el requisito de nivel inventivo necesario para que proceda su protección. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, indicó:10 “[…] La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes: […] 1.
Concepto de invención y requisitos de patentabilidad […] 1.1. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.2. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable; ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.3.
Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, se de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 9 En adelante Tribunal 10 Proceso 430-IP-2017 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2. La novedad 2.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de patente solicitada por falta de novedad por lo que se analizará este tema. […] 2.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. 2.3.
Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 2.4. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuesto por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinas ni con el pretendido inventor, sino en relación el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad (…) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad (…) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.
(…) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad (…) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. 2.5.
Según lo establecido en la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 2.7. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.
Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486. 2.8. En otras palabras para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 2.9.
Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. […]”11 (Negrillas del texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de julio de 201212, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. Vencido el plazo, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda.
El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad. 11 Folios 193 a 198 del expediente 12 Folio 164, c. ppal. 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico El asunto a dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 24895 de 20 de septiembre de 2006 y 1461 de 30 de enero de 2007, por medio de las cuales la SIC denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5- TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA”.
Cuestión previa La Sala advierte que el apoderado de la actora invocó como vulneradas las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, que entró en vigor el 1o. de diciembre ese año13; sin embargo, la solicitud de patente de invención se radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la SUPERINTENDENCIA el día 18 de octubre de 2000, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344 de 1993.
Ahora, la demandante señaló que los actos acusados vulneran los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, que corresponden a los 13 “Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de 2000”. 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisitos de patentabilidad, que estaban previstos en los artículos 1º y 2° de la Decisión 344, motivo por el cual la Sala estudiará los cargos de la demanda a la luz de esta última disposición, no sin antes advertir que ello no implica desconocimiento de los principios de congruencia y debido proceso, habida cuenta que el asunto controvertido en el proceso ha discurrido en torno al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad14.
Normas invocadas como vulneradas: Constitución Política “(…) Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”.
Código Contencioso Administrativo “(…) Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares (…)”. “Artículo 59. Contenido de la decisión. Concluido el término para practicar pruebas, si lo hubiere, deberá proferirse la decisión definitiva.
Esta se motivará con los aspectos de hecho y de derecho que fueren pertinentes”. 14 Sobre este asunto en particular, puede consultarse la misma postura de la Sala en la sentencia de 27 de mayo de 2021, número único de radicación 11001-03-24-000-2006- 00291-00, CP Hernando Sánchez Sánchez; y sentencia de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación 11001032400020030035001, CP Roberto Augusto Serrato Valdés. 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Los actos acusados: - Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006: resuelve denegar la solicitud de patente, con fundamento en que:.- Realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con el requisito de novedad; la invención reclama una combinación de fluazuron y un derivado de avermectina, preferiblemente ivermectina; y que la fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de noviembre de 1999, que corresponde a la fecha de prioridad reivindicada respecto de la solicitud DE 99811085.2. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Consultadas las fuentes de información se encontró el documento WO 9625852, titulado “Composición para el control de los parásitos”, anterior a la fecha de prioridad reivindicada y relacionada con la materia en estudio15..- El objeto reivindicado no es nuevo puesto que está comprendido en el estado de la técnica, toda vez que la materia de las reivindicaciones 1 a 4 fueron anticipadas en el arte previo..- La patente WO 9625852 revela una composición para el control de parásitos en animales que comprende una combinación de un compuesto de N-fenil-N’-benzoil-urea como el fluazuron y un parasiticida, entre los que se cuenta entre otros, la milbectina, avermectina, milbectina, moxidectina, ivermectina, avamectina y doramectina, y la presente solicitud pretende reivindicar una composición que contiene fluazuron e ivermectina..- Los compuestos que se pretenden proteger se encuentran revelados por la anterioridad mencionada y afectan la novedad de la solicitud. 15 Según concepto técnico núm. 2090 de fecha 29 de diciembre de 2005, que obra a folios 135 a 137 del anexo núm. 1, Examinador Técnico código 202024. 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Resolución núm. 1461 de 30 de enero de 2007: resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006, confirmándola en todas sus partes. Como fundamento de la decisión se indica, en síntesis, que no se violó el principio legal y jurisprudencial que prevé la motivación seria, adecuada y suficiente de la decisión de la administración; y que el documento D1 revela completamente una composición de fluazuron con ivermectina que no es diferente a la combinación que se pretende reivindicar, afectando de esta forma la novedad de la invención solicitada.
Lo probado en el proceso: La actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, el cual fue decretado mediante auto de 5 de marzo de 201016. Para tal efecto, la actora remitió un cuestionario17. El dictamen pericial, que obra a folios 142 a 145 del cuaderno principal, fue presentado por la perito PAMELA OCAMPO CASTRILLON, Química Farmacéutica, quien antes de responder el cuestionario explicó el concepto, naturaleza y características de unos compuestos químicos, tales como, las lactonas macrocíclicas 16 Folios 130 y 131, c. ppal. 17 Folios 60 a 63 c. ppal. 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derivadas del microorganismo Streptomyces, formando familias análogas de avermectinas y milbemicinas; de la primera de ellas, las más utilizadas comercialmente son la Ivermectina, Abamectina, Espiromectina y Selamectina; y, de la segunda, son la Milbemicina Oxima y la Moxidectina, en la cual la ivermectina es una mezcla 80:20 de 22,23-dihydroavermectin B1a + 22,23-dihydroavermectin B1b, este ingrediente activo es un parasitario de amplio espectro, su comparación revela que la principal diferencia entre ellas es el disacárido α-L-oleandrosa, en la posición del carbono, C13; específicamente, Milbemicina oxima se diferencia además en el grupo oxima que en la avermectinas de la serie B1 y B2 corresponde al grupo OH-, como se observa al interior de los círculos de la figura 1.
Fig. 1. Fórmula estructural de a) Abamectina e Ivermectina; b) Milbemicina oxima. 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, concluyó que la solicitud de patente propone una combinación fluazuron y un derivado de avermectina, preferiblemente ivermectina, por lo que son claramente iguales y se identifican entre sí. Luego de estudiar el expediente, responde al cuestionario18 en los siguientes términos: “[…[ 1.
En su experta opinión, indique si es cierto o no que el objeto de la presente invención, de acuerdo con la primera reivindicación del capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial del 23 de marzo de 2006, es del siguiente tenor: 1. Una combinación de 11-[-[4-cloro-3-(3-cloro-5triflurometil-2- piridilox)fenil]-3(2,6-difluorobenzoil)urea y un compuesto de la fórmula (i) En donde R1 es 18 El cuestionario obra en el escrito de la demanda (folios 60 a 63) 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co R2 es -CH(CH3)- CH3, ó -CH(CH3)- C2 H5, R3 es hidrógeno, el enlace entre los átomos 22 y 3 representa un enlace sencillo y R4 es HO-en forma libre o en la forma de una sal filológicamente aceptable útil en la producción de una composición veterinaria para controlar ecto- y endo-parásitos en ganado reproductor, animales domésticos y mascotas.
Respuesta 1. SÍ, es cierto, el objeto de la presente invención de acuerdo con la primera reivindicación del capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial del 23 de marzo de 2006 por el demandante, es como se menciona arriba y que corresponde a lo indicado en el folio 161, del documento que reposa en el Consejo de Estado. 2.
En su experta opinión, indique si es cierto o no que, según lo revelado en dicha reivindicación, cuando el radical R2 es - CH(CH3)- CH3, ó -CH(CH3)- C2 H5, R3, la ivermectina que participa en la combinación de la presente invención es la ivermectina B1b ó ivermectina 1Bc, respectivamente, como así se explicó en mi memorial del 27 de julio de 2006 y en mi recurso de reposición del 25 de octubre de 2006.
Respuesta 2. SÍ, si es cierto que según lo que se revela en dicha reivindicación, cuando el radical R2 de la ivermectina que participa en la combinación de la presente invención la ivermectina B1b cuando el sustituyente R2 es CH(CH3)- CH3, o ivermectina B1c (indicada en el estado del arte, como ivermectina B1a), cuando R2 es -CH(CH3)- C2 H5. 3.
En su experta opinión, indique si es cierto o no que la materia revelada tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio del documento D1(WO 9625852) enseña de manera general composiciones que contienen como ingrediente activo por lo menos un compuesto de la fórmula (I); y en especial el compuesto fluazuron un compuesto de la clase N- fenil-N-benzoil-urea y por lo menos un compuesto de la fórmula (II): 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En donde R5 es el alquilo de 1 a 4 átomos de carbono o alquenilo de 2 a 4 átomos de carbono y el enlace entre los átomos 22 y 23 corresponden a un enlace sencillo o doble y el grupo -X- puede corresponder a unos de los grupos: y el radical R6 es hidrógeno, un grupo alquilo de 1 a 8 átomos de carbono que puede estar sustituido o no, así como también un arilo sustituido o insustituido o un grupo -C(=O)R17 o - Si(R18)(R19)(R20);
Y R7 es hidrógeno o hidroxi, siendo R7 hidrógeno cuando el enlace entre los átomos 22 y 23 es un doble enlace; R8 es hidrógeno, alquilo 1 a 8 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 8 átomos de carbono, alquinilo de 2 a 8 átomos de carbono, arilo sustituido o un grupo -OR9O-SR9; por su parte el radical R9 puede ser alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquenilo de 2 a 8 átomos de carbono, alquilo de 2 a 8 átomos de carbono, arilo, (=O)R16, o los mismos sustituidos o un heterocíclico insustituido o sustituido, etc? Respuesta 3.
SÍ, si es cierto que la materia revelada tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio del documento D1 (WO 9625852) enseña composiciones que contienen como ingrediente activo por lo menos un compuesto de la fórmula (I) y en especial el compuesto fluazuron, un compuesto de la clase N-fenil-N-benzoil-urea y por lo menos un compuesto de la fórmula (II), ingrediente activo seleccionado de Milbemicina, por lo que en relación al segundo componente, tanto en la descripción (pag. 4, párrafo 4) como en la reivindicación 1 (pág. 25) de D1, se indica una selección de compuesto de fórmula (II), entre los que se encuentra la ivermectina. 4.
En su experta opinión y teniendo en cuenta la pregunta 3 anterior, indique si es cierto o no que el documento D1 no revela de manera expresa las dos ivermectinas B1b y B1c que participan en la combinación de la presente invención. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respuesta 4.
SÍ, en mi opinión y teniendo en cuenta la pregunta 3, anterior es cierto que el documento D1 revela de manera expresa las dos ivermectinas B1b y B1c (indicada en el estado del arte como B1a), que participan en la combinación de la presente invención, teniendo en cuenta que tanto en la descripción como en la reivindicación 1 de D1 se refleja una selección de compuesto de fórmula (II), entre los que se encuentra la ivermectina (págs. 4 y 25) Así, en la reivindicación 1 se revela una composición para controlar parásitos en animales que comprende una efectiva cantidad de una combinación en proporciones variables, de un compuesto de N-fenil-N- benzoil-urea como el fluazuron, mencionado de manera específica, y un segundo componente de fórmula (II), donde se revela de manera expresa, varios compuestos, entre ellos la ivermectina.
Además, al hacer las correspondientes sustituciones en el compuesto de fórmula (II), que se revela en la reivindicación 2, se obtienen las ivermectinas B1b y B1c, cuando: - El sustituyente R8 del componente (II) es el radical 4-(α-L-oleandrosil-)- α-L-oleandrosa, que corresponde a la fórmula: - el enlace entre los átomos de carbono 22 y 23 es enlace simple, - R7 es H y - R5 es isopropil (ivermectin B1b), ó - R5 es sec-butil (ivermectin B1a) Al hacer las sustituciones arriba indicadas, las estructuras que resulta, corresponden a las ivermectinas B1b y B1c, que se reivindican en la presente solicitud: 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5. En su experta opinión, indique si es cierto o no con relación a la pregunta 3, si el documento D1 no revela de manera expresa y nada ambigua el sustituyente para el radical R8 de la fórmula II del documento D1 que correspondería al radical R1 de la fórmula I de la presente invención? Respuesta 5.
En mi experta opinión, sí es cierto, con relación a la pregunta 3, que el documento D1 revela de manera expresa y nada ambigua en la descripción, el sustituyente arriba mencionado, el cual corresponde al radical 4-(α-L-oleandrosil-)- α-L-oleandrosa, revelado en la página 9, y en los numerales 15 y 21, págs. 11 y 12, respectivamente, de la anterioridad. 6.
En su experta opinión y teniendo en cuenta las diferencias antes encontradas entre D1 y la solicitud en estudio, indique si es cierto o no que es evidente que el documento D1, no revela de manera expresa las dos ivermectinas B1b y B1c como posibles componentes para combinación de D1? Respuesta 6. En mi experta opinión, sí es cierto que es evidente que el documento D1 revela de manera expresa las dos ivermectinas B1b y B1c (indicada en el estado del arte como B1b y B1a), como posibles componentes para la combinación de D1, teniendo en cuenta que tanto en la descripción como en la reivindicación 1, se revela un compuesto de fórmula (I) N-fenil-N-benzoil-urea como el fluazuron, mencionado de manera específica, y un segundo componente de fórmula (II), donde se revela de manera expresa, una selección de ingredientes activos, entre ellos la ivermectina.
Y en la reivindicación 2, se indican las múltiples posibilidades de compuestos, entre los que encuentra las ivermectinas B1b y B1c al hacer las correspondientes sustituciones en la fórmula (II) de esa anterioridad: - El sustituyente R8 del componente (II) es el radical 4-(α-L- oleandrosil-)- α-L-oleandrosa, que corresponde a la fórmula: 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - El enlace entre los átomos de carbono 22 y 23 es enlace simple, - R7 es H y - R5 es isopropil (ivermectin B1b), ó - R5 es sec-butil (ivermectin B1a) Al realizar las sustituciones arriba mencionadas, resultan a las estructuras de las ivermectinas B1b y B1c reivindicadas en la presente solicitud. 7- En su experta opinión y teniendo en cuenta que lo expuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 en cuanto a la novedad y siguiendo los lineamientos en cuanto a la novedad del Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina existe novedad en la solicitud en estudio, sobre lo divulgado en D1, toda vez que dicha anterioridad no revela de manera expresa y nada ambigua las dos ivermectinas B1b y B1c como componentes específicos de una combinación con el fluzaron? Respuesta 7.
Sí. En mi experta opinión y teniendo en cuenta que lo expuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 en cuanto a la novedad y siguiendo los lineamientos en cuanto a la novedad del Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, no existe novedad en la solicitud en estudio, sobre lo divulgado en D1, teniendo en cuenta que dicha anterioridad revela de manera expresa y nada ambigua las dos ivermectinas B1b y B1c (B1a), como componentes específicos de una combinación el fluazuron, ya que tanto en la descripción como en la reivindicación 1, se revela como componente de la combinación de D1, un compuesto de fórmula (I) N-fenil-N-benzoil-urea como el fluazuron, mencionado de manera específica, y un segundo componente de fórmula (II) donde se revela de manera expresa, una selección de ingredientes activos, entre ellos la ivermectina.
Y en la reivindicación 2, al hacer las correspondientes sustituciones en el componente de fórmula (II), resultan las estructuras de las ivermectinas B1b y B1c. De acuerdo con lo anterior, en la presente solicitud no existe novedad, ya que las dos ivermectinas reivindicadas (B1b y B1c) están consignadas en la descripción y en las reivindicaciones 1 y 2 del documento WO9625852, por lo que forman parte de compuestos comprendidos y divulgados en esta patente, derivándose 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de manera obvia o evidente del estado de la técnica, de los datos contenidos en la anterioridad.” (Negrillas y subrayado del texto).19 La parte demandada objetó el dictamen20 debido a que, en su criterio, existe ambigüedad cuando la perito concluye que la invención carece de novedad, a partir de lo revelado en el estado de la técnica.
Refutó las respuestas dadas a las preguntas 3 y 4 del cuestionario técnico, por cuanto la perito afirmó que el documento D1 revelaba de manera expresa las combinaciones reclamadas en la invención solicitada contenidas en su capítulo reivindicatorio, por lo que requirió que la perito indicara la ubicación exacta dentro de la anterioridad mencionada donde se enseñe expresamente la combinación de las ivermectinas B1b y B1c junto con el fluazuron y, además, se encuentre expresamente divulgado una combinación 1-[4–cloro–3- (3–cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi) fenil]–3-(2,6–difluoro-benzoil) urea y la ivermectina B1b ó B1c, incluyendo los ejemplos que así lo demuestran.
Asimismo, pidió que la perito aplique correctamente los lineamientos indicados en el Manual Andino, con el fin de que se aclare la manera cómo la divulgación del documento D1 destruye la novedad de la invención solicitada. 19 Cfr. Folio 142. 20 Folios 150 a 152 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La experta aclaró el dictamen, en los siguientes términos: “A continuación doy respuesta a la solicitud de aclaración […] “Teniendo en cuenta que las preguntas 3 y 4 del cuestionario técnico están relacionadas con el hecho de que si D1 revelaba de manera expresa y nada ambigua las combinaciones reclamadas en la presente invención contenidas en el capítulo reivindicatorio denegado, agradecemos atentamente que la señora perito nos indique exactamente la ubicación dentro del documento D1 dónde se enseñe de manera expresa la combinación de ivermectinas B1b y B1c junto con el fluazuron teniendo en cuenta que se trata de la novedad, es decir, que se encuentre divulgado idénticamente dentro de D1 una combinación de 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5- TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA”.
Agradecemos adicionalmente que la señora perito nos indique los ejemplos mostrados en D1 que enseñan de manera clara y nada ambigua la combinación con la invención denegada”. La respuesta de la experta fue: “1. Sí, D1 revela de manera expresa y nada ambigua las dos ivermectinas B1b y B1c, como componentes específicos de una combinación el fluazuron, ya que tanto en la descripción como en la reivindicación 1, se revela como componente de la combinación de D1, un compuesto de fórmula (I), N-fenil-N-benzoil-urea como el fluazuron, mencionado de manera específica, y un segundo componente de fórmula (II) donde menciona la ivermectina.
Además, al hacer las correspondientes sustituciones en el componente de fórmula (II), resulta las estructuras de las ivermectinas B1b y B1c cuando: 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anterioridad D1.
Componente de fórmula (II) - R5 es isopropil (ivermectin B1b), ó - R5 es sec-butil (ivermectin B1c) (numeral 12, pág. 10) - El enlace entre los átomos de carbono 22 y 23, C22-C23 es enlace simple y R7 es H (numeral 16, pág. 11), R8 es el radical radical 4-(α-L-oleandrosil-)- α-L- oleandrosa (numeral 21, pág. 12) Al hacer las sustituciones arriba indicadas, las estructuras que resultan, corresponden a las ivermectinas B1b y B1c, que se reivindican en la presente solicitud: 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1a. Con respecto a los ejemplos mostrados en D1 que enseñen de manera clara y nada ambigua la combinación de la invención denegada, la anterioridad no hace referencia en ninguno de los ejemplos presentados de las composiciones, al nombre de los principios activos, ya que éstos se indican como ingrediente activo (I) e ingrediente activo (II); sin embargo, referente a los compuestos de fórmula (II) estos están revelados de manera expresa tanto en la descripción como en la reivindicación 1, e incluyen ivermectina”.
“Partiendo del hecho que la señora perita hace énfasis en relación a que D1 revela “una selección de compuestos de fórmula II”, donde luego de hacer las sustituciones indicadas se pueden obtener las estructuras de las ivermectinas B1c y B1b. Aclarar, si partiendo de tales expresiones generales divulgadas en D1 y teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 9.4.1 del Manual Andino que dice: ‘Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de la expresión …’.
Consideraría que D1 destruye la novedad de la combinación de la presente invención”. La respuesta de la experta fue: “2. Teniendo en cuenta que los principios activos, compuestos de fórmula (II) que se indican de manera expresa en la descripción y en la reivindicación 1 de la anterioridad, incluye la ivermectina y además al hacer las correspondientes sustituciones en la fórmula (II), de esa anterioridad, resultan las estructuras de las dos ivermectinas B1b y B1c, sí se considera que D1 destruye la novedad de la combinación de la presente invención, ya que tanto en la descripción como en la reivindicación 1, se revela como componente de la combinación D1, un compuesto de fórmula (I), N-fenil-N-benzoil-urea como el fluazuron, mencionado de manera específica, y un segundo componente de fórmula (II), donde se menciona la ivermectina, por lo que no aplicaría lo expuesto en el numeral 9.4.1 del Manual Andino que dice: ‘Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión’.” “Finalmente, teniendo en cuenta que el requisito supuestamente afectado en la presente invención es la novedad y que la novedad y el nivel inventivo son criterios distintos y que hay que analizarlos por 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co separado, de acuerdo con lo estipulado en la página 66 del Manual Andino, rogamos por favor nos aclare qué quiso decir el último párrafo del dictamen pericial cuando indica que: “De acuerdo con lo anterior, en la presente solicitud no existe novedad, ya que las dos ivermectinas reivindicadas (B1b y B1c), están consignadas en la descripción y en las reivindicaciones 1 y 2 del documento WO9625852, por lo que no forman parte de compuestos comprendidos y divulgados en esta patente, derivándose de manera obvia o evidente del estado de la técnica, de los datos contenidos en la anterioridad.
En este sentido, teniendo en cuenta que la señora perita ha hecho énfasis en sus respuestas 3 y 4 en relación a que D1 demuestra una selección de compuestos y la que la solicitud en estudio podría ser derivada de manera evidente (como lo indica en el párrafo final de su dictamen pericial), agradecemos que la señora perita nos indique si el asunto de selección de compuestos para una combinación en el presente caso, es más un asunto de nivel inventivo que de novedad”.
La respuesta de la experta fue: “3. La anterioridad D1 revela composiciones para controlar parásitos en animales que contienen un primer componente de fórmula (I), el fluazuron mencionado de manera específica con un segundo componente de fórmula (II), donde se menciona la ivermectina. Además, se indica en D1 que las concentraciones de cada componente pueden variar entre 0.01-800 mg/kg de peso para su utilización en animales domésticos.
Teniendo en cuenta que la presente solicitud está reivindicando la combinación de fluazuron y un compuesto seleccionado de ivermectina B1b ó ivermectina B1c, si se hacen los correspondientes reemplazos en la fórmula (II) de la anterioridad D1, se obtienen de manera exacta y precisa las ivermectinas B1b y B1c, tal como se indica en el numeral 1 de esta aclaración, porque si se afecta la novedad de las composiciones que se pretende proteger y la sección de compuestos hace referencia a un listado de productos de fórmula (II), que están indicados de manera precisa en la descripción y en la reivindicación 1 (Milbemicina, avermectina, Milbemicina oxima, moxidectina, ivermectina, Abamectina y doramectina) entre los que se menciona la ivermectina.
Por lo que si compara lo revelado en D1 con lo presentado en las reivindicaciones 1 a 4, estas se encontraban reveladas en D1: una combinación para controlar parásitos en animales que contienen un primer componente de fórmula (I), el fluazuron y un segundo componente de fórmula (II), ivermectinas B1b ó B1c; además en las reivindicaciones 2, 3 y 4, se menciona como componente de fórmula (II) la ivermectina y en las reivindicaciones 2 y 4 se indica un rango de dosificación, que está incluido en D1. 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, al divulgar la anterioridad D1, la combinación de un compuesto de fórmula (I) N-fenil-N-benzoil-urea como el fluazuron, con un segundo componente de fórmula (II) ivermectina, que se quiere proteger, se afecta la novedad de la presente solicitud, ya que las dos ivermectinas reivindicadas (B1b y B1c), están reveladas de manera directa y expresa en D1, afectando la novedad de la presente solicitud.” (Negrillas y subrayado del texto).21 Análisis de la Sala Sea lo primero advertir que de conformidad con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia en el presente proceso, “[…] para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención […]”.
Precisado lo anterior, se tiene que del recuento fáctico y probatorio que se ha expuesto en el caso sub lite, es posible advertir, como lo concluye el dictamen pericial practicado, que los compuestos de las reivindicaciones 1 a 4 de la patente solicitada se encuentran específicamente descritos en la anterioridad que la Administración tuvo en cuenta para denegar la patente; además, que se trata de las mismas composiciones en sus estructuras químicas, que pueden 21 Cfr. folio 154. 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deducirse del arte previo, todo lo cual torna evidente y predecible la invención, considerando el estado de la técnica. En efecto, del dictamen rendido por la experta en química farmacéutica se evidencia que para arribar a las conclusiones técnicas se sirvió de la anterioridad en la que se soportaron los actos acusados y la confrontó con las reivindicaciones de la solicitud denegada.
De lo anterior, pudo evidenciar que el documento D1 revela de manera expresa las dos ivermectinas B1b y B1c (indicada en el estado del arte como B1b y B1a), como posibles componentes para la combinación de D1, teniendo en cuenta que tanto en la descripción como en la reivindicación 1 se revela un compuesto de fórmula (I) N-fenil-N-benzoil-urea como el fluazuron, mencionado de manera específica, y un segundo componente de fórmula (II), que revela de manera expresa una selección de ingredientes activos, entre ellos la ivermectina.
Además, en la reivindicación 2 se indican las múltiples posibilidades de compuestos, entre los que encuentra las ivermectinas B1b y B1c, al hacer las correspondientes sustituciones en la fórmula (II) de esa anterioridad. También en la aclaración del dictamen, la experta indicó: “Teniendo en cuenta que la presente solicitud está reivindicando la combinación de fluazuron y un compuesto seleccionado de ivermectina 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co B1b ó ivermectina B1c, si se hacen los correspondientes reemplazos en la fórmula (II) de la anterioridad D1, se obtienen de manera exacta y precisa las ivermectinas B1b y B1c, tal como se indica en el numeral 1 de esta aclaración, porque se afecta la novedad de las composiciones que se pretende proteger y la sección de compuestos hace referencia a un listado de productos de fórmula (II), que están indicados de manera precisa en la descripción y en la reivindicación 1 (Milbemicina, avermectina, Milbemicina oxima, moxidectina, ivermectina, Abamectina y doramectina) entre los que se menciona la ivermectina”. 22 Estima la Sala, con base en el dictamen pericial antes reseñado, que la solicitud de patente de invención cuestionada no cumple con los requisitos previstos en las normas contenidas en la Decisión 344.
Es por esta razón que los cargos de violación formulados por la demandante no tienen vocación de prosperidad, habida consideración que los actos administrativos acusados se encuentran debidamente motivados y sustentados en argumentos técnicos y jurídicos, acordes con la normativa comunitaria de patentes; y, además, la invención solicitada no cumple el requisito de novedad, en tanto las reivindicaciones de la solicitud ya se encontraban reveladas en el estado de la técnica.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron los artículos 1° y 2° de la Decisión 34423, ni las normas constitucionales ni legales invocadas por sociedad demandante, el artículo 29 de la 22 Folios 154 a 156, c.ppal. 23 Que en la decisión 486 de 2000, corresponden a los artículos 14 y 16. 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Constitución Política y el inciso 1° de los artículos 35 y 59 del CCA, por cuanto le asistió razón a la SIC al denegar la patente de invención denominada “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5- TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA”, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00 Actora: NOVARTIS AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: REMITIR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: PUBLICAR la sentencia en la Gaceta para la Propiedad Industrial.
CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de enero de 2022. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ