CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación: Núm. 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Tosti Alitas S.A.S. y Frisby S.A. Tema: Registro como marca del signo “TOSTI ALITAS” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de las Resoluciones 102529 de 29 de diciembre de 20151 y 42835 de 27 junio de 20162, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Ferris Enterprises Corporation y Frisby S.A. y se concedió el registro como marca del signo “TOSTI ALITAS” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor internacional de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Tosti Alitas S.A.S. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Ferris Enterprises Corporation, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se interpreta y adecua a la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20004 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: 1 Folios 5 a 14 C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 15 a 26 del C pp “[…] Por la cual se (sic) un recurso de apelación […]”. 3 Folios 29 a 54 C pp. 4 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 102529 de 29 de diciembre de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 15 - 020041, por medio de la cual se concedió el registro de la marca TOSTI ALITAS en clase 43 internacional solicitada por la sociedad TOSTI ALITAS S.A.S. 3.2.

Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 42835 de 27 de Junio de 2016, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 15 - 020041, en la que se confirmó en sede de apelación la concesión del registro de la marca TOSTI ALITAS en clase 43 internacional solicitada por la sociedad TOSTI ALITAS S.A.S. 3.3.

En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la Sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.4. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3.5.

Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada […]” (mayúscula del original)5. I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, Ferris Enterprises Corporation registró la familia de marcas mixtas “TOSTI AREPA”, “TOSTI EMPANADA”, “TOSTI NACHOS”, “TOSTIS ORIGINAL”, “TOSTI CHICHARRÓN”, así como las marcas nominativas “TOSTI NACHOS”, “TOSTI ESPIRAL”, “TOSTI AREPA CHOCLO”, “TOSTIS”, “TOSTI DULCE”, “TOSTI CHURUMBELO”. 4.

Señaló que dichos registros se realizaron para distinguir los productos de la clase 29 y 30 del nomenclátor de la clasificación Internacional de Niza, esto es, productos de “[…] carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, así como, café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”7. 5 Folios 31 a 32 C pp. 6 Folios 32 a 37 C pp. 7 Certificados de registro número 352366 y 352370 de 30 de abril de 2018, 414931 de 23 de diciembre de 2020, 275678 de 9 de enero de 2023, 495946 de 29 de septiembre de 2024, 497652 y 495947, de 29 de octubre de 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.

Sostuvo que, el 2 de febrero de 2015, la sociedad Tosti Alitas S.A.S. solicitó a la SIC el registro de la marca nominativa “TOSTI ALITAS” (mixta), para distinguir los siguientes servicios de la clase 43 del mismo nomenclátor: “[…] restaurante autoservicio bebidas y comidas preparadas, servicio de comidas a domicilio, servicios de comidas rápidas, preparación de alimento, preparación de comidas, provisión de alimentos, restauración de comidas, comidas listas para consumir, restaurantes de comida para llevar, restaurantes de comida rápida, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de comida por contrato, servicios de comidas para llevar, servicios de comidas preparadas y entregadas a domicilio, servicios de reservas para reservar comidas, servicios de preparación de alimentos, servicios de restaurante autoservicio, servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, los establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterías, comidas rápidas y bares […]”. 6.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, Ferris Enterprises Corporation y Frisby S.A. presentaron oposición, por cuanto la primera había registrado previamente la familia de marcas “TOSTI” (mixtas y nominativas) y la segunda con sustento en que es titular y comercializador de la marca “FRISBY TOSTY” (mixta), de la clase 29 del mencionado nomenclátor, que protege productos de pollo8. 7.

Anotó que, mediante la Resolución 102529 de 29 de diciembre de 2015, la directora de la división de signos distintivos de la SIC concedió el registro de la marca “TOSTI ALITAS”9 a la sociedad Tosti Alitas S.A.S., para identificar los productos antes mencionados y que, contra dicha decisión, las sociedades opositoras presentaron recurso de apelación. 8.

Mencionó que, mediante la Resolución 42835 de 27 de junio de 2016, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la decisión de conceder el registro marcario. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 9. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 58 y;

(ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a). 2024, 497653 y 497806 de 30 de octubre de 2024, 497806, 497812 y 497803 de 31 de octubre de 2024, 129931 de 21 de septiembre de 2025, 130714 de 11 de octubre de 2025, 528071, de 11 de noviembre de 2025 y 534553 de 1° de marzo de 2026. 8 La Sala precisa que la sociedad Frisby S.A. no demandó y tampoco argumentó en sede judicial la vulneración de su derecho marcario “FRISBY TOSTY”, razón por la cual el mismo no es objeto de análisis en el presente proceso. 9 Folio 27 a 28 C pp.

Certificado de registro número 593736. 10 Folios 37 a 51 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2. El concepto de violación 10. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca “TOSTI ALITAS” (mixta) a la sociedad Tosti Alitas S.A.S., sin considerar que la misma había sido otorgada a Ferris Enterprises Corporation, lo que generaba confusión en los consumidores, según el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, desconociendo principios constitucionales como la seguridad jurídica, confianza legítima y la protección de derechos adquiridos. 11.

Recordó que, según el artículo 136 ibidem no pueden registrarse signos que sean idénticos a marcas anteriormente solicitadas para registro o registradas por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de asociación. 12. Asimismo, refirió que el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha identificado como tipos de similitudes que demostrarían el riesgo de confusión los relacionados con aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos. 13.

En ese contexto, afirmó que la familia de las marcas “TOSTI” (mixtas y nominativas) de la demandante y “TOSTI ALITAS” (mixta) concedida a la sociedad Tosti Alitas S.A.S. tienen semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hacen confundibles. 14. Particularmente, sobre las semejanzas ortográficas, hizo una comparación de la identidad de la palabra “TOSTI” de ambas marcas para afirmar que tienen la misma estructura.

Advirtió que la expresión “ALITAS” puede llegar a ser entendida por el consumidor como una marca integrante de la familia “TOSTI” de la demandante. 15. Asimismo, consideró que existe una coincidencia de letras entre los segmentos a compararse “TOSTI”, en las secuencias de vocales “OI”, en la sílaba tónica “TOS” y en el número de sílabas “TOS – TI”, esto es, dos. 16.

Sobre la identidad fonética, aseguró que la marca concedida tiene un sonido igual a la familia de marcas de la demandante, conforme con un ejercicio de pronunciación, tomando únicamente la expresión “TOSTI”, por cuanto las expresiones que la acompaña son de uso común. 17. Sobre la identidad conceptual, advirtió que, si bien es cierto que los signos cotejados no se encontraban en la misma clase del nomenclátor internacional, también lo es que los productos y servicios de las clases 29, 30 y 43 se encontraban relacionadas por complementariedad. 18.

Por lo anterior, anotó que existían suficientes coincidencias de la familia de marcas de Ferris Enterprises Corporation con la marca concedida a la sociedad Tosti Alitas S.A.S. que podría conllevar a que los consumidores incurran en el error. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 19.

Puso de presente que las marcas registradas por la demandante gozan de la caracterización “[…] familia de marcas […]” que de acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refiere al conjunto de marcas de un mismo titular que poseen un mismo rango distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, como lo es el presente caso con la expresión “TOSTI” que representa una variedad de pasabocas que se comercializan en el mercado colombiano. 20.

También, manifestó que la expresión “TOSTI” debe ser entendida como una marca evocativa que, de manera creativa, acuñó un diminutivo único y novedoso y fue registrado solo por la demandante. 21. Así las cosas, concluyó que la marca concedida a Tosti Alistas S.A.S fue indebidamente concedida por la SIC, por cuanto deriva de la imitación de las marcas de la demandante, lo cual generaba confusión en la mente del consumidor, por lo que no podía registrarse, conforme lo prevé igualmente el artículo 135 literal b de la Decisión 486, esto es, por carecer de distintividad.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio11 22. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las decisiones demandadas están ajustadas a derecho y motivadas con fundamento en las razones por las cuales se concedió la concesión de la marca cuestionada “TOSTI ALITAS” (mixta) para distinguir servicios en la clase 43 del nomenclátor internacional de la clasificación internacional de Niza, en tanto que confrontada con la familia de marcas previamente registrada “TOSTI” (mixtas y nominativas) para distinguir productos en la clase 29 y 30 del mismo nomenclátor no resultan similares. 23.

Manifestó que, de acuerdo con las reglas de cotejo marcario, la familia de marcas de la parte demandante se encuentra acompañadas de palabras adicionales, mientras que la marca concedida a la sociedad Tosti Alitas S.A.S. es de naturaleza mixta evocativa, por cuanto contiene una gráfica especial acompañada de la imagen de una gallina. 24.

Aseguró que la demandante no podía considerar que el elemento denominativo de la familia de las marcas de la demandante es similar a la concedida a Tosti Alitas S.A.S. por el hecho de que comparten el mismo número de letras, sin analizar los componentes del signo solicitado. 25. Explicó que las marcas confrontadas “TOSTI ALITAS” (mixta) más el gráfico y “TOSTI” (mixtas y nominativas) más las palabras adicionales, no son de significativa 11 Folios 73 a 78 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio similitud para que generen un riesgo de confusión, toda vez que “[…] el elemento nominativo de éstos, si bien tiene la misma extensión, la secuencia de sus consonantes y la primera sílaba, hacen que se diferencien visual y ortográficamente, generando una impresión fonética de conjunto que les da una pronunciación diferente.

De igual modo, en su visión de conjunto no resultan confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto […]”. 26.

Sobre la conexidad competitiva, resaltó que, al no cumplirse los anteriores presupuestos para la configuración de la causal de irregistrabilidad, tampoco daba lugar a la existencia de un riesgo de asociación por identidad conceptual, toda vez que, sin el primero de esos presupuestos, es posible que se dé la coexistencia pacífica en el mercado, en la medida que cada signo a pesar de amparar similares servicios cuenta con elementos que eliminan cualquier riesgo de confusión al que se pueda ver enfrentado el consumidor, por cuanto no se trata de los mismos conjuntos marcarios. 27.

Advirtió que la marca registrada a la sociedad Tosti Alitas S.A.S. no presenta relación o confusión del consumidor por cuanto protege servicios de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas de la demandante se registraron para distinguir productos de las clases 29 y 30 del mismo nomenclátor. 28.

Agregó que los canales de comercialización de la marca concedida se enfocan en cadenas de restaurantes que tienen como única finalidad de comercialización de servicios turísticos, mientras que las marcas de la demandante están relacionados a la venta de paquetes de comida que se comercializar a través de la venta de supermercados y tiendas. 29.

Igualmente, subrayó que los servicios de la clase 43 se publicitan a través de páginas de internet, folletos y voz a voz, mientras que los productos de las clases 29 y 30 son publicitados a través de la página de web de la empresa y otros medios masivos de publicidad. 30. Mencionó que no existe un uso conjunto ni complementario entre los servicios de la clase 43 y los productos de la clase 29 y 30, en la medida en que los primeros son servicios que permiten al consumidor ir al restaurante y consumir el alimento que se prepara, mientras que los productos que produce la sociedad hoy demandante comprenden comida de paquetes que adquieres en una tienda o supermercado, de manera que sus campos de acción y sus consumidores finales son claramente diferentes, por lo que no existe alguna relación. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 31.

En ese contexto, afirmó que la marca demandada no es confundible con las marcas de la cual es titular la demandante al no encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. II.2. Intervención de la sociedad Tosti Alitas S.A.S. y Frisby S.A. 32. Las sociedades Tosti Alitas S.A.S. y Frisby S.A. a pesar de haber sido notificadas en debida forma12, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 33. Ferris Enterprises Corporation presentó demanda de nulidad el 7 de septiembre de 201613, en contra de las Resoluciones 102529 de 29 de diciembre de 201514 y 42835 de 27 junio de 201615, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 34. Mediante auto de 22 de agosto de 201716, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de las sociedades Tosti Alitas S.A.S. y Frisby S.A. El 12 de octubre de 201717, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 35.

Mediante auto de 31 de julio de 201818, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el numeral 1° del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 8 de marzo de 201919. 36. En la citada audiencia, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara certificación sobre la titularidad, alcance y vigencia de los registros relacionados en la demanda. 37.

A través de auto de 30 de abril de 201920, se solicitó interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) la Decisión 486 de 2000 y se suspendió el proceso. 38. Mediante interpretación prejudicial 412-IP-2019 de 3 de julio de 202021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina excluyó del análisis el artículo 135 literal b), 12 Folios 68 y 69 C pp. 13 Folio 29 C pp. 14 Folios 5 a 14 C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 15 Folios 15 a 26 del C pp “[…] Por la cual se (sic) un recurso de apelación […]”. 16 Folios 57 a 58 C pp. 17 Folios 58 vto.

C pp. 18 Folios 84 C pp. 19 Folio 93 a 100 C pp. 20 Folios 108 y vto. C pp. 21 Folios 122 a 137 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio interpretó el artículo 136 literal a) y de oficio el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, este último relacionado con la conexión entre los productos que distinguen las marcas en conflicto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que: “[…] D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptuaI o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.

Comparación entre signos mixtos. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. Familia de marcas. 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o Ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro TOSTI ALITAS (mixto) y las marcas las marcas registradas TOSTI NACHOS (mixta), TOSTI EMPANADA (mixta), TOSTI AREPA (mixta), TOSTIS (mixta), TOSTI ESPITAL (mixta), TOSTI NACHOS (denominativa), TOSTI AREPA CHOCLO (denominativa), TOSTI DULCE (denominativa), TOSTIS (denominativa), TOSTIS ESPIRAL (denominativa), TOSTI CHURUMBELO (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor a, adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos controlados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro TOSTI ALITAS (sic) (mixto) y las marcas registradas TOSTI ALITAS (mixta) y TOSTI NACHOS (mixta), TOSTI EMPANADA (mixto), TOSTI AREPA (mixta), TOSTIS (mixta), TOSTI ESPITAL (sic) (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre estos signos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quién la observe. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro TOSTI ALITAS (mixto) y las marcas y las marcas registradas TOSTI NACHOS (denominativa), TOSTI AREPA CHOCLO (denominativa), TOSTI DULCE (denominativa), TOSTIS (denominativa), TOSTIS ESPIRAL (denominativa), TOSTI CHURUMBELO (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 4.

Familia de marcas 4.1. Respecto de lo alegado por el accionante, en referencia a la familia de marcas de titularidad de que Ferris Enterprises Inc., que presentan como elemento preponderante y común el término TOSTI, se desarrollará dicho tema. 4.2.. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 4.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, sí efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. El demandante alegó que existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que; desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar sí entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N° 11001032400020160051500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto […]” (mayúscula y negrilla del original). 39.

Finalmente, mediante auto de 8 de junio de 202122, se prescindió de la realización de la audiencia de alegación y juzgamiento y se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término para alegar de conclusión, Ferris Enterprises Corporation23 y la SIC24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, las sociedades Tosti Alitas S.A.S., Frisby S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 40. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 201926, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 41. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 102529 de 29 de diciembre de 201527 y 42835 de 27 junio de 201628, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las 22 Folio 148 C pp. 23 Índice 53 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 54 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 “[…]

ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 26 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. 27 Folios 5 a 14 C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 28 Folios 15 a 26 del C pp “[…] Por la cual se (sic) un recurso de apelación […]”. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio oposiciones presentadas por las sociedades Ferris Enterprises Corporation y Frisby S.A., y se concedió el registro como marca del signo “TOSTI ALITAS” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Tosti Alitas S.A.S. 42.

La Sala deberá analizar si entre las marcas “TOSTI ALITAS” (mixta) concedida para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor internacional de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Tosti Alitas S.A.S. y la familia de marcas “TOSTIS” (mixtas y nominativas) para distinguir productos en las clases 29 y 30 del mismo nomenclátor, previamente registradas a favor de Ferris Enterprises Corporation, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y si se desconocieron los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y la protección de derechos adquiridos29. 43.

Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación de los actos administrativos demandados; (ii) el análisis del caso concreto y; (iii) la conclusión. IV.2.1. La identificación de los actos demandados 44. La sociedad Ferris Enterprises Corporation solicita se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) 102529 de 29 de diciembre de 201530, por medio de la cual se concedió el registro de la marca "TOSTI ALITAS” (mixta) para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor internacional de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Tosti Alitas S.A.S. y;

(ii) 42835 de 27 junio de 201631, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando el anterior acto administrativo, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. IV.2.2. Análisis del caso concreto 45. La SIC, mediante los actos administrativos acusados concedió el registro como marca al signo “TOSTI ALITAS” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se relacionan con “[…] restaurante autoservicio bebidas y comidas preparadas, servicio de comidas a domicilio, servicios de; comidas rápidas, preparación de alimento, preparación de comidas, provisión de alimentos, restauración de comidas, comidas listas para consumir, restaurantes de comida para llevar, restaurantes de comida rápida, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de comida por contrato, servicios de comidas para llevar, servicios de comidas preparadas y entregadas a domicilio, servicios de reservas para reservar comidas, servicios de preparación de alimentos, servicios de restaurante autoservicio, servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, los 29 La Sala precisa que la sociedad Frisby S.A. no demandó y tampoco argumentó en sede judicial la vulneración de su derecho marcario “FRISBY TOSTY”, razón por la cual el mismo no es objeto de análisis en el presente proceso. 30 Folios 5 a 14 C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 31 Folios 15 a 26 del C pp “[…] Por la cual se (sic) un recurso de apelación […]”. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterías, comidas rápidas y bares […]”. 46.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la familia de marcas “TOSTI” (mixtas y nominativas) de la demandante y la marca “TOSTI ALITAS” (mixta) concedida a la sociedad Tosti Alitas S.A.S. tienen semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hacen confundibles. 47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 412-IP-2019 de 3 de julio de 202032, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) y de oficio sobre el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 48.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación del mismos adujo que la marca del tercero con interés directo, resultaba similarmente confundible su marca “TOSTI”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem33. 49.

En efecto, la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “TOSTI ALITAS” (mixta), clase 43, no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, además de presentarse riesgo de asociación con su familia de marcas previamente registradas, “TOSTI”, clases 29 y 30. 50.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto al artículo 135 literal b) ejusdem, será excluido de la controversia. 51. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

“[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 32 Folios 122 a 137 C pp. 33 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

IV.2.2.1. De la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 52. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor34: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 53.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de Tostis Alitas S.A.S.35 (Mixta) Registro 593.736 Clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: TOSTI ALITAS S.A.S. 34 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 35 Folios 27 a 28 C pp. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registrada por la demandante36 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la a clasificación internacional de Niza Registro 1 TOSTI AREPA (mixta) 30 352.366 2 TOSTI EMPANADA (mixta) 30 352.370 3 YUPI TOSTI NACHOS (mixta) 30 414.931 4 TOSTIS (mixta) 30 275.678 5 TOSTI AREPA (mixta) 30 495.946 36 Folio 22 C pp. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 6 YUPI TOSTI CHICARRON (mixta) 30 497.652 7 TOSTI EMPANADA (mixta) 30 495.947 8 TOSTI NACHOS (mixta) 29 y 30 497.806 9 TOSTI EMPANADA (mixta) 30 497.812 10 TOSTIS Nominativa 30 129.931 11 TOSTI DULCE Nominativa 29 130.714 12 TOSTI ESPIRAL Nominativa 29 y 30 528.071 13 TOSTI CHURUMBELO Nominativa 29 y 30 534.553 14 TOSTI NACHOS Nominativa 29 y 30 497.653 15 TOSTI AREPA CHOCLO Nominativa 30 497.803 54.

La Sala pone de presente que de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad de la sociedad Tosti Alitas S.A.S. la expresión “The chicken house” es explicativa, así como de las solicitudes de las marcas de titularidad de la sociedad Ferris Enterprises Corporation donde las expresiones “el maíz con sabor a carne”, “por fin full queso”, “Taquitos de maíz original”, “hecho con 100% maíz natural Arepitas de maíz sabor a Queso y Mantequilla”, “hecho con 100% maíz natural Made with 100% natural corn full queso / cheese flavored” y “hecho con 100% maíz natural pasabocas 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tostaditos de maíz con sabor artificial a Carne”, también resultan ser explicativas, razón por la cual todas ellas no hacen parte de los signos y, por ende, no debe ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 55.

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “TOSTI ALITAS”, cuestionada a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con las marcas mixtas y nominativas “TOSTI AREPA”, “TOSTI EMPANADA”, “TOSTI NACHOS”, “TOSTIS ORIGINAL”, “TOSTI CHICHARRÓN”, así como las marcas nominativas “TOSTI NACHOS”, “TOSTI ESPIRAL”, “TOSTI AREPA CHOCLO”, “TOSTIS”, “TOSTI DULCE”, “TOSTI CHURUMBELO”, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en las ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 56.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 57. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 58.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 59.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”37. 60.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “TOSTI ALITAS” de la clase 43 y “TOSTI AREPA”, “TOSTI EMPANADA”, “TOSTI NACHOS”, “TOSTIS ORIGINAL”, “TOSTI CHICHARRÓN”, así como las marcas nominativas “TOSTI NACHOS”, “TOSTI ESPIRAL”, “TOSTI AREPA CHOCLO”, “TOSTIS”, “TOSTI DULCE”, “TOSTI 37 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CHURUMBELO” de las clases 29 y 30, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 61.

Cabe advertir que la parte demandante señaló que las palabras “AREPA”, “EMPANADA”, “NACHOS”, “ORIGINAL”, “CHICHARRÓN”, “ESPIRAL”, “CHOCLO”, “DULCE”, “CHURUMBELO” y “YUPI” que acompañan la marca “TOSTI” son de uso común y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo. 62. En efecto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si dichas expresiones que hacen parte de la marca de la demandante son de uso común en las clases 29 y 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición de los actos demandados, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confundibilidad. 63.

Sobre el particular, se advierte que las partículas “AREPA”, “EMPANADA”, “NACHOS”, “ORIGINAL”, “CHICHARRÓN”, “CHOCLO” y “DULCE” que integran el signo cuestionado son de uso común para las clases internacionales mencionadas, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación38: “AREPA” MARCA TITULAR REGISTRO AREPAS MAYORCA JESÚS IVÁN CUERVO CASTAÑO 233.142 AREPA DE MAÍZ AMARILLO PRECODICO SAN LUIS MOLINOS SAN LUIS S.A. 239.713 38 Consulta realizada el 24 de octubre de 2024 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio AREPA DE MAÍZ BLANCO PRECOCIDO SAN LUIS MOLINOS SAN LUIS S.A. 13.872 AREPA DE MAÍZ AMARILLO PRECOCIDO SAN LUIS MOLINOS SAN LUIS S.A. 13.871 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA PRONTA AREPA BLANCA ELELIA SALAZAR DE CARDONA 14.205 MISS AREPAS PRÁCTICA ALIMENTICIA S.A.S. 316.702 SUPER AREPAS LA PERLA DEL CAMPO IRENE OCAMPO ALZATE 495.368 AREPAS DONA ALEJA GONZALO VALENCIA ROJAS 334.548 MR.

AREPA MARINO AUGUSTO VALLEJO HERNÁNDEZ 355.435 AREPAS ´SON NELSON JAVIER CASTIBLANCO MANTILLA 302.105 LA AREPA QUE RÍE TERRA GRATA S.A.S. 297.592 AREPITAS AREPA ´U AREPITAS DOÑA PAULA Y COMPAÑÍA S. EN C. 297.901 AREPA REPA SOBERANA S.A.S. 315.498 NUESTRA AREPA MOLINOS DEL ATLÁNTICO 317.118 AREPAS LA PACEÑITA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA MUJER – ASODEIMUR 336.292 AREPAS DOBLEMASA NORMANDY INDUSTRIAS NORMANDY S.A. 340.808 AREPAS DON JUANCHO JUAN GUILLERMO VÉLEZ JARAMILLO 393.604 PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA LTDA 18.107 AREPAS DORA ITAS LUIS ALBEIRO PARRA OSORIO 361.393 ANTIOQUEÑA DE AREPAS LINA MARCELA MUÑOZ RAMÍREZ 394.431 8 AREPAS EL SABOR DE MI COLOMBIA JOSÉ ESTANISLAO SALAZAR MARTÍNEZ 382.676 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio AREPA RELLENA, CORAZON CONTENTO STUFFED PONES FACTORY LTDA SPF LTDA. 372.313 AREPAS PREMIUM LA VERDADERA TRADICIÓN AREPAS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.S. 388.776 MUCHO MÁS QUE UNA BUENA AREPA CCENECA COMERCIAL S.A.S. 434.334 SANDIRICAS LA AREPA MÁS RICA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SAN DIEGO 466.922 QUE AREPA GABRIEL VALDERRAMA CORREA 482.814 REAL AREPA JOEL FRANCISCO TERÁN SUAREZ 505.658 “EMPANADA” MARCA TITULAR REGISTRO SANTA CLOTA EMPANADAS PRODUCTOS SANTA CLOTA S.A.S. 290.646 LUSCIOUS EMPANADAS GOURMET MARTHA LILIANA ANGARITA MENESES 577.762 EMPANADAS GOURMET EMPANALME LTDA 319.929 ALICRIO TIPICAS EMPANADAS ALIMENTOS CRIOLLOS S.A. ALICRIOS S.A. 16.960 EMPANADAS TIPICAS ALIMENTOS CRIOLLOS S.A. ALICRIOS S.A. 17.252 EMPANADAS PUEBLO VIEJO K-LISTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. 331.302 EMPANADAS COSTEÑAS SISA PRODUCTS LTDA. 388.936 EMPANADAS FACTORY CARLOS ALBERTO GÓMEZ CALDERÓN 428.300 EMPANADAS EXPRESS EMPANADA EXPRESS COMPANY S.A.S. 478.986 EMPANADAS COLOMBIANAS COMPARE S.A.S. 519.549 EMPANADAS EL PAISA LAS ORIGINALES ÁLVARO JAVIER JURADO REALPE 524.921 MAXI EMPANADAS JUAN FERNANDO ORREGO CANO 545.376 EMPANADAS SUBMARINO SOLEDAD BLANCO GONZALEZ 12.811 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio EMPANADAS Y PUNTO EMPANADA Y PUNTO LTDA. 11.317 “NACHOS” MARCA TITULAR REGISTRO NACHOS PRODUCTOS YUPI S.A.S. 136.574 BUE- NACHOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V. 203.601 BUE- NACHOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V. 222.868 “ORIGINAL” MARCA TITULAR REGISTRO DULCE DE LECHE ORIGINAL ELABORADO POR LOS ESPECIALISTAS DE SANCOR SANCOR COOPERATIVA UNIDAD LTDA. 244.827 WERTHER´S ORIGINAL AUGUST STORCK KG 267.112 EL ORIGINAL BORDE RELLENO INVERPIZZA S.A. 274.062 AWESOME ORIGINAL WM.

WRIGLEY JR. COMPANY 285.766 HUBBA BUBBA AWESOME ORIGINAL WM. WRIGLEY JR. COMPANY 285.742 ORIGINAL SWEET JEANETTE HOFFMAN PFEFFER 303.915 SUPER RICAS TODO RICO, EL ORIGINAL COMESTIBLES RICOS S.A. 304.112 THE ORIGINAL CAFE COLCOT S.A. COLOMBIAN COFFEE GROWERS AND TRADERS S.A. 314.660 ORIGINAL ELSASSER FLMMKUCHEN TORTA DEL FUEGO ARMIN SIEGFRIED HOTZ 325.029 EL NECTAR ORIGINAL GLORIA COLOMBIA S.A.S. 324.796 EL NECTAR ORIGINAL GLORIA COLOMBIA S.A.S. 341.286 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio ALPINA YOGURT ORIGINAL ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC 339.633 ALPINA YOGURT ORIGINAL BIOVITOS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC 359.194 ORIGINAL COMO TU COLOMBINA S.A. 392.348 SUPER RICAS TODO RICO EL ORIGINAL COMESTIBLES RICOS S.A. 397.762 EL VOMITO EL ORIGINAL – MATA EL HAMBRE JIMMY MARMOLEJO SÁNCHEZ 464.031 LA PRIMERA, LA ORIGINAL, LA TRADICIONAL C.A. SUCESOR DE JOSÉ PUIG & CIA 481.907 DRAGÓN PAISA ARROZ PAISA EL ORIGINAL JOHN JAIRO CÁRDENAS, JORGE ANDRÉS GIRALDO BOTERO, JOHN FREDY VELASQUEZ ZULUAGA, 14236223 CRODOTS ORIGINAL EUROPASTRY S.A. 504.997 EMPANADAS EL PAISA LAS ORIGINALES ÁLVARO JAVIER JURADO REALPE 524.921 DELICHURROS LOS ORIGINALES CHURROS RELLENOS HO LALAL PARIS INC 542.383 POLLO DORADITO, EL ORIGINAL DANIEL NAVARRETE NIETO y RODRIGO NAVARRETE NIETO 564.416 MAGGI LA MARCA ORIGINAL SUIZA SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 52.309 DANNY BETO, LA ORIGINAL LUIS OMAR OREJUELA OSSA 174.088 JOHNNY ROCKETS EST. 1986 AMERICAN ORIGINAL JOHNNY ROCKETS LICENSING, LLC 577.297 “CHICHARRON” MARCA TITULAR REGISTRO CHICHARRON DE CUAJADA DEL CASTILLO CHICHARRON DE CUAJADA EL SOMONDOCANO E.U. 345.936 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MARGARITA CHICHARRON AMERICANO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGARITA S.A. 9236476430 MARGARITA CHICHARRON BAR B Q PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGARITA S.A. 9236476530 CHICHARRONES BIG PIG SURTICARNES ALIMENTAR DE LA SABANA LTDA 347.896 ¡CHICHARRONES DE CUAJADA …! DOÑA LETY NOHORA MARÍA LOZANO VILLEGAS 421.694 CHICHARRON SON LIMÓN ALIMENTOS MUNCHY, C.A. 512.086 “CHOCLO” MARCA TITULAR REGISTRO FARLELLY AREPAS DE CHOCLO ENEDIS FARLELLY SUÁREZ TUBERQUIA 436256 PAÑUELOS DE CHOCLO LUZ DARY GUERRA SALGADO 441421 FARLELLY AREPAS DE CHOCLO ENEDIS FARLELLY SUÁREZ TUBERQUIA 436256 “DULCE” MARCA TITULAR REGISTRO DULCE DE LECHE ORIGINAL ELABORADO POR LOS ESPECIALISTAS DE SANCOR SANCOR COOPERATIVA UNIDAS LIMITADA 244827 DULCE INES BIMBO DE COLOMBIA S.A. 253330 DULCES AMERICANDY DULCES LA AMERICANA S.A.S. 261971 QUESO DULCE URRAEÑÓ XUNDABE GILBERTO FERNÁNDEZ QUIRÓZ 335569 ORO DULCE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 288400 RICO DULCE CONSUELO SILVA ARRENDODNO 293727 DULCES ZAPATOCA FELIX MARÍA RUEDA CORNEJO 293939 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio EXQUISITO Y TRADICIONAL LA CASITA DE LAS DELICIAS.

EL ESQUISITO SABOR DEL DULCE NUBIA RAMÍREZ DE GUILLERMO 302841 CREDENCIAL DE DULCE TE QUIERO MUCHO SIGIFREDO RODRÍGUEZ GUTIERREZ 297711 DULCES Y OBLEAS PASIONES FLORIDEÑAS DULCES Y OBLEAS PASIONES FLORIDEÑAS Y CIA LTDA 305607 CASA DEL DULCE MANJAR ESQUISITO CARLOS EFREN CERÓN LOZA 354522 PANUCHAS Y DULCES OLITA DE MALAGA JOSEFA GÉLVEZ DE MARIÑO 316907 MARGARINA DULCE PAN VEIGRASAS LTDA 317034 DULCE MOMENTO MAGDA CECILIA RODRIGUEZ ACOSTA 319833 DULCES MANIZALES VALENTINA GIRALDO JARAMILLO 327999 SE DULCE SE NATURAL ORGANIZACION STEVITAL S.A. 342553 PAILA DE COBRE LUCAS MANJAR BLANCO DULCE CORTADO TIPO EXPORTACIÓN RUBIELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 358293 PADUCOL PANELAS Y DULCES DE COLOMBIA AMPARO GUALDRON DÍAZ 337844 VUELVE A DISFRUTAR DEL DULCE SIN REMORDIMIENTOS MANUELITA S.A. 353709 EL DULCE TE VUELVE A SONREIR MANUELITA S.A. 353707 100% DULCE PASION FABCO CAPITAL GROUP LIMITED 377154 PICO DULCE LHERITHER ARGENTINA S.A. 362618 64.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras 30 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 65.

Por todo lo anterior, las marcas de la demandante “TOSTI AREPA”, “TOSTI EMPANADA”, “TOSTI NACHOS”, “TOSTI ORIGINAL”, “TOSTI CHICHARRÓN”, “TOSTI CHOCLO” y “TOSTI DULCE” se encuentra integrada con una partícula de uso común, esto son “AREPA”, “EMPANADA”, “NACHOS”, “ORIGINAL”, “CHICHARRÓN”, “CHOCLO” y “DULCE, las cuales deben ser excluidas del examen comparativo que corresponde a dicho signo y la marca opositora, aunado a que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 66.

No ocurre lo mismo con las expresiones “ESPIRAL”, “CHURUMBELO” y “YUPI” en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueron de uso común para dichas clases, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 67. De otra parte, la Sala observa que la palabra “ALITAS” que hace parte de la marca cuestionada resulta ser descriptiva de los servicios que ampara dicho signo. 68.

Sobre el particular, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica39. 69.

En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 70.

En el caso sub examine, los servicios que distinguen la marca cuestionada en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza son los siguientes: “[…] restaurante autoservicio bebidas y comidas preparadas, servicio de comidas a domicilio, servicios de comidas rápidas, preparación de alimento, preparación de comidas, provisión de alimentos, restauración de comidas, comidas listas para consumir, restaurantes de comida para llevar, restaurantes de comida rápida, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de comida por contrato, servicios de comidas para llevar, servicios de comidas preparadas y entregadas a domicilio, servicios de reservas para reservar comidas, servicios de preparación de 39 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 31 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio alimentos, servicios de restaurante autoservicio, servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, los establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterías, comidas rápidas y bares […]”. 71.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la palabra “ALITAS” se refiere al diminutivo de alas que son el órgano par de algunos animales, como las aves, utilizado para volar. En el contexto de los restaurantes, este término tiene un significado más específico, ya que se refiere a una comida que consiste en las alas de pollo preparadas de diversas maneras. 72.

Ciertamente, en el contexto de servicios relacionados con la alimentación, como restaurantes, comidas rápidas o servicios de comida a domicilio, el término "ALITAS" describe de manera clara y directa uno de los productos ofrecidos: alitas de pollo. El término no es arbitrario, sino que hace referencia a un componente específico del menú o al tipo de alimento que se sirve. 73.

Es por ello que la Sala encuentra que la partícula “ALITAS” es descriptiva dentro del contexto de los servicios de la clase 43 del nomenclátor Internacional de la Clasificación de Niza. Como se precisó líneas atrás, las marcas descriptivas se caracterizan por identificar o llamar la atención sobre características, ingredientes, cualidades o la naturaleza de los productos o servicios que ofrecen. 74.

Las marcas descriptivas, al igual que las genéricas, no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 75. Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “ALITAS” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término que resulta ser descriptivo para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, además que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 76.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “TOSTI” del tercero con interés en el resultado del proceso y “TOSTI”, “TOSTI ESPIRAL” – “TOSTIS” – “TOSTIS CHURUMBELO” –“YUPI TOSTI” de la demandante, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 32 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. d) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 77.

Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada T O S T I 1 2 3 4 5 Marcas previamente registrada T O S T I 1 2 3 4 5 T O S T I E S P I R A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T O S T I S 1 2 3 4 5 6 T O S T I C H U R U M B E L O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y U P I T O S T I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78.

De la revisión de las marcas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y terminaciones que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la única diferencia entre ellas, radica en la supresión de las palabras “ESPIRAL”, y “CHURUMBELO”, también la letra “S” al final de la marca demandada, así como la 33 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio palabra “YUPI” al inicio, las cuales no son significativas para su diferenciación, al no recaer en ellas la fuerza distintiva del conjunto marcario. 79.

Ciertamente, la Sala observa que, si bien la marca cuestionada suprime de las palabras “ESPIRAL”, y “CHURUMBELO”, también la letra “S” al final de la marca demandada, así como la palabra “YUPI” al inicio, contenidas en las marcas opositoras, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición vocálica “O-I”, igual raíz y terminación “TOS-TI”, el mismo número de sílabas “2” y una secuencia de las consonantes, esto es, “T-S-T” frente a “T-S-T”, lo que lleva a que la marca cuestionada “TOSTI” no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas. 80.

Se resalta que, en sentencia de 9 de julio de 202040, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. 81. Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca cuestionada “TOSTI” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las previamente registradas, “TOSTI” – “TOSTI ESPIRAL” – “TOSTIS” – “TOSTI CHURUMBELO” –“YUPI TOSTI”. 82.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, ya que comparten la expresión “TOSTIS”, que constituyen las letras de la marca previamente registrada, adicionalmente coinciden con la raíz “TOS”, la terminación “TIS” y la misma secuencia vocal (O-I). Por lo tanto, la supresión en la estructura las palabras “ESPIRAL”, y “CHURUMBELO”, también la letra “S” al final de la marca demandada, así como la palabra “YUPI” al inicio la letra “S”, no altera la similitud fonética. 83.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 34 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI – TOSTI ESPIRAL - TOSTI TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI – TOSTI CHURUMBELO - TOSTI TOSTI - TOSTIS - TOSTI - TOSTIS - TOSTI – TOSTIS TOSTI - TOSTIS - TOSTI - TOSTIS - TOSTI – TOSTIS TOSTI - TOSTIS - TOSTI - TOSTIS - TOSTI – TOSTIS TOSTI - TOSTIS - TOSTI - TOSTIS - TOSTI – TOSTIS TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI - TOSTI – YUPI TOSTI 84.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica, la Sala considera que la marca cuestionada y las previamente registradas deben clasificarse como de fantasía, ya que no poseen un significado conceptual identificable en el idioma castellano para el consumidor promedio colombiano. A pesar de que la SIC señaló que la marca "TOSTIS" podría evocar la palabra "tostado" en relación con una característica particular del producto, esta evocación no es reconocida de manera generalizada por el consumidor, por lo que, al no ser una asociación clara y directa para la mayoría de los consumidores, se considera que la marca "TOSTIS" es de fantasía. 85.

Aunque “YUPI” puede tener asociaciones con alegría o entusiasmo en español, esta expresión no está directamente relacionada con productos específicos, lo que podría concluir que la expresión “YUPI TOSTI”, en su conjunto, se cataloga como de fantasía41. En cuanto a la expresión CHURUMBELO y ESPIRAL, junto con la expresión “TOSTI”, en su conjunto, no presentan un significado concreto para el consumidor promedio.

Si bien es cierto que “ESPIRAL” podría sugerir una característica visual o de forma y “CHURUMBELO” relacionarse con un niño pequeño, también lo es que composición completa de los signos sigue siendo abstracta y de fantasía. 86. Así pues, “YUPI TOSTI,” “TOSTI CHURUMBELO,” y “TOSTI ESPIRAL” pueden considerarse marcas de fantasía al no proporcionar un significado propio y un asociación directa y concreta para el consumidor colombiano promedio.

Esta clasificación como marcas de fantasía significa que, conceptualmente, no poseen una relación ideológica clara que permita una comparación de significado específico entre ellas. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia 10 de noviembre de 2023. Rad.: 2010-00553-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. La expresión “YUPI” se encuentra definida en el Diccionario de la Real Academia, como una interjección que se usa para expresar júbilo. 35 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 87.

En consecuencia, la Sala concluye que, debido a las significativas similitudes ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la previamente registrada existe riesgo de confusión directa, esto es, al reproducir la expresión “TOSTI” previamente registrada. 88. A la misma conclusión llegó esta Sección en sentencias de 27 de septiembre de 201842 y 30 de mayo de 202443, en las cuales se analizó un caso de similares supuestos, pero en el cual se analizaron las expresiones “TOTIS” y “TOSTIS”, tal y como se observa a continuación: “[…] Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados, la Sala observa que existe similitud ortográfica, dada sus raíces, terminaciones, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “S” de la marca previamente registrada, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca cuestionada.

Referente a la similitud fonética, la Sala estima que tienen un sonido o pronunciación similar, porque las marcas en conflicto coinciden en sus raíces y terminaciones, tienen el mismo número de vocales, las cuales son idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden, además de que la letra “S” en la marca cuestionada es débil desde el punto de vista auditivo.

Al hacer el cotejo sucesivo que sugiere el Tribunal, es evidente la similitud capaz de inducir a confusión. Veamos: TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS Al respecto, vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa y observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos “TOTIS" y “TOSTIS”, lo que hace que el signo cuestionado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas en conflicto son signos de fantasía, debido a que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano (ni en inglés).

A lo sumo, la marca cuestionada puede evocar la idea de algo tostad; sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Por lo tanto, la Sala considera que se da una evidente semejanza, apreciable incluso a simple vista, entre las marcas cotejadas, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, que no desaparece por la ausencia de la letra “S” en 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2013-00019-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Rad.: 2013-00006-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 36 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la marca cuestionada, dado que esta no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarlas, de suerte que, sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado. [ ]” (negrilla del original). 89.

En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 90. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 91.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201844 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 44 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 37 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 92. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 93.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “TOSTIS” fue solicitada para proteger los siguientes servicios de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] restaurante autoservicio bebidas y comidas preparadas, servicio de comidas a domicilio, servicios de comidas rápidas, preparación de alimento, preparación de comidas, provisión de alimentos, restauración de comidas, comidas listas para consumir, restaurantes de comida para llevar, restaurantes de comida rápida, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de comida por contrato, servicios de comidas para llevar, servicios de comidas preparadas y entregadas a domicilio, servicios de reservas para reservar comidas, servicios de preparación de alimentos, servicios de restaurante autoservicio, servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, los establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterías, comidas rápidas y bares […]”. 94.

Las marcas previamente registradas, identifican los siguientes productos en las clases 29 y 30 de la citada Clasificación: “[…] carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]”, así como “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 95.

Según lo anterior, es indudable que existe una conexión competitiva. Al comparar los servicios de la marca cuestionada con aquellos de las marcas previamente registradas, observamos que, si bien no comparten la misma categoría, existe un criterio de complementariedad entre sí, toda vez que si bien el primero se refiere al servicio de preparación de alimentos, lo cierto es que, los productos de la demandante pueden utilizarse para dicho servicio y sus consumidores podrían asumir que los 38 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas enfrentadas. 96.

Ciertamente, los servicios de la clase 43 están orientados a la preparación y entrega de alimentos, mientras que los productos de las clases 29 y 30 pueden ser insumos directos en dichos servicios. 97. Los servicios de restauración utilizan o incorporan estos alimentos. La relación de complementariedad sugiere que el uso de los productos en un restaurante puede crear una conexión en la percepción del consumidor.

Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la similitud entre las marcas, tal y como se analizó con anterioridad. 98. Aunado a lo anterior, los productos en las clases 29 y 30 suelen estar disponibles en tiendas de alimentación y supermercados, mientras que los servicios de la clase 43 están vinculados a restaurantes, autoservicios y otros espacios de consumo de alimentos preparados.

No obstante, en algunos casos, la existencia de tiendas especializadas o tiendas dentro de restaurantes podría fortalecer una conexión competitiva. 99. La comercialización conjunta en establecimientos como supermercados que ofrecen alimentos listos para consumir podría implicar una relación en el mercado, junto con el hecho de que ambos utilizan los mismos canales de comercialización y publicidad.

Esto se debe a que se promocionan a través de medios similares, como folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales, por lo que los consumidores podrían fácilmente asumir que estos productos provienen del mismo empresario, dada la similitud de las marcas enfrentadas, tal y como lo precisó la parte demandante cuando señaló que la expresión “ALITAS” puede llegar a ser entendida por el consumidor como una marca integrante de la familia “TOSTI”. 100.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios, según el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 39 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que; desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios […]” (negrilla del original). 101.

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 102. Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 103.

La Sala pone de presente que, tal como lo advirtió el Tribunal de de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dentro del presente proceso, los criterios de la pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, no es un criterio suficiente para acreditar la relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 40 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 104.

En virtud de lo expuesto, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de ambas marcas provienen del mismo titular. 105. Ciertamente, el consumidor podría erróneamente suponer que los productos identificados con esas expresiones provienen de fabricantes relacionados económicamente. 106.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201545, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (negrilla fuera de texto). 107.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas mixtas y nominativas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales46: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00.

M.P. Dra. María Elizabeth García González. 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 41 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 108. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como, desconocimiento del artículo 151 ibidem, por la conexión existente entre los productos y servicios analizados, lo que conllevó al desconocimiento de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y la protección de derechos adquiridos.

IV.2.2.3. Conclusión 109. La Sala considera que al existir: (i) semejanza entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas y; (ii) conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los productos protegidos por ellas, las marca en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que la SIC desconoció lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, además de la vulneración de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y la protección de derechos adquiridos. 110.

Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca "TOSTI ALITAS" para amparar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de Resoluciones 102529 de 29 de diciembre de 2015 y 42835 de 27 junio de 2016, expedidas por la SIC, por medio de las cuales se concedió el registro como marca al signo nominativo “TOSTI ALITAS” para distinguir productos comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 111.

Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 102529 de 29 de diciembre de 2015 y 42835 de 27 junio de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 593.736, 42 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00515-00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio asignado a la marca “TOSTI ALITAS”, para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.