1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsortes necesarios: KOIPE CORPORATION S.L. Y OTRA Tesis: Es nula la resolución que negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que el signo cuestionado no se encuentra constituido en una expresión que pueda engañar sobre la procedencia geográfica de los productos que distingue.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad KOUPREY S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, con miras a obtener la nulidad de la resolución número 73372 de 28 de diciembre de 2010, mediante la cual se revocó la resolución número 22061 de 30 de abril de 2009, y en su lugar, (i) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Koipe Corporation S.L., (ii) declaró infundada la oposición presentada por la señora Lina María Facundo Rincón, y (iii) negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza solicitada por la sociedad Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Kouprey S.A., a través de apoderado judicial, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “3.1 Que se declare la NULIDAD de la Resolución No 73372 de diciembre 28 de 2010, contenida en el expediente 05 45779 expedida por el Superintendente delegado para la propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual se revocaron las resoluciones 22061 de abril 30 de 2009 y 11598 de febrero 15 de 2010, que habían concedido el signo LA ESPAÑOLA en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del demandante y en consecuencia se reestablezca el derecho concedido a mi mandante en estas. 3.2.

Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO realizar la anotación pertinente. 3.3. Que se ordene la publicación de la sentencia en la gaceta de la Propiedad Industrial”. I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Kouprey S.A. solicitó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA" (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 0545779 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 553 de 30 de junio de 2005. 1 Folios 28 a 44 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.1.1.

Contra dicha solicitud de registro la señora Lina María Facundo Rincón y la sociedad Koipe Corporation S.L. formularon oposiciones con fundamento, respectivamente, en las causales de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. I.1.2.2. Mediante la resolución número 22061 de 30 de abril de 2009, la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas, y en consecuencia concedió el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A. I.1.2.3.

La sociedad opositora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la resolución de concesión, insistiendo en que el signo “LA ESPAÑOLA” constituye un término engañoso sobre la procedencia geográfica de los productos, y similarmente confundible con su marca previamente registrada “CARBONELL”. I.1.2.4. Los recursos se resolvieron a través de la resolución número 11598 de 26 de febrero de 2010, que confirmó la decisión de conceder el registro, y la 73372 de 28 de diciembre de 2010, mediante la cual se revocó la decisión de concesión, y en su lugar, declaró fundada la oposición de la sociedad Koipe Corporation S.L., finalizando entonces con la negativa del registro solicitado.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los literales i) y e) del artículo 135, y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.1.

Afirmó que el signo no pretende indicar el lugar de procedencia de los productos, pues en realidad al observarlo en su integridad, es posible evidenciar que evoca la figura de una mujer española, de manera que no induce en error al público consumidor, máxime si se tiene que el nombre de un país, siendo tan genérico, no lograría engañar al consumidor.

I.1.3.2. Explicó que España es particularmente conocido por los vinos, su gastronomía, la moda, los deportes, la industria de armas y los productos agrícolas, sin embargo, no por eso puede pensarse que cualquier tipo de productos que se relacionen con dichas categorías provienen de ese país, por cualquier alusión que se haga de aquel, y mucho menos por el uso del gentilicio para los nacidos en esa región. I.1.3.3.

Sostuvo que, aunque el solicitante del registro objeto de estudio no es oriundo de España, dicha particularidad no es suficiente para deducir que el signo cuestionado resulte engañoso sobre el origen geográfico de los productos que se pretenden identificar, pues en el comercio es común que las empresas y sus marcas no tengan el mismo origen, como pasaría con marcas nacionales que protegen productos elaborados en china.

I.1.3.4. Informó que es titular de la marca “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 255113, respecto de la cual se presentó demanda2 de nulidad por parte de la sociedad Aceites del Sur S.A., con sustento en las causales de irregistrabilidad de los literales h) e i) de la Decisión 344 de 1993. En igual sentido, es titular de “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 380327 también demandado3 por la sociedad comentada, y “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 258389, 2 Proceso con radicado 2006-00044-00. 3 Proceso con radicado 2010-00009-00. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co igualmente demandado, sin embargo, sostuvo que en ninguna de esas oportunidades se consideró que el signo resultara engañoso.

I.1.3.5. Agregó que el hecho de tener registros previos sobre la misma marca “LA ESPAÑOLA” desde 1995, reduce la posibilidad de confusión en el público consumidor, máxime si se considera que se acreditó a través de encuestas que el 93% de los consumidores reconocen que los productos de “LA ESPAÑOLA” son de origen colombiano. Agregó que, poseer la titularidad de varios registros previos sobre la misma marca, le otorga también una prioridad al registro cuestionado por encontrarse consolidado el derecho sobre la marca para los mismos productos.

I.1.3.6. Se refirió a marcas colombianas como “SUIZO”, “LA FRANCESA”, “LA ALEMANA”, “DROGUERÍA LA INGLESA”, “CAMISERÍA INGLESA”, “COLEGIO NUEVA INGLATERRA”, “ÓPTICA ALEMANA” entre otras, que evocan una región y no el país entero, pese a lo cual han sido concedidas sin que se advierta riesgo de confusión o engaño en el consumidor. I.1.3.7.

Afirmó que la SIC no realizó, con el rigor requerido, el estudio del apartado sobre signo engañoso, mientras que solo se refirió con detalle a la ausencia de descriptividad del signo “LA ESPAÑOLA”. En tal sentido, mencionó que la oficina nacional debe aplicar los mismos criterios de evaluación del signo tanto en el supuesto de engaño como en cuanto a la descriptividad; sin embargo, los actos no atendieron a dicha exigencia. I.2.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda así4: 4 Folios 96 a 116 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la expresión “LA ESPAÑOLA” acompañada del dibujo de una mujer que realiza un baile típico de España como lo es el flamenco, puede llevar al consumidor a asumir que el producto proviene de la Isla La Española que ocupa una posición casi equidistante entre Cuba y Puerto Rico, lo cual es suficiente para considerar que este signo es totalmente engañoso, pues no se ha demostrado que el producto que se pretende comercializar con el signo cuestionado sea proveniente de la mencionada Isla.

Sostuvo que, contrario a lo mencionado por la actora, la partícula “LA” no es suficiente para otorgarle distintividad al signo cuestionado, pues en realidad aquella propicia la denominación engañosa, en la medida que a partir del prefijo el consumidor asumirá que los productos provienen de la Isla La Española. Mencionó que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el adjetivo “ESPAÑOLA” tiene como significado “ser natural de España o perteneciente o relativo a este país de Europa”, por lo que el signo cuestionado puede ser indicativo de una región geográfica.

Además, señaló que el signo incorpora el artículo determinado femenino “LA” y contiene una estructura gráfica consistente en la figura de una mujer vestida con el traje típico español que simula un baile de ese país, de manera que dicho aspecto gráfico resulta trascendente dentro del signo, y produce efectos en el elemento nominativo solicitado, sugiriendo en la mente del consumidor una idea relacionada con la expresión y una mujer oriunda de España. Agregó que el signo confunde al público en la medida que presenta un aspecto gráfico relacionado con las comunidades de Murcia y Extremadura 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en España, y a su vez, se refiere a la Isla La Española, de modo que el consumidor no sabrá cuál es la región a la que alude el signo. Concluyó que el signo “LA ESPAÑOLA” engaña al consumidor quien, al encontrarse con productos como aceites, grasas comestibles, conservas y encurtidos, especialmente jamón, mortadela, salchichas, salchichones, chorizos entre otros, estimará que dichos productos son de origen español, idea que terminará influyendo en la decisión de adquirirlos o no, pues España se caracteriza por ser un excelente productor de los mencionados bienes.

A lo anterior agregó que “[…] la negación del registro era la única posibilidad que tenía la SIC de que el signo que induzca a los consumidores a asociar erróneamente el origen de los productos con la reconocida reputación de los aceites, chorizos, jamones y embutidos españoles, al no estar limitada la cobertura para identificar los productos de origen español, era no permitir su registro teniendo en cuenta que no cumplía con estos parámetros […]”.

I.2.2. La señora Lina María Facundo Rincón, a través de curador Ad Litem5, contestó la demanda en los siguientes términos6: Se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, y se opuso a la pretensión de declarar la nulidad del acto que negó el registro del signo cuestionado, en tanto que consideró que la SIC obró conforme a derecho, presentó argumentos sólidos, y en realidad se trata de una cuestión de procedimiento según el resultado.

Finalmente, mencionó que el signo cuestionado no resulta similarmente confundible con la marca opositora “CARBONELL”, pues son diferentes en cuanto a colores, figuras y denominaciones. 5 Oliverio Simón Diaz Diaz, designado a través de auto de 7 de abril de 2015, obrante a folio 89 del expediente físico de la referencia. 6 Folios 123 a 125 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.3.

El Ministerio Público y la sociedad Koipe Corporation S.L. no intervinieron en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 8 de julio de 20167, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La actora reiteró los argumentos de su demanda8. I.3.2.

La SIC, los litisconsortes necesarios, y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa del proceso. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 545-IP-20189, en los siguientes términos: “La Sala consultante solicito la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales i) y e) y 172 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales únicamente se interpretará el Artículo 135 Literales i) y e) de la Decisión antes mencionada por ser pertinentes.

No se llevará a cabo la interpretación Prejudicial del Artículo 172 al no ser materia de controversia la naturaleza de la acción de nulidad […]”. En dicha interpretación, el Tribunal Andino emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Signos conformados por denominaciones descriptivas. 2) Irregistrabilidad de signos engañosos. 3) Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 7 Folio 240 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 241 a 251 del expediente físico de la referencia 9 Folios 273 a 280 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. EL ACTO ACUSADO Se solicita la nulidad de la resolución número 73372 de 28 de diciembre de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” en el sentido de revocar la resolución número 22061 de 30 de abril de 2009, y en su lugar, (i) declarar fundada la oposición presentada por Koipe Corporation S.L., (ii) declarar infundada la oposición presentada por Lina María Facundo Rincón, y (iii) negar el registro del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Kouprey S.A.10.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida para el caso sub examine por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables al presente caso son los literales e) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] 10 Mediante resolución 15968 de 28 de marzo de 2011, la SIC accedió a la revocatoria directa del artículo cuarto de la resolución aquí demandada, modificándola en cuanto al solicitante de la marca, con ocasión de la transferencia que realizó la sociedad Kouprey S.A. a la señora Isabel Cristina Salazar Gómez. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]”.

El Tribunal de Justicia prescindió de la interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que el debate propuesto por las partes no aborda la procedencia de las acciones especiales dispuestas en la norma comunitaria en comento. En consecuencia, la Sala no abordará el estudio de la normativa mencionada. II.2.1. Cuestión Previa De manera previa a abordar el asunto que compete, la Sala pone en consideración que la actora invocó como norma violada el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, el cual fue interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sin embargo, de los argumentos que sustentan la demanda se observa que el debate propuesto se concentra en desvirtuar la razón por la cual la SIC negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” en el acto demandado, esto es, la determinación según la cual se trataba de una expresión engañosa, es decir, que el signo estaba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal i) ibidem.

Lo anterior es así, pues en el acto demandado se concluyó que el signo cuestionado no se encuentra conformado exclusivamente por denominaciones descriptivas, ya que incluye una parte gráfica y porque la expresión “LA ESPAÑOLA” no responde a la pregunta ¿cómo son? los productos que pretende distinguir dicho signo. Por esta razón, en el acto demandando se determinó que el signo “LA ESPAÑOLA” no estaba incurso en la causal del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, que prohíbe el registro como marca de un signo que sea descriptivo de los productos 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que pretende identificar.

La conclusión anotada, consignada en el acto demandado, es favorable para los intereses de la demandante y es por esa razón que la accionante no la discute en la demanda de la referencia. En el contexto anotado, la Sala ratifica la consideración adoptada en el acto administrativo acusado en virtud de la cual se concluyó que el signo cuestionado no es descriptivo de los productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, pues “[…] si bien la expresión “LA ESPAÑOLA” puede ser indicativo de una región geográfica, es evidente que el signo solicitado incorpora al inicio el artículo determinado femenino “LA” y contiene una estructura gráfica consistente en la figura de una mujer vestida con el típico traje español y que simula un baila de dicho país, estructura que no solo se presenta como significativa y trascendente del signo solicitado, sino que además produce efectos frente al elementos nominativo del signo solicitado, vinculando al consumidor con la idea de “LA ESPAÑOLA” como la mujer oriunda de España que hace parte del diseño […]”.

En consecuencia, la Sala se concentrará en el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, partiendo de la premisa que el signo “LA ESPAÑOLA” no es descriptivo de los productos que pretende distinguir, tal como fue reconocido en el acto acusado y teniendo en cuenta que la demandante no refuta dicha conclusión, en tanto va en línea con sus intereses.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: La Sala deberá determinar si el signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por resultar engañoso respecto del origen geográfico de los productos que pretende distinguir el signo cuestionado.

Dilucidado lo anterior, la Sala deberá establecer si es nula, por violación de normas superiores, la resolución número 73372 de 28 de diciembre de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenarle a la SIC que conceda el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la causal de irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 supone la prohibición general sobre el registro como marca de un signo, que se configura con la posibilidad de que aquel induzca a engaño al consumidor o a los medios comerciales respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitudes para el empleo de los productos o servicios que pretenda distinguir.

En dicho sentido se refirió el Tribunal comunitario en la interpretación prejudicial que emitió para el presente asunto, veamos: “2.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, ¡toda vez que en lugar de indicar e! origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado […]”.

Así mismo, en cuanto al engaño que debe concurrir para que se encuentre configurada la causal de irregistrabilidad en mención, el Tribunal explicó lo siguiente: “El engaño se produce cuando un signo provoque en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error […]”.

Finalmente, en la Interpretación Prejudicial emitida, se recordó que “[…] la prohibición de registrar signos engañosos, […] se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor […]”. A lo anterior es necesario agregar que el engaño debe advertirse directamente de la naturaleza de los productos y/o servicios en cuestión, de manera que el signo no resulta engañoso por sí mismo, sino que debe existir una relación entre la supuesta indicación engañosa del origen geográfico y las características y naturaleza de los productos y/o servicios que el signo identifica11.

II.4.1.2. La demandante funda su cargo de nulidad en el hecho consistente en que, contrario a lo que sostuvo la SIC en el acto acusado, el signo “LA ESPAÑOLA” para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en realidad no induce al consumidor a pensar que los productos comercializados son de origen español, pues lo cierto es que se trata de una empresa colombiana que comercializa los 11 Esta Sección acogió la consideración que aquí se reitera en oportunidad anterior.

Al respecto consultar: Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de mayo de 24; M.P. Oswaldo Giraldo López; radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00; Actor: TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos bajo ese signo, por lo que no resultaría posible generar una verdadera confusión en cuanto al origen geográfico de los productos.

Adicionalmente, aduce que la expresión no refiere directamente al país de España, sino que evoca la figura de una mujer oriunda de esa región, sin embargo, esto último no sería suficiente para afirmar que se trata de un indicación geográfica en cuanto al origen de los productos. Por ello, resulta del caso traer a colación los productos para los cuales se solicitó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto), los cuales corresponden a la clase 29, y particularmente son los siguientes: “CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA;

EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS Y MERMELADAS, HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; CONSERVAS Y ENCURTIDOS; ESPECIALMENTE JAMÓN, MORTADELA, SALCHICHAS, SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y ROLLOS DE CARNE, PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/O MADURADOS DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA”.

Por su parte, el signo como fue solicitado para su registro como marca se encuentra constituido de la siguiente manera: (mixto) Para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se observa, los productos amparados con el registro de marca cuestionado responden a la naturaleza de alimentos de consumo masivo de la canasta familiar, y cumplen la finalidad de proporcionar apoyo nutricional a las personas, de tal manera que la naturaleza y finalidad de dichos productos no guardan relación directa con la engañosa indicación geográfica que se dispuso en el acto acusado, es decir, que aquellos son de origen español, en tanto que los alimentos allí descritos, los cuales pueden catalogarse en: (i) productos de origen animal lácteos y cárnicos, así como (ii) productos vegetales frutas, legumbres y conservas de estos, bien pueden ser originarios de cualquier parte del mundo, y no exclusivamente de España. Adicionalmente, la Sala advierte que, aunque el signo cuestionado se encuentra conformado por una denominación y una gráfica que evoca a una mujer proveniente de la región de España, lo cierto es que aquello no se traduce en una sugerencia directa en cuanto al origen geográfico de los productos, pues en realidad se trata de una expresión que identifica a un sujeto, particularmente, a una mujer, que junto con su aspecto gráfico da lugar a pensar que pertenece a una cultura en partícula.

Sin embargo, se reitera, ello no alcanza a sugerir en el consumidor una indiciación geográfica de elaboración de los productos, simplemente se trata del uso de un personaje ficticio para denominar un signo, tal como pasaría con denominaciones como “de la abuela”, “la muñeca”, o cualquier otra que se valga de un personaje femenino con características particulares para identificar productos en el comercio.

En este punto, valga traer a colación la consideración reciente de esta Sección12 en relación con la expresión “LA ESPAÑOLA”, oportunidad en la cual se consideró que aquella no corresponde a una indicación geográfica, y que se prohíja en esta oportunidad, veamos: 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López radicado número: 11001 03 24 000 2010 00009 00. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] De otra parte, se advierte por la Sala que la expresión “ESPAÑOLA” contenida en ambas marcas, deberá ser tenida en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario, puesto que la misma no es uso común, ni descriptivo para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto, no es una indicación geográfica, toda vez que la misma no describe el origen geográfico de los productos que ampara, sino que es un adjetivo, que describe a una persona, en este caso femenina, que es de España en ambas marcas.

De otra parte la Sala evidencia que la expresión “ESPAÑOLA” en las marcas en controversia no alude directa ni indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que protegen dichas marcas, ni tiene incidencia alguna sobre los mismos, por cuanto no está identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, ni significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los productos que pretenden identificar.

Con base en lo anterior se puede establecer que la mención o lectura de la expresión “ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la calidad, cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de los productos comprendidos en la citada clase 29, ya que su significado no informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que su denominación insinuara su lugar de fabricación. Así, ante la pregunta ¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que la expresión “Española” esté haciendo alusión alguna a características de los productos de la clase 29, que amparan, ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretenden distinguir, pues, conforme se dijo anteriormente, la citada expresión se refiere es a una persona, en femenino, que es de España, pero no en sí a los productos […]”.

(destacado de la Sala). Pues bien, para la Sala es claro que un consumidor promedio que desea adquirir productos de la canasta familiar como huevos, lácteos, cárnicos, frutas y legumbres, no llegará de forma intuitiva a la consideración de que dichos productos comercializados bajo el signo “LA ESPAÑOLA” provienen de la región de España, y muchos menos como lo propone la demandada en su contestación, de la Isla La Española que es por mucho poco conocida, como sí pasaría si la denominación del signo cuestionado incluyera directamente la palabra “España” a partir de la cual se estaría ante una indicación geográfica porque menciona de manera directa el 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre de un país, tal como sucede en aquellos casos en los que se ha incluido la referencia “Paris” o “Milán”.

En gracia de discusión, un consumidor podría encontrar una relación entre los productos comercializados por la actora y el origen español, a partir de un ejercicio mental elaborado que incluya conocimientos previos sobre las características y calidad de los productos de esa región, pero ello es poco probable cuando se trata de un consumidor medio al que se le presume normalmente informado y razonablemente atento13, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes, que para este caso no son otros más que aquellos de consumo regular y ordinario en los hogares.

Es por todo lo anterior que esta Sala encuentra que le asiste razón a la demandante en cuanto a que el signo que solicitó para registro como marca “LA ESPAÑOLA” para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que aquel no posee la identidad de ser engañoso para el comercio o el público consumidor en relación con el origen geográfico de los productos, en consideración a la naturaleza y finalidad de aquellos.

Por otra parte, conviene señalar que esta Sección, en oportunidad anterior14, se pronunció en relación el signo “LA ESPAÑOLA” para identificar productos comprendidos en la clase 29 internacional15, y la supuesta posibilidad de que aquella engañe al público consumidor en 13 Proceso 43-IP-2021. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de junio de 2015, M.P. María Elizabeth García Gonzalez, radicado número 11001-03-24-000-2006- 00044-00. 15 Los productos que identifica esa marca son los siguientes: “Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos.” 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en el siguiente sentido: “[…] Al confrontar la marca registrada en favor del tercero interesado, con las definiciones que anteceden, estima la Sala que la marca “LA ESPAÑOLA” no es una indicación geográfica, toda vez que la misma no describe el origen geográfico de los productos que ampara, sino que es un adjetivo, que describe a una persona, en este caso femenina, que es de España. Observa, además, que el referido signo no alude directa ni indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege dicha marca, ni tiene incidencia alguna sobre los mismos.

En otras palabras, el signo “LA ESPAÑOLA” no está identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, ni significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. A este respecto, vale la pena aclarar que la mención o lectura de la expresión “LA ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la calidad, cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de los productos comprendidos en la citada Clase 29, ya que su significado o traducción al español no contempla o informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que su denominación insinuara su lugar de fabricación, pues ante la pregunta ¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que “LA ESPAÑOLA” esté haciendo alusión alguna a características de los productos de la Clase 29, que ampara, ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretende distinguir, pues, conforme se dijo anteriormente, la citada expresión se refiere es a una persona, en femenino, que es de España, pero no en sí a los productos.

De otra parte, la actora sostuvo que se violó el artículo 135, literal h) de la Decisión 486 de 2000, que corresponde al artículo 82, literal h) de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que dicho signo puede engañar al público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara. Sobre el particular, conviene tener en cuenta los siguientes apartes de la citada Interpretación Prejudicial, a saber: “El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.

Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82- IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “(…)” “El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.

Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio ” (Las negrillas fuera de texto) De acuerdo con los criterios antes expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los razonamientos que anteceden, cabe resaltar que si el signo “LA ESPAÑOLA” no es descriptivo de alguna de las características o propiedades de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede, ni podría engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre su procedencia geográfica y empresarial, como tampoco acerca de sus características, cualidades, modo de fabricación o aptitud para el empleo de los productos de la referida clase, como en efecto, lo predica la norma comunitaria.

En consecuencia, al no existir un riesgo de confusión con relación a los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ni con sus propiedades, es claro para la Sala que la expresión “LA ESPAÑOLA” resulta ser lo suficientemente distintiva para distinguir, identificar e individualizar en el mercado los productos que ampara, permitiendo su selección por parte del público consumidor.

Por tal razón, no es necesario referirse a las pruebas allegadas por el tercero interesado, con el objeto de demostrar la distintividad adquirida o sobrevenida, teniendo en cuenta que la referida expresión goza de su propia distintividad ab initio […]”. (Destacado de la Sala). 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, esta Sala prohíja el criterio de la Sección según el cual la expresión “LA ESPAÑOLA” de ninguna forma podría ser engañosa para los medios comerciales y/o el público consumidor, pues al encontrarla en el mercado no se llegaría a la conclusión intuitiva de que los productos de la canasta básica familiar, como lácteos, cárnicos, huevos, frutas, legumbres y sus encurtidos, los cuales comercializa la actora, provienen de la región de España. II.4.1.3.

En consecuencia, la Sala colige que el signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal absoluta de irregistrabilidad de que trata el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, en la medida que aquella no provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza de los bienes de la canasta básica familiar que se comercializan bajo esa denominación, así como tampoco respecto de sus características o procedencia geográfica.

Por lo anterior, hay lugar a acceder a las pretensiones de la demandante y declarar la nulidad del acto administrativo que negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y consecuencialmente, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro como marca, solicitado por la sociedad Kouprey S.A.16 II.4.1.4.

Ahora bien, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados 16 La actual titular de los derechos sobre la solicitud de registro es la señora Isabel Cristina Salazar Gómez, de conformidad con lo establecido en la resolución número 15968 de 28 de marzo de 2011, en consideración a la revocatoria directa del artículo cuarto de la resolución aquí demandada, a través de la cual se modificó el solicitante de la marca, con ocasión de la transferencia que realizó la sociedad Kouprey S.A. a la mencionada señora Salazar. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201617.

II.4.2. SOBRE COSTAS Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP18, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.3. SOBRE PODERES La Sala tiene por bien presentada la renuncia del poder conferido a la abogada LAURA GOMEZ RIVERA, como apoderada de la parte demandada, el cual obra a folios 261 a 271 del expediente físico de la referencia, por haber cumplido las exigencias de que trata el artículo 76 del CGP. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución 73372 de 28 de diciembre de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.

En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]” 18 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Kouprey S.A., en los términos señalados en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

CUARTO: TENER por bien presentada la renuncia del poder conferido a la abogada LAURA GOMEZ RIVERA, como apoderada de la parte demandada, el cual obra a folios 261 a 271 del expediente físico de la referencia, por haber cumplido las exigencias de que trata el artículo 76 del CGP.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00 Demandante: KOUPREY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.