11001032400020130049000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO TESIS: EL ACTOR NO ALLEGÓ AL PROCESO LOS MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS Y, EN CONSECUENCIA, NO DEMOSTRÓ QUE LA SIC HUBIERE INCURRIDO EN ALGUNA IRREGULARIDAD AL CONCLUIR QUE LA SOLICITUD DE PATENTE NO CUMPLÍA CON EL REQUISITO DE NOVEDAD Y DECIDIR SU NEGACIÓN, NI QUE LOS ACTOS ACUSADOS SE ENCONTRARAN INCURSOS EN ALGÚN VICIO DE NULIDAD.

EN EFECTO, NO EXISTE PRUEBA TÉCNICA EN EL EXPEDIENTE QUE OFREZCA CERTEZA SOBRE SI LAS CONSIDERACIONES DE LA SIC, RESPECTO DE LA CARENCIA DE NOVEDAD, FUERAN ERRADAS. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

La nulidad de las resoluciones núms. 30283 de 15 de mayo de 2012, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 1366 de 28 de enero de 2013, “Por la cual se resuelve un 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 conceder el privilegio de patente a la invención titulada “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”. 3ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º- Que el 17 de noviembre de 2006 presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la solicitud de patente para la invención denominada “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”, bajo el número 06-116549-00000-0000. 2º- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Que como resultado del examen de patentabilidad solicitado, la División de Nuevas Creaciones de la SIC expidió el Oficio núm. 12000 de 16 de septiembre de 2010, por medio del cual lo requirió para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisión 486, el cual fue atendido mediante escrito radicado el 30 de noviembre de ese año, en el que, entre otros, presentó nuevas reivindicaciones 1 a 4 que reemplazaban las originalmente presentadas. 4º- Que por medio de la Resolución núm. 30283 de 15 de mayo de 2012, el superintendente de industria y comercio denegó el privilegio de patente solicitado, por cuanto consideró que carecía de novedad. 5º- Que contra la citada decisión interpuso recurso de reposición, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 1366 de 28 de enero de 2013, emanada del superintendente de industria y comercio.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 7ª, 14, 16, 32, 46 y 47 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto pasó por alto que 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el documento D1 citado como anterioridad que afecta la patentabilidad de la invención, se expone un objeto que cuenta con un diseño equivocado para laborar dentro del paladar humano. Señaló que en las respuestas dadas a los requerimientos hechos por la SIC, le pidió a esta que allegara a la actuación administrativa todos los documentos relativos al trámite de patente de la anterioridad denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, como también la solicitud de apertura de incidente en virtud de los artículos 46 y 47 de la Decisión 486, a las cuales dio respuesta negativa.

Añadió que con la inobservancia de las solicitudes probatorias que efectuó en su momento, se vulneró el principio de contradicción y, por ende, los derechos al debido proceso y defensa. Resaltó que, con la anterioridad manifestada por la SIC, denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, se demuestra una falsa invención, toda vez que esta no está en condiciones físicas de implementar técnica de aseo lingual alguno, como instrumento de aseo universal para consumo masivo por la humanidad mediante adquisición en supermercados, tiendas o centros de distribución, por lo que de igual forma carecería de aplicación industrial.

Advirtió que al fabricar en serie o de modo industrial la anterioridad expuesta, se constituye un cuerpo físicamente imposible de 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co penetrar en los diferentes paladares humanos, con lo cual se materializa la particular técnica de aseo de la lengua que desarrolla el “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”.

Señaló que la SIC no puede dar por hecho la existencia de la anterioridad denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, por cuanto no permitió la verificación del trámite y/o acto administrativo de su concesión, a través de la apertura del incidente previsto en el artículo 46 de la Decisión 486, emitida por la oficina de patentes de Estados Unidos.

Con fundamento en lo anterior, reiteró que el diseño de la anterioridad expuesta por la entidad demanda es errada, pues al fabricarse en grandes cantidades, esta no podrá penetrar en diferentes paladares de eventuales usurarios, habida cuenta que las conformaciones anatómicas o físicas de cada uno de los dientes de las personas, las encías y el paladar, cambian de un individuo a otro, y esto hace que la sección de “HIGIENE TONGUE CLEANER” que envuelve los dientes superiores y las encías, al igual que los huecos o nichos para albergar ajustadamente a los dientes superiores, sea de imposible adaptación a los paladares de los usuarios.

De lo precedente sostuvo que el “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL” sí conforma un instrumento real de aseo de la lengua, 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que actúa como dispositivo bucal temporalmente fijo dentro de la boca, adherida al paladar; y que, además, reúne los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decisión 486, esto es, ser novedosa y poseer nivel inventivo, máxime si se tiene en cuenta que impone un nuevo estado de la técnica en el aseo de la lengua, así mismo goza de pleno uso industrial, por lo cual merece la concesión de privilegio de invención. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que durante el trámite administrativo se pudo contextualizar legalmente cada una de las objeciones tanto de claridad como de patentabilidad conforme lo establece la normativa andina.

Manifestó que las respuestas dadas por el actor frente a los requerimientos formulados, no proporcionaron ningún elemento probatorio que lograra persuadir al examinador, ya que la información dada no era perteneciente al estado de la técnica y, por ende, carecía de valor probatorio, porque era un intercambio personal de correspondencia electrónica y, adicionalmente, no surtió ningún efecto que se reflejara en algún cambio sustancial en el pliego reivindicatorio que subsanara los defectos persistentes tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio que fue allegado desde la presentación inicial de la solicitud. 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que no es de recibo que el solicitante teniendo tres oportunidades para subsanar la solicitud de invención y allegar todas las pruebas documentales que estimara pertinentes, para efectos de ser tenidas en cuenta durante la evaluación de patentabilidad, no lo hizo, así como tampoco allegó análisis técnicos comparativos que controvirtieran las objeciones que se formularon en su momento.

Señaló que frente a la insistencia del actor de la presunta indiferencia de admitir pruebas de terceros respecto a la patentabilidad de la invención deprecada, esto es, de odontólogos forenses, ella tiene la posibilidad con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486, de requerir el informe de expertos o de organismos científicos para que emitan su opinión sobre la patentabilidad de la invención o, cuando, lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

Adujo que las características esenciales del dispositivo bucal de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D4, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. Concluyó que la fuente de información respecto del estado de la técnica fue y ha sido accesible, tan clara y fiable que no hubo necesidad del requerimiento que echa de menos el demandante, ya que el documento D4 que ha estado a la mano del público desde 1998 mediante fuentes de información como la página de la oficina 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co USPTO, hablan por sí mismo al enseñar todas y cada una de las características técnicas estructurales del “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Conforme a lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 20112, el 6 de abril de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron el señor JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO, en su calidad de actor del proceso, la SIC, en calidad de parte demandada, y el agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda fue incoada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; enseguida, se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 2 En adelante CPACA. 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 30283 de 15 de mayo de 2012 y 1366 de 28 de enero de 2013, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le denegó al actor el privilegio de patente a la invención titulada “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”, vulneran lo dispuesto en los artículos 7°, 14, 16, 32, 46 y 47 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que la invención solicitada carece de novedad. Manifestó que desde el inicio del trámite administrativo se tomaron como base de comparación los antecedentes de “higienic tongue cleaner”, referenciado como D4 (US5817114); y que, además, se sumaron y mencionaron cuatro documentos más que hacen parte del mismo sector de higiene oral y previos a la fecha de presentación de la solicitud, tales como D1 denominado “tongue brush and scraper”, D2 como “Tongue brush and scraper”, D3 “Tongue scraper” y D5 “tongue scraper and brush”, los cuales pertenecen al sector técnico de la invención deprecada, los cuales tienen fecha de publicación previas a la fecha de la prioridad reclamada, esto es, anteriores al 17 de noviembre de 2006.

Indicó que el actor no subsanó en debida forma las objeciones planteadas en el requerimiento oficial núm. 238, teniendo la debida oportunidad de defenderse frente a dicha objeción, así tampoco desvirtuó los razonamientos técnicos base de la negación, sumado al hecho de que el capítulo reivindicatorio no superó las objeciones a la patentabilidad trasladadas.

IV.2.- En esta etapa procesal, el actor y el agente del Ministerio Público guardaron silencio. 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad […] 1.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial […] 2.

La novedad […] 2.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. […] 2.7. en este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.

Todo ellos, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486. 2.8. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la 3 Proceso 350-IP-2018. 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. […] 3.

La potestad a la Oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos. 3.1. En vista de que el actor afirma que se violó el artículo 46 de la Decisión 486 al no haber admitido su petición de que se trajera de Estados Unidos los documentos en base a lo cual se denegó su solicitud de patente, esto es, la solicitud de la invención HIGIENIC TONGUE CLEANER, se analizará este tema. […] 3.3.

Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. 3.4. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente.

Un experto que no tenga conocimiento y experiencia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. 3.5. La posibilidad de contar con la experticia, que representan los dictámenes técnicos constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, permite abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, que es un estudio profijo y especializado.

Muchas de las veces, sino se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente […]”. VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 30283 de 15 de mayo de 2012 y 1366 de 28 de enero de 2013, denegó el privilegio de 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co patente a la invención titulada “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”.

Sobre el particular, el actor señaló que la SIC pasó por alto que en el documento D1, citado como anterioridad, que afecta la patentabilidad de la invención, se expone un objeto que cuenta con un diseño equivocado para laborar dentro del paladar humano. Sostuvo que en las respuestas dadas a los requerimientos hechos por la SIC, le pidió que allegara a la actuación administrativa todos los documentos relativos al trámite de patente de la anterioridad denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, como también la solicitud de apertura de incidente en virtud de los artículos 46 y 47 de la Decisión 486, a las cuales dio respuesta negativa.

Resaltó que, con la anterioridad manifestada por la SIC, denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, se demuestra una falsa invención, toda vez que esta no está en condiciones físicas de implementar técnica de aseo lingual alguno, como instrumento de aseo universal para consumo masivo por la humanidad mediante adquisición en supermercados, tiendas o centros de distribución, por lo que de igual forma carecería de aplicación industrial.

Por su parte, la SIC alegó que durante el trámite administrativo se pudo contextualizar legalmente cada una de las objeciones tanto de 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co claridad como de patentabilidad, conforme lo establece la normativa andina.

Sostuvo que no es de recibo que el solicitante teniendo tres oportunidades para subsanar la solicitud de invención y allegar todas las pruebas documentales que estimara pertinentes, para efectos de ser tenidas en cuenta durante la evaluación de patentabilidad, tampoco allegó análisis técnicos comparativos que controvirtieran las objeciones que clara y expresamente se formularon en su momento.

VI.-1. Problema jurídico Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 30283 de 15 de mayo de 2012 y 1366 de 28 de enero de 2013, por medio 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL” y si éstas vulneran o no lo previsto en los artículos 7ª, 14, 16, 32, 46 y 47 de la Decisión 486.

Adicionalmente, la Sala deberá determinar si para el 17 de noviembre de 2006, fecha de prioridad invocada en la solicitud, la invención cuestionada se encontraba integralmente revelada en el estado del arte, particularmente, en el documento: a) D1: US5817114, documento titulado “HYGIENIC TONGUE CLEANER”, publicado el 6 de octubre de 1998.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. VI.2- Los actos acusados Resolución núm. 30283 de 15 de mayo de 2012: “[…] 6.1. Objeto de la invención El objeto de la invención consiste en dar solución a la necesidad de proporcionar un elemento que permita el aseo de la lengua, diferente al cepillo tradicional, ya que este produce náuseas y contracción vomitiva sobre la lengua.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo de aseo lingual que consta de un armazón (8), una cubierta (1), cerdas (4), mango (2), cabeza de mango (7), concavidad de mango (3) y se caracteriza, porque la cubierta (1) tiene forma “palatina” asemejándose al paladar la cual está fija la cara interna de dicha cubierta (1) 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co donde van insertadas las cerdas (4) que tienen como función hacer el barrido de los residuos. 6.3.

Determinación del estado de la técnica La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de noviembre de 2006, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud, comoquiera que no se reivindicó prioridad alguna. Consultas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de la solicitud y relacionando con la materia reclamada.

No. Documento Título Fecha Publicación D1 US5817114 HYGIENIC TONGUE CLEANER 06/10/1998 El documento D1 revela un dispositivo de aseo lingual (10), con una superficie inferior de la base, que incluye un elemento limpiador de lengua o elementos contra los cuales la lengua puede ser frotada para obtener una acción limpiadora, incluye un miembro de apoyo (12) que tiene una superficie superior (14) y una superficie inferior (16).

La parte de apoyo (12) incluye uno o varios recesos (18) para recibir los dientes superiores de boca. Los elementos limpiadores o cerdas (20) van montadas sobre la cara inferior de la superficie (14). 6.3. Novedad Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486; "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Consta de un armazón (8) de polímero duro, una cubierta (1) de polímero elástico y cerdas (4) de cepillo dental. Estas partes forman un todo integral”. La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en D1 que representa el estado de la técnica: 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] En conclusión, al hacer la comparación elemento por elemento entre la materia solicitada y el estado de la técnica, se encuentra que las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a aquellas divulgadas en el documento D1, razón por la cual la solicitud carece de novedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486. […] Por todo lo anterior, el producto reclamado en la solicitud no es novedoso frente al dispositivo limpiador de lengua revelado en el documento D1 […]”.

Resolución núm. 1366 de 28 de enero de 2013. “[…]

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos: […] Ahora bien, la aplicación del artículo 46 de dicha Decisión es facultativa de la oficina nacional competente, en este caso: La Superintendencia de Industria y Comercio, que “puede” requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que considere idóneos “para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención”.

A lo largo del trámite se emitieron conceptos técnicos puestos al alcance del solicitante y en los cuales se efectuó un análisis 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comparativo del objeto reivindicado frente a lo existente en el estado de la técnica, considerando los elementos técnicos característicos plasmados en el capítulo reivindicatorio.

Al respecto se pueden ver los oficios 14802, 06342, 12000, a través de los cuales la Oficina puso en conocimiento del solicitante las sucesivas objeciones a la patentabilidad de la materia reclamada, dándose la oportunidad a este para controvertir la posición oficial. Por lo anterior, se reitera, la Oficina no consideró del caso requerir la información complementaria a que se refiere al citado artículo 46 para tomar la decisión sobre la patentabilidad de la invención. En consecuencia, no hubo en momento alguno desconocimiento del derecho de contradicción a que alude el recurrente y, por el contrario, hubo suficiente comunicación e intercambio de opiniones que fueron sustento de una decisión definitiva. […] En cuanto a la novedad, prescribe el artículo 16 de la Decisión 486 lo siguiente: […] En este caso se tuvo como documento del estado de la técnica para afectar la novedad de la materia ahora reivindicada la patente estadounidense US 5,817,114 la cual divulga previamente las características técnicas esenciales del objeto ahora reivindicado. […] De lo anterior se puede afirmar que dicho documento D1 constituye una fuente legítima de información que es pertinente para efectos del análisis comparativo respecto a lo reclamado por la solicitud en cuestión, comoquiera que se trata del mismo campo tecnológico y la divulgación incorpora características equivalentes a las incluidas en el capitulo reivindicatorio allegado por el solicitante.

Esto se puede ver en la tabla comparativa que a continuación se relaciona: […] 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En conclusión, al hacer la comparación elemento por elemento entre la materia solicitada y el estado de la técnica, se encuentra que las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a aquellas divulgadas en el documento D1, razón por la cual la solicitud carece de novedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. […]”.

V.II.3.- La normativa aplicable El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 14, 16 y 46 de la Decisión 486 “[…] por estar vinculados con el asunto controvertido […]”, no así la de los artículos 7ª, 32 y 474 ibidem, por cuanto, respectivamente, “[…] no se discute en el proceso interno el idioma de presentación de la solicitud de patente […]”, “[…] al no haberse solicitado por parte de la Oficina nacional competente requisitos adicionales, sino que se le corrió traslado para que subsane los hallazgos que encontró […]” y “[…] ya que en el caso análisis no se reivindicó prioridad de una solicitud en el extranjero, sino que se denegó la solicitud en base a una patente anterior, siendo figuras distintas […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: 4 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se abstendrá de realizar su estudio. 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. […] Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente […]”.

V.II.4.- Análisis del caso concreto Sea lo primero advertir que la parte actora argumentó que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos de patentabilidad, comoquiera que era novedosa y tenía nivel inventivo. Sobre el particular, se observa que la SIC, en su escrito de contestación, en lo relativo a la presunta violación del artículo 16 de la Decisión 486, alegado por la parte actora, sostuvo que la negación del privilegio de patente se dio porque ésta no cumplía con el requisito de novedad, conclusión a la que también arribó en los actos administrativos acusados.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, no está en controversia si la solicitud de patente de invención cumple con el requisito de nivel inventivo, por lo que, se centrará en determinar si cumplía con el requisito de novedad5. 5 Criterio fijado por la Sala en sentencia de 13 de marzo de 2025, que ahora se prohíja: 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.II.4.- Análisis del caso concreto El requisito de novedad En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene novedad, cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden, no hayan sido accesibles al público de manera explícita o implícita, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

(Decisión 486, artículo 16). Respecto del requisito de la novedad, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en el caso bajo examen, mencionó: “[…] 1.3. Para una correcta interpretación del Artículo 16 de la Decisión 486, resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: “[…] 29. La Sala advierte que la parte demandante argumentó que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos de patentabilidad comoquiera que era novedosa y tenía nivel inventivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000. 30.

Al especto, la parte demandada, en cuanto a la violación del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 sobre el requisito de novedad, argumentó, que la solicitud es novedosa, puesto que sus características esenciales no fueron reveladas en las anterioridades técnicas D1, D4, D5 y D6, sin embargo, carece de nivel inventivo, pues dichas anterioridades fueron publicadas de forma previa a la fecha de prioridad de la solicitud estudiada, 23 de abril de 2010, y están estrechamente relacionadas con la materia reclamada y proporcionan revelaciones específicas. 31.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, no está en controversia si la solicitud de patente de invención cumple con el requisito de novedad, por lo que, se centrará en determinar si cumplía con el requisito de nivel inventivo. […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2016-00552-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.31.

Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.32. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público7por cualquier medio y en cualquier lugar. […] 1.5. En el ordenamiento jurídico comunitario andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial, es decir, que la invención no haya sido conocida ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. 1.6.

Para determinar la novedad se deben aplicar las siguientes reglas: 1.6.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. 1.6.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.6.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.6.4. Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. […]”. En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de novedad, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la SIC; en segundo lugar, analizará los argumentos del actor y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20126, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda.

En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados, el problema técnico planteado en la solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un elemento que permita el aseo de la lengua, diferente al cepillo tradicional, ya que este produce náuseas y contracción vomitiva sobre la lengua.

Para resolver este problema técnico se presenta un dispositivo se aseo lingual que consta de un armazón (8), una cubierta (1), cerdas (4), mango (2), cabeza de mango (7), concavidad de mango (3) y se caracteriza, porque la cubierta (1) tiene forma “palatina”, asemejándose al paladar la cual está fija a la cara interna de dicha cubierta (1) en el que van insertadas las cerdas (4) que tienen como función hacer el barrio de residuos.

La parte demandada señaló que la materia reclamada no es nueva, por cuanto las características esenciales del dispositivo bucal de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en el documento D1. 6 ”Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en adelante CGP. 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, indicó que las respuestas dadas por el actor frente a los requerimientos formulados, no proporcionaron ningún elemento probatorio que lograra persuadir al examinador, ya que la información dada no era perteneciente al estado de la técnica y, por ende, carecía de valor probatorio, porque era un intercambio personal de correspondencia electrónica y, adicionalmente, no surtió ningún efecto que se reflejara en algún cambio sustancial en el pliego reivindicatorio que subsanara los defectos persistentes tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio que fue allegado desde la presentación inicial de la solicitud.

Mencionó que no es de recibo que el solicitante teniendo tres oportunidades para subsanar la solicitud de invención y allegar todas las pruebas documentales que estimara pertinentes, para efectos de ser tenidas en cuenta durante la evaluación de patentabilidad, no lo hizo, así como tampoco allegó análisis técnicos comparativos que controvirtieran las objeciones que se formularon en su momento.

Adicionalmente, señaló que frente a la insistencia del actor de la presunta indiferencia de admitir pruebas de terceros respecto a la patentabilidad de la invención deprecada, esto es, de odontólogos forenses, ella tiene la posibilidad con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486, de requerir el informe de expertos o de organismos científicos para que emitan su opinión sobre la patentabilidad de la 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co invención o, cuando, lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

Concluyó que la fuente de información respecto del estado de la técnica fue y ha sido accesible, tan clara y fiable que no hubo necesidad del requerimiento que echa de menos el demandante, ya que el documento D1 que ha estado a la mano del público desde 1998 mediante fuentes de información como la página de la oficina USPTO, hablan por sí mismo, al enseñar todas y cada una de las características técnicas estructurales del “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”.

La parte actora, en su escrito de demanda, adujo que, a su juicio, la solicitud cumple con el requisito de novedad, comoquiera que el “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”, sí conforma un instrumento real de aseo de la lengua, que actúa como dispositivo bucal temporalmente fijo dentro de la boca, adherida al paladar. Además, impone un nuevo estado de la técnica en el aseo de la lengua y goza de pleno uso industrial.

En ese sentido, argumentó que:.- En el documento D1 citado como anterioridad, que afecta la patentabilidad de la invención, se expone un objeto que cuenta con un diseño equivocado para laborar dentro del paladar humano; 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- La SIC presentó en idioma inglés los capítulos descriptivos acerca del estado de la técnica con un documento anterior denominado “HYGIENIC TONGE CLEANER” y no en idioma castellano, como lo establece la normativa andina;.- En las respuestas dadas a los requerimientos hechos por la SIC, le pidió que allegara a la actuación administrativa todos los documentos relativos al trámite de patente de la anterioridad denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, como también la solicitud de apertura de incidente en virtud de los artículos 46 y 47 de la Decisión 486, frente a las cuales dio respuesta negativa;.- La anterioridad denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER” es una falsa invención, toda vez que no está en condiciones físicas de implementar técnica de aseo lingual alguno, como instrumento de aseo universal para consumo masivo por la humanidad mediante adquisición en supermercados, tiendas o centros de distribución, por lo que de igual forma carecería de aplicación industrial;.- Al fabricar en serie o de modo industrial la anterioridad expuesta, se constituye un cuerpo físicamente imposible de penetrar en los diferentes paladares humanos, con lo cual se materializa la particular técnica de aseo de la lengua que desarrolla el “DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL”; 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.-La SIC no puede dar por hecho la existencia de una patente denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, por cuanto no permitió la verificación del trámite y/o acto administrativo de su concesión, a través de la apertura del incidente previsto en el artículo 46 de la Decisión 486, emitida por la oficina de patentes de Estados Unidos; y.-El diseño de la anterioridad expuesta por la entidad demandada es errada, pues al fabricarse en grandes cantidades, esta no podrá penetrar en diferentes paladares de eventuales usurarios, habida cuenta de que las conformaciones anatómicas o físicas de cada uno de los dientes de las personas, las encías y el paladar, cambian de un individuo a otro, y esto hace que la sección de “HIGIENE TONGUE CLEANER” que envuelve los dientes superiores y las encías, al igual que los huecos o nichos para albergar ajustadamente a los dientes superiores, sea de imposible adaptación a los paladares de los usuarios.

Precisado lo anterior, la Sala considera que le corresponde a la parte actora demostrar que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, es decir, que tenía novedad y, en ese sentido, demostrar, por un lado, que el análisis de la parte demandada no se ajustó a derecho y, por el otro, que los actos acusados se encuentran incursos en las causales de nulidad invocadas en la demanda. 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, para la Sala, la demandante tiene la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad; sin embargo, se advierte que esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o jurídicas de la SIC no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de los actos acusados, no logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de la solicitud.

Ello, por cuanto, en anterior oportunidad, así lo determinó la Sala, con base en la interpretación prejudicial rendida en ese caso, de la siguiente manera: “[…] 51. La Sala considera que el demandante tiene la carga de demostrar los requisitos de patentabilidad; sin embargo, considera que esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o jurídicas de la parte demandada no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de los actos administrativos acusados, no logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de la solicitud. 52.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es la parte demandada la que durante el trámite administrativo tiene la carga de desvirtuar los requisitos de patentabilidad, es decir, tiene la carga de demostrar que una solicitud de patente carece de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial: […]”7.

(Destacado fuera del texto) En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los actos acusados gozan de presunción de legalidad, no es la SIC la que debe demostrar en esta instancia que la invención solicitada no cumplió los 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00427-00. 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, lo cual se determinó en los actos acusados.

Ahora, la Sala aclara que tampoco le correspondía al actor probar como tal la novedad de su solicitud, puesto que esto implicaría que la parte demandante debe comparar su solicitud con todo el estado del arte, lo cual no es posible. Por el contrario, la Sala considera que lo que debe probar la parte demandante, como se señaló anteriormente, es que las consideraciones técnicas o jurídicas sustento de la negación no fueron correctas y, en ese sentido, que la SIC no cumplió con su carga probatoria dentro del trámite administrativo de desvirtuar los requisitos de patentabilidad.

En consecuencia, el actor no debe probar como tal la novedad de su solicitud, sino que su carga recae en demostrar que las anterioridades citadas por el examinador, por un lado, no divulgan todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud -en caso que esté en discusión la novedad-, o que no sugieren, de manera obvia para una persona medianamente versada en la materia, las características técnicas reivindicadas como solución al problema técnico objetivo planteado -en caso que esté en discusión el nivel inventivo-. 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, esta Sección, en jurisprudencia reiterada8, ha considerado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente, porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. Al respecto, cabe señalar que esta Sección9, al estudiar si una solicitud de patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, señaló lo siguiente: “[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas […].

Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. (Destacado fuera del texto) En otra oportunidad, esta Sección10 sostuvo que la allí demandante, por ser la solicitante de la patente, es quien tenía la carga procesal 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 15 de octubre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2002-00096-01; 22 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2005-00164-01; y 19 de noviembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00257-00. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005- 00164-01. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002- 00324-01. 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi incumbit actori.

En efecto, indicó: “[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.». Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley.

Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.

En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.» Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.

Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».

Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable.

Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo. No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co carga procesal.

Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […]”. (Destacados fuera del texto). En este contexto, la Sala considera que en el caso sub examine, el actor es quien debe demostrar, en esta instancia, que la divulgación previa, referida por la entidad demandada como anterioridad, no afectaba el requisito de novedad exigido por la normativa comunitaria andina, como se indicó en los actos acusados.

Así las cosas, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se encontraba comprendida dentro de la anterioridad citada por la SIC, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.

Es por ello que la Sala pone de presente que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos, sin que ello implique que sea el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, la Sala advierte que el actor únicamente aportó con la demanda el expediente administrativo sin allegar material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, por lo que se considera que no existe prueba técnica que ofrezca certeza sobre si las consideraciones de la parte demandada, respecto de la carencia de la novedad, fueron erradas.

De conformidad con lo anterior, en el expediente solo obran afirmaciones referidas a la presunta novedad de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la SIC y, en ese sentido, que no se encuentra comprendida en el estado de la técnica, esto es, que no había sido divulgada al público de manera explícita o implícita.

En ese orden de ideas, la Sala observa que al no existir material probatorio en el expediente del proceso de la referencia se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte actora debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el señor JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la SIC hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de novedad y decidir su negación, ni que los actos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad.

Por lo tanto, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las consideraciones técnicas de la entidad demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de novedad del procedimiento solicitado, dicha alegación se tendrá como no demostrada. Ahora, el actor también alegó que se vulneró el artículo 46 de la Decisión 486, por cuanto, a su juicio, la Superintendencia no solicitó ni permitió la verificación y/o análisis del expediente administrativo relativo al trámite de solicitud de patente de la invención denominada “HIGIENIC TONGUE CLEANER”, que reposaba en la oficina de patentes de Estados Unidos.

Así tampoco, se practicó y/o recaudó el concepto de un perito de la especialidad de la odontología. Sobre el particular, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, señaló lo siguiente: “[…] 3.3. Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. 3.4.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente.

Muchas de las veces, sino se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. 3.7. en consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 3.8.

Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la Ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y también a través del proceso contencioso administrativo […] ” (Destacado fuera de texto).

Ahora, el artículo 46 de la Decisión 486, dispone lo siguiente: “[…] Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

(Destacado fuera de texto). De lo anterior, la Sala advierte que para la autoridad administrativa resulta potestativo requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos para que emitan concepto sobre la patentabilidad de la invención, asimismo, de estimarlo conveniente, requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, los cuales, de ser recaudados, deben darse traslado al peticionario para que ejerza el principio de contradicción. Ahora, descendiendo al caso concreto, de la revisión de los actos administrativos, la Sala observa que la SIC, en la decisión que 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolvió el recurso de reposición11, consideró que no era conveniente solicitar la documentación y/o el expediente contentivo del trámite de la solicitud de invención denominada “HYGIENIC TONGE CLEANER”, así como decretar la práctica y/o recaudo del concepto de la especialidad de la odontología. En efecto, mediante Resolución núm. 1366 de 28 de enero de 2013, la SIC dispuso: “[…] Considera el recurrente que “El contradictorio ordenado en la Constitución Nacional, art. 29 y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, arts. 46 y 47; relativo a la objeción a la novedad de una solicitud de patente, no ha tenido cabida en el presente trámite…”, se pregunta el recurrente qué razones válidas se han tenido “para inadmitir las evidencias documentales y fílmicas que hemos aportado y por qué no abrieron el incidente consagrado en los artículos 46 y 47 de la Decisión 486?”.

Sea lo primero aclarar al recurrente que la normativa que rige lo ateniente a la propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y disposiciones de orden interno que la reglamenten, específicamente la Circular Única expedida por esta Superintendencia. Ahora bien, la aplicación del artículo 46 de dicha Decisión es facultativa de la oficina nacional competente, en este caso: La Superintendencia de Industria y Comercio, que “puede” requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que considere idóneos “para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención”.

Así las cosas, corresponde a la oficina nacional determinar si hay lugar o no a solicitar el informe de expertos o entidades científicas o tecnológicas a efectos del examen de patentabilidad. Para este caso, no se consideró conveniente proceder a dicho requerimiento teniendo en cuenta que documentos del estado de la técnica como D4 (US 5, 817, 114), 11 Folios 307 a 303 del cuaderno núm. 2. 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accesible al público en general desde 1998 por ser documento de patente, ya divulgaban un objeto con elementos técnicos característicos iguales o muy parecidos al reivindicado.

A lo largo del trámite se emitieron conceptos técnicos puestos al alcance del solicitante y en los cuales se efectuó un análisis comparativo del objeto reivindicado frente a lo existente en el estado de la técnica, considerando los elementos técnicos característicos plasmados en el capítulo reivindicatorio. Al respecto se pueden ver los oficios 14802, 06342, 12000, a través de los cuales la Oficina puso en conocimiento del solicitante las sucesivas objeciones a la patentabilidad de la materia reclamada, dándose la oportunidad a este para controvertir la posición oficial.

Por lo anterior, se reitera, la Oficina no consideró del caso requerir la información complementaria a que se refiere al citado artículo 46 para tomar la decisión sobre la patentabilidad de la invención. En consecuencia, no hubo en momento alguno desconocimiento del derecho de contradicción a que alude el recurrente y, por el contrario, hubo suficiente comunicación e intercambio de opiniones que fueron sustento de una decisión definitiva.

Por lo demás, si el solicitante considera que en el caso en estudio la teoría del objeto de la patente tomado como referencia del estado de la técnica “es un despropósito”, es asunto que no corresponde analizar a esta Oficina pues no fue esta quien concedió la referida patente […]”. (Resaltado fuera del texto original). Así las cosas, para la Sala, la SIC si atendió a lo previsto en el artículo 46 de la Decisión 486, comoquiera que le indicó al actor la potestad e impertinencia de recaudar la documentación contentiva de otra invención solicitada en otro País, así como de requerir el informe de expertos o entidades científicas a efectos de realizar el examen de patentabilidad.

Sobre el particular, la Sala reitera que no es obligatorio requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para que emitan concepto sobre la patentabilidad de las invenciones solicitadas, asimismo, de requerir informes y/o expedientes de otras oficinas de propiedad industrial, ya que resulta facultativo para la entidad demandada.

De allí que no le asista razón a la parte actora cuando alega que se vulneró el artículo 46 de la Decisión 486, al no haber solicitado un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, ya que, como quedó visto, lo obligatorio para la SIC era realizar el examen de patentabilidad, de conformidad con el artículo 45, ibidem, como, en efecto, lo hizo en el caso bajo examen.

En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por el demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora YOLANDA HERNÁNDEZ ALONSO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 45 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER la doctora YOLANDA HERNÁNDEZ ALONSO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 45 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00490-00 Actor: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.