11001032400020140034600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA “HENRY GIRAFFE”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LAS MARCAS NOMINATIVA Y MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, “LA JIRAFA” Y “JIRAFA”, NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 56877 de 27 de septiembre de 2012, “Por medio de la cual se decide 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 16741 de 12 de marzo de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 30 de marzo de 2012 la sociedad H.J. HEINZ COMPANY BRANDS LLC., presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "HENRY GIRAFFE", para distinguir productos comprendidos en la Clase 53 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra dicho registro, con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas nominativa “LA JIRAFA” y 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] juegos, juguetes, alimentos para bebes.

Productos veterinarios; sustancias dietéticas, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, específicamente alimentos para bebé […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixtas "JIRAFA", previamente registradas a su favor en las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 56877 de 27 de septiembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto "HENRY GIRAFEE", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 16741 de 12 de marzo de 2014, que confirmó la decisión inicial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusada vulneró los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, en cuanto pasó por alto que la marca cuestionada es similarmente confundible con las suyas, lo que generaría riesgo de confusión entre el público consumidor. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que la expresión “HENRY GIRAFFE” no cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria andina para que sea procedente su registro, toda vez que carece de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Sostuvo que es evidente la similitud visual y ortográfica entre las marcas enfrentadas, por cuanto las dos poseen la misma figura, esto es, una jirafa, así como la palabra “GIRAFFE”, que traducida al español corresponde a la expresión “JIRAFA”, que hace parte integra de estas. Indicó que la pronunciación de las mencionadas palabras es muy similar; asimismo, evocan la misma idea, esto es, la del animal jirafa.

Añadió que en el caso sub examine también es evidente la conexión competitiva, toda vez que los productos de higiene y desinfectantes que amparan las marcas cotejadas se comercializan en tiendas especializadas y se publican en iguales medios especializados. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que la marca cuestionada no desarrolla o se relaciona en forma alguna con su contenido o significado real, por lo que no resulta evocativa, pues ni de su parte denominativa “HENRY GIRAFFE”, ni de su gráfica, que corresponde a una jirafa que corre en forma juguetona, se evidencia una idea de un tipo de productos en específico permitiendo así la incursión de este signo en la identificación de cualquier tipo de productos.

Sostuvo que las marcas cotejadas difieren en la disposición de las vocales, el número de letras y las silabas que las componen. II.2. La sociedad H.J. HEINZ COMPANY BRANDS LLC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 15 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA 5 Mediante auto admisorio de 17 de julio de 2014, visible a folios 41 a 43 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 47 a 52, ibidem. 6 En adelante CPACA. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resoluciones núms. 56877 de 27 de septiembre de 2012 y 16741 de 12 de marzo de 2014, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca mixta “HENRY GIRAFFA” a nombre de la sociedad H.J. HEINZ COMPANY BRANDS LLC., tercero con interés directo en las 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso, para distinguir comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, por falta de aplicación, y 136, literal a) de la Decisión 486; y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-1.

La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas son complementarios entre sí; asimismo, utilizan iguales canales de comercialización y medios de publicidad. Asimismo, sostuvo que los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que las comprenden son idénticos.

IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existen suficientes elementos que le permiten diferenciar al público consumidor las marcas cotejadas, máxime si se tiene en cuenta que ortográfica, fonética y visualmente son diferentes, lo que permite eliminar cualquier riesgo de confusión y/o asociación en el mercado.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el 7 Proceso 586-IP-2018 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas previstas en el párrafo 2.3. de la presente interpretación prejudicial. 4.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 4.2. Al respecto, las palabras que no sea parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. […] En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la que correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 5.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 56877 de 27 de septiembre de 2012 y 16741 de 12 de marzo de 2014, concedió el registro de la marca mixta “HENRY GIRAFFA” a la sociedad M.J HEINZ COMPANY, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] juegos, juguetes, alimentos para bebes.

Productos veterinarios; sustancias dietéticas, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, específicamente alimentos para bebé […]”. A juicio de la demandante, la marca cuestionada es similar a las de su propiedad, lo que generaría riesgo de confusión entre el público consumidor. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que es evidente la similitud visual y ortográfica entre las marcas enfrentadas, por cuanto las dos poseen la misma figura, esto es, una jirafa, así como la palabra “GIRAFFE”, que traducida al español corresponde a la expresión “JIRAFA”, que hace parte integra de las mismas.

Indicó que la pronunciación de las mencionadas palabras es muy similar; asimismo, evocan la misma idea, esto es, la del animal jirafa. Añadió que en el caso sub examine, también es evidente la conexión competitiva, toda vez que los productos de higiene y desinfectantes que amparan las marcas cotejadas, se comercializan en tiendas especializadas y se publican en iguales medios especializados.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1518, de la Decisión 486, “[…] por ser la norma aplicable al caso concreto […] y […] para analizar la posible conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”, no así la del artículo 134 “[…] al nos ser 8 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesario analizar los requisitos generales para el registro de una marca […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que la marca cuestionada protege, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos y veterinarios comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado, en otras oportunidades, que cuando se trate de disputa entre signos y marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de los signos y marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.9 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA10 LA JIRAFA MARCAS NOMINATIVA Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADA11 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “HENRY GIRAFFE”, como lo es la cuestionada, con unas marcas nominativa y mixtas “LA JIRAFA” y “JIRAFA”, respectivamente, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del 10 Folio 13 del cuaderno físico núm. 1. 11 Folio 12 del cuaderno físico núm. 1. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas nominativa y mixtas cotejadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Ahora bien, previo a realizar el cotejo entre las marcas objeto de controversia, la Sala estima necesario poner de presente que conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, una de las marcas mixtas opositoras “JIRAFA”, con registro núm. 386749, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 14 de septiembre de 2019. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 15 de marzo de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “JIRAFA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 386749, otorgada en favor de la actora, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 14 de septiembre de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, habida cuenta que dicho signo fue el fundamento para que la actora promoviera la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca cuestionada, “HENRY GIRAFFE” (mixta), concedida a favor de H.J. HEINZ COMPANY BRANDS LLC, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio12, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 386749, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. 12 En adelante SIC 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

Así las cosas, y reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 48613, la Sala considera que no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente dicha marca, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca otorgada en favor de la actora, con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca mixta cuestionada, “HENRY GIRAFFE”, concedida a favor de H.J. HEINZ COMPANY BRANDS LLC, no se encuentra vigente.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca mixta “HENRY GIRAFFE”, identificada con el certificado de registro núm. 488464 y las marcas nominativa y mixta “LA JIRAFA” y “JIRAFA”14, identificadas con los registros núms. 55245 y 258983, respectivamente. 13 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.[…]”. 14 En un caso similar, esto es, en sentencia de 2 de diciembre de 2021, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00292-00, la Sala señaló que no había lugar a realizar el cotejo con las marcas “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, toda vez que las mismas habían caducado al momento de resolver la acción de nulidad relativa.

Así lo precisó, en dicha oportunidad: 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y terminación, pues la marca cuestionada, “HENRY GIRAFFE”, se conforma por dos (2) palabras, cinco (5) sílabas (HEN-RY-GI-RA-FFE), ocho (8) consonantes (H-N- R-Y-G-R-F-F) y cuatro (4) vocales (E-I-A-E), mientras que la marca mixta previamente registrada, “JIRAFA”, está compuesta por una (1) palabra, tres (3) sílabas (JI-RA-FA), tres (3) consonantes (J-R-F) y tres vocales (I-A-A).

De igual manera, ocurre con la marca nominativa previamente registrada “LA JIRAFA”, toda vez que la misma está compuesta por dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas (LA-JI-RA-FA), cuatro (4) consonantes (L-J-R-F) y cuatro vocales (A-I-A-A). Cabe mencionar que la marca cuestionada está compuesta por prefijos y sufijos (HEN- FFE) diferentes a las de la opositora (LA-FA) y (JI- FA), lo que genera una marca completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

“[…] Así las cosas, y reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 48614, la Sala considera que no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente dicha marca, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, el señor RODRIGO ANTONIO ZULUAGA MEJIA, con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, no se encuentra vigente […]”. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, la marca cuestionada al estar acompañada de otra palabra en su inicio, esto es, la expresión “HENRY”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que la referida partícula “HENRY”, de la marca cuestionada, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, “LA JIRAFA” y “JIRAFA”. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor15, por lo que la expresión “HENRY” del signo cuestionado, “HENRY GIRAFFE”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente disímiles. 15 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que estan compuestas por palabras distintas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA – HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA – HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA – HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA – HENRY GIRAFFE – LA JIRAFA HENRY GIRAFFE – JIRAFA – HENRY GIRAFFE – JIRAFA HENRY GIRAFFE – JIRAFA – HENRY GIRAFFE – JIRAFA HENRY GIRAFFE – JIRAFA – HENRY GIRAFFE – JIRAFA HENRY GIRAFFE – JIRAFA – HENRY GIRAFFE – JIRAFA Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas enfrentadas estén compuestas por palabras diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.16 16 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00061-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ideológica, la palabra “HENRY”, que conforma la marca cuestionada, según el Diccionario de la Real Academia17 significa: “[…] henrio […]”.

Por su parte, la palabra “GIRAFFE”, que hace parte de la marca cuestionada, es de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano18. Y respecto de la palabra “JIRAFA” que hace parte de las marcas opositoras, según el Diccionario de la Real Academia19 significa: “[…]1. f. Mamífero artiodáctilo rumiante, originario de África, de hasta cinc o metros de altura de los que la mitad corresponden al cuello, largo, esbelt o y rígido, de pelaje leonado con grandes manchas poligonales oscuras y l a cabeza con dos pequeños cuernos cubiertos de piel […]”.

En este sentido, la Sala estima que la expresión “GIRAFFE” es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, y aunque las palabras “HENRY” y “JIRAFA”, de las 17 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 21 de julio de 2023, https://dle.rae.es/henry 18 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “GIRAFFE” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 19 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 30 de junio de 2023, https://www.google.com/search?q=porra+rae&oq=porra+rae&aqs=chrome..69i57j0l4.1664j0j7&sourcei d=chrome&ie=UTF-8 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas cuestionada y opositora, respectivamente, sí lo tienen, las mismas no pueden cotejarse desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser la primera de fantasía. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican dichas marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violó las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca mixta “HENRY 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GIRAFFE”, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó, por lo que tampoco se evidencia la trasgresión del artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00346-00 Actora: INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.