CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA CUESTIONADA, “MEDOX” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, "NEDOX", "NEDOX ABC" Y “NEDOX PRENATAL”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “EDOX”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
LA PALABRA “PRENATAL” ES DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DEBE SER EXCLUIDA DEL COTEJO MARCARIO. FRENTE A LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “NEDOXUNI” NO SE ADVIERTE SIMILITUD SUSCEPTIBLE DE GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 00008768 de 28 de febrero de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de mayo de 2011 la sociedad GRUPO UNIPHARM S.A. y/o LABORATORIOS UNI S.A. solicitó el registro de la marca "MEDOX" (NOMINATIVA), para identificar productos en la Clase 5ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición contra dicho registro con base en el riesgo de confundibilidad que se presentaba con sus marcas previamente 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas “NEDOX", “NEDOX ABC”, “NEDOX PRENATAL” y “NEDOXUNI”, de las cuales es titular. 3º: Que mediante la Resolución núm. 17103 de 26 de marzo de 2012, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “MEDOX” (nominativo), para identificar productos comprendidos en la Clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Que contra la citada disposición la sociedad GRUPO UNIPHARM S.A. y/o LABORATORIOS UNI S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 00008768 de 28 de febrero de 2013, emanada del superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión anterior y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “MEDOX” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literales a) y f), de la Decisión 486; 13 y 83 de la Constitución Política; y 3°, inciso 6°, del CCA, toda vez que el signo solicitado: i) carece de 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fuerza distintiva para identificar los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) es confundible con las marcas "NEDOX", "NEDOX ABC", "NEDOX PRENATAL" y "NEDOXUNI”, de las cuales es titular.
Señaló que la denominación solicitada "MEDOX" reproduce sus marcas "NEDOX", "NEDOX ABC", "NEDOX PRENATAL" y "NEDOXUNI"; y que el tercero con interés directo en las resultas del proceso se limitó a reemplazar la letra inicial "N" de las marcas previamente registradas por la letra "M", en la marca cuestionada, para así tratar de ocultar una copia, por lo que, a su juicio, la diferenciación entre los signos distintivos enfrentados es mínima, reduciéndose a una sola letra, que evidencia una diferenciación fonética y semántica casi imperceptible.
Anotó que lo que está persiguiendo la solicitante es aprovecharse del prestigio que tienen los productos que identifican las marcas de su propiedad en el mercado, para así tratar de confundir no solo a los consumidores, sino a la misma administración. Sostuvo que los consumidores pueden fácilmente llegar a creer que dada la gran similitud existente entre las expresiones en conflicto, y que además distinguen productos similares, estas provienen de un 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismo empresario, atribuyéndole a la marca solicitada las mismas cualidades de los productos registrados con las expresiones "NEDOX" "NEDOX ABC", "NEDOX PRENATAL" y "NEDOXUNI”, cuando la realidad es que pertenecen a dos fabricantes diferentes, entre los cuales no existe ningún vínculo, ni nexo comercial.
Que la SIC al expedir el acto acusado también vulneró el artículo 135, literales a) y b), ibidem, toda vez que la marca no cumple con el requisito de distintividad, debido a que una de las características fundamentales de una marca es que sea distintiva, es decir, que pueda diferenciar los productos de un competidor con los productos de otro y de este modo evitar confusión, pero que al ser las dos marcas idénticas, se ocasiona un error o confusión en los consumidores.
Que, por ello, la marca cuestionada "MEDOX", al no tener la suficiente fuerza distintiva y no cumplir con las características mínimas exigidas por la ley para que un signo pueda ser registrado como marca, debió ser negado, pues, en efecto no es distintivo, y al ser similarmente confundible fonética y visualmente con su marca "NEDOX", "NEDOX ABC", "NEDOX PRENATAL" y "NEDOXUNI", ocasiona un riesgo de confusión o asociación con esta. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. En efecto, sostuvo que las marcas enfrentadas “MEDOX” y “NEDOX” presentan diferencias desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético, ya que cuentan con raíces diferentes. Ello por cuanto su sílaba inicial “ME” y “NE” empiezan por consonantes distintas “M-N”, lo que permite su diferenciación en el mercado.
Anotó que la letra “M”, incluida en la marca cuestionada, no sólo agrega un fonema diferente a la expresión, sino que altera la pronunciación de toda la palabra, así como igualmente la letra “N” de la marca opositora, lo cual permite identificar cada uno de los signos distintivos cotejados. Adujo que las marcas enfrentadas, después de un primer impacto en general, no son susceptibles de crear riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, toda vez que cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas distintas que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de quien las vaya a adquirir. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que, a pesar de que coinciden en las letras “EDOX”, examinadas las dos marcas en su conjunto y no de manera fraccionada, la marca concedida resulta en entidad diferente y perceptible visual y fonéticamente a la previamente registrada.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 9 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S.-, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00008768 de 28 de febrero de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 17103 de 26 de marzo de 2012, expedida por la Dirección de Signos Distintivos, la revocó y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca “MEDOX”(NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad GRUPO UNIPHARM S.A. y/o LABORATORIOS UNI S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulnera lo previsto en los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486; 13 y 83 de la Constitución Política; y 3°, inciso 6°, del CCA.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.
Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. II.-2. La sociedad GRUPO UNIPHARM S.A. y/o LABORATORIOS UNI S.A., pese a haber sido notificada en debida forma5, guardó silencio. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, insistió en que la letra “M", incluida en la marca que se concedió el registro “MEDOX”, no sólo agrega fonema 5 Folios 672 a 675 del cuaderno físico núm. 4. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la expresión, sino que altera la pronunciación de toda la palabra, así como igualmente la letra "N” de la marca opositora “NEDOX”, previamente registrada, lo cual permite identificar un signo de otro.
IV.-2. En esta etapa procesal tanto la actora, como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 6: “[…] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la 6 Proceso 331-IP-2018. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos denominativos […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos, contempladas en el punto 2.3. del tema 2 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 4.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00008768 de 28 de febrero de 2013, concedió el registro de la marca mixta “MEDOX” a la sociedad GRUPO UNIPHARM S.A. y/o LABORATORIOS UNI S.A., para amparar los siguientes productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co moldes dentales; desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. […]”.
A juicio de la actora, la denominación solicitada "MEDOX" reproduce sus marcas "NEDOX", "NEDOX ABC", "NEDOX PRENATAL" y "NEDOXUNI"; y que el tercero con interés directo en las resultas del proceso se limitó a reemplazar la letra inicial "N" de las marcas previamente registradas por la letra "M", en la marca cuestionada, para así tratar de ocultar una copia, por lo que, a su juicio, la diferenciación entre los signos distintivos enfrentados es mínima, reduciéndose a una sola letra, que evidencia una diferenciación fonética y semántica casi imperceptible.
Por su parte, la SIC arguyó que las marcas enfrentadas “MEDOX” y “NEDOX” presentan diferencias desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético, ya que cuentan con raíces diferentes. Ello por cuanto su sílaba inicial “ME” y “NE” empiezan por consonantes distintas “M-N”, lo que permite su diferenciación en el mercado. Anotó que la letra “M”, incluida en la marca cuestionada, no sólo agrega un fonema diferente a la expresión, sino que altera la pronunciación de toda la palabra, así como igualmente la letra “N” de 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la marca opositora, lo cual permite identificar cada uno de los signos distintivos cotejados.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 331-IP-2018, en la que determinó que era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 135, literales a) y b) y 136, literal f)7, ibidem, “[…] por no ser materia de controversia lo que pueda o no constituir una marca y la irregistrabilidad por infringir el derecho de propiedad industrial […]”.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 7 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que una de las marcas cotejadas protege, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.8 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MEDOX MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA9 NEDOX NEDOX ABC NEDOX PRENATAL NEDOXUNI MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 9 Folio 685 del cuaderno físico núm. 4. 10 Folio 685 del cuaderno físico núm. 4. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, “MEDOX”, como lo es la cuestionada, frente a otras marcas mixtas y nominativas “NEDOX”, “NEDOX PRENATAL” y “NEDOX ABC”, previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así la gráfica que lo acompaña, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. En este orden de ideas, no existe duda que en el signo cuestionado prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico.
Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos y/o servicios que se 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.
A efectos de evaluar la similitud entre signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.
Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.
Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 201111, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.
A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.
Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011; expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).
Sin embargo, se debe advertir que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en las interpretaciones prejudiciales, traídas a colación en este proceso, cuando al efecto sostuvo: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenarios se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.
Sobre el particular y, una vez verificada la página web de la entidad demandada12, se encontró que figuran las siguientes marcas, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, registradas para 12 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 30 de abril de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la citada Clase 5ª y que contienen las expresiones “EDOX” y “PRENATAL”, tal como lo demuestran los siguientes listados:.- “EDOX”: MARCA TITULAR REG.
NÚM. REDOXON (MIXTA) BAYER CONSUMER CARE AG 235961 NIFEDOX (NOMINATIVA) FARMA DE COLOMBIA S.A.S 283663 LEDOXINA (NOMINATIVA) LEMERY, S.A. DE C.V. 327770 ALEDOX (NOMINATIVA) COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS 336100 TRIBEDOX (NOMINATIVA) LABORATORIOS ECAR S.A. 396627.- “PRENATAL”: MARCA TITULAR REG.
NÚM. CENTRUM PRENATAL (NOMINATIVA) WYETH HOLDINGS CORPORATION 267697 NEDOX PRENATAL (NOMINATIVA) LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 286519 DENK PRENATAL (NOMINATIVA) DENK PHARMA GMBH [&] CO. KG 573600 Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y al tratarse de unas partículas de uso común, éstas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que como son unos vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.
Frente a este asunto, el Tribunal ha precisado lo siguiente13: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo anterior, la Sala considera que la expresión “PRENATAL”, que hace parte de la marca previamente registrada “NEDOX PRENATAL” debe ser excluida del cotejo marcario.
Ahora, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “EDOX”, que forma parte de las marcas enfrentadas “NEDOX” y “MEDOX”, no debe ser tenida en cuenta al 13 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común dichas marcas se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además que respecto de esta partícula es que se alega la presunta confusión, razón por la cual, en este caso, el juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.
También debe tenerse en cuenta que, tampoco resulta procedente su exclusión, ya que en este caso una de las marcas enfrentadas identifica productos farmacéuticos, razón por la cual, en este caso, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal y esta Corporación. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el cotejo de las marcas confrontadas, así:.- Cotejo entre las marcas enfrentadas “MEDOX” y “NEDOXUNI”.
Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca solicitada “MEDOX” y la marca opositora “NEDOXUNI” cuentan con diferentes raíces y terminaciones, así como distinta extensión, secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MEDOX”, se conforma por una (1) palabra, dos sílabas (ME-DOX), cinco (5) letras (M-E-D-O-X), tres (3) consonantes (M-D-X) y dos (2) vocales (E-O), mientras que la marca previamente registrada “NEDOXUNI” está compuesta por una (1) palabra, cuatro (4) sílabas (NE-DO-XU-NI), ocho (8) letras (N-E-D-O-X-U-N-I), cuatro (4) consonantes (N-D-X-N) y cuatro (4) vocales (E-O-U-I).
En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, la marca solicitada está compuesta en su inicio por la sílaba “ME” y en su terminación por la partícula “DOX”, por lo que se genera un signo completamente diferente y distintivo, que hace registrable a la marca cuestionada “MEDOX”, frente a la marca previamente registrada “NEDOXUNI”, y permite concluir que no hay similitud ortográfica.
Cabe mencionar que el signo distintivo cuestionado está compuesto por prefijos y sufijos diferentes (ME-DOX) a las de la opositora (NE- NI), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio y terminación, respectivamente con las partículas “ME” y “DOX”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquellas le imprimen la fuerza distintiva 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada.
En otras palabras, la raíz “ME”, así como la terminación “DOX” de la marca cuestionada, y el inicio “NE” y la terminación “NI” de la marca opositora, refuerzan las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”14.
En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la partícula “ME”, que hace parte de la marca solicitada, y la raíz “NE” y la terminación “NI”, que forman a la marca previamente registrada, le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MEDOX - NEDOXUNI -MEDOX – MEDOX – NEDOXUNI - MEDOX – NEDOXUNI MEDOX - NEDOXUNI -MEDOX – MEDOX – NEDOXUNI - MEDOX - NEDOXUNI MEDOX - NEDOXUNI -MEDOX – MEDOX – NEDOXUNI - MEDOX - NEDOXUNI MEDOX - NEDOXUNI -MEDOX – MEDOX – NEDOXUNI - MEDOX - NEDOXUNI De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial a la marca cuestionada, lo que la hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.15 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que los términos “MEDOX” y “NEDOXUNI” no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto16. 15 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.
Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 16 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “MEDOX”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada.
Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas (“MEDOX” y “NEDOXUNI”) de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las expresiones enfrentadas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación..- Cotejo entre las marcas enfrentadas “MEDOX”, “NEDOX” Y “NEDOX ABC”.
En cuanto a la similitud ortográfica entre la marca solicitada, “NEDOX”, y la marca previamente registrada “MEDOX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “EDOX”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la sustitución de la letra “N” por una “M”, en el conjunto cuestionado, sea suficiente para dotarlo de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “NEDOX”.
Igualmente, ocurre frente a la marca previamente registrada “NEDOX ABC”, toda vez que el intercambio en la marca solicitada de la “N” por una “M” y la supresión del término “ABC”, no resulta suficiente para dotarla de la suficiente distintividad y diferenciarla de dicho registro marcario. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo distintivo cuestionado cuenta con la consonante “M” en su inicio, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el signo distintivo solicitado, “MEDOX”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en las marcas previamente registradas “NEDOX” y “NEDOX ABC”, lo que conlleva que la marca solicitada no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “EDOX”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “NEDOX”.
Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que el signo solicitado tiene una consonante diferente (“M”), en su inicio, también lo es que la expresión de mayor fuerza en el conjunto marcario es “EDOX” y la letra distinta, que contiene esa marca, no le quita tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX - MEDOX – NEDOX MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC - MEDOX – NEDOX ABC 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las partículas “MEDOX”, “NEDOX” y “NEDOX ABC”, deben tenerse como de fantasía, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.
Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “EDOX”, lo que hace que la marca solicitada no posea la suficiente capacidad distintiva.
Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Adicionalmente, la Sala insiste en que en estos casos el análisis debe ser mucho más riguroso, pues se trata de marcas que distinguen productos farmacéuticos cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre las marcas entre las marcas enfrentadas “MEDOX”, “NEDOX” y “NEDOX ABC”, existe riesgo de confusión y, por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “MEDOX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. […]”.
Las marcas previamente registradas, “NEDOX” y “NEDOX ABC”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] Productos farmacéuticos y medicamentos. […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichas marcas pertenecen a una misma Clase del nomenclátor y son productos coincidentes; tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar del ser humano; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expenderse en los mismos 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas.
Obsérvese, además, cómo en este caso los productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, que ampara la marca cuestionada, podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos y medicamentos, que identifican las marcas previamente registradas, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre los signos distintivos confrontados, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con la marca “MEDOX”, asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distinguen las marcas previamente registradas, “NEDOX” y “NEDOX ABC”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.
De 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ahí que la similitud de las marcas en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo18. Además, un consumidor desprevenido podría adquirir un producto veterinario creyendo que se trata de un medicamento para uso humano o viceversa, lo cual genera un riesgo por la posible afectación a la salud, dada la naturaleza de los bienes involucrados.
Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00270-01. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 19 (Destacado fuera de texto).
En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “NEDOX” y “NEDOX ABC”. Así, lo 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales20: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas enfrentadas “MEDOX”, “NEDOX” y “NEDOX ABC” y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201621, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los 20 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 00008768 de 28 de febrero de 2013, mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo nominativo “MEDOX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 468892, asignado a la marca “MEDOX”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.
TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de mayo de 2024. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.