11001032400020150020700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: ARISTA S.A. TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO, “ARISTA”, Y LOS SERVICIOS QUE IDENTIFICA LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA DEL TERCERO “ARISTA”, EXISTE RELACIÓN Y/O CONEXIÓN COMPETITIVA, LO CUAL GENERARÍA RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR DE PERMITIR SU REGISTRO COMO MARCA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ARISTA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 35715 de 30 de mayo de 2014, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 69206 de 21 de 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co noviembre de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “ARISTA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 24 de diciembre de 2008 solicitó el registro como marca del signo mixto “ARISTA”, para distinguir servicios de la Clase 372 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ARTISTA S.A.S. presentó oposición contra el registro 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: “[…] Construcción, reparación e instalación […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado con fundamento en que era confundible con el signo mixto “ARISTA”, previamente solicitado y una en trámite de registro en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 35715 de 30 de mayo de 2014 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada4 y denegó el registro como marca del signo mixto “ARISTA”, para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarla de oficio similarmente confundible con la marca mixta “ARISTA”, previamente registrada en la Clase 36 ibidem, a favor de la sociedad ARTISTA S.A.S. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 69206 de 21 de noviembre de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, por cuanto denegó el registro como marca del 4 Por cuanto mediante Resolución 30709 de 17 de junio de 2010, denegó el registro del signo mixto solicitado en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no podía ser tomado como fundamento de oposición. 5 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo mixto "ARISTA", en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar servicios de "construcción, reparación y servicios de instalación", al estimar que se relacionaban con los identificados con la marca mixta previamente registrada "ARISTA", de titularidad de la sociedad ARISTA S.A.S., que ampara servicios de "diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios", en la Clase 36 ibidem, los que, a su juicio, no son conexos.

Manifestó que los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios amparados en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza por la marca “ARISTA” deben entenderse circunscritos a diseño, estructuración y administración de proyectos de negocios monetarios o financieros y/o de administración inmobiliaria, por lo que la SIC erró al dar a estos un alcance diferente y considerar que cumplen una finalidad exacta y complementaria a la de los servicios de construcción, reparación e instalación comprendidos en la Clase 37 ibidem y que pretende identificar el signo objeto de controversia.

Agregó que frente a los servicios que amparan las expresiones enfrentadas se observa que estos tienen finalidades exactas como lo afirmó la SIC, en los actos acusados, toda vez que es distinta la finalidad de un inversionista que requiere la realización, planeación, estructuración y gerencia de un negocio inmobiliario desde una 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co perspectiva monetaria o financiera, esto es, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de la finalidad de una persona que requiere la construcción de un inmueble, o la restructuración o instalación de una máquina o de una parte de un inmueble, esto es, en la Clase 37 ibidem, motivo por el cual los prestadores y consumidores de uno y otro servicio en el mercado serán distintos.

Señaló que en los actos acusados no hay motivación ni alusión alguna a la concurrencia de los criterios de conexión competitiva entre servicios comparados, ya que simplemente fundamentan esa presunta conexión en una superficial afirmación carente de debida motivación y soporte legal. Reiteró que los servicios antes enunciados están catalogados en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, 36 y 37; que si bien esta circunstancia por sí sola no excluye la ausencia de relación competitiva de los servicios, sí es indicio de ello, máxime si se tiene en cuenta que frente a la marca "ARISTA", de propiedad del tercero con interes directo en las resultas del proceso, le fue negado su registro en la Clase 37, por ser confundible con su nombre comercial "ARISTA", en uso de actividades relativas a la construcción, arquitectura y diseño de espacios interiores. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el signo objeto de controversia no posee la fuerza distintiva para ser registrado como marca. Indicó que las similitudes existentes entre las expresiones enfrentadas llegarían a causar una confusión en el consumidor teniendo en cuenta su relación y evidente conexión competitiva.

II.-2. La sociedad ARISTA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que los servicios que identifica el signo censurado, en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, sí tienen una relación competitiva con los que ampara la marca de su propiedad, pues los servicios de construcción están ligados a los de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 5 de junio de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la 6 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual asistieron, las sociedades ARISTA S.A., en su calidad de actora y ARISTA S.A.S., como tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como la parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada denominadas “[…] Legalidad de los actos administrativos demandados […]” e “[…] Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 […]”, frente a las cuales se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 35715 de 30 de mayo y 69206 de 21 de noviembre de 2014, mediante las cuales la SIC le denegó a la actora el registro de la marca “ARISTA” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la marca mixta “ARISTA”, previamente registrada a nombre de la sociedad ARISTA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la Clase 36 de la citada Clasificación, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que los servicios que identifican las expresiones enfrentadas se encuadran en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, aunado a ello, no cumplen igual finalidad ni tampoco son complementarios entre sí, por lo que no existe la posibilidad de que el público consumidor los confunda al momento de adquirirlos en el mercado.

IV.-2. En esta etapa procesal, la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 7 Proceso 590-IP-2018. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.2. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 35715 de 30 de mayo y 69206 21 de noviembre de 2014, denegó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada, “ARISTA”, que identifica servicios en la clase 36 ibidem; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios, amparados en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza por la marca “ARISTA”, deben entenderse circunscritos a diseño, estructuración y administración de proyectos de negocios monetarios o financieros y/o de administración inmobiliaria, por lo que la SIC erró al dar a estos un alcance diferente y considerar que cumplen una finalidad exacta y complementaria a la 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los servicios de construcción, reparación e instalación comprendidos en la Clase 37 ibidem, y que pretende identificar el signo objeto de controversia.

Agregó que frente a los servicios que amparan las expresiones enfrentadas se observa que estos tienen finalidades exactas, como lo afirmó la SIC en los actos acusados, toda vez que es distinta la finalidad de un inversionista que requiere la realización, planeación, estructuración y gerencia de un negocio inmobiliario desde una perspectiva monetaria o financiera, esto es, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de la finalidad de una persona que requiere la construcción de un inmueble, o la restructuración o instalación de una máquina o de una parte de un inmueble, esto es, en la Clase 37 ibidem, motivo por el cual los prestadores y consumidores de uno y otro servicio en el mercado serán distintos.

Por su parte, la SIC señaló que el signo objeto de controversia no posee la fuerza distintiva para ser registrado como marca. Indicó que las similitudes existentes entre las expresiones enfrentadas llegarían a causar una confusión en el consumidor teniendo en cuenta su relación y evidente conexión competitiva. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, litera a), y 151 de la Decisión 4868, “[…] por ser pertinentes […] y […] para analizar la figura de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. 8 Este último artículo fuero interpretado de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO9 9 Folio 11 del cuaderno principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA10 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “ARISTA”, como lo es el solicitado por la actora, con una marca mixta, "ARISTA", previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo los mismos son solicitados a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se 10 Folio 11 del cuaderno principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos.

De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “ARISTA” y “ARISTA” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “ARISTA” que conforma el signo cuestionado y la marca enfrentada, según el Diccionario de la Real Academia11 tienen el mismo significado, esto es: “[…] 1. f. Línea que resulta de la intersección de dos planos […]”.

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica, fonética y conceptual entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz 11 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 22 de agosto de 2023, https://dle.rae.es/arista 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201812 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “ARISTA” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 37: “[…] Construcción, reparación e instalación […]”. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la marca mixta previamente registrada "ARISTA” distingue los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clases 37 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 36, se evidencia que están dirigidos al sector de la construcción y a la inversión inmobiliaria, escenario dentro del cual se realizan procesos de información, mercadeo, diseños y estudios técnicos, de suelos, económicos, financieros y legales para establecer la viabilidad del proyecto a construirse y, con posterioridad, a comercializarse en el mercado, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; pertenecen al mismo género de edificación y comercialización de bienes inmuebles; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas.

Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen ambos signos provienen del mismo titular. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esos signos son prestadores de servicios relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201513, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “ARISTA”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales14: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “ARISTA”, para amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de 14 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de agosto de 2023. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00207-00 Actora: ARISTA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.