CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CANYON.BASE RCSN SL TESIS: LOS SIGNOS MIXTO Y NOMINATIVO CUESTIONADOS “CANYON” TIENEN SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “CANNON”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE LA EXPRESIÓN “CANON”, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA EN LA CLASE 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CANYON.BASE RCSN SL., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 66218 de 25 de noviembre de 2019 y 66219 de 25 de noviembre de 2019, expedidas por el 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos mixto y nominativo "CANYON". 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 25 de noviembre de 2011 presentó solicitudes de registro como marcas de los signos mixto y nominativo “CANYON”, para 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir productos de la Clase 252 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicadas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. presentó oposición en contra los registros solicitados con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a la marca “CANNON”, previamente registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Que, mediante las resoluciones núms. 124 y 125 de febrero de 2019, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió los registros como marcas de los signos mixto y nominativo “CANYON”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que, contra los citados actos administrativos, la sociedad INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. interpuso recursos de 2 Los referidos signos se solicitaron para distinguir los siguientes productos: “[…] Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; prendas de vestir para ciclistas, concretamente pantalones acolchados, pantalones cortos acolchados, camisas acolchados y mangas acolchados de compresión de codo que son parte de una prenda deportiva; ropa para ciclistas, concretamente jerseys, camisetas de deporte, pantalones cortos y suéteres, prendas de punto, concretamente camisas y pantalones; calzado para ciclistas; calzado de deporte; suéteres; chalecos; gorras (sombrerería); leggings (pantalones); pantalones largos; chaquetas (prendas de vestir); pulóveres; camisetas; camisas; trajes de baño; calzones de baño; ropa interior, incluida ropa interior que absorbe el sudor; calcetines, incluidos calcetines que absorben el sudor; cinturones (prendas de vestir); guantes (prendas de vestir); fulares; protectores para cuellos de prendas de vestir; bandas para la cabeza (prendas de vestir); bolsillos de prendas de vestir; impermeables, concretamente prendas de vestir impermeables para el ciclismo […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación, siendo resueltos a través de las resoluciones núms. 66219 y 66218 de 25 de noviembre de 2019, expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó las decisiones iniciales y, en su lugar, declaró fundadas las oposiciones formuladas y negó los registros como marcas de los signos mixto y nominativo “CANYON”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, las expresiones enfrentadas no presentan semejanzas algunas que generen confusión en el mercado.

Adujo que si bien es cierto que el signo “CANYON” tiene en su conformación cinco de las seis letras que hacen parte de la expresión “CANNON”, también lo es que no es argumento suficiente para concluir que analizadas en conjunto son confundibles, pues en la mayoría de los 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co casos la coincidencia parcial de los fonemas se diluye con aquellos fonemas que son diferentes.

Indicó que los signos y marca cotejados a pesar de que son de fantasía evocan conceptos diferentes, por cuanto la expresión inglesa “CANYON” refiere a “CANNON”; y el término “CANNON”, significa “CANON”, que es definido como: “conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta humana, un movimiento artístico o una determinada actividad”.

Que, por lo anterior, no existe grado de confundibilidad alguno entre las expresiones en conflicto, teniendo en cuenta que se está en presencia de una marca que tiene un sentido conceptual propio y otra que no tiene ningún significado, por lo que se considera caprichosa y/o de fantasía. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico.

Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que las expresiones confrontadas presentan una clara semejanza, de ello da cuenta la cercanía de las sílabas que las conforman y su extensión; así también coinciden en el uso de las vocales y consonantes, los cuales guardan similar disposición dentro de los conjuntos marcarios de tal manera que al ser pronunciados generan un impacto similar.

Aseguró que a pesar de que los signos solicitados adicionen la letra “Y”, en su conjunto, ésta no supone un elemento fundamental de diferenciación con la marca opositora. II.-2. La sociedad CANNON DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Aseguró que las expresiones enfrentadas presentan semejanzas gramaticales y fonéticas que son susceptibles de generar confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que la primera reproduce en su mayoría la marca previamente registrada. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que dichas denominaciones tienen igual longitud y estructura, diferenciándose solamente en la adición de una letra en los signos solicitados, no obstante, se pronuncian de igual manera.

Aseguró que los signos y la marca en conflicto identifican productos similares en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 9 de septiembre de 2022 se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20215, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 66218 y 66219 de 2019, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca de los signos mixto y nominativo “CANYON”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de esta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que si bien es cierto que los signos "CANYON", tiene en su conformación cinco (5) de las seis (6) letras que hacen parte de la marca "CANNON", ello no es argumento suficiente para arribar a la conclusión de que las expresiones comparadas son confundibles, debido a que en muchos casos la coincidencia parcial de los fonemas en los conjuntos marcarios comparados se diluye con aquellos fonemas que son diferentes.

Aseguró que las expresiones cotejadas no son confundibles; y que, si bien tienen idéntica la primera sílaba "CAN", la segunda sílaba que le sigue a cada una es completamente diferente. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, adujo que las expresiones enfrentadas coinciden en el uso de varias vocales y consonantes iguales, las cuales guardan una misma disposición dentro de los conjuntos marcarios, de manera tal que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que a pesar de que los signos en estudio adicionan la letra “Y”, esta no supone un elemento fundamental de diferenciación con la marca opositora, ya que no les otorga una propiedad sonora realmente distinguible respecto de esta última.

IV.-3. La sociedad INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en despachar desfavorablemente las súplicas incoadas. Para el efecto, señaló que las expresiones enfrentadas se pronuncian de manera casi idéntica, pues tienen la misma longitud y estructura, diferenciándose solamente en el intercambio de las letras “Y” y “N”, por lo que resulta evidente que se pronuncian de igual manera.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos6: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente 6 Proceso 409-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200021800 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 66218 de 25 de noviembre de 2019 y 66219 de 25 de noviembre de 2019, le denegó a la actora los registros como marcas de los signos mixto y nominativo solicitados, “CANYON”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada “CANNON”, en la misma Clase, de propiedad de la sociedad INDUSTRIAS DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso; y que entre los productos que distinguían existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, las expresiones enfrentadas no presentan semejanzas que generen confusión en el mercado. Adujo que si bien es cierto que el signo “CANYON” tiene en su conformación cinco de las seis letras que hacen parte de la expresión “CANNON”, también lo es que no es argumento suficiente para concluir que analizadas en conjunto son confundibles, pues en la mayoría de los casos la coincidencia parcial de los fonemas se diluye con aquellos fonemas que son diferentes.

Indicó que los signos cotejados a pesar de que son de fantasía evocan conceptos diferentes, por cuanto la expresión inglesa “CANYON”, refiere a “CANNON”; y el término “CANNON”, significa “CANON”, que es definido como: “conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta humana, un movimiento artístico o una determinada actividad”.

Por su parte, la SIC manifestó que las expresiones confrontadas presentan una clara semejanza, de ello da cuenta la cercanía de las 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co silabas que las conforman y su extensión; así también coinciden en el uso de las vocales y consonantes, los cuales guardan similar disposición dentro de los conjuntos marcarios de tal manera que al ser pronunciados generan un impacto similar.

Aseguró que a pesar de que los signos solicitados adicionen la letra “Y”, en su conjunto, ésta no supone un elemento fundamental de diferenciación con la marca opositora. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 409-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20227, 261-IP-20228, 350-IP-20229 y 391-IP-202210, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las 7 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso no resultaba similarmente confundible con los signos solicitados, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem11.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “CANYON” no resulta confundible ni semejante con la marca previamente registrada “CANNON”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver12, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios13, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos y marca en conflicto, así: CANYON 13 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNOS MIXTO Y NOMINATIVO CUESTIONADOS14 CANNON MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA15 Como en el presente caso se van a cotejar unos signos mixto y nominativo, “CANYON”, como lo son los cuestionados, con una marca nominativa, “CANNON”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto solicitado, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 14 Índice 3 del expediente digital. 15 Índice 3 del expediente digital. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que que las citadas interpretaciones prejudiciales16 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 16 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos y la marca en controversia, “CANYON” y “CANNON”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica es preciso indicar que entre los signos cuestionados “CANYON” y la expresión previamente registrada “CANNON”, existen significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 5 letras “C”- “A”-“N”-“O”-“N”; y que la única diferencia radica en la sustitución en su intermedio de la “N” por una “Y”, las cuales no proveen la suficiente distintividad a los conjuntos marcarios de manera que contribuya a diferenciarlos de la marca previamente registrada, comoquiera que los signos solicitados reproducen el vocablo “CANON”, de la expresión opositora. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, cabe mencionar que si bien los signos solicitados están compuestos por una letra diferente, esto es, la “Y”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición vocálica (A-O), el mismo número de sílabas (2) y una secuencia consonántica parecida, esto es, (C-N-Y-N) frente a (C-N- N-N), lo que lleva a que los signos cuestionados “CANYON” no sean suficientemente distintivos y diferentes a los previamente solicitados.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202017, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, los signos cuestionados “CANYON” no cuentan con elementos adicionales que los doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlos de la marca previamente registrada, “CANYON”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la partícula “CANON”, siendo este el elemento principal de la marca previamente registrada, así como en la raíz “CA”, la terminación “ON” y la misma secuencia vocálica (A-O), sin que la variación en la estructura de las consonantes “Y” por “N”, en los signos solicitados, sea relevante.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON - CANNON - CANYON En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que los signos cuestionados y la marca opositora “CANYON” y “CANNON” deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstos no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto18.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre los signos solicitados y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. 18 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201819 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, la expresión cuestionada “CANYON” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; prendas de vestir para ciclistas, concretamente pantalones acolchados, pantalones cortos acolchados, camisas acolchados y mangas acolchados de compresión de codo que son parte de una prenda deportiva; ropa para ciclistas, concretamente jerseys, camisetas de deporte, pantalones cortos y suéteres, prendas de punto, concretamente camisas y pantalones; calzado para ciclistas; calzado de deporte; suéteres; chalecos; gorras (sombrerería); leggings (pantalones); pantalones largos; chaquetas (prendas de vestir); pulóveres; camisetas; camisas; trajes de baño; calzones de baño; ropa interior, incluida ropa interior que absorbe el sudor; calcetines, incluidos calcetines que absorben el sudor; cinturones (prendas de vestir); guantes (prendas de vestir); fulares; protectores para cuellos de prendas de vestir; bandas para la cabeza (prendas de vestir); bolsillos de prendas de vestir; impermeables, concretamente prendas de vestir impermeables para el ciclismo […]”.

La marca previamente registrada, “CANNON”, distingue los siguientes productos en la misma Clase: “[…] Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para seres humanos […]”. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica los signos cuestionados y aquellos que distingue la marca opositora en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a la misma clase del nomenclátor y son productos coincidentes, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, en tiendas o almacenes; son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta; tienen la misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal del ser humano; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos y la marca enfrentadas.

Así las cosas, al existir entre los signos y la marca confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora CANYON.BASE RCSN SL.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 20 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “CANNON”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos y la marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar los registros como marcas de los signos mixto y nominativo “CANYON”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00218-00 Actora: CANYON.BASE RCSN SL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.