CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani- Lab Ltda., hoy Laboratorio Sani-Lab y Cía. Ltda. Tema: Registro como marca del signo mixto “SANI-LYX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 52128 de 28 de agosto de 20141 y 79601 de 23 de diciembre de 20142 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “SANI- LYX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Laboratorios Incobra S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 52.128 de 28 de agosto de 2014 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declare infundada la oposición presentada por LABORATORIOS INCOBRA S.A. y concedió el registro de la marca mixta SANI-LYX a LABORATORIO SANI-LAB Y COMPAÑÍA LIMITADA SANI-LAB LIMITADA para distinguir “productos farmacéuticos, medicamentos de uso humano y veterinario”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Folios 16 a 17 y 153 a 154 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 18 a 19 vto. C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 32 a 48 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDA.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 79.601 de 23 de diciembre de 2014 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 52.128 de 28 de agosto de 2014 de la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
TERCERA. Que como restablecimiento del derecho se ordene de conformidad con el artículo 192 del CPACA a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expedir dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia una resolución en donde se declare fundada la oposición presentada por LABORATORIOS INCOBRA S.A. y se niegue al LABORATORIO SANI-LAB Y COMPANIA LIMITADA SANI-LAB LIMITADA el registro de la marca mixta SANI-LYX para distinguir “productos farmacéuticos, medicamentos de uso humano y veterinario”, productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
CUARTA. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar la Resolución que se expida en consecuencia de la sentencia de éste proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (mayúsculas y negrillas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.
La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. registró la marca nominativa “SANI-LYX”6 para identificar productos de la clase 5ª, frente a lo cual, el 16 de agosto de 2012, la sociedad Laboratorios Incobra S.A. presentó solicitud de cancelación total por no uso. 4.
Indicó que, como consecuencia de la solicitud de cancelación total por no uso antes mencionada, el 17 de agosto de 2012 y el 15 de febrero de 2013, la sociedad Laboratorios Incobra S.A. presentó solicitud de registro como marca de los signos nominativos “SANY-LYX”7 para identificar productos de las clases 3ª y 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] cosméticos; desodorantes; protectores cutáneos, productos para el cuidado y limpieza de la piel […]” y “[…] productos farmacéuticos de uso humano; productos para tratamiento de enfermedades dermatológicas; antisépticos tópicos; productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]” respectivamente. 4 Folio 68 C pp. 5 Folios 34 a 35 C pp. 6 Certificado 56.127. 7 Expedientes 12-139810 y 13-031179, solicitudes negadas mediante las Resoluciones 72732 de 29 de noviembre de 2013, 15076 de 3 de marzo de 2014, 61995 de 25 de octubre de 2013 y 36296 de 30 de mayo de 2014 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.
Advirtió que, mediante la Resolución 82891 de 28 de diciembre de 2012, la SIC canceló totalmente por falta de uso la marca nominativa “SANI-LYX” de la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. 6. Mencionó que, mediante la Resolución 56976 de 27 de septiembre de 2013, la SIC revocó la Resolución 82891 y, en su lugar, canceló parcialmente la marca “SANI-LYX” de la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda., limitando su cobertura a los productos de la clase 5ª, estos son: “[…] producto farmacéutico consistente en polvo para preparar solución desodorante antitranspirante […]”, esto es, dejó vigente el registro como marca. 7.
Adujo que, posteriormente, el 25 de noviembre de 2013, la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. solicitó el registro como marca del mismo signo mixto “SANI-LYX” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de los siguientes productos: “[…] farmacéuticos, medicamentos de uso humano y veterinario […]”. 8.
Afirmó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Laboratorios Incobra S.A. presentó oposición por cuanto era similarmente confundible con los signos nominativos solicitados “SANY-LYX” para identificar productos de las clases 3ª y 5ª. 9. Anotó que, mediante la Resolución 52128 de 28 de agosto de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto “SANI-LYX” a la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que los signos que motivaron la oposición fueron negados, por lo que desaparecieron los fundamentos de hecho necesarios para realizar el estudio de confrontación. Frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 10.
Sostuvo que, mediante la Resolución 79601 de 23 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido confirmar la Resolución 52128. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 11. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). 8 Folios 35 a 43 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2.
El concepto de violación 12. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “SANI- LYX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus signos nominativos solicitados el 17 de agosto de 2012 y el 15 de febrero de 2013, esto son, “SANY-LYX” en las clases 3ª y 5ª, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13.
Sostuvo que la marca y los signos confrontados eran similarmente confundibles en lo ortográfico, fonético y conceptual, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores. 14. Explicó que la SIC no tuvo en cuenta la oposición presentada por la demandante, en el trámite administrativo, en la que advirtió que había presentado una solicitud de cancelación total por no uso de la marca nominativa “SANI-LYX” del tercero con interés en el resultado del proceso, con certificado 56.127. 15.
Anotó que la SIC “[…] profirió una ilegal Resolución No. 56.976 de 2013, que canceló parcialmente el certificado No. 56.127 de la marca SANI-LYX, limitando la cobertura a “producto farmacéutico desodorante antitranspirante” […] dejando en la cobertura de productos, un producto que no es de la clase 5 […] Dicha decisión ha perjudicado menormente a LABORATORIOS INCOBRAS.A. por cuanto dejó sin efectos el derecho preferente […]”. 16.
Manifestó que, de acuerdo con la clasificación sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, los productos registrados en la marca “SANI-LYX” objeto de solicitud de cancelación, debieron clasificarse en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por tratarse de cosméticos y no fármacos. 17.
En ese sentido, afirmó que los actos administrativos demandados fueron expedidos sin tener en cuenta la ilegalidad de la Resolución 56976 de 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se canceló parcialmente la marca “SANI-LYX” del tercero con interés en el resultado del proceso y, por la cual, presentó ante el Consejo de Estado, demandada de nulidad y restablecimiento del derecho, al que le correspondió el radicado 2014-00046-00. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 18. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 19.
Mencionó que revisada la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, los signos nominativos solicitados por la demandante “SANY-LYX” dentro de los expedientes 12-139810 y 13-031179 fueron negados mediante Resoluciones 72732 de 29 de noviembre de 2013, 15076 de 3 de marzo de 2014, 61995 de 25 de octubre de 2013 y 36296 de 30 de mayo de 2014 por lo que, al ser fundamento de oposición, desaparecen los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio de confundibilidad y su negación y, en consecuencia, la marca demandada no incurre en ninguna causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 20.
Recordó que si la marca base de la oposición es una solicitud prioritaria y no un registro, se debe esperar a que dicha marca se registre para poder negar la segunda. II.2. Contestación de la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda.10 21. La sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de esta, al considerar que la marca mixta “SANI-LYX”, demandada en el presente proceso, no incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 22.
Explicó que la demandante no ha obtenido una resolución favorable en el proceso de cancelación total por no uso contra su marca nominativa “SANI-LYX”, por lo tanto, no le asistía un derecho preferente sobre la misma. 23. Advirtió que si bien la parte demandante presentó una solicitud de cancelación total de su marca nominativa “SANI-LYX”, la misma fue resuelta por la SIC mediante la Resolución 56976 de 27 de septiembre de 2013, en el sentido de limitar la cobertura en productos farmacéuticos en polvo para preparar solución desodorante.
Así, señaló que sigue siendo titular de la mencionada marca, conforme con el certificado de registro 56.127. 9 Folios 216 a 229 C pp. 10 Folios 164 a 177 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 24. Aunado a lo anterior, afirmó que la marca demandada no era confundible con los signos solicitados por la parte demandante, toda vez que estos fueron negados conforme con las Resoluciones 72732 de 29 de noviembre de 2013, 15076 de 3 de marzo de 2014, 61995 de 25 de octubre de 2013 y 36296 de 30 de mayo de 2014, precisamente por ser confundibles con su marca nominativa “SANI-LYX”, certificado 56.127. 25.
En ese sentido, sostuvo que, tal como lo resolvió la SIC en los actos administrativos acusados, al haber sido negadas las solicitudes de registro como marcas de los signos nominativos SANY-LYX” para identificar productos de las clases 3ª y 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la demandante, las cuales fueron fundamento de la oposición, desaparecen los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio de confundibilidad con la marca que ahora se demanda. 26.
Respecto de la clasificación sanitaria del INVIMA, subrayó que los productos protegidos por la marca “SANI-LYX”, objeto de la mencionada solicitud de cancelación, eran farmacéuticos y no cosméticos. III. TRÁMITE DEL PROCESO 27. La sociedad Laboratorios Incobra S.A. presentó demanda de nulidad relativa del derecho el 30 de abril de 201511 en contra de las Resoluciones 52128 de 28 de agosto de 2014 y 79601 de 23 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 28.
Mediante auto de 8 de febrero de 201612 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. El 27 de mayo de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 29. Por auto de 18 de enero de 201714 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 31 de marzo de 201715. 30.
En la citada audiencia: i) se reconoció personería a los apoderados de las partes,; ii) se fijó el litigio; iii) se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se ofició a la SIC para que allegara copia de los expedientes administrativos relacionados con la solicitud de cancelación de la marca nominativa “SANI-LYX”, así como las solicitudes de registro como marca de los signos de la parte demandante; iv) se requirió al INVIMA para que allegara copia de la notificación sanitaria obligatoria 11 Folio 67 C pp. 12 Folios 93 a 96 C pp. 13 Folio 96 vto.
C pp. 14 Folio 235 C pp. 15 Folios 246 a 254 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio NSC2005CO17349; y v) se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 31. Mediante auto de 18 de junio de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 32.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 577-IP-2018 de 26 de febrero de 201917, en la que interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 y, aunque no señaló expresamente que interpretaría el artículo 168, sí lo analizó en relación con la figura del derecho preferente. Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 16 Folios 266 y vto. C pp. 17 Folios 284 a 292 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SANY-LYX (denominativo) y la marca SANI-LYX (mixta) […] 3.
Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada […] 3.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. 3.9.
Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro – se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente –, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.
Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro […] (mayúscula y negrilla del original). 33. Mediante auto de 28 de junio de 201918 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 34.
En el término para alegar de conclusión, las sociedades Laboratorio Sani-Lab y Cía Ltda19, Laboratorios Incobra S.A.20 y la SIC21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 35. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única 18 Folio 295 C pp. 19 Folios 303 a 306 C pp. 20 Folios 307 a 313 C pp. 21 Folios 314 a 316 C pp. 22 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 36. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 52128 de 28 de agosto de 2014 y 79601 de 23 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “SANI-LYX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. 37.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “SANI-LYX” concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Laboratorios Sani-Lab y Compañá Limitada Sani-Lab Ltda. y los signos nominativos “SANY-LYX”, que identifican productos en las clases 3ª y 5ª, solicitados por la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en el artículo 168 ibidem. 38.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 39. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 52128 de 28 de agosto de 201423 y 79601 de 23 de diciembre de 201424 por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “SANI-LYX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. IV.4.
Análisis del caso concreto 40. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “SANI-LYX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos, medicamentos de uso humano y veterinario […]”. conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Folios 16 a 17 y 153 a 154 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 18 a 19 vto. C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta “SANI-LYX”, del tercero con interés en el resultado del proceso, y los signos nominativos “SANY-LYX” solicitados por la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 42.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 577-IP-2018 de 26 de febrero de 2019, en la que interpretó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de 2000 y, aunque no señaló expresamente que interpretaría el artículo 168, sí lo analizó en relación con la figura del derecho preferente. 43.
Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“[…] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000 44.
Previo a resolver sobre la confundibilidad entre la marca del tercero con interés en el resultado del proceso y los signos de la demandante, la Sala observa que mediante los actos administrativos acusados, la SIC consideró que no era dable realizar un análisis de confundibilidad, toda vez que, con anterioridad, a través de las Resoluciones 72732 de 29 de noviembre de 2013, 15076 de 3 de marzo de 2014, 61995 de 25 de octubre de 2013 y 36296 de 30 de mayo de 2014, dicha autoridad administrativa había denegado el registro de estos, por lo que no existían supuestos de hecho necesarios para realizar el cotejo y, en todo caso, la marca no se encontraba incursa en ninguna causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 45.
Al respecto, y conforme con el acervo probatorio allegado al expediente, la Sala observa que el 17 de agosto de 2012 y el 15 de febrero de 2013, la parte demandante solicitó el registro como marca de los signos nominativos “SANY-LYX”25 para 25 Expedientes 12-139810 y 13-031179. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio identificar productos de las clases 3ª y 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en consideración a que había presentado una solicitud de cancelación total de la marca nominativa “SANI-LYX” del tercero con interés en el resultado del proceso, con certificado 56.127. 46.
Respecto de dicha solicitud de cancelación, se encuentra que, mediante la Resolución 82891 de 28 de diciembre de 2012, la SIC canceló totalmente la marca por falta de uso, sin embargo, a través de la Resolución 56976 de 27 de septiembre de 2013, la mencionada superintendencia revocó esa decisión, en el sentido de cancelar parcialmente la marca nominativa “SANI-LYX” de la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. Ello, limitando su cobertura a los productos de la clase 5ª, estos son: “[…] producto farmacéutico consistente en polvo para preparar solución desodorante antitranspirante […]”, esto es, dejó vigente el registro de esa marca. 47.
Ahora, a través de las Resoluciones 72732 de 29 de noviembre de 2013, 15076 de 3 de marzo de 2014, 61995 de 25 de octubre de 2013 y 36296 de 30 de mayo de 2014, la SIC negó el registro como marcas de los signos nominativos “SANY-LYX” solicitados por la demandante, el 17 de agosto de 2012 y el 15 de febrero de 2013, por ser confundibles con la marca nominativa “SANI-LYX”, cuya cobertura había sido limitada en los términos supra. 48.
Así, luego de quedar en firme la Resolución 56976, se advierte que, el 25 de noviembre de 2013, la sociedad Laboratorio Sani-Lab y Compañía Limitada Sani-Lab Ltda. solicitó el registro como marca del signo mixto “SANI-LYX” para identificar productos comprendidos en la misma clase, pero ahora respecto de los siguientes productos: “[…] farmacéuticos, medicamentos de uso humano y veterinario […]”.
Dicha solicitud fue resuelta mediante los actos administrativos demandados, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y conceder la misma. 49. En ese contexto, la Sala pone de presente que, tal como lo consideró la SIC, para el momento en que se expidieron los actos administrativos demandados, las solicitudes de registro como marca de los signos nominativos “SANY-LYX”, que fueron motivo de oposición por la demandante, fueron negados por la mencionada autoridad administrativa al garantizar la protección del registro de la marca nominativa “SANI- LYX” con certificado 56.127, del tercero con interés en el resultado del proceso. 50.
La Sala reitera que, si bien la marca nominativa “SANI-LYX” con certificado 56.127, del tercero con interés en el resultado del proceso fue objeto de solicitud de cancelación total por falta de uso, dicha solicitud fue resuelta en el sentido de dejar vigente el registro de esa marca y limitando su cobertura, según la Resolución 56.976, pues fue cancelada parcialmente. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
Por lo anterior, para la Sala resulta innecesario efectuar el análisis de confundibilidad de la marca mixta cuestionada “SANI-LYX” frente a los signos nominativos “SANY-LYX”, por cuanto su solicitud de registro se denegó con anterioridad a la expedición de los actos administrativos acusados, lo cual también le fue puesto en conocimiento a la demandante dentro de trámite administrativo objeto de controversia, en el que se le declaró infundada su oposición por haber desaparecido los fundamentos para la presentación de ésta. 52.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 25 de abril de 2024, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos26, decidió negar las pretensiones de la demanda, en vista de que no existía similitud entre la marca demandada "SANI-LYX” y los signos opositores “SANY-LYX”, toda vez que a estos le fue negado su registro, de manera que no existían supuestos de hechos necesarios para realizar el respectivo cotejo con la marca cuestionada.
Así se consideró: “[…] La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 55256 de 17 de septiembre de 2014 y 79599 de 23 de diciembre de 2014, concedió el registro de la marca mixta “SANI-LYX” a la sociedad LABORATORIO SANI-LAB Y COMPAÑÍA LIMITADA SANI-LAB LIMITADA, para amparar los siguientes productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza […] Sostuvo que la SIC expidió de manera irregular la Resolución que canceló parcialmente el certificado de registro de la marca “SANI-LYX”, limitando su cobertura a “productos farmacéuticos consistente en un polvo para preparar solución desodorante antitranspirante”, pese a que dicho artículo no existía en la cobertura inicial de tal registro en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Aseguró que la SIC cometió una falta grave al modificar la cancelación total por no uso de la marca mixta “SANI-LYX” y dejar su cobertura para un producto inventado que no estaba incluido en la protección inicial, basándose en pruebas que fueron allegadas con la respuesta a la acción de cancelación por no uso que, reitera, no es medicamento sino cosmético, conforme se evidencia en las certificaciones y documentos allegados.
Por su parte, la SIC señaló que el presunto derecho preferente que se alega en la demanda carece de sustento, pues una vez constató que la marca “SANI- LYX” no fue cancelada en su totalidad, se negó el registro de los signos “SANY- LYX”, deprecado por la actora, por lo que había que protegerla y, con ello, conceder el registro al titular inicial del mismo conjunto marcario que fue objeto de la solicitud de cancelación por no uso. […] Ahora, sería del caso efectuar el cotejo de la marca cuestionada "SANI- LYX" frente a los signos opositores “SANY-LYX”, respecto de los cuales la actora alega que se presenta riesgo de confusión y/o asociación. 26 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de abril de 2024, Rad.: 2015-00237-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Sin embargo, se advierte que en las dos instancias al proferirse los actos administrativos acusados la autoridad demandada estimó que no era dable realizar análisis de confundibilidad alguno frente a los signos nominativos “SANY-LYX”, solicitados por la actora para identificar productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto con anterioridad, mediante las resoluciones núms. 61995 de 25 de octubre de 2013 y 36296 de 30 de mayo de 2014; y 72732 de 29 de noviembre de 2013 y 15076 de 3 de marzo de 2014, había denegado su registro, por lo que no existían supuestos de hecho necesarios para realizar el respectivo cotejo en relación con los signos objeto de oposición. […] Por lo anterior, para la Sala resulta innecesario efectuar el análisis de confundibilidad de la marca mixta cuestionada “SANI-LYX” frente a los signos nominativos “SANY-LYX”, por cuanto la solicitud de registro de estos últimos se denegó con anterioridad a expedirse los actos administrativos acusados, lo cual también le fue puesto en conocimiento a la actora dentro de trámite administrativo objeto de controversia, en el que se le declaró infundada su oposición por haber desaparecido los fundamentos para la presentación de ésta […]” (negrilla fuera de texto) 53.
De otra parte y en lo atinente a los argumentos de ilegalidad de la Resolución 56976 de 27 de septiembre de 2013, mediante la cual la SIC modificó la cancelación total por no uso de la marca nominativa “SANI-LYX” y, en su lugar, limitó su cobertura dejando vigente el registro de esa marca, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno teniendo en cuenta que dicha decisión se dio en el marco de otro procedimiento administrativo, el cual no es objeto de controversia en el caso sub lite; además tal controversia ya fue dirimida por esta Sección mediante sentencia de 10 de diciembre de 2018, dentro del expediente con radicado 2014-00046-009, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda27. 54.
Además, sobre el argumento relacionado con que debieron clasificarse en la clase 3ª y no 5ª los productos registrados en la marca demandada “SANI-LYX”, conforme con la clasificación sanitaria del INVIMA, se pone de presente que esa clasificación no tiene incidencia en el análisis de registro marcario28 y, en todo caso, fue un argumento de cancelación total por no uso la cual fue resuelto dentro del expediente con radicado 2014-00046-009 antes citado. 55.
Sobre el tema y en la misma decisión citada con antelación, la Sala consideró que, en efecto, la Resolución 56975 de 27 de septiembre de 2013, no fue objeto de demanda y que la legalidad de la misma ya había sido dirimida en otro proceso por 27 Ibidem. 28Es así como, esta Sección, en sentencia de 14 de noviembre de 2024, consideró que “[…] el registro sanitario y el registro marcario son asuntos diferentes […] el pronunciamiento del INVIMA no se hace con el objeto de realizar el control de registro de la marca, sino en razón a su función de vigilar y controlar la calidad y condiciones de salubridad de algunos productos […]”.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de noviembre de 2024, Rad.: 2011-00211-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio esta Corporación en el sentido de negar su nulidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Por último, en relación con las inconformidades planteadas por la actora respecto de que la SIC cometió una falta grave al modificar la cancelación total por no uso de la marca mixta “SANI-LYX” y dejar su cobertura para un producto inventado que no estaba incluido en la protección inicial, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno teniendo en cuenta que dicha decisión se dio en el marco de otro procedimiento administrativo, el cual no es objeto de controversia en el caso sub lite; además tal controversia ya fue dirimida por esta Sección mediante sentencia de 10 de diciembre de 2018, dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2014-00046-009, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda, al debatirse la legalidad de la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013, que canceló parcialmente por no uso el registro de la marca “SANI-LYX”, para amparar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
En todo caso la Sala precisa que la Resolución mediante la cual se canceló parcialmente el registro de la marca “SANI-LYX”, no fue demandada en el caso sub examine y, por lo tanto, no hace parte de los actos administrativos acusados. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “SANI-LYX”, para amparar los productos y servicios de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]” (mayúscula y negrilla del original). 56.
Por lo expuesto, la Sala considera que no se configura causal de irregistrabilidad en los términos del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, para el momento en que se profirieron los actos administrativos demandados, no existía una marca previamente registrada de la parte demandante que pudiera generar riesgo de confusión o asociación con la marca “SANI-LYX” concedida al tercero con interés en el proceso.
En efecto, las solicitudes de registro de los signos “SANY-LYX” fueron negadas mediante decisiones anteriores, lo cual hizo desaparecer los supuestos de hecho necesarios para efectuar el cotejo marcario alegado en la oposición. 57. Así, no resultaba procedente realizar un análisis de confundibilidad, como acertadamente lo concluyó la SIC, al haberse protegido debidamente el derecho de exclusiva del titular de la marca “SANI-LYX” que conservó su vigencia parcial. 58.
Adicionalmente, respecto del artículo 168 de la Decisión 486 y la posibilidad de la parte demandante de invocar un derecho preferente, la sala considera que, como se 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio expuso supra, presentó una acción de cancelación por no uso contra la marca “SANI- LYX”, la cual no prosperó en su integridad.
Ello, dado que, mediante la Resolución 56976 de 2013, la autoridad administrativa dejó parcialmente vigente el registro de dicha marca, limitando su cobertura a un producto específico de la clase 5ª. 59. En ese sentido, la parte demandante, al momento de solicitar el registro como marca de los signos, le correspondía a la SIC realizar su estudio de registrabilidad.
Pues, de conformidad con lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida en el caso sub examine, el derecho preferente “[…] no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro […]” la SIC deberá “[…] realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro […]”. 60.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00238-00 Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.