11001032400020170013400 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020170013400 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Care & Cure S.A.S. Tema: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad.

Se declara la nulidad de los actos demandados porque se emitieron en contra de lo previsto en los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Procaps S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre de 2016.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Procaps S.A., en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento 2 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Directora de Signos Distintivos; y 89396 de 23 de diciembre de 2016, de la misma Superintendencia dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo nominativo DICLOFEN, solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 89396 del 23 de diciembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante, revocó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. y confirmó en sus demás partes la Resolución No. 64490 de 29 de septiembre de 2016, expedida al interior del Expediente Administrativo No. 15-230613.

SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 64490 de 29 de septiembre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S y negó el registro de la marca nominativa DICLOFEN, para Identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S.A, al interior del Expediente Administrativo No. 15-230613.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente solicito: TERCERA: Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa DICLOFEN, para identificar productos comprendidos en la clase 5 internacional, a favor de la Sociedad PROCAPS S.A. 1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 3 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho. […]” (Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que es titular de las marcas DICLOFEN MAX y DICLOFEN COMPLEX, concedidas por la entidad demandada para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que solicitó a la parte demandada el registro del signo nominativo DICLOFEN para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 741 de 9 de octubre de 2025, siendo objeto de oposición por la sociedad Care & Cure S.A.S. con fundamento en su marca DICLOREN GEL. 4.4.

Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016, resolvió: i) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Care & Cure S.A.S.; y ii) negar el registro de la marca nominativa DICLOFEN para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza por estar comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al ser confundible con la marca DICLOREN GEL previamente registrada. 4.5.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016. 4 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016, resolvió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar parcialmente la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016; ii) declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Care & Cure S.A.S.; iii) Confirmar en lo demás la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de 2000 y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 y expuso el concepto de la violación así: Violación de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia 5.1.

Mencionó que con la expedición de los actos administrativos acusados se vulneraron los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, toda vez que se le dio un trato discriminatorio a la sociedad PROCAPS S.A. y preferente a la sociedad Care y Cure S.A.S., comoquiera que al desbordar el derecho realmente ostentado por la sociedad opositora sobre la expresión DICLOREN GEL, le reconoció derechos exclusivos y excluyentes respecto de las demás marcas, sobre la expresión DICLO e incluso sobre la expresión GEL. 5.2.

Indicó que en cada una de las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas, cuya finalidad sea la concesión de registros de marcas a favor de particulares, ya sea que se trate de personas naturales o jurídicas, la Administración debe respetar el debido proceso, derecho consagrado como fundamental en la Constitución Política, el mismo que la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha extendido a las personas jurídicas. 5 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.3.

Adujo que la total inobservancia de las formalidades mínimas por la parte demandada pone en cuestión la actuación de esta, que no puede ni debe resolver cuestiones marcarias con base en simples apreciaciones o presunciones, sin asidero fáctico y jurídico alguno, tiñendo de ilegalidad el procedimiento administrativo. 5.4. Argumentó que se presentó una clara violación al proceso administrativo, lo cual trae como consecuencia que los actos acusados se encuentran incursos en causal de nulidad. 5.5.

Expresó que la SIC tenía como deber prever que al registro solicitado por la parte demandante se le efectuara el correspondiente análisis de registrabilidad, atendiendo a los criterios de cotejo contemplados para tal fin, para que de esta manera procediera a conceder el registro marcario. Violación de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 5.6.

Sostuvo que el signo nominativo DICLOFEN cumple con todos los requisitos establecidos por la normatividad para ser protegido como marca, pues es perceptible y susceptible de representación gráfica. 5.7. Anotó que las expresiones DICLO y GEL son partículas de uso común, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta para determinar un posible riesgo de confusión. 5.8.

Señaló que la partícula FEN es un elemento adicional y arbitrario que le otorga distintividad al signo solicitado DICLOFEN. 5.9. Arguyó que la marca DICLOREN GEL es un signo débil porque pretende apropiarse de las expresiones de uso común DICLO y GEL, las cuales no pueden ser de dominio o monopolio absoluto por persona alguna. 5.10.

Resaltó que los signos DICOFLEN y DICLOREN GEL pueden converger pacíficamente en el mercado, dada las marcadas diferencias entre una y otra expresión. 6 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.11. Mencionó que la entidad demandada vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 al no realizar en debida forma el examen de registrabilidad del signo solicitado.

Respecto de la violación de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 5.12. Indicó que se desconoció el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, ya que la parte demandada no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones suscitadas con ocasión del registro marcario solicitado. 5.13. Adujo que se quebrantó el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011, pues no fue respetado el derecho de defensa y contradicción toda vez que las pruebas no fueron valoradas por la Administración, lo que deviene en una irregular conformación de los actos administrativos demandados.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Arguyó que la revocatoria parcial de la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016 se sustentó en que en la primera instancia de la actuación administrativa se debió hacer un examen del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, encontrando con ello que el signo solicitado carecía de distintividad intrínseca al ser genérico y, por lo tanto, no tenía vocación de registro, siendo improcedente entrar a determinar si existía riesgo de confusión con la marca opositora. 6.2.

Argumentó que “En consecuencia, esta Superintendencia encuentra que no es siquiera procedente entrar a pronunciarnos respecto de los argumentos esgrimidos en relación con el cotejo marcario entre las marcas DICLOFEN Y DICLOREN GEL toda vez que, habiendo sido revocados en segunda instancia, la irregistrabilidad de la marca por encontrarse incurso en la causal del literal a) 7 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 136, no es objeto de debate en el presente asunto y mucho menos lo es, la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. pues esta fue declarada infundada por medio de Resolución No. 89396 de 2016.” 6.3.

Señaló que el signo DICLOFEN no contiene ningún elemento adicional que le otorgue distintividad, por lo que es un signo genérico; y, de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no es irregistrable porque carece de distintividad intrínseca, es decir, es incapaz de individualizar el producto que pretende identificar. 6.4.

Mencionó que “Manifiesta el demandante que hubo una indebida aplicación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 pues a su parecer las Resoluciones ocultaron el análisis de registrabilidad realizado a la marca denegada. No obstante encontramos que tales aseveraciones carecen de fundamento, pues, de la revisión de la Resolución No. 89396 de 2016 -única resolución en firme-, se desprende de manera clara que se expusieron los fundamentos jurídicos que llevaron a concluir que la marca DICLOFEN no es susceptible de registro”. 6.5.

Adujo que no se puede hablar de discriminación por reconocer un derecho a un tercero, porque la negativa del registro no se realizó por la oposición de la sociedad Care & Cure S.A.S., sino por la carencia de distintividad intrínseca de la marca solicitada. 6.6. Por último, señaló que la Resolución núm. 64490 de 2016 fue debidamente señalada, pues en ella se expuso la normatividad aplicable y los motivos por los cuales el signo DICLOFEN no era susceptible de registro al carecer de distintividad.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso – Sociedad Care & Cure S.A.S. 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal. Audiencia Inicial 8 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 2021: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 8 de junio de 2021. En ella, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad Interpretación Prejudicial, prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y alegatos de conclusión. 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de mayo de 2025, determinó: i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado por las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) correr traslado a las partes para alegar de conclusión; y iv) informar al Ministerio Público que dentro para la oportunidad para alegar presentara su concepto, si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.

La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. 11. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 9 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 20192 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. Los actos acusados 17. Los actos acusados son las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 89396 de 23 de diciembre de 2016, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo DICLOFEN solicitado para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta, la audiencia inicial y las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso, determinar: 2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 10 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.1.

Si las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo DICLOFEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 134, los literales b) y f) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política; y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 18.2.

En ese sentido, se analizará en primer lugar si la parte demandada realizó correctamente el examen de registrabilidad y si se vulneró el debido proceso de la parte demandante. De igual manera, si los actos administrativos acusados adolecen de falsa motivación y falta de motivación. 18.3. En segundo lugar, si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa DICLOREN GEL, con registro núm. 513399, que identifica productos de la misma clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 18.4.

En tercer lugar, si el signo solicitado cumple con los requisitos para ser registrado como marca. Interpretaciones prejudiciales aplicables al caso 19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial3: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina proferidos a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el 3 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 11 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, consideró i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y ii) adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-20224 y 208-IP-20205 respecto de los artículos 134, 135 literal b) y f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para dictar la sentencia en el proceso de la referencia. 20.

La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 134, 135 literal b) y f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 21. Respecto de los artículos 134, literal b) y f) del artículo 135 y 150 de la Decisión 486 de 20006: “[…] Al respecto resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales a y b), y 150 de la Decisión 486, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: [1.] Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca [1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…)” 4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 12 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] [1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros.

Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca. [1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue.

Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios. […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas: son distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho que sea distintivo y se susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad es uno de los elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad, [1.16] Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca. […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor7. 7 ibidem 13 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:8 [a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. [b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado. […] [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca [2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a, su vez, esa decisión está relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el mercado. [2.10] El origen empresarial juega un juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar riesgo de asociación. […] [3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común [3.1] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. [3.2] La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 8 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016. 14 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [3.3] La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo. [3.4] Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. […] [5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] [5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.

La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 comprende el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previstos en el artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida decisión.9 […] [5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que conceda o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que conceda o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es la debida motivación de los actos. [6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones. [6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro 9 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 de 8 de abril de 2014. 15 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […] [6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independientemente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.10 [6.9] No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. […] [6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que realicen. […].”. 22.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200011: “[…]1-. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, 10 ibidem 11 Interpretación Prejudicial IP-208-2020 16 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportlogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 17 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 23.

Respecto del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200012: “[…]. [3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común [3.1] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Análisis del caso concreto 12 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 18 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto de la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política 24. La parte demandada, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo DICLOFEN para identificar los siguientes productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos; preparaciones veterinarias; medicamentos para uso médico; medicamentos para uso veterinario; algodón para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; productos para esterilizar; pañales para bebés; tampones para la menstruación; paños menstruales; alimentos dietéticos para uso médico; alimentos para bebés; complementos nutricionales; bebidas dietéticas para uso médico; emplastos para uso médico; botiquines de primeros auxilios; artículos para apósitos; materiales para empastes dentales; materiales para improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; insecticidas; fungicidas; herbicidas”. 25.

Sobre el particular, la parte demandante consideró que los actos acusados desconocieron los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, pues, al momento de expedirlos, la SIC no tuvo en cuenta la totalidad de antecedentes y argumentos expuestos durante la actuación administrativa al no conceder el registro de la marca solicitada, violando con ello los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la protección a la propiedad industrial. 26.

La parte actora adujo que la parte demandada actuó con total inobservancia de las formalidades mínimas al resolver cuestiones marcarias con base en simples apreciaciones o presunciones, sin asidero fáctico y jurídico alguno, tiñendo de ilegalidad el procedimiento administrativo. 27. Frente al caso concreto, al revisar los actos administrativos acusados y el sistema de información SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio13, la Sala encuentra que: 13 Consulta realizada en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 19 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28.

La sociedad PROCAPS S.A. solicitó el registro de la marca nominativa DICOFLEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue objeto de oposición en la actuación administrativa por parte de la sociedad Care & Cure S.A.S. con fundamento en la marca DICLOREN GEL. 29. La parte demandada, mediante la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016, resolvió: i) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Care y Cure S.A.S.; y ii) negar el registro de la marca nominativa DICLOFEN para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En la mencionada resolución se consideró: “[…] Análisis comparativo La Dirección, luego de analizar los signos, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los mismos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. En efecto, a pesar de la debilidad de la expresión DICLO que hace referencia al compuesto activo diclofenaco, esta Dirección considera que el signo solicitado es similarmente confundible con la marca previamente registrada, debido a que ambos signo (sic) complementan el prefijo DICLO con una sílaba combinada con las letras E y N DICLOFEN / DICLOREN generando fonemas similares, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Ahora bien la supresión de la partícula GEL no genera una diferencia sustancial, toda vez que se trata de la forma de presentación del producto. Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos encontramos que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles entre sí. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, conceptual y fonéticamente similares.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial, por lo cual se hace necesario llevar a cabo el estudio frente la relación de los productos ofrecidos […] La Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto, en lo que se refiere a productos farmacéuticos, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el 20 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

Conclusión En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”. (resaltado fuera de texto). 30. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016, resolvió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar el numeral primero de la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016; ii) declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Care y Cure S.A.S.; y iii) confirmar en lo demás la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016.

En el mencionado acto administrativo se lee lo siguiente: “[…] La expresión solicitada como marca “DICLOFEN” es en realidad gran parte de la palabra “DICLOFENACO”, la cual hace referencia al nombre de la molécula de un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático, siendo el nombre de un producto farmacéutico que usualmente se encuentra incluso en la clase 5ta Internacional.

En el presente caso se tiene que la expresión “DICLOFEN” es en su totalidad, una partícula de uso común para referirse a la palabra genérica “DICLOFENACO”. Debido a que la construcción ortográfica y fonética de la expresión “DICLOFEN” hace referencia a la expresión “DICLOFENACO”, la cual es genérica al corresponder al nombre de un producto que hace parte de la clase 5ta internacional, no es posible acceder al registro del mismo.

El signo solicitado en registro, al corresponder a una expresión genérica y de uso común para designar el producto en el sector farmacéutico, el cual es especializado, es irregistrable, al no contar con elementos denominativos o gráficos que le otorguen distintividad al conjunto. El signo mencionado debe ser de libre uso por todos los empresarios que realizan actividades comerciales en dicho sector.

Se concluye que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, ya que de otorgar el registro se constituiría una ventaja competitiva en cabeza de la sociedad solicitante en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado, dado que esta hace referencia de forma general a una (sic) analgésico y antiinflamatorio.

En consecuencia, el signo solicitado consiste exclusivamente en una expresión que más que individualizar un producto y/o servicio, se encuentra 21 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co llamándolo por su nombre, sin agregar elementos que le otorguen distintividad, pues con el signo solicitado se estaría indicando un tipo de producto y/o servicio, pero no el empresario.

Ahora, para poder analizar una marca bajo la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se requiere que en un primer lugar esta sea capaz de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares dentro del mercado, es decir que tenga capacidad marcaria o distintividad intrínseca.

Debido a que en este caso la expresión “DICLOFEN” hace alusión al producto mismo, esta Delegatura considera que estas son expresiones exclusivamente descriptivas de los productos que pretende distinguir en clase 5ta, carece de distintividad intrínseca, y por lo tanto no hay lugar a realizar el análisis de confundibilidad con marca registrada alguna, el cual hace referencia a un examen de distintividad extrínseca. 3.

CONCLUSIÓN Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]” (resaltado fuera de texto). 31. De lo anterior se establece que la parte demandada, mediante la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016, negó inicialmente el registro del signo nominativo “DICLOFEN” con base en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que el signo solicitado era confundible con la marca DICLOREN GEL previamente registrada. 32.

Ahora bien, la parte demandada, en la Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016, al resolver el recurso de apelación, modificó su argumento inicial y varió el fundamento jurídico para negar el registro al determinar que el signo solicitado carecia de distintividad intrínseca. 33. Sobre el particular, la Sala considera que la parte demandada pasó de sustentar la irregistrabilidad del signo solicitado en la confundibilidad con una marca previamente registrada, a la falta de distintividad del signo solicitado, al considerarla como una expresión genérica de los productos farmacéuticos que pretendía amparar. 22 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34.

Como ya se mencionó, la parte demandante consideró que la parte demandada violó las normas constitucionales invocadas al no tener en cuenta los argumentos y antecedentes planteados en sede administrativa. 35. Lo anterior permite determinar que el cambio de motivación en los actos administrativos acusados desconoció el debido proceso a la parte demandante, pues no se le permitió pronunciarse sobre la causal aplicada ni presentar argumentos o material probatorio frente a la valoración que llevó a considerar la expresión “DICLOFEN” como genérica. 36.

Esta Sección, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23 de junio de 202314 reiteró lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-119 de 201615 y, en ese sentido, consideró que: “[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas.

Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar. Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente.

Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución […]”. (Destacado fuera de texto). 14 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023;

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00. 15 Corte Constitucional; sentencia de 7 de marzo de 2016; M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; expediente T5.204.534. 23 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37.

De igual forma, esta Sección, en la sentencia citada supra, reiteró lo considerado en la sentencia T-324 de 201516, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se consideró que: “[…] En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras “i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso […]”. 38.

En este sentido, en sentencia de 31 de mayo de 201817 se siguió el criterio reiterado de la Sección18, considerando que realizar un cambio en la motivación expuesta en los actos administrativos expedidos al momento de resolver los recursos interpuestos implicaba una afectación al debido proceso, comoquiera que imposibilitaba que el administrado fuera escuchado en el trámite del procedimiento administrativo y, en consecuencia, que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

Al respecto, esta Sección consideró que: “[…] II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de 1998.

II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido 16 Corte Constitucional; sentencia de 25 de mayo de 2015;

M.P. María Victoria Calle Correa; expediente T- 4664494. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 31 de mayo de 2018. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00523-00. 18 Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1°. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009- 00599-00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[…] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales […]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad. […]” 39.

En este mismo sentido, la Sección reiteró, en sentencia de 23 de junio de 202319, que: […] De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que el análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le conferían distintividad, lo que significaba que “[…] no era exclusivamente descriptiva […]” y que se configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada “PORCELANATO”, de propiedad de COLCERÁMICA S.A.; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada. […]”. (Destacado fuera de texto). 40. Sobre el asunto, la Sala considera reitera que la parte demandada, al expedir la Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en el trámite administrativo, modificó el fundamento para negar el registro del signo solicitado para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 41.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en principio se negó el registro porque, al realizar el cotejo marcario, se concluyó que el signo estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 19 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023;

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00. 25 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, posteriormente, con fundamento en la causal de irregistrabilidad absoluta dispuesta en el artículo 135 literal f) ibidem. 42.

Para la sala, el cambio de motivación para negar el registro conllevó una violación: i) al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, pues se impidió al solicitante del registro de la marca que ejerciera su defensa y contradicción frente a la nueva causal aplicada; ii) al principio de igualdad regulado en el artículo 13 ibidem, pues recibió un trato procesal desigual frente a otros solicitantes en idénticas condiciones, y iii) al derecho a la protección de la propiedad industrial consagrado en el artículo 61 ejusdem, por cuanto la actuación de la parte demandada impidió el acceso efectivo a la parte demandante a la tutela de los signos distintivos en los términos de las normas comunitarias. 43.

De otro lado, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió confirmar el acto recurrido con base en una nueva causal de irregistrabilidad sin que el solicitante tuviese la oportunidad para pronunciarse y ejercer los recursos en la actuación administrativa, incurriendo igualmente con ello en una falsa motivación, pues la decisión careció de congruencia entre los fundamentos de hecho y de derecho que inicialmente sustentaron la negativa del registro y aquellos que finalmente sirvieron de base para confirmarla.

Respecto de los cargos de la violación de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, y 42 y 80 de la Ley 1437 44. La Sala considera que, al haberse acreditado la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, no efectuará pronunciamiento respecto de los demás cargos, esto es, los relacionados con la violación de los artículos 134, 135, 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, así como de lo dispuesto en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437.

Sobre el restablecimiento del derecho 45. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho que “[…] Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa DICLOFEN, 26 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para identificar productos comprendidos en la clase 5 internacional, a favor de la Sociedad PROCAPS S.A. […]”. 46.

La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido proceso administrativo respecto de la solicitud de registro del signo nominativo DICOFLEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la parte demandante.

Por este motivo se ordenará a la parte demandada, a título de restablecimiento del derecho, que realice el estudio de la solicitud de registro del precitado signo, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Conclusión 47. En conclusión, en concepto de la Sala, la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos acusados, desconoció lo previsto en los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política y, por tanto, declarará la nulidad de las Resoluciones 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre de 2016, por medio de las cuales negó el registro de la marca nominativa DICLOFEN para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. 48.

En consecuencia, la Sala ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a realizar el estudio para determinar la procedencia de conceder el registro como marca del signo nominativo DICLOFEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Condena en costas 49. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 27 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre de 2016 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales negó el registro de la marca DICLOFEN, cuyo solicitante fue la parte demandante.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a llevar a cabo el estudio sobre la procedencia de conceder el registro del signo como marca nominativa DICLOFEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 20 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 28 Número único de radicación: 11001032400020170013400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.